BPatG Beschluss vom 05.02.2026 – 30 W (pat) 513/24

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 513/24 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2026:050226B30Wpat513.24.0

betreffend die Marke 30 2023 209 668

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Februar 2026 unter Mitwirkung des Richters Dr.

Meiser als Vorsitzendem sowie der Richter Merzbach und Hammer

beschlossen:

I.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der

Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

29. Januar 2024 aufgehoben.

II.

Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 001 214 758 wird die

Löschung der Marke 30 2023 209 668 angeordnet.

I.

Die am 10. März 2023 angemeldete Wortmarke

EMSO

ist am 24. April 2023 unter der Nummer 30 2023 209 668 für die Waren und

Dienstleistungen

„Klasse 07: Etikettendruckmaschinen;

Klasse

09: Software

für Elektromechanik; Software

für

die

Hausautomatisierung; Software für die Verwaltung von Gebäuden; Software

zur Kontrolle von Raumklima-, -zugangs- und -sicherheitssystemen; Software

zur Überwachung, Analyse, Steuerung und Ausführung von Vorgängen in der

physischen Welt; Software; Etiketten mit maschinenlesbaren Codes;

Klasse 42: Software as a Service

[SaaS]; Softwareentwicklung;

Softwareengineering; Kundenspezifische Softwareanpassung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen

worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Mai 2023.

Gegen die Eintragung ist am 25. August 2023 Widerspruch erhoben worden aus

der am 15. Juni 1999 angemeldeten und am 30. August 2000 für die Waren und

Dienstleistungen

„Klasse 09: Elektrische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente

(soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Datenverarbeitungsgeräte und

Computer, Überwachungs-, Steuerungs-, Regel-, Fehlerarchivierungs- und

Fehlerbehebungsapparate, -geräte und -instrumente; auf Datenträgern

aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere zur Steuerung

und Kontrolle von High-Tech-Systemen auf dem Gebiete der Verpackungstechnik;

Klasse 42: Erstellung und Wartung von Programmen

für die

Datenverarbeitung, insbesondere zur Steuerung und Kontrolle von High-Tech-

Systemen auf dem Gebiete der Verpackungstechnik“

registrierten Unionswortmarke 001 214 758

EMSY

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse

09 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss

vom 29. Januar 2024 zurückgewiesen, da zwischen der angegriffenen Marke und

der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG bestehe.

Ausgehend von der für die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich an den Fachverkehr

richtenden Waren und Dienstleistungen maßgeblichen Registerlage könnten sich

die Vergleichszeichen teilweise auf bzw. bei hochgradig ähnlichen und ansonsten

zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen.

So bestehe zunächst zwischen den Widerspruchswaren der Klasse 09 „Elektrische

und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente (soweit in Klasse 09

enthalten),

insbesondere

Datenverarbeitungsgeräte

und

Computer,

Überwachungs-,

Steuerungs-,

Regel-,

Fehlerarchivierungs-

und

Fehlerbehebungsapparate,

-geräte und

-instrumente; auf Datenträgern

aufgezeichnete Datenverarbeitungs-programme, insbesondere zur Steuerung und

Kontrolle von High-Tech-Systemen auf dem Gebiete der Verpackungstechnik“ und

den zu dieser Klasse von der angegriffenen Marke „Software für Elektromechanik;

Software für die Hausautomatisierung; Software für die Verwaltung von Gebäuden;

Software zur Kontrolle von Raumklima-, -zugangs- und -sicherheitssystemen;

Software zur Überwachung, Analyse, Steuerung und Ausführung von Vorgängen in

der physischen Welt; Software; Etiketten mit maschinenlesbaren Codes“ eine

hochgradige Ähnlichkeit, da die angegriffenen Waren sich zwanglos unter die für

die Widerspruchsmarken geschützten Oberbegriffe subsumieren ließen, woran

auch der bei den Waren der Widerspruchsmarke enthaltene Zusatz „insbesondere“

nichts ändere.

Auch im Bereich der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen in Klasse 42

müsse von einer hochgradigen Ähnlichkeit ausgegangen werden.

Ferner wiesen die Waren der Klasse 09 der Widerspruchsmarke zu den von der

angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 07 eine durchschnittliche bis

hohe Ähnlichkeit auf. Der maschinelle Bearbeitungsprozess sei heute untrennbar

mit

digitaler

Prozesstechnik

und

informationstechnischen

Anwendungen/Anbindungen verbunden. So könnten Teile der Widerspruchswaren

in den Erzeugnissen der jüngeren Marke verbaut sein, die sich zur digitalen

Steuerung eigneten.

Weiterhin

sei

von

einer

durchschnittlichen Kennzeichnungskraft

der

Widerspruchsmarke EMSY auszugehen. Hinweise auf eine gesteigerte oder

geschmälerte Kennzeichnungskraft seien nicht vorgetragen worden und auch nicht

ersichtlich.

Jedoch sei die Ähnlichkeit der Zeichen für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr

zu gering.

Visuell stimmten die Zeichen zwar in den ersten drei Buchstaben überein. Der

schriftbildliche Unterschied zwischen dem sich aus drei Balken strichartig

zusammengefügten Endbuchstaben „Y“ der Widerspruchsmarke und dem kreisrund

ausgestalteten „O“ am jeweiligen Wortende der Vergleichszeichen sei aber so

deutlich und unübersehbar, dass in Anbetracht der Kürze beider Markenwörter nicht

mit unmittelbaren Verwechslungen in schriftbildlicher Hinsicht zu rechnen sei.

Auch klanglich sei die Ähnlichkeit der Vergleichszeichen gering. Die deutliche

wahrnehmbare Abweichung zwischen dem

teilweise wie „ü“,

i“ oder „j“

wiedergegebenen und daher hell klingenden Endbuchstaben „Y“ und dem dunkel

artikulierten Endvokal „O“ am jeweiligen Wortende beider Markenwörter sorge bei

den kurzen, lediglich aus zwei Konsonanten und zwei Vokalen bestehenden

Markenwörtern für eine sichere Unterscheidung. Die Klangbilder der Vergleichszeichen EMSO und EMSY würden durch die jeweils am Ende befindlichen Vokale

„O“ und „Y“ deutlich stärker beeinflusst als durch die übereinstimmende

Buchstabenfolge „EMS“.

Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestünden ebenfalls

keine

Anhaltspunkte, da beide Marken Fantasiebegriffe darstellten und keinen

Begriffsgehalt aufwiesen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei somit zwischen den Vergleichsmarken

in

keiner

entscheidungserheblichen Richtung

erkennbar.

Für

eine

Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen sei ebenfalls nichts ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie zunächst

geltend macht, dass jedenfalls in Bezug auf einige der sich gegenüberstehenden

Waren und Dienstleistungen eine weitergehende Ähnlichkeit bestünde als von der

Markenstelle angenommen.

So handele es sich bei der für die Widerspruchsmarke registrierten Ware „auf

Datenträgern aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme“ um Software. Damit

bestehe zumindest in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke zu Klasse 09

registrierten Waren Identität. Dies gelte auch für die sich gegenüberstehenden

Dienstleistungen der Klasse 42.

Angesichts dessen sei zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein hoher

Abstand zwischen den Vergleichsmarken erforderlich, den die angegriffene Marke

jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht nicht einhalte. Beide lediglich aus vier

Buchstaben bestehenden Zeichen stimmten in den ersten drei Buchstaben und

damit zu 75% überein. Die Übereinstimmung bestehe zudem am stärker beachteten

Wortanfang. Angesichts dieser überwiegenden Übereinstimmung beider Zeichen

trete der alleinige Unterschied in den Endbuchstaben „Y“ bzw. „O“ deutlich zurück.

Dieser im Gesamtbild beider Marken eher geringe Unterschied reiche daher nicht

aus, um eine für eine Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit der

Vergleichsmarken zu verneinen.

In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass die seitens der Markenstelle

angenommene geringe Ähnlichkeit in rechtlicher Hinsicht angesichts der Waren–

und Dienstleistungsidentität bereits für eine Verwechslungsgefahr ausreiche.

Ungeachtet dessen genüge der alleinige Unterschied in dem jeweils letzten

Buchstaben in Anbetracht des durch die identische Buchstabenfolge „EMS"

maßgeblich bestimmten klanglichen Gesamteindruck nicht, um eine klangliche

Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 29. Januar 2024 aufzuheben und die Marke 30 2023 209

668 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke UM 001 214 758 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er macht geltend, dass sich die Vergleichszeichen im Bereich der Klasse 09

entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf identischen, sondern

lediglich hochgradig ähnlichen Waren begegnen könnten. Denn die Widerspruchsmarke könne nur Schutz für „auf Datenträgern aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme“ beanspruchen, während es sich bei den Waren der jüngeren Marke

um Software für die Steuerung und Überwachung von Gebäuden sowie ganz

allgemein um Software handele. Entsprechendes gelte auch

für die

Dienstleistungen in Klasse 42, da die „Erstellung und Wartung von Programmen für

die Datenverarbeitung” nicht dasselbe sei wie die von der angegriffenen Marke

beanspruchten Dienstleistungen „Softwareentwicklung und -anpassung”, zumal der

Begriff

„Software”

viel weitreichender

sei als

„Programme

für die

Datenverarbeitung”.

Ausgehend davon sei die Ähnlichkeit der Zeichen für eine Verwechslungsgefahr zu

gering. Da es sich bei beiden Markenwörtern um ausgesprochen kurze, zweisilbige

und leicht erfassbare Wörter handele, könne bereits der Unterschied in nur einem

Vokal Verwechslungen ausschließen. Auch bei den sich gegenüberstehenden

Marken sei – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe - der Unterschied in

den Vokalen am jeweiligen Zeichenende unüberhörbar und sorge für eine

hinreichend sichere und die Gefahr von Verwechslungen ausschließende

Unterscheidbarkeit beider Marken.

Auch in optischer Hinsicht habe das Amt zutreffend und nachvollziehbar ausgeführt,

dass sich ein „O“ stark von einem „Y“ unterscheide, so dass auch insoweit durch

den unterschiedlichen Buchstaben angesichts der Kürze beider Markenwörter ein

hinreichender Abstand zwischen den Vergleichsmarken gewährleistet sei.

Zu beachten sei zudem, dass sich die hier relevanten Waren und Dienstleistungen

an Fachverkehrskreise

richteten, die die zu erwerbenden Produkte mit

professionellem Sachverstand genau betrachteten und auch kleine Unterschiede

erkennen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da

zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr nach §§ 119 Nr. 1, 9

Abs. 2 Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluss der

Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Januar

2024 ist daher aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2023 209 668 aufgrund

des Widerspruchs aus der Marke UM 001 214 758 anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1

MarkenG).

A. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität

oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit

der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder

Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch

eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann

und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson

[Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM;

GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 –

Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 –

OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;

GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA

DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden

Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen

Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen

und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 –

Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr

von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nach §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 2

Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu besorgen, weshalb die angegriffene Marke nach

§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage können sich die

Vergleichsmarken ganz überwiegend nicht nur auf bzw. bei hochgradig ähnlichen,

sondern sogar identischen Waren und Dienstleistungen und ansonsten auf

zumindest durchschnittlichen ähnlichen Waren begegnen.

a. So fällt der für die Widerspruchsmarke zu Klasse 09 registrierte und durch die mit

„insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung nicht eingeschränkte

Warenoberbegriff

„auf

Datenträgern

aufgezeichnete

Datenverarbeitungsprogramme, insbesondere ….“ unter die von der angegriffenen Marke zu

Klasse 09 beanspruchten Waren „Software für Elektromechanik; Software für die

Hausautomatisierung; Software für die Verwaltung von Gebäuden; Software zur

Kontrolle von Raumklima-, -zugangs- und -sicherheitssystemen; Software zur

Überwachung, Analyse, Steuerung und Ausführung von Vorgängen in der

physischen Welt; Software“, da es sich bei „Datenverarbeitungsprogrammen“ um

eine konkrete Art von „Software“ handelt. Der Begriff „Software” als Sammelbegriff

für Computerprogramme und die zugehörigen Daten (vgl. https://de.wikipedia.

org/wiki/SoftwareSoftware) ist insoweit – wie auch der Inhaber der angegriffenen

Marke zutreffend anmerkt

- weitreichender als

„Programme

für die

Datenverarbeitung” bzw. „Datenverarbeitungsprogramme“.

b. Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke dazu geltend macht, dass die

Widerspruchsmarke nur Schutz

für

„auf Datenträgern aufgezeichnete

Datenverarbeitungsprogramme“ beanspruchen könne, während es sich bei den

Waren der jüngeren Marke um Software für die Steuerung und Überwachung von

Gebäuden sowie ganz allgemein um Software handele, beachtet er nicht, dass die

für die Widerspruchsmarke registrierten „auf Datenträgern aufgezeichnete(n)

Datenverarbeitungsprogramme“ sich mangels Einschränkung auch auf die jeweils

bei den einzelnen Waren der angegriffenen Marke teilweise spezifiziert genannten

Anwendungsbereiche (Elektromechanik; Hausautomatisierung; Verwaltung von

Gebäuden; Kontrolle von Raumklima-, -zugangs- und -sicherheitssystemen;

Überwachung, Analyse, Steuerung und Ausführung von Vorgängen in der

physischen Welt) beziehen und daher nicht nur unter den für die angegriffene Marke

zu dieser Klasse eingetragenen weiten Oberbegriff „Software“, sondern auch unter

die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse spezielle beanspruchte Software

fallen können (vgl. dazu BPatG 27 W (pat) 158/04 – SARA/SARA 2000, juris Rn. 9).

c. Identität besteht weiterhin zwischen den von beiden Marken zu Klasse 42

beanspruchten bzw. registrierten Dienstleistungen. Die für die Widerspruchsmarke

zu dieser Klasse registrierte — und ebenfalls durch die mit „insbesondere“

eingeleitete beispielhafte Aufzählung ihrem Gegenstand und Inhalt nach nicht

eingeschränkte — Dienstleistung „Erstellung und Wartung von Programmen für die

Datenverarbeitung, insbesondere …“ kann sich – worauf die Widersprechende

zutreffend hinweist – auch auf die von der angegriffenen Marke zu dieser Klasse

beanspruchten Dienstleistungen

„Software

as

a

Service

[SaaS];

Softwareentwicklung;

Softwareengineering;

Kundenspezifische

Softwareanpassung“ beziehen bzw. von diesen für die angegriffene Marke

registrierten Dienstleistungen umfasst sein.

d. Unerheblich

ist dabei

in Bezug auf die vorgenannten Waren und

Dienstleistungen, dass die jeweiligen Waren- bzw. Dienstleistungsoberbegriffe der

Klassen 09 und 42 der angegriffenen Marke insoweit nicht auf die „auf Datenträgern

aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme“ bzw. „Erstellung und Wartung von

Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere …“ der Widerspruchsmarke

beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der Vergleichsmarken

nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder Ähnlichkeit auf, führt dies

bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Löschung der jüngeren

Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. BGH GRUR 2008, 903 Nr. 11 SIERRA

ANTIGUO; GRUR 2008, 905 Nr. 13 – Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO,

§ 9 Rn. 73).

e. Identität besteht weiterhin zwischen den von der angegriffenen Marke zu Klasse

07 beanspruchten Waren

„Etikettendruckmaschinen“ und den

für die

Widerspruchsmarke in Klasse 09 registrierten Waren „Elektrische und elektronische

Apparate“. Der weite Oberbegriff „Elektrische und elektronische Apparate“ wird

ebenfalls durch die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung nicht

eingeschränkt

und

umfasst

daher

auch

elektronische/digitale

Etikettendruckmaschinen,

bei

denen

elektronische Komponenten

den

Druckprozess steuern und/oder elektronisch erzeugte Daten verarbeiten.

Die unterschiedliche Klasseneinteilung ist dabei irrelevant, da diese keinen

unmittelbaren

Einfluss

auf

die

Beurteilung

der

Ähnlichkeit

der

Waren/Dienstleistungen hat (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Nr. 24 – INJEKT/INJEX;

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 9 Rdnr. 95). Dies kommt auch in § 9 Abs. 3 Satz

2 MarkenG zum Ausdruck, wonach Waren nicht schon deswegen als unähnlich

angesehen werden, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation

erscheinen. Die Vorschrift bekräftigt damit den bereits nach früherem Recht

feststehenden Grundsatz, dass die systematische Einordnung einer Marke in das

Schema der Nizza-Klassifikation keine materiellen Rechtswirkungen zeitigt (vgl.

BeckOK MarkenR/Kur/v. Bomhard/Albrecht, 39. Ed. 1.10.2024, MarkenG § 9 Rn.

100).

f. Letztlich kann die Frage einer Waren- und Dienstleistungsidentität in Bezug auf

die unter a. – e. genannten Waren und Dienstleistungen sogar offenbleiben. Denn

selbst wenn man insoweit im Anschluss an die Entscheidung der Markenstelle

zugunsten des Inhabers der angegriffenen Marke von einer – auch von diesem

letztlich nicht

in Frage gestellten – hochgradigen Ähnlichkeit dieser sich

gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ausgeht, besteht aus den noch

darzulegenden Gründen

eine

Verwechslungsgefahr

zwischen

den

Vergleichszeichen hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen.

g. Die weiterhin von der angegriffenen Marke zu Klasse 09 beanspruchten

„Etiketten mit maschinenlesbaren Codes“ weisen jedenfalls zu der für die

Widerspruchsmarke zu Klasse 42 registrierten Dienstleistung „Erstellung und

Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere ….“ insoweit

Überschneidungen und Berührungspunkt auf, als diese für die Widerspruchsmarke

registrierte und — wie bereits erwähnt — durch die mit „insbesondere“ eingeleitete

beispielhafte Aufzählung oberbegrifflich nicht eingeschränkte Dienstleistung sich

ihrem Gegenstand und Inhalt nach auch auf Software zur Erstellung von codierten

Etiketten (zB in Form von Barcodes) oder Software zur (elektronischen) Erfassung

von codierten Etiketten zB durch Scannen beziehen kann. Für den Verkehr liegt

dann aber, auch unter Berücksichtigung der grundlegenden Abweichungen

zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung

bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware, die für die Beurteilung einer Ähnlichkeit

maßgebende Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft von Ware und

Dienstleistung (vgl. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS; GRUR 2012, 1145

Rdnr. 35 – Pelikan)

jedenfalls nicht so

fern, als dass eine zumindest

durchschnittliche Ähnlichkeit vorliegend nicht verneint werden kann.

2. Des Weiteren ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke auszugehen. Anhaltspunkte für eine Stärkung (zB durch

intensive Benutzung) oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind weder

vorgetragen noch ersichtlich.

Soweit die Widersprechende mit EMSY ein von ihr hergestelltes und vertriebenes

System zur einfachen Maschinensteuerung bezeichnet und das Markenwort

ausweislich ihrer eigenen Website aus der beschreibenden Angabe „Electronic

Management System“ entwickelt hat (vgl. https://www.msk.de/mehrwerte/einfachemaschinensteuerung/), ergibt sich daraus keine Kennzeichnungsschwäche der

Widerspruchsmarke, da es sich insoweit nicht um eine allgemein gebräuchliche,

fachbegriffliche Abkürzung für derartige Systeme handelt. Daher wird die

Widerspruchsmarke selbst von den Teilen des (Fach-)Verkehrs, denen die

vorgenannten Umstände bekannt sind, als (aus der Angabe

„Electronic

Management System“ entwickelte) Phantasiebezeichnung wahrgenommen.

3. Die Vergleichszeichen weisen

ferner, entgegen der Auffassung der

Markenstelle, nicht

lediglich eine geringe, sondern eine

jedenfalls als

durchschnittlich zu bewertende Zeichenähnlichkeit auf.

a. Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck

der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und

dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2020, 52 Rdnr. 48 – Hansson [Roslags

Punsch/ROSLAGSÖL]; BGH GRUR 2021, 482 Rdnr. 28 – RETROLYMPICS),

wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr

eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 –

Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Ähnlichkeit einander

gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang

und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen

angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht

wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur [La

Espagnola/Carbonelle]; BGH a. a. O. Rdnr. 28 - RETROLYMPICS). Dabei genügt

für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem

der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2020, 870, Rdnr. 58 -

INJEKT/INJEX; BGH a. a. O. Rdnr. 28 – RETROLYMPICS).

b. Ausgehend davon kommen sich die miteinander zu vergleichenden

Markenwörter EMSO und EMSY bereits im Schriftbild so nahe, dass eine

(jedenfalls) durchschnittliche Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden

kann.

Denn die Vergleichsmarken stimmen schriftbildlich in den ersten drei von vier

Buchstaben am Wortanfang überein und unterscheiden sich allein durch die

abweichenden Endbuchstaben „O“ bzw. „Y“

Auch wenn sich die Endbuchstaben für sich gesehen in ihrer jeweiligen

Umrisscharakteristik durchaus deutlich voneinander abheben und man ferner

beachtet, dass es sich bei den Vergleichsmarken um Kurzwörter handelt, bei denen

Abweichungen

in einzelnen Buchstaben sich stärker als bei

längeren

Markenwörtern auswirken können, so

tritt diese alleinige Abweichung

im

Gesamteindruck beider Zeichen dennoch sowohl quantitativ als auch visuell nicht

so deutlich hervor, dass sie geeignet wäre, dem durch die Übereinstimmung in den

ersten drei Buchstaben „EMS-“ weitgehend angenäherten Gesamteindruck beider,

zudem gleich langen Markenwörter, entscheidend entgegenzuwirken. Auch bei

Kurzwörtern kann eine Abweichung in einem einzigen Buchstaben jedoch

grundsätzlich nur dann zu einem deutlichen Zeichenabstand führen, wenn diese in

jeder Richtung deutlich in Erscheinung tritt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9

Rdnr. 297).

Vorliegend mag zwar die Abweichung am Wortende angesichts der Kürze beider

Markenwörter sowie des Umstands, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß

präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach

(vgl.

Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 310 mwN), dazu führen, dass die

Vergleichszeichen, entgegen der Auffassung der Widersprechenden, über keine

überdurchschnittliche oder gar hochgradig schriftbildliche Zeichenähnlichkeit

verfügen. Jedoch sind die Übereinstimmungen beider Markenwörter, auf die bei der

Prüfung der Zeichenähnlichkeit der zu vergleichenden Marken grundsätzlich mehr

abzuheben ist als auf die Abweichungen, weil Übereinstimmungen stärker im

Erinnerungsbild zu haften pflegen (vgl. BGH GRUR 1998, 924 Rdnr. 24 -

salvent/Salventerol), insgesamt dennoch zu ausgeprägt, so dass eine zumindest

durchschnittliche (schriftbildliche) Zeichenähnlichkeit vorliegend nicht verneint

werden kann. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht

gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund

eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734

Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003,

1047 - Kellogg`s/Kelly`s; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 273 mwN ).

c. Dies gilt gleichermaßen auch für einen Klangvergleich beider Marken. Die

Markenwörter EMSO und EMSY stimmen am in klanglicher Hinsicht stärker

beachteten Wortanfang (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rdnr. 292) in den

ersten drei von vier Lauten,

in der Silbenzahl sowie

im Sprech- und

Betonungsrhythmus überein. Zudem

liegt auch die Betonung bei beiden

Markenwörter auf der ersten Silbe mit dem das Klangbild maßgeblich

mitbestimmenden Vokal „E“ als Anlaut.

Gegenüber diesen weitreichenden Übereinstimmungen beider Markenwörter tritt

der alleinige Unterschied zwischen dem Endvokal „O“ bei EMSO und dem –

klanglich naheliegend wie der Vokal „I“ artikulierten – Endkonsonant „Y“ bei EMSY

im Gesamtklangbild beider Marken jedenfalls nicht so prägnant hervor, dass er die

weitgehend übereinstimmende Gesamtstruktur im Klangbild und den daraus sich

ergebenden weitgehenden Gleichklang beider Markenwörter nachhaltig

beeinflussen und eine sichere Unterscheidung der Markenwörter ermöglichen

könnte.

Wenngleich sich auch insoweit ebenso wie beim visuellen Vergleich die Kürze

beider Markenwörter sowie die erhöhte Aufmerksamkeit des hier maßgeblich zu

beachtenden Fachverkehrs grundsätzlich kollisionsmindernd auswirken und der

Annahme einer überdurchschnittlichen bzw. hochgradigen klanglichen Zeichenähnlichkeit entgegenstehen, so ist jedoch angesichts der deutlichen Annäherung im

Klangbild beider Marken

insgesamt ebenfalls

von einer

zumindest

durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen.

d. Begriffliche Anklänge und Übereinstimmungen, die die Gemeinsamkeiten der

Vergleichszeichen im Klang- und Schriftbild in ihrem Gewicht reduzieren oder gar

„neutralisieren“ könnten, sind nicht erkennbar, so dass es bei einer sowohl visuell

als auch klanglich als durchschnittlich zu bewertenden Ähnlichkeit der

Vergleichsmarken verbleibt.

4. Ausgehend von einer ganz überwiegenden Identität bzw. hochgradigen

Ähnlichkeit und ansonsten zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der sich

gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der jedenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann dann in der Gesamtabwägung aller für

die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr

zwischen beiden Marken nicht verneint werden.

5. Der angefochtene Beschluss ist daher aufzuheben und die Löschung der

angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der

gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG, da Billigkeitsgründe für eine

Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst

ersichtlich sind.

C. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, nachdem lediglich

die obsiegende Widersprechende einen hilfsweisen Antrag auf Durchführung einer

mündlichen Verhandlung gestellt hatte (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und der Senat eine

solche nicht für sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Meiser

Hammer

Merzbach