Rechtsprechung / BPatG / 2026
BPatG Beschluss vom 25.03.2026 – 29 W (pat) 503/23
29. Senat · ECLI:DE:BPatG:2026:250326B29Wpat503.23.0
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 503/23 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 30 2022 010 825.5
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 25. März 2026 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Fehlhammer und den Richter Posselt
beschlossen:
ECLI:DE:BPatG:2026:250326B29Wpat503.23.0
1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird
zurückgewiesen.
Das Wortzeichen
G r ü n d e
I.
proexotics
ist am 28. Juni 2022 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Register für die folgenden Waren angemeldet worden:
Klasse 11: Leuchtstoffröhren; Lampen und Heizungen für Aquarien;
Lampen und Heizungen für Terrarien; Lampen und
Heizungen für Kleintierbehausungen;
Klasse 21: Geräte
für Haushalt und Küche; Zubehör und
Ausstattung für Aquarien; Zubehör und Ausstattung für
Terrarien;
Zubehör
und
Ausstattung
für
Kleintierbehausungen; Behälter für Haushalt und Küche;
Glaswaren; Abdeckungen
für Aquarien; Aquarien;
Terrarien; Terrarien für Reptilien; Insektenhabitate;
Klasse 31: Futtermittel
für Tiere; Futtermittel
für Reptilien;
Futtermittel für Fische.
Mit Beschluss vom 11. November 2022 hat die Markenstelle für Klasse 11 des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2
Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.
Bei dem beanspruchten Zeichen „proexotics“ handele es sich um eine sprach- und
werbeüblich gebildete, warenbezogene Sachangabe, die aufgrund der Ähnlichkeit
mit
ihrer deutschen Entsprechung breiten Verkehrskreisen bekannt und
verständlich sei. Das angemeldete Zeichen bestehe aus einer Zusammensetzung
der Begriffe „pro“ und „exotics“. Das Zeichenelement „pro“ könne dabei als
Abkürzung für „professionell/Profi“ im Sinne von „Spezialist/Experte“ verstanden
werden, aber auch als Bestimmungs- und Bezugsangabe im Sinne von „für“ etwas
sein bzw. „für“ etwas da zu sein. Das englische Zeichenelement „exotics“ bedeute
„Exoten“ und stehe insbesondere für Tiere oder Pflanzen aus einem fernen -
besonders überseeischen, tropischen - Land. In seiner Gesamtheit habe das
angemeldete Zeichen „proexotics“ die Bedeutung „für Exoten (Tiere, Pflanzen)“
bzw. „Profi für Exoten“ im Sinne eines Spezialisten/Spezialbetriebes für exotische
Pflanzen und Tiere. Die vorliegend beanspruchten Waren seien grundsätzlich zur
Haltung, Aufzucht und Versorgung von exotischen Tier- und Pflanzengattungen
geeignet und in der Regel auch erforderlich, um deren besondere Ansprüche an die
Umweltbedingungen der Ursprungsländer nachzubilden. Aufgrund seines
Bedeutungsgehalts sei das Zeichen „proexotics“ für die beanspruchten Waren der
Klassen 11, 21 und 31 beschreibend, da es allein auf deren Inhalt und
Bestimmungszweck sowie wesentliche Eigenschaften der Waren hinweise, nicht
aber
auf
einen
bestimmten Anbieter
oder Geschäftsbetrieb. Eine
schutzbegründende Mehrdeutigkeit sei ebenfalls nicht ersichtlich. Es reiche zudem
aus, wenn eine der denkbaren Bedeutungen beschreibend sei. Aufgrund des
beschreibenden Sachinhalts sei das angemeldete Zeichen zudem gemäß
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Wettbewerber der Anmelderin freizuhalten. Die
von der Anmelderin genannten Voreintragungen
vermöchten
keinen
Eintragungsanspruch zu begründen. Denn die Entscheidung über die
Schutzfähigkeit eines Zeichens unterliege stets einer auf den Einzelfall bezogenen
Prüfung. Eine Eintragung identischer oder vergleichbarer deutscher Marken entfalte
daher keine Bindungswirkung. Aufgrund der Zurückweisung entsprechend
gebildeter Markenanmeldungen bestehe zudem schon keine einheitliche
Eintragungspraxis.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 11. November 2022 wird aufgehoben.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
Dem angemeldeten Einwortzeichen komme das notwendige Mindestmaß an
Unterscheidungskraft zu, da ein ausschließlich beschreibender Begriffsinhalt für die
beanspruchten Waren nicht angenommen werden könne. Bei „proexotics“ handele
es sich allenfalls um ein als Marke schutzfähiges sprechendes Zeichen. Dieses
werde von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als werbeübliche und
warenbezogene Sachangabe verstanden. Es könne dahinstehen, inwieweit die
jeweils einzelnen Begriffsbestandteile in der Umgangssprache einen bestimmten
Inhalt aufwiesen. Denn aus einer analysierenden Zergliederung des Zeichens in
einzelne Bestandteile dürfe kein Rückschluss auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen
einer konkreten Unterscheidungskraft gezogen werden. Relevant sei ausschließlich
das Zeichen in seiner Gesamtheit. Der Verkehr fasse es aufgrund seiner
Ausgestaltung als ein zusammenhängendes Wort auf. Denn die Bestandteile seien
weder durch einen Bindestrich, ein Leerzeichen noch aufgrund einer
Binnengroßschreibung als solche erkennbar. Ferner existiere weder eine
allgemeine Verwendung des Begriffs „proexotics" für die vorliegend beanspruchten
Waren, noch würden diese üblicherweise derartig umschrieben. Eine wörtliche
Übersetzung für den zusammengesetzten Begriff existiere nicht. Soweit das Gericht
in seinem Ladungszusatz vom 19. Februar 2026 auf eine entsprechende
Übersetzung durch „linguee.de“ hingewiesen habe, so handele es sich dabei nicht
(mehr) um ein Wörterbuch. Es sei vielmehr ein Webservice bzw. ein
Onlineübersetzungstool, bei dem die Übersetzungsroutine mit einer AI-
Funktionalität sowie einer Suchmaschinendatenbank verknüpft sei und durch
Nutzerbewertungen und –eingaben laufend trainiert werde. Das Ergebnis sei daher
durch diese beeinflusst und nicht mit einem herkömmlichen Wörterbuch
gleichzusetzen. LEO, Langenscheidt, PONS und dict.cc seien daher zur
Plausibilisierung des Bedeutungsgehalts eher geeignet. Dort finde sich „exotics“
aber nicht. Es handele sich dabei auch nicht um die Pluralform von „exotic“.
„proexotics“ stelle eine individuelle Wortschöpfung und ein kreatives Kunstwort dar,
welches lexikalisch nicht dokumentiert sei. Insbesondere das Plural-S weise darauf
hin, dass es sich nicht um einen gebräuchlichen Begriff handele. Das Zeichen
verfüge aufgrund der Schreibweise, die über die bloße Zusammenfügung der
einzelnen Wortbestandteile hinausgehe und daher eine kreative Leistung der
Markenanmelderin darstelle, über einen fantasievoll wirkenden Überschuss. Um zu
einer beschreibenden Bedeutung zu gelangen, seien mehrere gedankliche
Zwischenschritte erforderlich. Der Aussagegehalt des Zeichens bleibe vage und
semantisch unscharf, weil weder bestimmt sei, welche „Exoten/Exotika“ gemeint
seien, noch welches konkrete warenbezogene Merkmal der beanspruchten Waren
unmittelbar bezeichnet werden solle. Auch reiche
jede noch so geringe
Unterscheidungskraft für eine Eintragung aus. So habe beispielsweise der
29. Senat des Bundespatentgerichts auch in Sachen „Prophysis“ und „AdPro-Gifts“
eine Schutzfähigkeit wegen einer sprachunüblichen Wortbildung bzw. fehlendem
eindeutigen Sinngehalt bejaht. Ferner orientiere sich das Zeichen „proexotics“ an
der übergeordneten Firmierung der Anmelderin
„proinsects“. Für den
angesprochenen Verkehrskreis sei mithin aufgrund des gleichartigen Aufbaus der
Zeichen ohne Zwischenschritte erkennbar, dass es sich um Waren der Anmelderin
handele. Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Der
Gesamtbegriff „proexotics" sei weder als Fachausdruck noch als allgemeines
Wortgebilde in irgendeiner Form nachweisbar. Mithin könne für einen Begriff, der im
allgemeinen Sprachgebrauch nicht vorhanden sei, auch kein Interesse an der
Verwendung durch Dritte bestehen. Die von der Anmelderin genannten
Voreintragungen hätten zudem eine indizielle Wirkung, die zu einem besonderen
Begründungserfordernis führe. Das DPMA und der Senat beriefen sich hingegen
lediglich darauf, nicht an frühere Entscheidungen gebunden zu sein, ohne näher auf
die Gründe für die Abweichung von der bisherigen Eintragungspraxis einzugehen.
Die Aussage des Gerichts, die Voreintragungen seien „schon nicht ohne weiteres
vergleichbar“, weil sie „ganz überwiegend“ in anderen Klassen eingetragen wurden,
sei zu schematisch. Vielmehr seien die jeweiligen Waren bzw. Dienstleistungen
relevant. Auch reiche es nicht, darauf zu verweisen, dass ältere Eintragungen „vor
mindestens 30 Jahren“ erfolgt seien und daher „nicht ausgeschlossen werden“,
könne, dass der Sprachgebrauch damals anders gewesen sei. Ein bloßer
Möglichkeitsverweis sei gerade dann unzureichend, wenn der Anmelder – wie hier
- eine Serien- oder Praxislinie substantiiert behauptet habe. Insbesondere habe das
Bundespatentgericht jüngst (Beschluss vom 19.12.2024, 25 W (pat) 504/22)
ausdrücklich betont, dass eine
Indizwirkung vergleichbarer
inländischer
Voreintragungen nicht kategorisch ausgeschlossen werden dürfe und aus
identischen/ähnlichen Voreintragungen jedenfalls eine Begründungspflicht für
Abweichungen folgen könne.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Sache keinen Erfolg.
Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens proexotics als Marke steht das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht gem.
der Beschwerdegebühr ist mangels hierfür geltend gemachter oder ersichtlicher
Billigkeitsgründe zurückzuweisen.
1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke solche Zeichen
aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die von der
Anmeldung erfassten Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten
Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und
Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH
GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23
– Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH];
GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008,
608 Rn. 66 f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2024, 216 Rn. 10
– KÖLNER DOM; GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn.
11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2014, 569
Rn. 10 – HOT). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (EuGH GRUR 2014, 374 Rn. 20 – KORNSPITZ; a. a. O. – Audi
AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM; a. a. O. –
#darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft
ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so
dass
jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das
Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O.
– OUI; GRUR 2015, 581 Rn. 9 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 Rn. 15 –
for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke
verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so
aufnimmt, wie es
ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden
Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH
a. a. O. Rn. 15 – Pippi Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; GRUR 2014, 872
Rn. 13 – Gute Laune Drops).
Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten
inländischen Verkehrskreise, wobei auf die
Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren
oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA
[#darferdas?]; a. a. O. Rn. 67 – EUROHYPO; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen
Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; BGH a. a. O. – KÖLNER DOM
m. w. N.; GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).
Keine Unterscheidungskraft besitzen
insbesondere Zeichen, die einen
beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird
(EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-
Merkenbureau [Postkantoor]; BGH a. a. O. Rn. 14 – HOT). Auch Angaben, die sich
auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht
unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein
enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den
beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten
erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-
Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat;
GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard). Ferner kommt die Eignung, Waren
oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht
zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rn. 11 – #darferdas? II;
a. a. O. Rn. 12 – OUI; a. a. O. Rn. 21 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 26 – HOT;
a. a. O. Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2010, 640
Rn. 13 – hey!).
2. Den vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das
angemeldete Wortzeichen proexotics in Bezug auf die beanspruchten Waren der
Klassen 11, 21 und 31 nicht. Die angesprochenen Verkehrskreise werden es
lediglich als Bestimmungsangabe ansehen, darin aber keinen Herkunftshinweis
erkennen.
a) Die beanspruchten Waren wenden sich an die allgemeinen Verkehrskreise, also
sowohl an den allgemeinen, normal informierten angemessen aufmerksamen und
verständigen Durchschnittsverbraucher, wie auch an die am Handel beteiligten
Fachkreise (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; GRUR
2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN];
BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).
b) Das angemeldete Einwortzeichen setzt sich – trotz der Zusammenschreibung
aufgrund der klanglichen Zäsur zwischen den Bestandteilen unmittelbar erkennbar -
aus den Worten pro und exotics zusammen. Anders als die Beschwerdeführerin
meint, ist hierfür nicht stets eine optische Hervorhebung der Bestandteile z. B. durch
einen Bindestrich, ein Leerzeichen bzw. eine Binnengroßschreibung etc.
erforderlich, gerade wenn – wie hier – eine abweichende Aussprache, nämlich das
„oe“ wie „ö“ und damit „Pröxotics“ auszusprechen, fernliegt. Anders als in der von
der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung des 29. Senats vom 8. Januar 2019,
29 W (pat) 4/17 – Prophysis ergibt sich vorliegend die Kombination zweier
beschreibender Worte bereits unmittelbar aus dem Sprachrhythmus, da die
Kombination der aufeinanderfolgenden Vokale „o“ und „e“ zu einer sprachlichen
Unterbrechung nach dem häufig als Zeichenbestandteil verwendeten „pro“ einlädt.
Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig,
zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des
Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser
Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 – SAT.2; GRUR 2006, 229 –
BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 – Lichtmiete).
aa) Das erste Zeichenelement „pro“ hat viele unterschiedliche Bedeutungen (vgl.
hierzu u. a. auch BPatG, Beschluss vom 10.06.2020, 25 W (pat) 530/19 –
ProCatalog; Beschluss vom 18.06.2020, 25 W (pat) 519/19 – ProScan; Beschluss
vom 12.05.2020, 28 W (pat) 528/19 – ProSecure; Beschluss vom 17.07.2012, 24 W
(pat) 123/10 – Pro Doppik). Als englisches Wort wird „Pro“ u. a. als Kurzwort für
„Profi“ und als Adverb „dafür“ verwendet. In der deutschen Sprache kann „pro“ u. a.
als
Präposition
„je“,
„für,
dafür“
bedeuten
(https://www.duden.de/rechtschreibung/pro_je_zu_jeweils_fuer).
Entsprechend
wird „pro“ als aus der lateinischen Sprache abgeleitetes adjektivisches und
substantivisches Präfix neben den Bedeutungen von „vor, vorher, zuvor, vorwärts,
hervor“ und „im Verhältnis zu“ auch im Sinne von „für, dafür“ verwendet, um in
Wortkombinationen eine positive Einstellung bezogen auf das nachfolgende
Basiswort zum Ausdruck zu bringen
(proeuropäisch = europafreundlich,
prokommunistisch, prokapitalistisch usw.). Schließlich wird die Präposition „pro“
häufig von Organisationen, Vereinigungen oder Initiativen (gesellschafts-)politischer
Art genutzt, die damit bereits im Namen dokumentieren, in welche Richtung sie sich
engagieren bzw. wofür sie arbeiten (z.B. „profamilia“, „PRO WILDLIFE“, „Pro
Tierschutz“, „ProVegan Stiftung“, vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 10.06.2020, 25 W
(pat) 530/19 – ProCatalog).
bb) Das Wort „exotic“ gehört zum englischen Grundwortschatz und wird mit
„exotisch, fremdländisch“ aber auch mit „Exot, Exotin“ übersetzt (vgl. z. B.
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/exotic;
PONS
Großwörterbuch 2001, S. 271; https://www.linguee.de/englisch-deutsch). Auch
aufgrund der Nähe zu seiner deutschen Übersetzung sowie dem Adjektiv „exotisch“
ist die genannte Bedeutung für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar
verständlich. Wie die Markenstelle für Klasse 11 zutreffend festgestellt hat, werden
mit dem Begriff „exotics“ oder „Exoten“ vor allem Tiere oder Pflanzen und deren
Früchte aus fernen – besonders überseeischen, tropischen – Ländern bezeichnet
(vgl. auch https://www.duden.de /rechtschreibung/Exot).
b) In seiner Gesamtheit wird das angemeldete Zeichen „proexotics“ von den
angesprochenen Verkehrskreisen daher lediglich als beschreibender Hinweis in
Form einer Bestimmungsangabe, nämlich „für Exoten“, also exotische Tiere,
Pflanzen oder Früchte, verstanden.
3. Hinsichtlich der einzelnen Waren gilt dabei Folgendes:
a) Der Verkehr versteht das Anmeldezeichen im Hinblick auf „Leuchtstoffröhren;
Lampen und Heizungen für Aquarien; Lampen und Heizungen für Terrarien;
Lampen und Heizungen für Kleintierbehausungen“ in Klasse 11 lediglich als einen
beschreibenden Hinweis darauf, dass diese für exotische Tiere und/oder Pflanzen
bestimmt sind. Wie in dem angegriffenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 11
zutreffend ausgeführt wurde, finden die beanspruchten Waren alle für die Aufzucht
und Haltung von exotischen Tieren und/oder Pflanzen Verwendung. So werden u. a.
Leuchtstoffröhren angeboten, die speziell für die unterschiedlichen Bedürfnisse
exotischer Lebewesen oder Pflanzen wie z. B. hohen Licht- und UVB-Bedarf von
Wüstenbewohnern oder besonders hohen UVB-Bedarf von Reptilien angepasst
sind und entsprechend beworben werden (vgl. Anlagenkonvolut 1 zur Ladung vom
19. Februar 2026).
b) Dies gilt entsprechend für „Zubehör und Ausstattung für Aquarien; Zubehör und
Ausstattung für Terrarien; Zubehör und Ausstattung für Kleintierbehausungen;
Abdeckungen
für Aquarien; Aquarien; Terrarien; Terrarien
für Reptilien;
Insektenhabitate“ in Klasse 21 sowie für „Futtermittel für Tiere; Futtermittel für
Reptilien; Futtermittel für Fische“ in Klasse 31. Denn speziell für exotische Tiere
bestimmte Aquarien, Terrarien oder Habitate nebst Zubehör sowie Futtermittel sind
bereits seit
langem
im Tierhandel und großen Märkten erhältlich, den
angesprochenen Verkehrskreisen hinreichend bekannt und werden in aller Regel
auch mit ihrem Bestimmungszweck beworben (vgl. Anlagenkonvolut 2). So werden
z. B. Terrarien mit „Dieses Terrarium bietet deinem exotischen Haustier einen
optimalen Lebensraum“ oder „Erlebe die optimale Wohnumgebung für deine
exotischen Tiere mit diesem hochwertigen Terrarium“ beworben und weisen hierfür
erforderliche
Heizmatten, Wärmelampen,
Beregnungssysteme
für
Regenwaldterrarien etc. auf. Auch gibt es z. B. von Supravit als „Exotenfutter“
beworbenes Mischfutter für exotische Finken und Kiezenbrink bietet „futter für PETS
& EXOTICS“ an.
c) „Proexotics“ wird auch für „Geräte für Haushalt und Küche; Behälter für Haushalt
und Küche; Glaswaren“ aus Klasse 21
lediglich als beschreibende
Bestimmungsangabe aufgefasst. Denn für exotische Pflanzen oder Früchte gibt es
eine Vielzahl an speziellen Küchen- oder Haushaltsgeräten (vgl. Anlagenkonvolut
3). So wird beispielsweise ein Haushaltsgerät als „SCHNEIDER MIT HALTER: Das
perfekte Werkzeug für exotische Früchte“ beworben. Auch werden Glaswaren wie
beispielweise Vasen angeboten, welche für die Verarbeitung und/oder Aufzucht von
solchen „Exoten“ – wie z. B. Avocado Samen - vorgesehen sind (vgl. Anlage 4).
4. Für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist weder ein lexikalischer
Nachweis erforderlich noch, dass die Angabe bereits im Verkehr geläufig ist oder
verwendet wird. Unerheblich ist auch, ob es sich um eine Wortneuschöpfung
handelt (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 32 – Doublemint; EuGH GRUR 2004, 680
Rn. 38 – BIOMILD; BPatG, Beschluss vom 06.12.2021, 25 W (pat) 32/20 –
WELLSWEET; Beschluss vom 20.12.2021, 29 W (pat) 527/21 - Sportbokx).
Vielmehr ist hierfür bereits ausreichend, wenn das angemeldete Zeichen in einer
seiner Bedeutungen beschreibend ist (vgl. u. a. BGH GRUR 2014, 569 – HOT;
GRUR 2014, 1204 – DüsseldorfCongress). Das Anmeldezeichen stellt auch keine
derart ungewöhnliche Wortverbindung dar, dass deren Bedeutung in einem
entsprechenden Sachzusammenhang nicht sofort sachbeschreibend erfasst würde.
Hierin unterscheidet es sich gerade von dem von der Beschwerdeführerin in Bezug
genommenen Beschluss des Senats vom 20.10.2021, 29 W (pat) 19/19 – AdPro–
Gifts, bei dem der Gesamtbegriff ohne einen weiteren Gedankenschritt einen
gewissen Interpretationsspielraum offen lässt, von oder für wen welche Art von
Geschenken gedacht ist. Die Verständnisfähigkeit des Verkehrs darf zudem nicht
zu gering veranschlagt werden, zumal auf die Sicht des normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers
abzustellen ist, der daran gewöhnt ist, ständig mit neuen und nicht immer sprachlich
und/oder grammatikalisch korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm
lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden
sollen.
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers wird bei den angesprochenen
Verkehrskreisen durch die einheitliche Verwendung des Zeichenbestandteils „pro“
sowohl im Firmenkennzeichen „proinsects“ als auch dem Anmeldezeichen
„proexotics“ kein Hinweis auf die Herkunft der Waren erweckt. Die übergeordnete
Firmierung der Anmelderin „proinsects“ und das Zeichen „proexotics“ werden von
den Verkehrskreisen nicht unmittelbar miteinander in Verbindung gebracht. Die
beiden Zeichen haben lediglich die öfter vorkommende Vorsilbe „pro“ gemeinsam,
welche für sich, schon allein aufgrund ihrer Vielzahl an unterschiedlichen
Bedeutungen, keine Unterscheidungskraft begründen kann und folglich nicht als
Alleinstellungsmerkmal für einen übergeordneten Firmennamen verstanden wird.
5. Der Hinweis auf frühere nationale Voreintragungen ähnlicher Zeichen führt zu
keiner anderen Beurteilung. Denn Voreintragungen selbst identischer Zeichen
entfalten nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 -
Bild. T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR
2006, 229, Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 42-44 – Postkantoor; BGH
GRUR 2008, 1093, Rn. 18 - MarleneDietrich-Bildnis I) weder eine Bindungs- noch
eine
Indizwirkung, weil die Entscheidung über die Schutzfähigkeit keine
Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung
ist. Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Anmelderin in Bezug
genommenen Entscheidung BPatG, Beschluss vom 19.12.2024, 25 W (pat) 504/22,
in der explizit sowohl eine Indizwirkung von Voreintragungen als auch eine
Begründungsverpflichtung für abweichende Entscheidungen verneint worden ist. Im
Übrigen sind die angeführten Eintragungen bereits nicht ohne weiteres mit der hier
zu beurteilenden Anmeldung vergleichbar. Denn die von der Beschwerdeführerin
genannten
Voreintragungen
enthalten
neben
„pro“
abweichende
Zeichenbestandteile und sind ganz überwiegend für Waren bzw. Dienstleistungen
in anderen Klassen erfolgt. Auch die Waren oder Dienstleistungen selbst weisen
keinen näheren Bezug zu den hier relevanten Waren auf. Zudem wurden die
Marken 1 125 827 „Pro – Pil – O“, 1 076 168 „pro vitalis“, 1 017 048 „PRO-ORGA“,
1 099 699 „PRO MATRIX“, 1 062 913 „PRO STAFF“, 1 158 450 „PRO-plast“ und
1 155 444 „PRO PLAN“ bereits vor mindestens 30 Jahren und die Marke 307 823
482 „Exot“ im Jahr 2008, also vor fast 18 Jahren, eingetragen. Es kann daher nicht
ausgeschlossen werden, dass
im damaligen Sprachgebrauch ähnliche
Zeichenkombinationen nicht üblich waren und das Verkehrsverständnis (noch) nicht
entsprechend entwickelt war. Hierfür sprechen auch die von der Markenstelle für
Klasse 11 mit Ihrem Beanstandungsbescheid vom 13. August 2022 übermittelten
(jüngeren) Entscheidungen des Bundespatentgerichts,
in denen ähnlichen
Zeichenkombinationen keine Unterscheidungskraft zugesprochen wurde (vgl. auch
oben II. 2 b. aa.). Daher kann schon nicht von einer einheitlichen Eintragungspraxis
ausgegangen werden.
6. Da bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann
dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG freihaltungsbedürftig ist.
7. Für eine Erstattung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG sind
weder Gründe vorgetragen noch ersichtlich.
Mit Einlegung
der
rechtswirksamen Beschwerde
ist
die
gezahlte
Beschwerdegebühr verfallen, so dass eine Rückzahlung wegen fehlenden
Rechtsgrunds ausscheidet (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14.
Auflage, § 71 Rn. 60). Die Rückzahlung ist die Ausnahme gegenüber dem
Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der
Beschwerde nach dem Patentkostengesetz. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen
angeordnet, d. h. in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig
wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Hierbei kommt es weder auf den
Ausgang des Beschwerdeverfahrens an, noch ist hierfür zwingende Voraussetzung,
dass vorwerfbare Fehler des DPMA zugrunde liegen (vgl. auch Meiser in
Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 61 ff.). Vorliegend ist kein Grund geltend
gemacht oder ersichtlich, der die Einbehaltung der Beschwerdegebühr
ausnahmsweise als unbillig erscheinen ließe.
Die Beschwerde sowie der Erstattungsantrag waren daher zurückzuweisen.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der
Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof
zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
einzulegen.
Mittenberger-Huber
Fehlhammer
Posselt