BPatG Urteil vom 26.03.2026 – 7 Ni 11/24

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

7 Ni 11/24

(Aktenzeichen)

…

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2026:260326U7Ni11.24.0

betreffend das deutsche Patent 10 2010 008 627

hat der 7. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 26. März 2026 durch die Vorsitzende Richterin

Pekarek sowie die Richter Dipl.-Ing. Wiegele, Dr. von Hartz, Dipl.- Chem. Dr.

Deibele und Dipl.-Ing. Dr. Zapf

für Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 10 2010 008 627 wird für nichtig erklärt.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Klägerin begehrt die Nichtigerklärung des Patents DE 10 2010 008 627 B4

(Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des erteilten Streitpatents,

das am 19. Februar 2010 angemeldet worden ist; die Erteilung wurde am 4. Februar

2016 veröffentlicht. Das Streitpatent trägt die Bezeichnung „Orthopädische

Schuheinlage“. Das Streitpatent umfasst

in der erteilten Fassung 12

Patentansprüche, von denen alle angegriffen werden. Patentanspruch 1 und die

darauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Ansprüche 2 bis 12 beziehen sich

auf eine orthopädische Schuheinlage.

Der erteilte Patentanspruch 1

lautet – entsprechend der veröffentlichten

Streitpatentschrift - wie folgt:

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen Unteransprüche 2 – 12 wird auf die

Streitpatentschrift DE 10 2010 008 627 B4 Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung sowie mit dem

Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 12. Januar 2026, und den

Hilfsanträgen 2A und 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 13 März 2026, jeweils mit

geschlossenen Anspruchssätzen. Hilfsantrag 2A ersetzt den ursprünglich

eingereichten Hilfsantrag 2. Ferner verteidigt sie das Streitpatent gemäß

Hilfsantrag 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, ebenfalls mit einem

geschlossenen Anspruchssatz.

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2A lautet:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 lautet:

Wegen des Wortlauts der gesamten Anspruchssätze der Hilfsanträge wird auf die

eingereichten Anlagen Bezug genommen.

Die Klägerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der fehlenden

Patentfähigkeit geltend (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG). In Bezug

auf die Fassungen der Hilfsanträge wendet sie darüber hinaus teilweise ein, dass

die Fassungen nicht klar seien und der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen

Erweiterung vorliege (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Die Klägerin bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens u.a. auf folgende von ihr

eingereichten Druckschriften und Dokumente:

E1

E1a

E2

E3

E4

E5

E6

DE 1 504 269 A1

US 3,505,436 A

Auszug aus dem „Kunststoff Taschenbuch“, H. Saechtling, 25. Ausgabe,

Carl Hanser Verlag München Wien, 1992

EP 1 428 648 A2

DE 35 21 828 A1

DE 81 35 829 U1

DE 20 2007 018 343 U1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

DE 33 06 425 A1

DE 102 50 330 A1

EP 0 224 613 A1

DE 20 2007 018 855 U1

DE 693 02 191 T2

EP 1 602 294 B1

DE 100 09 941 A1

Die Klägerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht

neu gegenüber den Schriften E1 und E3 sei. Im Hinblick auf fehlende Neuheit

gegenüber der Druckschrift E1 sei davon auszugehen, dass die technische Lehre

des Patentanspruchs 1 das Vorhandensein von Folien oder sonstigen

Deckschichten, die die Oberfläche der Schuheinlage bilden, nicht ausschließe.

Des Weiteren ist die Klägerin der Auffassung, dass der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe, ausgehend von dem

Inhalt der E3 in Kombination mit dem fachmännischen Wissen. Die technische

Lehre der in der Druckschrift E3 beschriebenen Schuheinlage unterscheide sich von

der patentgemäßen Lehre nur dadurch, dass die Edukte Polyol und Isocyanat nicht

genannt seien, während bereits der Wortlaut von Patentanspruch 1 auf das RIM-

Verfahren hindeute. Der Fachmann werde somit mühelos die bereits seit langem

bekannten und für Schuheinlagen verwendeten Ausgangsprodukte Polyol und

Isocyanat nutzen, um eine Schuheinlage aus einem aufschäumbaren Kunststoff

herzustellen

Ferner legten die Kombinationen der Entgegenhaltung D4 oder D6 in Verbindung

mit dem Inhalt der E4 den Erfindungsgegenstand von Patentanspruch 1 nahe.

Nichts anderes gelte für die Unteransprüche.

Hilfsantrag 1 sei unzulässig, weil das nicht offenbarte Merkmal („ein nicht-tailliertes

Randprofil und“) nicht im Wege eines Disclaimers eingeführt werden könne. Der

Gegenstand von Patentanspruch 1 sei ferner nicht neu und nicht erfinderisch. Die

Gegenstände von Patentanspruch 1 gemäß der Hilfsanträge 2A und 3 seien

unzulässig erweitert und nicht schutzfähig gegenüber den Entgegenhaltungen der

E1 und E3. Die Fassung des Hilfsantrags 2A sei zudem unklar. Die Fassung des

Hilfsantrags 4 sei ebenfalls nicht klar gefasst, enthalte Widersprüche, sei unzulässig

erweitert und im Übrigen nicht schutzfähig in Bezug auf die Entgegenhaltung der

E3.

Die Klägerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2010 008 627 in vollem Umfang für nichtig zu

erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in

einer der Fassungen des Hilfsantrags 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 12.

Januar 2026, des Hilfsantrags 2A, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. März

2026, des Hilfsantrags 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 13. März 2026, des

Hilfsantrags 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, in numerischer

Reihenfolge, richtet.

Die Beklagte bezieht sich zur Stützung ihres Vorbringens auf folgende von ihr

eingereichte Dokumente:

K&W1

K&W2

Auszug Wikipedia „Schaumstoff“

Kopie „Elastizitätsmodul in Zahlen“

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerin in allen Punkten entgegen und

erachtet mit näheren Ausführungen das Streitpatent in der erteilten Fassung für

rechtsbeständig, zumindest in der Fassung einer der Hilfsanträge für schutzfähig.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass eine mit dem in E1 beschriebenen Verfahren

hergestellte Fußbettsohle zwingend eine elastische Folie auf der Ober- oder

Unterseite aufweisen müsse. Der

Inhalt der E1 offenbare ausschließlich

Schaumstoffkörper, die während des Herstellungsverfahrens mit einer Folie

versehen würden. Die Folie sei dabei integraler Bestandteil des Herstellprozesses

und erfülle technische Funktionen im Schäumvorgang. Eine Ausführungsform ohne

Folie werde in der E1 weder offenbart noch nahegelegt. Die Annahme der Klägerin,

der Fachmann könne die Folie weglassen, beruhe daher ausschließlich auf einer

unzulässigen ex-post-Betrachtung in Kenntnis der streitpatentgemäßen Lösung.

Ausgehend vom Inhalt der E3 sei eine erfinderische Tätigkeit erforderlich gewesen,

um von der bereichsweise faserverstärkten, orthopädischen Stütze gemäß E3 zu

einer insgesamt formstabilen und dämpfend wirkenden Schuheinlage gemäß

Anspruch 1 des Streitpatents zu gelangen, die im RIM-Schäumverfahren hergestellt

werde.

Der Klägervertreter rügt, dass die Beklagte den Hilfsantrag 4 verspätet in das

Verfahren eingebracht habe.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 26. November 2025 einen

qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und weitere Hinweise in der mündlichen

Verhandlung gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Übrigen wird auf deren Schriftsätze mit

sämtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

26. März 2026 verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die zulässige Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents hat Erfolg.

Die Klage auf Nichtigerklärung des Streitpatents ist begründet, weil das

Streitpatent in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig ist und die jeweiligen

Gegenstände der Hilfsanträge 1 bis 4 nicht schutzfähig bzw. unzulässig erweitert

sind (§ 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 PatG).

I.

1.

Das Streitpatent betrifft eine Schuheinlage, insbesondere eine orthopädische

Schuheinlage aus einem schäumbaren Kunststoff gemäß Anspruch 1.

Schuheinlagen aus einem schäumbaren Kunststoff seien beispielsweise aus EP 1

602 294 B1 [D6 des vorliegenden Verfahrens] und DE 20 2007 018 855 U1 [D4 des

vorliegenden Verfahrens] bekannt. Die Einlegesohle aus geschäumtem

Polyurethan (PU)-Kunststoff umfasse ein hartes Kernteil, das als Formteil

ausgebildet sei. Das Kernteil sei vergleichsweise hart und wirke stabilisierend.

Dabei sei das Kernteil in EP 1 602 294 B1 allseitig mit PU-Schaum ummantelt und

das in DE 20 2007 018 855 U1 beschriebene sei zumindest einseitig mit PU-

Schaum angeschäumt. Ferner wiesen die Kernteile mindestens eine

Durchgangsöffnung auf, vorzugsweise in Form einer durchgehenden Bohrung,

welche mit PU-Material ausgeschäumt werde, was dazu beitrage, dass sich die

Kernteile mit dem PU-Schaum dauerhaft verbänden. Über die Anzahl sowie die

Form der Bohrungen ließen sich die Härte und die Elastizität des Kernteils festlegen

(Absatz [0002]).

Ferner sei aus DE 100 09 941 A1 [D7 des vorliegenden Verfahrens] ein Schaumteil

aus einem schäumbaren Kunststoff zur Verwendung als Polsterelement im Bereich

einer Sitzfläche mit X - Y - Ausdehnung bekannt. Im Wesentlichen parallel zur

Sitzfläche sei zumindest ein Einlegeteil mit flächiger X - Y - Ausdehnung

eingeschäumt. Das Einlegeteil sei ein elastisches Gewirke, welches in X - Richtung

und / oder in Y - Richtung eine bestimmte Elastizität aufweisen müsse, da sonst die

Verformung des Schaumteils ab einem bestimmten Einfederweg gänzlich

ausgeschlossen sei und es dadurch zu Rissen und Beschädigungen des

Schaumkörpers komme. Durch das eingeschäumte elastische Gewirk könnten die

elastischen Eigenschaften des Schaumteils gezielt verändert werden. Durch eine

solche Anordnung von elastischen Gewirken

in Schaumteilen solle ein

Polsterelement mit progressiver Federkennlinie bezweckt werden (Absatz [0003]).

DE 33 064 25 A1 offenbare die Herstellung von Polsterbestandteilen in der Art einer

Einlegesohle aus Latexschaum - Streichware, ähnlich dem Verfahren, welches

auch in EP 0 224 613 A1 offenbart sei (Absatz [0004]).

DE 693 02 191 T2 beschreibe eine flache, nicht orthopädisch geformte Einlegesohle

für Sportschuhe, welche die relative Bewegung zwischen Fuß, Socken und Schuh

beeinflussen solle, so dass eine Relativbewegung zwischen Socken und Fuß

weitgehend vermieden werde. Die Einlegesohle für Sportschuhe weise hierzu eine

mit Öffnungen versehene obere Lage auf, die von unten (schuhseitig) mit einer

stabilisierenden Lage versehen sei, die verhindern solle, dass die Öffnungen

verformt würden. Weiter schuhseitig könne unterhalb der stabilisierenden Lage eine

puffernde Lage angebracht werden. Diese puffernde Lage werde durch eine

Sperrlage von der stabilisierenden Lage isoliert, um zu vermeiden, dass die

stabilisierende Lage während des Herstellverfahrens bei Verwendung flüssiger

Ausgangsprodukte mit Polstermaterial durchsetzt werde. Die Sperrlage selbst sei

aus flüssigkeitsdichtem Material (Absatz [0005]).

Aufgabe der hier vorliegenden Erfindung sei es, Absatz [0006] zufolge, eine

Schuheinlage bereitzustellen, welche eine hohe Formstabilität aufweise und bei

welcher die dämpfenden Eigenschaften der Schuheinlage in einfacher Weise

veränderbar seien.

Die Aufgabe werde durch eine Einlegesohle mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1

gelöst. Zweckmäßige Weiterbildungen seien den abhängigen Ansprüchen zu

entnehmen (Absatz [0007]).

2.

Anspruch 1 lautet gemäß der erteilten Fassung des Streitpatents in der von

den Parteien verwendeten Gliederung wie nachstehend:

3.

Als maßgeblicher Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können

es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die

Interpretation des Standes der Technik ankommt, wird ein Meister des

Orthopädieschuhmacherhandwerks angenommen, der mehrjährige Erfahrung in

der Herstellung von orthopädischen Einlagen besitzt. Dieser ist mit den üblichen

Fertigungsverfahren und Materialien hinlänglich vertraut.

4.

Die patentgemäße Lehre des Anspruchs 1 ist aus Sicht eines solchen

Fachmanns wie folgt zu erläutern:

4.1 Eine

“orthopädische Schuheinlage“ gemäß Merkmal 1 kann nicht

ausschließlich als eine fertig individualisierte, medizinische Einlage verstanden

werden. Der Anspruchswortlaut lässt dies offen. Gleichwohl geht das Streitpatent

selbst in Absatz [0011] davon aus, dass erfindungsgemäße Schuheinlagen sowohl

solche sind, die in fertiger Form für den Endkunden bereitgestellt werden, als auch

Schuheinlagenrohlinge. Dieses Verständnis ergibt sich für den Fachmann zudem

deshalb, weil der Anspruch 1 Nachbearbeitungsschritte – wie etwa ein übliches

Bettfräsen oder das Aufkleben von orthopädischen Elementen – nicht ausschließt.

Auch sieht Anspruch 10 eine textile Deckschicht vor, die gemäß Absatz [0019] „auf

die Oberseite der Schuheinlage klebbar“

ist oder alternativ bereits

im

Schäumvorgang fixiert wird.

4.2 An dem breiten Verständnis von Merkmal 1 ändert auch Merkmal 1b nichts,

welches für die Einlage eine „ein orthopädisches Fußbett aufweisende Oberseite“

vorsieht. Ebenfalls ausweislich Absatz [0011] des Streitpatents weisen solche

Schuheinlagen „beispielsweise orthopädische Elemente wie eine Pelotte, eine

Fersenmulde,

einen

hochgezogenen Fersenrand, Stabilisierungen

im

Mittelfußgewölbe oder Ähnliches auf“. Eine Fersenmulde, ein hochgezogener

Fersenrand und – ähnlich – eine (Innen-)Gelenkstütze sind typische Merkmale mit

denen Fußbettbrand- und Fußbett(einlege)sohlen handelsüblicher Schuhe eine

plastische Negativ-Nachbildung der Fußsohle vornehmen. Bereits der Begriff eines

Fußbetts impliziert ein Mindestmaß solcher Elemente, so dass ihm das Adjektiv

„orthopädisch“ im Lichte des Absatzes [0011] keine weitere Einschränkung

hinzufügt.

4.3 Merkmal 1a gibt vor, dass die Schuheinlage „in einem Ausschäumvorgang

aus einem Polyol und einem Isocyanat in einer Ausschäumform aufgeschäumt ist“.

Durchaus zutreffend gehen die Parteien davon aus, dass der Fachmann zur

praktischen Umsetzung vorrangig auf das „reaction injection molding“-Verfahren

(RIM) zurückgreifen würde, bei dem der Gesamtaufbau einschließlich des

Durchschäumens des Textils in einem Schritt erzeugt wird. Allerdings verweist das

Streitpatent nicht ausdrücklich auf das RIM-Verfahren. Gemäß Absatz [0021], letzte

zwei Sätze, führt zudem auch ein zweistufiges Verfahren zur anspruchsgemäßen

Einlage.

4.4 Die Merkmalsgruppe 1, 1a, 1b entfaltet jenseits der allgemeinen Maßgabe

einer „ein orthopädisches Fußbett aufweisenden Oberseite“ im Ergebnis keine

Beschränkung, welche darüberhinausgehenden mechanischen Wirkungen die

beanspruchte orthopädische Schuheinlage im Einzelnen bereitzustellen hat oder

welche ausgeschlossen wären. Diese Betrachtungsweise ist auch deshalb geboten,

weil das Streitpatent dem Fachmann mit der durchschäumten Textileinlage zwar ein

Mittel zum Herstellen einer hohen Formstabilität für die ganze Einlage oder auch

nur von Bereichen davon an die Hand gibt – hierzu nachfolgend –, aber die

weitergehende geometrische und mechanische Konzeption der Schuheinlage der

individuellen Ausführung überlässt.

4.5 Merkmal 2 sieht vor, dass die Schuheinlage „ein nichtelastisches Textil“

aufweist. Gemäß Merkmal 2c soll dieses Textil „nach dem Durchschäumen mit

Kunststoff (4) auch unter Belastung formstabil“ sein.

4.5.1 Auf physikalische-technische Größen bzw. entsprechende Messmethoden

gestützte Definitionen, wann ein Textil gemäß Merkmal 2 als „nichtelastisch“ oder

Merkmal 2c im Erzeugnis als „formstabil“ anzusehen ist, geht das Streitpatent

jedenfalls nicht ein und macht deshalb keine Vorgaben. Ebenso fehlt es an jeder

chemischen Angabe zum Textil bzw. seinen Fasern.

Absatz [0009] des Streitpatents enthält insoweit nur kursorische Hinweise:

[0009] In den geschäumten Kunststoff ist ein zumindest im

ausgeschäumten

Zustand

nichtelastisches

Textil

zumindest in Teilbereiche eingebracht. Das nichtelastische

Textil weist eine im Wesentlichen flächige Ausdehnung auf,

wobei das nichtelastische Textil insbesondere in einer

Richtung dieser Fläche als nichtelastisch anzusehen ist. Als

nichtelastische Textilien werden alle Textilien angesehen,

welche nicht aus elastischen Fasern hergestellt sind oder

deren Anteil an elastischen Fasern gegen Null geht und

welche [lies: Textilien] ferner keine Elastizität oder nur eine

inhärente

Restelastizität

aufgrund

des

Herstellungsverfahrens aufweisen. (…) (Hervorhebungen

seitens des Senats hinzugefügt)

Wann eine Faser im Sinne der Absätze [0009] bzw. [0018] noch oder nicht (mehr)

als elastisch anzusehen ist, definiert das Streitpatent ebenso wenig konkret wie das,

was unter einer „inhärenten Restelastizität“ des Textils „aufgrund seines

Herstellungsverfahrens“ zu verstehen ist. Aus Sicht des Fachmannes sind jedenfalls

solche Textilien ausgeschlossen, die aufgrund von anerkannt elastischen Fasern

oder Garnen dehnbar gemacht sind. Solche wären z.B. Elasthan, Elastomultiester,

Polyester-Polyether-Copolymer.

4.5.2 Im Umkehrschluss wird der Fachmann daher für alle anderen Fasern davon

ausgehen, dass das entsprechende Textil „nichtelastisch“ ist und es der

Schuheinlage

infolge

des

anspruchsgemäß

vorgesehenen

Faserarmierungsverbunds mit dem Kunststoff bei gebrauchsgemäßer Benutzung

„Formstabilität“ im Sinne des Merkmals 2c gibt. Der Rückgriff der Klägerin auf die

Absätze [0009], [0010], [0029] und [0037] des Streitpatents führt zu einer

funktionsorientierten Auslegung, welche auch aus Sicht des Senats sachgerecht ist.

4.5.3 Diese Auslegung steht auch nicht im Widerspruch zu der – bereits in der

ursprünglich eingereichten Anmeldung genannten – Druckschrift D7 (DE 100 09 941

A1). Die Offenlegungsschrift wie auch das Streitpatent fassen deren Inhalt im

Absatz [0003] wie folgt zusammen:

Ferner ist aus DE 100 09 941 A1 ein Schaumteil aus einem

schäumbaren

Kunststoff

zur

Verwendung

als

Polsterelement im Bereich einer Sitzfläche mit X-Y-

Ausdehnung bekannt.

Im Wesentlichen parallel zur

Sitzfläche ist zumindest ein Einlegeteil mit flächiger X-Y-

Ausdehnung eingeschäumt. Das Einlegeteil

ist ein

elastisches Gewirke, welches in X-Richtung und/oder in Y-

Richtung eine bestimmte Elastizität aufweisen muss, da

sonst die Verformung des Schaumteils ab einem

bestimmten Einfederweg gänzlich ausgeschlossen ist und

es dadurch zu Rissen und Beschädigungen des

Schaumkörpers kommt. Durch das eingeschäumte

elastische Gewirke können die elastischen Eigenschaften

des Schaumsteils gezielt verändert werden. Durch eine

solche Anordnung

von elastischen Gewirken

in

Schaumteil[en] soll ein Polsterelement mit progressiver

Federkennlinie bezweckt werden.

(Hervorhebungen

seitens des Senats hinzugefügt)

Die Druckschrift D7 sieht neben einem „elastischen Gewirke“ i.Ü. bereits ein Vlies,

Gewebe oder Gitter als Einlegeteil bestimmter Elastizität vor. Unter diesen

beschreibt es die Elastizität des Gewirkes

jedenfalls mittelbar bzw.

phänomenologisch über Federkennlinien eines nicht-verstärkten und eines mit

einem durchschäumten Abstandsgewirke verstärkten Bauteiles.

Aus der Anmeldung bzw. Patentschrift geht gemäß dem oben eingerückten Absatz

zwar noch hinreichend deutlich das Bestreben hervor,

sich

vom

Ausführungsbeispiel der Fig. 4 von D7 abzugrenzen. Durch welches Merkmal diese

Abgrenzung konkret erreicht werden soll, geht aus der relativen Maßgabe, das

Textil solle „nichtelastisch“ sein, allerdings nicht hervor. Hinzu kommt, dass das

Streitpatent die Nichtelastizität des Textils zunächst an dessen Fasern selbst und

sodann am Textilherstellungsverfahren anknüpft. Nähere Angaben zu diesen

Punkten sind weder der Druckschrift D7 noch dem Streitpatent (s.o.) zu entnehmen.

Dass die Druckschrift D7 in einem besonderen Ausführungsbeispiel – im Gegensatz

zum Streitpatent – in Z-Richtung elastische Fäden einsetze, trägt die Beklagte zwar

zutreffend vor. Diese „besonders vorteilhafte“ Ausführungsform der D7 setzt ein

durchschäumtes Abstandsgewirke ein, um mittels dessen beabstandten zwei

Gewebeschichten die gewünschte Elastizität in X- und Y-Richtung herzustellen.

Nachdem das Streitpatent nicht auf diese besondere Ausgestaltung konkret Bezug

nimmt, kann sie insofern auch nicht auslegungsrelevant sein (vgl. dazu BGH GRUR

2024, 1093 Rn. 31 – Festhalteanordnung). Damit lässt sich das an das

Abstandsgewirke der D7 angeknüpfte Verständnis der Beklagten, die

erfindungsgemäße Formstabilität sei – sinngemäß: ausschließlich –

in

Flächenausdehnungsrichtung des Textils, also X- und Y-Richtung, zu sehen, nicht

aus dem Streitpatent herleiten. Die Bezugnahme auf die Druckschrift D7 kann daher

zur Auslegung des Streitpatents nichts beitragen.

II.

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung nicht rechtsbeständig.

1.

Sein Gegenstand ist nicht neu gegenüber der Druckschrift E1.

Die E1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von

faserverstärkten

Schaumstoffgegenständen beliebiger Gestalt, die teilweise mit einem elastischen

Überzug versehen sind

(vgl. Beschreibungseinleitung). Dieses Verfahren

beschreibt sie konkret anhand der Herstellung von sog. Fußbettsohlen. Dieser

Beschreibung entnimmt der Fachmann, dass daraus eine Sohle mit allen

Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 hervorgeht.

1.1 Verfahrensergebnis ist eine „Fußbettsohle“, vgl. S. 1, 1. Abs. in Verbindung

mit dem Ausführungsbeispiel. Gemäß S. 1, 2. Abs. bezeichnet die Fußbettsohle

eine „weitere Sohle aus Schaumstoff, Kork oder ähnlichem Material, um ein

weicheres Gehen zu ermöglichen“, welche bei der Herstellung von Sandalen auf die

Laufsohle aus Gummi gelegt wird. Auch wenn die Druckschrift E1 nicht eindeutig

angibt, ob diese Fußbettsohle später lose in eine Ausnehmung der Laufsohle

eingelegt oder anderweitig mit der Laufsohle befestigt wird, stellt das von E1

beschriebene Erzeugnis infolge des Bezugs auf ein Fußbett eine „orthopädische

Schuheinlage“ im Sinne von Merkmal 1 dar.

1.2 Die E1 sieht gemäß Merkmal 1a vor, dass die Einlage „in einem

Ausschäumvorgang aus einem Polyol und einem

Isocyanat

in einer

Ausschäumform aufgeschäumt wird“. Gemäß dem Ausführungsbeispiel werden in

den unteren Teil der Ausschäumform – die Matrize – eine „Schaumstoff-Folie“

(welche später die genarbte Oberfläche der Fußbettsohle bildet – in den Figuren

liegt die Einlage also gleichsam kopfüber) und ein genadeltes Vlies eingelegt. Auf

dieses wird eine schaumfähige Paste gegossen, die z.T. auch in das Vlies einsinkt

(vgl. Fig. 3). Nach dem Verschließen mit dem Formoberteil – Patrize – verteilt sich

der entstehende Schaum gleichmäßig innerhalb des genadelten Faservlieses (Fig.

4, nachstehend wiedergegeben, mit Hervorhebungen durch den Senat) und füllt die

Form im Übrigen aus. Eingesetzt wird mit den auf S. 8 unten genannten Produkten

mit Desmophen (mit 1,5 % H2O) ein Polyol und mit Desmodur ein Diisocyanat, was

die Klägerin mit dem Dokument E2 belegt und i.Ü. auch senatsbekannt ist. Das im

Polyol gelöste H2O dient dem Aufschäumen, indem es durch Reaktion mit dem

Diisocyanat gasförmiges CO2 freisetzt.

In diesem Zusammenhang trägt die Beklagte zwar zutreffend vor, dass der erteilte

Anspruch 1 des Streitpatents eine solche Schaumstoff-Folie nicht vorsehe. Ihre

Folgerung, dass sich der Gegenstand des Anspruchs 1 bereits deshalb als neu

erweise, überzeugt den Senat allerdings nicht. So schließt Anspruch 1 an keiner

Stelle eine solche Folie aus, sondern lässt vielmehr bewusst Raum für

Oberflächenmodifikationen, vgl. den abhängigen Anspruch 10, betreffend eine

„textile Deckschicht“, die ggf. eine durchschlaghemmende Beschichtung aufweisen

kann (vgl. Absätze [0019], [0036]) und entweder direkt im Schäumvorgang fixiert

oder nachträglich aufklebbar

ist (vgl. Absatz

[0019]). Zudem ändert die

Schaumstoff-Folie nichts daran, dass auch bei der Druckschrift E1 die Schuheinlage

in einem anspruchsgemäßen Aufschäumvorgang aus den entsprechenden

Vorprodukten hergestellt wird. Demnach sind auch die Erwägungen der Beklagten,

dass und warum der Fachmann die Folie in der E1 keinesfalls weglassen könne,

nicht entscheidungserheblich. Im Weiteren führt auch die Auffassung der Beklagten,

dass es noch einen Unterschied machen solle, ob eine elastische Folie (d.h. ein

schaumdichtes Material) bei der Herstellung zwingend verwendet werden müsse

oder ob eine optionale, zusätzliche,

textile Deckschicht

(d.h. ein nicht

schaumdichtes Material) während der Herstellung mit der Oberseite der

Schuheinlage verbunden werden könne (Schriftsatz v. 13.3.26, I.1 am Ende) nicht

weiter. Eine textile Deckschicht ist im Anspruch 1 nicht vorgegeben; sie kann

insofern auch kein Unterscheidungsmerkmal darstellen.

Weiterhin führt auch an die Folie der E1 anknüpfendes Vorbringen der Beklagten

zur Formentlüftung und zu den dafür optional

in der E1 vorgesehenen

Absaugkanälen nicht zu dem von ihr gewünschten Ergebnis. Unbeschadet dessen,

dass die Art und Weise der Formentlüftung am fertigen Produkt – Anspruch 1 ist auf

ein teils mittels Herstellungsschritten beschriebenes Produkt gerichtet – wohl nicht

mehr nachweisbar ist, fehlen dem Anspruch 1 auf die Entlüftung bezogene

Anknüpfungspunkte. Damit können auch das Vorhandensein einer Entlüftung in der

E1 bzw. das Schweigen des Streitpatents darüber nicht zur Feststellung der Neuheit

führen.

1.3 Mit dem Begriff „Fußbettsohle“ ist zugleich offenbart, dass die Schuheinlage

entsprechend Merkmal 1b „eine ein orthopädisch geformtes Fußbett aufweisende

Oberseite und eine Unterseite“ besitzt. Dass der Begriff des orthopädisch geformten

Fußbetts keine individuelle Anpassung erfordert und der Begriff des Fußbetts

bereits das Vorhandensein von „orthopädischen Elementen“ impliziert, wurde oben

dargelegt. Eine Unterseite ist zwangsläufig vorhanden.

1.4 Die Schuheinlage der E1 weist auch ein „nichtelastisches Textil“ im Sinne

von Merkmal 2 auf. Das Ausführungsbeispiel sieht ein genadeltes Vlies aus

Nylonfasern vor (S. 8 Mitte):

Nach dem Nadeln beträgt das Gewicht des Vliesstoffes

beispielsweise 100 g/m² (die Faserlänge solle über 4 cm

betragen, Faserstärke mindestens 20 den., grobe Fasern,

insbesondere Nylon- oder Perlonfasern eignen sich besonders.

Angesichts der breit anzusetzenden Auslegung für „nichtelastisches Textil“ ist

infolge dieser Materialangaben auch Merkmal 2 als offenbart anzusehen.

1.5 Das Textil ist auch entsprechend Merkmal 2a „zumindest in Teilbereichen

schichtartig in der Schuheinlage (2) angeordnet“. Gemäß S. 8 unten wird ein Stück

der genadelten Vliesstoffbahn eingesetzt,

„dessen Konturen genau den

Abmessungen der Vertiefung in der Matrize entsprechen“. Auch im fertig

geschäumten Produkt der Fig. 4 ist das Vlies – unterhalb der Deckfolie – daher

schichtartig und vollflächig angeordnet.

Das Textil ist ferner gemäß Merkmal 2b „von dem Kunststoff (4) durchschäumt“. E1

erläutert explizit, dass „sich der Schaum gleichmäßig innerhalb des eingelegten

genadelten Vlieses verteilt“ (vgl. S. 9 oben).

E1 erläutert auf S. 9 weiter „So haftet der Schaum auch fest an dem Fasergerüst

des genadelten Vlieses.“ und bezeichnet die Fußbettsohle als „faserverstärkt“ (S. 9

Mitte). Merkmal 2c, wonach die Einlage „nach dem Durchschäumen mit Kunststoff

(4) auch unter Belastung formstabil ist“, ist demnach auch offenbart. Denn die

gemäß E1 hergestellte Fußbettsohle kann „gerollt oder anderweitigen starken

Beanspruchungen ausgesetzt [werden], ohne daß das bislang gefürchtete Brechen

stattfindet“ (S. 9 unten). „Starke Beanspruchungen“ entsprechen zumindest einer

„gebrauchsgemäßen Benutzung“ (vgl. Auslegung oben), wenn sie nicht gar darüber

hinausgehen.

Demnach sind alle Merkmale des Anspruchs 1 unmittelbar und eindeutig aus der

Druckschrift E1 bekannt.

2.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist auch ausgehend von der

Druckschrift E3 nahegelegt.

2.1 Die Druckschrift E3 betrifft eine orthopädische Stütze mit Bereichen

unterschiedlicher Festigkeit. Im Anspruch 1 sieht die E3 vor, dass diese Stütze eine

Schuheinlage ist; das Ausführungsbeispiel (vgl. Absätze [0009] und [0010] und die

zugehörige Figur) betrifft ausdrücklich eine orthopädische Schuheinlage. Merkmal

1 ist damit offenbart.

Der Vortrag der Beklagten, dass die Druckschrift E3 dem Fachmann ausschließlich

harte, unnachgiebige Erzeugnisse

zur medizinischen Anwendung bei

Fehlbildungen lehre, während das Streitpatent auf signifikant weichere Einlagen –

sinngemäß Komforteinlagen – gerichtet sei, veranlasst den Senat aus folgenden

Gründen nicht zu einer anderweitigen Beurteilung:

2.1.1 Die Druckschrift E3 sieht ausdrücklich vor, die orthopädische Stütze mit

Bereichen unterschiedlicher Festigkeit den jeweiligen Anforderungen entsprechend

auszubilden

(vgl. Absatz

[0007]) und durch eine geeignete Wahl des

ausschäumenden Kunststoffs die jeweils gewünschte Grundfestigkeit auszuwählen

(vgl. Absatz [0008]). Entsprechend weist die orthopädische Schuheinlage des

Ausführungsbeispiels Bereiche unterschiedlicher Festigkeit auf (vgl. Absatz [0010]).

Ferner sieht Anspruch 2 der E3 vor, dass die Stütze eine Einlegesohle „ist“, nicht

nur, dass sie deren Form aufweist.

2.1.2 Zwar erläutert das Streitpatent, dass die kunststoffdurchschäumte

Textilschicht im wesentlich inkompressibel ist, wohingegen die geschäumte

Kunststoffschicht je nach Härtegrad mehr oder weniger kompressibel ist (vgl.

Absatz [0010]). Es beschreibt aber auch, dass die Formstabilität sowie die

dämpfenden Eigenschaften der kunststoffdurchschäumten Textilschicht über

Eigenschaften des verwendeten Kunststoffs beeinflussbar sind (vgl. Absätze

[0008], [0012]). Absatz [0013] zufolge sind dämpfende Eigenschaften optional.

Nachdem weder Härtegrad noch Dämpfungseigenschaften der Einlegesohle als

Merkmal in den Anspruch 1 Eingang gefunden haben, können sie auch nicht zur

Begründung der Patentfähigkeit herangezogen werden.

2.2

Zwar offenbart Absatz [0010] der Druckschrift E3 die Herstellung der

Schuheinlage in einer Ausschäumform – dort „Formwerkzeug“ – mittels eines

„aufschäumend aushärtenden Werkstoffs“; eine unmittelbare und eindeutige

Offenbarung eines Polyols und eines Diisocyanats als Ausgangsstoffklassen

gemäß Merkmal 1a liegt damit nicht vor, was die Beklagte auch zutreffend betont

hat. Dass zwangsläufig nur diese Ausgangsstoffe in Betracht kämen, lässt sich der

E3 auch dann nicht entnehmen, wenn sie in Absatz [0008] auf eine zu treffende

„geeignete Wahl des ausschäumenden Kunststoffs“ hinweist. Polyol und Isocyanat

können demnach nicht im Wege des Mitlesens ergänzt werden. Diese ggf. als

selbstverständlich anzusehen, ist eine Frage des Naheliegens (hierzu unten).

Merkmal 1a ist jedenfalls nicht in neuheitsschädlicher Weise offenbart.

2.3 Bei einer explizit als „orthopädisch“ bezeichneten Schuheinlage sind „eine

ein orthopädisch geformtes Fußbett aufweisende Oberseite und eine Unterseite“

gemäß Merkmal 1b als zwangsläufig vorhanden zu unterstellen.

2.4 Die E3 sieht

ferner vor, dass ein „Fasergewirk

in die Zone des

Formwerkzeugs, die dem mit größerer Festigkeit auszubildenden Bereich 2 der

Schuheinlage entspricht, eingelegt“ wird (vgl. Absatz [0010], Ansprüche 1, 2). Ein

Fasergewirk ist ein Textil. Angesichts der damit bezweckten Festigkeitserhöhung

muss dieses Textil letztlich auch „nichtelastisch“ im Sinne des Merkmals 2 sein, das

damit in Gänze offenbart ist.

2.5 Dieses Textil ist – entsprechend Merkmal 2a – in dem in der einzigen Figur

der E3 (nachstehend wiedergegeben) mit „2“ bezeichneten Teilbereich der

Schuheinlage angeordnet; infolge der flächigen Erstreckung ist die Anordnung auch

schichtartig.

2.6 Dass das Textil gemäß Merkmal 2b von dem Kunststoff durchschäumt ist,

ergibt sich für den Fachmann aus folgenden Erwägungen:

Gemäß Absatz [0010] und Anspruch 1 der Druckschrift E3 wird ein aufschäumend

aushärtender Werkstoff „in den durch das Formwerkzeug gebildeten Raum unter

Tränken des Fasergewirks eingebracht“. Ein Textil ist „getränkt“, wenn es mit einer

fließfähigen Substanz vollgesogen, gesättigt bzw. von dieser völlig durchdrungen

ist. Erfolgt dies gemäß der E3 mit einem aufschäumend aushärtenden Werkstoff,

findet die Schaumbildung auch in der Gewirkschicht statt. Diese wird demzufolge

merkmalsgemäß „durchschäumt“ werden. Dass das Gewirk nur anteilig getränkt

würde,

ist

i.Ü. auszuschließen, denn dies würde zu unkontrollierbaren

Festigkeitsverläufen in der Einlage führen.

2.7 Die „Formstabilität unter Belastung“ gemäß Merkmal 2c ergibt sich dadurch,

dass mittels des Fasergewirks eine Zone größerer Festigkeit hergestellt wird (vgl.

Absatz [0010], Anspruch 1).

2.8 Der einzige Unterschied zwischen der Einlegesohle der Druckschrift E3 und

dem erteilten Anspruch 1 besteht darin, dass dieser im Merkmal 1a ein Polyol und

ein Diisocyanat als Ausgangsstoffklassen des aufschäumenden Kunststoffs

vorsieht, während die E3 den aufschäumend aushärtenden Kunststoff nicht näher

spezifiziert.

Die Beklagte weist zwar zutreffend darauf hin, dass keines der

in der

Beschreibungseinleitung der E3 genannten Dokumente (vgl. Abs. [0004]; anstelle

der DE 87 00 682 U1 ist die DE 87 00 681 U1 relevant, wie sich aus der EP-Akte

der E3 ergibt) Polyurethan bzw. dessen o.g. Ausgangsstoffklassen verwendet.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Verwendung der Komponenten Polyol

und Isocyanat dem mit der Herstellung und Anpassung von orthopädischen

Einlagen befassten Fachmann zum Anmeldezeitpunkt für die Herstellung von

Einlegesohlen längst bekannt war und PU-Schaum damit zumindest ein vom

Fachmann in Betracht gezogenes Material darstellt, wie die Klägerin zutreffend

unter Bezugnahme auf die Druckschriften D4 und D6 vorträgt. Beide sehen die

Verwendung von PU-Schaum für die Herstellung von Einlagen vor, und zwar von

solchen mit Verstärkungsteilen und unter Verwendung einer Schaumform (vgl. D4,

Absatz [0026] und Anspruch 1; D6, Anspruch 9). Entsprechend ist auch auf die oben

bereits erläuterte Verwendung eben dieser Ausgangssubstanzen in der Druckschrift

E1 hinzuweisen. Dem Fachmann, zu dessen Aufgabenkreis stets die Vereinfachung

von Herstellungsverfahren und das Wählen von verbesserten Ausgangsmaterialen

gehören, bot sich damit für „eine geeignete Wahl des ausschäumenden

Kunststoffs“ (vgl. [Absatz 0008] der E3) an, die genannten Ausgangsstoffe in

naheliegender Weise zu verwenden, da

im Zuge von deren Reaktion

Aufschäumung durch CO2-Bildung und Aushärtung gleichzeitig und in einfacher

Weise erreicht werden können.

Dass der handwerklich gebildete Fachmann infolge des in der E3 genannten

Standes der Technik à priori zu schwierig zu verarbeitenden, treibmittel-beladenen

thermoplastischen Kunststoffen gelangen und diese

in einem komplexen

Spritzgießverfahren einsetzen würde, was die Beklagte vorträgt, sinngemäß

dagegen aber vergleichsweise einfach zu verarbeitendes Polyurethan als

aufschäumend aushärtenden Kunststoff völlig ignorieren würde, überzeugt den

Senat nicht. Selbst wenn man – mit dem Vortrag der Beklagten – ausgehend vom

vorgenannten Stand der Technik dem Fachmann verschiedene Möglichkeiten zum

weiteren Vorgehen angeboten sähe, wäre das Beschreiten der wenigen

unterschiedlichen Wege jeweils naheliegend. Dabei ist grundsätzlich nicht von

Bedeutung, welche der Lösungsalternativen – PU aus Polyol und Isocyanat stellt

jedenfalls eine dar – der Fachmann als erste in Betracht ziehen würde (BGH, Urteil

vom 7. Mai 2024, X ZR 51/22 Rn. 74 – Festhalteanordnung; m.w.N.).

3.

Da die Beklagte, wie sie in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt

hat, das Streitpatent in der erteilten Fassung als geschlossenen Anspruchssatz

verteidigt, haben die weiter angegriffen abhängigen Patentansprüche der erteilten

Fassung

insgesamt keinen Rechtsbestand; sie

fallen

jeweils mit dem

Patentanspruch 1 (vgl. hierzu näher BGH GRUR 2017, 57 – Datengenerator). Einer

isolierten Prüfung der Unteransprüche der erteilten Fassung bedarf es daher nicht.

Daher ist im Folgenden zum Hilfsantrag 1 und weiterhin zum jeweils nächstrangigen

Hilfsantrag überzugehen, sofern sich der Patentanspruch 1 der zuvor geprüften

Fassung als nicht patentfähig erweist.

III.

Auch in den Fassungen der Hilfsanträge, die die Beklagte erklärtermaßen ebenfalls

als geschlossene Anspruchssätze verteidigt, erweist sich das Streitpatent nicht als

patentfähig, mithin nicht rechtsbeständig.

1.

Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 nicht mit

Erfolg verteidigt werden, denn der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht

ebenso – entgegen § 4 Satz 1 PatG – nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

1.1 Mit Hilfsantrag 1 verfolgt die Beklagte das Ziel, die Patentfähigkeit gegenüber

der Druckschrift E1 durch Einfügung des negativen Merkmals, wonach die

Schuheinlage

„ein nicht-tailliertes Randprofil aufweist“

(im Weiteren der

„Disclaimer“), herzustellen.

Wie nachfolgend unter 1.2 ausgeführt wird, hat der Senat Zweifel an der

Zulässigkeit dieses Merkmals. Eine abschließende Beantwortung der

Zulässigkeitsfrage kann aber letztlich unterbleiben, da der Disclaimer jedenfalls

gegenüber der Druckschrift E3 keine Patentfähigkeit und damit auch keine

Rechtsbeständigkeit herstellt, vgl. unter 1.3.

1.2 Der – unbestritten nicht im Streitpatent offenbarte – Disclaimer soll nach

Ansicht des Senats die Profilierung des umlaufenden Sohlenrandes

im

Vertikalschnitt beschreiben.

Mangels Ursprungsoffenbarung einer „taillierten“ Variante des Sohlenrandes

bewegt sich der Disclaimer daher außerhalb

jeder konkreten und somit

gegebenenfalls im Einzelfall aussonderbaren Lehre des Streitpatents; das mit ihm

ausgesonderte Merkmal ist auch nicht in zumindest abstrakter Form im Streitpatent

angelegt (vgl. BGH X ZB 5/16 – Phosphatdidylcholin).

Die Beklagte versucht im Ergebnis, den mit dem Patent zu schützenden

Gegenstand nicht durch ein ursprünglich offenbartes Merkmal gegenüber dem

Stand der Technik zu definieren, sondern überhaupt erst aus Merkmalen

herangezogenen Standes der Technik einen Unterschied zu erzeugen. Ließe man

diesen Weg zu, wäre die Notwendigkeit einer durch ursprünglich offenbarte

Merkmale definierten Erfindung ersetzt durch die negative Abgrenzung gegenüber

jeweils herangezogenem Stand der Technik.

1.3 Selbst wenn man die Zulässigkeit des Disclaimers zugunsten der Beklagten

unterstellen würde, stellt dieser die Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift E3

nicht her.

Hinsichtlich der Profilierung des Sohlenrandes macht die E3 keine Angaben. An den

Urformungsprozess schließt sich aber

regelmäßig eine handwerkliche

Nachbearbeitung des erhaltenen Rohlings an. Hierzu zählt üblicherweise auch ein

Versäubern des Sohlenrandes bzw. das Zuschneiden auf eine individuell benötigte

Größe. Der dabei hergestellte Rand ist – ebenso üblicherweise – nicht aufwändig

tailliert, wie bei der E1, sondern regelmäßig geradlinig zugerichtet oder flach

ausgeschliffen. Der vorliegende Disclaimer vermindert den erteilen Anspruch daher

nur um eine „nicht-taillierte“ Formgebung, die ohnehin von der üblichen

Randprofilierung von Einlegesohlen abweicht. Das nach Abzug des Disclaimers im

Anspruch verbleibende Übliche herzustellen, kann allerdings nicht erfinderisch sein.

2.

Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 2A nicht mit

Erfolg verteidigt werden. Hilfsantrag 2A erweist sich als unzulässig, jedenfalls stellt

er aber keine Patentfähigkeit gegenüber der Druckschrift E3 her.

Im Hilfsantrag 2A wurde der Ausschäumvorgang

zu einen

„RIM-

Ausschäumvorgang“ verändert, d.h. einem Ausschäumvorgang mittels des

„reaction injection molding“-Verfahrens. Weiterhin bestimmt Hilfsantrag 2A, dass

der geschäumte Kunststoff durchweg PU ist.

2.1 Die Klägerin greift die erstgenannte Änderung

in der mündlichen

Verhandlung zunächst als unzulässig an, was sich als zutreffend erweist.

Die Beschreibung des Streitpatents erläutert zwar in den Absätzen [0019] und

[0021], dass die Einlegesohle in einer Schäumform bzw. Ausschäumform

hergestellt wird. Näheres zur Verfahrensdurchführung enthält das Streitpatent

jedoch nicht. Es lässt daher offen, ob der Fachmann die Lehre des Streitpatents

z.B. nach Art der Druckschrift E1 durch Eingießen der Reaktionsmasse in die

zunächst noch offene Ausschäumform oder – was die Beteiligten im Verfahren

übereinstimmend vorgetragen haben und wovon auch der Senat ausgeht – mittels

des üblichen RIM-Verfahrens durch Einspritzen der Masse in die bereits

geschlossene Form verwirklichen wird. Es liegt jedenfalls auf der Hand, dass das

Streitpatent das RIM-Verfahren weder explizit noch implizit offenbart. Dass sich ein

bestimmtes Herstellungsverfahren als üblich oder ggf. selbstverständlich anbietet,

kann die für eine zulässige Einschränkung nötige unmittelbare und eindeutige

Offenbarung nicht ersetzen.

2.2 Dass der Fachmann bei der Umsetzung der Lehre der Druckschrift E3 bereits

PU bzw. Polyurethan als den aufschäumenden Kunststoff naheliegenderweise in

Betracht ziehen würde, ist bereits beim Hauptantrag erörtert worden. In diesem

Zusammenhang kann ein unstreitig als üblich zu erachtendes Verfahren, welches

angewendet wird, keine erfinderische Tätigkeit begründen.

3.

Das Streitpatent kann auch in der Fassung gemäß Hilfsantrag 3 nicht mit

Erfolg verteidigt werden, denn der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht –

entgegen § 4 Satz 1 PatG – nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

3.1 Ob sich die Änderungen, insbesondere die Hinzufügung betreffend die

„Erhaltung

der Stabilität

der Schuheinlage

in Sohlenlängs-

und

Sohlenquerrichtung“, als zulässig erweisen, bedarf keiner Entscheidung.

3.2 Auch bei der Sohle der Druckschrift E1 ist das in der Sohle angeordnete,

genadelte Vlies vom geschäumten PU-Kunststoff durchschäumt. Bei ihr besteht

infolge der Faserarmierung auch eine besondere Formstabilität, vgl. S. 9 unten:

Nachdem das dort verwendete genadelte Vlies auch keine Faser-Vorzugsrichtung

hat, muss seine Stabilisierungswirkung

in Sohlenlängs- wie auch

in

Sohlenquerrichtung gegeben sein. Es fehlt somit an einem greifbaren Unterschied

zu dem, was das Streitpatent in dem von der Beklagten zugunsten des

Hilfsantrags 3 herangezogenen Absatz [0010] beschreibt:

Bei Fehlen eines greifbaren Unterschieds kann eine erfinderische Tätigkeit nicht

zuerkannt werden.

3.3 Damit kommt es auch nicht entscheidend darauf an, dass Anspruch 1 des

Hilfsantrags 3 zudem nichts anderes beschreibt, als das, was die E3 in den

Absätzen [0007] und [0010] sowie den Ansprüchen 1 und 2 ohnehin vorsieht. Auch

dort muss infolge der schichtförmigen Armierung mit dem Fasergewirk und der

damit erzielten, lokal höheren Festigkeit der nun in den Anspruch aufgenommene

Effekt der höheren Formstabilität einhergehen.

4.

Schließlich ist auch die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung gemäß

Hilfsantrag 4 nicht erfolgreich. Der Gegenstand seines Patentanspruchs 1 beruht –

entgegen § 4 Satz 1 PatG – ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

4.1 Die Frage, ob die Einreichung des Hilfsantrags 4 als verspätet

zurückzuweisen ist, wie von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung gerügt,

bedarf keiner abschließenden Entscheidung. Jedenfalls hat sich die Klägerin hierzu

in der Sache eingelassen. Sie hat ausführlich zur fehlenden Offenbarung der

zusätzlichen Merkmale und zur fehlenden Klarheit der Anspruchsfassung Stellung

genommen. Zudem hat sie zur fehlenden Neuheit und mangelnden erfinderischen

Tätigkeit ausgeführt.

4.2 Ob die aus Teilaspekten der Absätze [0010] und [0013] des Streitpatents

(entsprechend den Absätzen

[0008] und

[0011] der Offenlegungsschrift)

geschöpften Änderungen zulässig sind oder ob unzulässige (Zwischen- )

Verallgemeinerungen vorliegen, kann dahinstehen.

4.3 Der so beschriebene Gegenstand ist jedenfalls nicht hinreichend gegenüber

der Druckschrift E3 abgegrenzt.

Dass der Fachmann bei der Verwirklichung von deren Lehre PU bzw. Polyurethan

als den aufschäumenden Kunststoff in naheliegender Weise in Betracht ziehen

würde, sodass Ober- und Unterseite der Sohle „beide durch den geschäumten PU-

Kunststoff gebildet werden“, ist bereits oben dargelegt worden.

Die

im Hilfsantrag 4 weiter hinzugekommene Maßgabe derzufolge

„die

Schuheinlage (2) in Sohlenlängs- und Sohlenquerrichtung flexibel und dennoch

formstabil ist sowie in Sohlendickenrichtung elastisch und belastungsdämpfende

Eigenschaften des geschäumten PU-Kunststoffs (4) aufweist“, leitet ein mit dem

Wort „sodass“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die

„sodass“

nachfolgenden Eigenschaften der Sohle zumindest zu wesentlichen Teilen aus den

zuvor genannten Elementen der Sohle herrühren, namentlich dem zumindest in

Teilbereichen der Sohle schichtartig angeordneten und durchschäumten

nichtelastischen Textil.

In der vorliegenden Sache bedarf es keiner Feststellung, dass der Anspruch – wie

die Klägerin vorgetragen hat – unklar hinsichtlich des Gegenstands bzw. des

Schutzbereichs sei. Die aufgenommenen Merkmale sind zwar relativer Natur und

völlig bezugspunktlos. Letztlich ist der so formulierte Anspruch breit gefasst.

Wenn Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 nun vorsieht, dass die Schuheinlage

„flexibel und dennoch formstabil“ sein solle, beschreibt dies mangels näherer

Quantifizierbarkeit dieser Eigenschaften nur einen Aspekt der allgemeinen

Gebrauchstauglichkeit, der auch bei der

faserarmierten Einlegesohle der

Druckschrift E3 zwangsläufig gegeben sein muss. Wäre diese spröde, würde sie bei

Verwendung schlichtweg zerbrechen, wäre sie beliebig weich, fehlte es zumindest

an einem mit größerer Festigkeit ausgebildeten und insofern formstabilen Bereich.

Nichts anderes gilt hinsichtlich der Maßgaben, dass die Sohle „in Sohlendickenrichtung elastisch“ sein soll und „belastungsdämpfende Eigenschaften des

geschäumten PU-Kunststoffs aufweist“. Auch in der Druckschrift E3 ist vorgesehen,

dass die Schuheinlage Bereiche 1, 2, 3 unterschiedlicher Festigkeit aufweist (vgl.

neben Absatz [0010] auch die Absätze [0005] und [0007]), wobei durch eine

geeignete Wahl des aufschäumenden Kunststoffs die

jeweils gewünschte

Grundfestigkeit gewählt werden kann (vgl. Absatz [0008]) und mittels einem vor dem

Aufschäumen entsprechend angeordneten Fasergewirk die Zone höherer Festigkeit

ausgebildet wird. Mit der naheliegenden Wahl von PU als dem aufschäumenden

Kunststoff gelangt der Fachmann gemäß der Lehre der E3 zu einer Sohle, bei der

jedenfalls bei geringerer Grundfestigkeit eine Elastizität in Sohlendickenrichtung

zwangsläufig vorhanden sein muss. Mit einer solchen Elastizität gehen dann auch

belastungsdämpfende Eigenschaften des geschäumten PU-Kunststoffs einher.

Im Ergebnis bringen die gegenüber der erteilten Fassung in Anspruch 1 des

Hilfsantrags 4 eingefügten Merkmale nichts zum Ausdruck, was der Fachmann bei

Befolgung der Lehre der Druckschrift E3 nicht ohnehin erreichen würde. Damit teilt

der Hilfsantrag 4 das Schicksal des Hauptantrags.

IV.

1.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91

Abs. 1 ZPO.

2.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG i. V. m. § 709 ZPO.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer

in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der

Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt

unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße

45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten

Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pekarek

Wiegele

v. Hartz

Deibele

Zapf

Bundespatentgericht

7 Ni 11/24 (Aktenzeichen)

Verkündet am

26. März 2026

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