BGH Urteil vom 29.07.2009 – I ZR 169/07

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 169/07

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ:

BGHR:

nein

ja

Verkündet am: 29. Juli 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

BTK

MarkenG § 14 Abs. 3 Nr. 3 und 5, § 15 Abs. 5 a.F.

a) In die Beurteilung, welcher Lizenzsatz einer Umsatzlizenz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist die in der Branche übliche Um- satzrendite regelmäßig einzubeziehen.

b) Kann ein wegen einer Kennzeichenverletzung zur Auskunft Verpflichteter nicht zweifelsfrei beurteilen, ob das Kennzeichenrecht des Gläubigers durch bestimmte Geschäfte verletzt worden ist, und führt er die Geschäfte deshalb im Rahmen der Auskunft auf, handelt er nicht widersprüchlich, wenn er im nachfolgenden Betragsverfahren den Standpunkt einnimmt, diese Ge- schäftsvorfälle seien in die Bemessung des Schadensersatzes nicht einzu- beziehen.

BGH, Urteil vom 29. Juli 2009 - I ZR 169/07 - OLG München

LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 29. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und

die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts München vom 2. August 2007 unter Zu-

rückweisung des Rechtsmittels im Übrigen im Kostenpunkt und in-

soweit aufgehoben, als die Beklagten zur Zahlung von 448.000 €

nebst Zinsen verurteilt worden sind (I 1 der Urteilsformel).

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung

und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-

rufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1

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Die Parteien streiten um die Höhe des dem Grunde nach bereits rechts-

kräftig festgestellten Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung des Unter-

nehmenskennzeichens der Klägerin.

Die Klägerin, ein Speditions- und Logistikunternehmen, firmiert seit meh-

reren Jahrzehnten unter "BTK Befrachtungs- und Transportkontor GmbH". Ihr

Geschäftsführer war zunächst der Beklagte zu 1 (nachstehend: Beklagter).

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1995 wurde die Klägerin Teil eines schwedischen Konzerns. Im Zuge ei-

nes geplanten Erwerbs der Geschäftsanteile der Klägerin durch ihre leitenden

Angestellten gründete der Beklagte zusammen mit vier Angestellten der Kläge-

rin 1997 die Beklagte zu 2 (nachstehend: Beklagte), die "BEG Spedition

GmbH", um die Anteile an der Klägerin zu übernehmen. Zu der Anteilsüber-

nahme kam es in der Folgezeit nicht. Der Beklagte übernahm bei der Beklagten

die Geschäftsführung, die er bis zum 31. Juli 2005 ausübte. Im April 1998 grün-

dete er gemeinsam mit Angestellten der BTK S.A., einer Tochtergesellschaft

der Klägerin, die BTK Finance S.A. als Aktiengesellschaft belgischen Rechts.

4

Auf der Grundlage eines Vertrags von März/April 1998 zwischen der Klä-

gerin und der BTK S.A. wurde die Niederlassung der Klägerin in Kehl auf die

BTK S.A. übergeleitet und als deren selbständige Niederlassung im Handelsre-

gister eingetragen. Vertragsgemäß firmierte die Niederlassung anschließend

unter "BTK Spedition, Niederlassung der BTK S.A., B 4460 Grâce - Hollogne".

Mit Vertrag vom 25. September 1998 verkaufte die Klägerin ihre Anteile an der

BTK S.A. an die BTK Finance S.A. Ende September 1998 endete die Tätigkeit

des Beklagten als Geschäftsführer der Klägerin.

Am 11. Januar 2002 übernahm die Beklagte den Betrieb der Niederlas-

sung in Kehl und änderte ihre Firmierung in "BTK Spedition GmbH". Unter der

neuen Firma betrieb sie eine Spedition.

Die Klägerin nahm die Beklagten in einem vorausgegangenen Rechts-

streit wegen Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens auf Schadensersatz

in Anspruch. In diesem Verfahren verurteilte das Berufungsgericht die Beklag-

ten zur Rechnungslegung und stellte fest, dass sie gesamtschuldnerisch ver-

pflichtet sind, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der ihr aus der Verwen-

dung der Bezeichnung "BTK Spedition GmbH" und/oder "BTK Spedition" seit

5

6

dem 11. Januar 2002 entstanden ist und noch entstehen wird. Am 1. März 2006

änderte die Beklagte ihre Firmierung in "F. GmbH".

7

Nach einem vorausgegangenen Zwangsmittelverfahren bezifferten die

Beklagten die Umsätze im fraglichen Zeitraum auf 22.124.106,06 €. Davon ent-

fielen auf Geschäfte mit

inländischen Kunden Umsätze

in Höhe von

7.629.861,53 € und auf von Deutschland ausgehende oder in Deutschland ein-

gehende Geschäfte mit ausländischen Kunden Umsätze von 14.494.244,53 €.

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Die Klägerin hat ihren Schaden nach den Grundsätzen der Lizenzanalo-

gie berechnet. Sie hat die Auffassung vertreten, in die Schadensberechnung sei

der gesamte Umsatz in Höhe von 22.124.106,06 € einzubeziehen. Unter Zu-

grundelegung eines angemessenen Lizenzsatzes von 4% ergebe sich jeden-

falls die Klageforderung von 448.000 €. Hilfsweise hat die Klägerin den An-

spruch auf eine Pauschallizenz gestützt und die Zinsen als eigenständigen

Schadensersatzanspruch bis zur Höhe des eingeklagten Betrags geltend ge-

macht.

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Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

die Beklagten zu verurteilen,

1. als Gesamtschuldner an die Klägerin 448.000 € nebst Zinsen in Höhe von

fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 12. Juni 2006 und

2. für

an

die Klägerin

L. die Anwaltskanzlei , 6.612 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. Juni 2006 aus einem Betrag von 4.120 € sowie weiterer Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 19. Juli 2007 aus 2.492 € zu zahlen.

10

Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben behauptet,

die Umsätze mit inländischen Auftraggebern und Rechnungsempfängern hätten

im Zeitraum von Juli 2002 bis Dezember 2005 lediglich 7.235.786,18 € ausge-

macht. In der nach dem gerichtlichen Zwangsmittelbeschluss erteilten Auskunft

seien auch Umsätze enthalten, auf die sich die Auskunftspflicht nicht erstreckt

habe. Die Umsatzrendite betrage im Transportgewerbe lediglich ein Prozent, so

dass allenfalls eine Lizenz in Höhe von 0,3% des Umsatzes angemessen sei.

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Das Landgericht hat der Klage mit dem Klageantrag zu 1 in Höhe von

225.000 € sowie dem Klageantrag zu 2 in Höhe des in erster Instanz bean-

spruchten Betrags von 4.120 € stattgegeben und die Klage im Übrigen abge-

wiesen. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien Berufung eingelegt. Auf die

Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage mit den im Beru-

fungsrechtszug gestellten Anträgen in vollem Umfang stattgegeben. Die Beru-

fung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

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Mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision verfolgen die Beklagten ih-

ren Antrag auf Klageabweisung weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision

zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

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I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin auf der Grundlage der Berech-

nungsmethode der Lizenzanalogie einen Schadensersatzanspruch in Höhe von

448.000 € gemäß § 15 Abs. 5 MarkenG a.F. zuerkannt. Außerdem hat es die

Beklagten zur Zahlung der geltend gemachten Abmahnkosten verurteilt. Zur

Begründung hat es ausgeführt:

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Die Klägerin könne den Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen

der Lizenzanalogie berechnen. Die Überlassung von Unternehmenskennzei-

chen zur Benutzung durch Dritte gegen Entgelt sei im Allgemeinen rechtlich

möglich und verkehrsüblich. Für die Frage der Verkehrsüblichkeit komme es auf

die Verhältnisse in der Branche der Beteiligten nicht an. Auszugehen sei von

einem Lizenzsatz von mindestens zwei Prozent des Umsatzes, der im Zusam-

menhang mit der Kennzeichenverletzung erwirtschaftet worden sei. Der Ver-

kehrswert des verletzten Unternehmenskennzeichens sei nicht unerheblich. Bei

der Berechnung des Lizenzsatzes sei auch der Marktverwirrungsschaden zu

berücksichtigen. Die von der Beklagten behaupteten geringen Umsatzrenditen

in der Transportbranche seien für die Bemessung der fiktiven Lizenzgebühr

nicht maßgeblich. Auch ein Abschlag wegen der Benutzung des Zeichens BTK

durch andere Unternehmen sei nicht veranlasst, da eine solche Benutzung

nicht in nennenswertem Umfang dargetan sei.

15

Entsprechend den während des Berufungsverfahrens erteilten Auskünf-

ten der Beklagten sei von

lizenzpflichtigen Umsätzen

in Höhe von

22.124.106,06 € auszugehen. Die Beklagten handelten widersprüchlich und

treuwidrig, wenn sie behaupteten, ihre im Rahmen der Auskunft selbst gemach-

ten Angaben enthielten auch Geschäfte, die keine Verletzungshandlungen dar-

stellten. Die fiktive Lizenz in Höhe von 442.282,12 € sei verzugsunabhängig um

einen Zinsanteil seit Beginn der Verletzungshandlungen zu erhöhen. Auch ohne

nähere Bezifferung des Zinsanteils werde damit die Klageforderung in Höhe

von 448.000 € erreicht.

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17

Die Klägerin habe außerdem einen Anspruch auf Befreiung von der Ge-

bührenforderung ihrer Rechtsanwälte in der geltend gemachten Höhe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten ist be-

gründet und führt zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht,

soweit es einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 448.000 € bejaht hat.

Die Revision hat dagegen keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung

zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 6.612 € nebst Zinsen wendet.

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1. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stünde der dem

Grunde nach bereits rechtskräftig festgestellte Schadensersatzanspruch wegen

unberechtigter Benutzung des Unternehmenskennzeichens auch in der geltend

gemachten Höhe von 448.000 € gemäß § 15 Abs. 5 MarkenG a.F. nach den

Grundsätzen der Lizenzanalogie zu. Diese Beurteilung hält der rechtlichen

Nachprüfung nicht stand.

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a) Im Streitfall geht es nach den Feststellungen des Berufungsgerichts

um Rechtsverletzungen im Zeitraum vom 11. Januar 2002 bis zum 1. März

2006. Dieser Zeitraum liegt sowohl vor dem Inkrafttreten des Durchsetzungsge-

setzes am 1. September 2008 als auch vor dem 29. April 2006, dem Datum, bis

zu dem die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen

Eigentums nach ihrem Art. 20 Satz 1 spätestens von den Mitgliedstaaten um-

zusetzen war. Für den in Rede stehenden Schadensersatzanspruch ist deshalb

§ 15 Abs. 5 MarkenG a.F. einschlägig.

20

b) Bei der - von der Klägerin gewählten - Schadensberechnung nach den

Grundsätzen der Lizenzanalogie ist maßgeblich, was vernünftige Vertragspart-

ner bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des

Kennzeichens vereinbart hätten. Hierfür ist der objektive Wert der angemaßten

Benutzungsberechtigung zu ermitteln. Dieser besteht in der angemessenen und

üblichen Lizenzgebühr (BGH, Urt. v. 29.5.1962 - I ZR 132/60, GRUR 1962, 509,

513 - Dia-Rähmchen II; Urt. v. 6.10.2005 - I ZR 266/02, GRUR 2006, 136 Tz. 23

= WRP 2006, 274 - Pressefotos). Von diesen Grundsätzen ist auch das Beru-

fungsgericht ausgegangen.

21

c) Die Höhe der danach zu zahlenden Lizenzgebühr ist vom Tatrichter

gemäß § 287 ZPO unter Würdigung der besonderen Umstände des Streitfalls

nach seiner freien Überzeugung zu bemessen. Vom Revisionsgericht ist nur zu

prüfen, ob die Schadensschätzung auf grundsätzlich falschen oder offenbar

unsachlichen Überlegungen beruht oder ob wesentliche Tatsachen außer acht

gelassen worden sind, insbesondere, ob schätzungsbegründende Tatsachen,

die von den Parteien vorgebracht worden sind oder sich aus der Natur der Sa-

che ergeben, nicht gewürdigt worden sind (BGH GRUR 2006, 136 Tz. 24

- Pressefotos; BGH, Urt. v. 2.10.2008 - I ZR 6/06, GRUR 2009, 407 Tz. 23 =

WRP 2009, 319 - Whistling for a train, m.w.N.). Dieser Nachprüfung hält das

Berufungsurteil nicht in allen Punkten stand.

22

aa) Die Revision beanstandet allerdings ohne Erfolg, das Berufungsurteil

enthalte keine Feststellungen dazu, ob nach der Lebenserfahrung überhaupt

von einem Schadenseintritt bei der Klägerin auszugehen sei. Das Berufungsge-

richt habe den unter Beweis gestellten Vortrag der Beklagten nicht hinreichend

gewürdigt, wonach die Beklagte auf einem anderen Markt als die Klägerin tätig

sei. Die Beklagte bediene nahezu ausschließlich den Verkehrsmarkt nach

Frankreich, während die Klägerin schwerpunktmäßig auf dem innerdeutschen

Verkehrsmarkt tätig sei.

23

Für die Frage des Vermögensnachteils kommt es nicht darauf an, ob die

Parteien unmittelbar austauschbare Leistungen anbieten. Der Eintritt eines

Schadens ergibt sich schon daraus, dass der Kennzeicheninhaber den Eingriff

in sein Kennzeichenrecht als vermögenswertes Recht nicht hinnehmen muss

und jedenfalls Schadensersatz in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr be-

anspruchen kann (vgl. BGHZ 166, 253 Tz. 45 - Markenparfümverkäufe; 173,

269 Tz. 22 - Windsor Estate). Entscheidend ist, dass der Verletzte die Nutzung

nicht ohne Gegenleistung gestattet hätte (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1995

- I ZR 16/93, GRUR 1995, 349, 351 = WRP 1995, 393 - Objektive Schadensbe-

rechnung). Der Schadensausgleich besteht in der Zahlung einer angemesse-

nen Vergütung unter Zugrundelegung einer fingierten Lizenzerteilung. Dabei ist

eine abstrakte Betrachtungsweise geboten. Die Schadensberechnung nach der

Lizenzanalogie trägt gerade dem Umstand Rechnung, dass bei Schutzrechts-

verletzungen eine konkrete Vermögenseinbuße meist nicht hinreichend darge-

legt werden kann. Der Feststellung eines konkret entstandenen Schadens be-

durfte es deshalb nicht. Erforderlich ist nur, dass bei einem Schutzrecht der in

Rede stehenden Art ganz allgemein die Erteilung von Lizenzen verkehrsüblich

ist. Auf die Verhältnisse in der Branche, in der die Beteiligten tätig sind, kommt

es nicht an (BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 263/02, GRUR 2006, 143, 145 =

WRP 2006, 117 - Catwalk; a.A. Fritze, Festschrift für Erdmann, 2002, 291,

294 f.). Bei Unternehmenskennzeichen ist - wie das Berufungsgericht zutreffend

festgestellt hat - die Erteilung von Lizenzen verkehrsüblich (vgl. BGHZ 60, 206,

211 - Miss Petite). Weitere Feststellungen zum Schadenseintritt sind nicht er-

forderlich.

24

bb) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsgericht

habe bei seiner Beurteilung rechtsfehlerhaft Lizenzsätze als Vergleichsmaßstab

herangezogen, die allenfalls für Markenverletzungen als üblich angesehen wer-

den könnten. Bei der Verletzung von Unternehmenskennzeichen müsse von

deutlich niedrigeren Lizenzsätzen ausgegangen werden.

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(1) Zur Beurteilung der Frage, welcher Lizenzsatz bei der Verletzung ei-

nes Kennzeichenrechts angemessen ist, ist auf die verkehrsübliche Lizenzge-

bühr abzustellen, die für die Erteilung des Rechts zur Benutzung des Kennzei-

chens zu zahlen wäre (vgl. BGH GRUR 2006, 143, 146 - Catwalk). Bei Kenn-

zeichen spielen als wertbildender Faktor der Bekanntheitsgrad und der Ruf des

Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem kommt es auf das Maß der Ver-

wechslungsgefahr an (BGHZ 44, 372, 381 - Meßmer-Tee II; BGH, Urt. v.

3.7.1974 - I ZR 65/73, GRUR 1975, 85, 87 - Clarissa). Dabei ist es unbedenk-

lich, als Ausgangspunkt der Beurteilung die Bandbreite marktüblicher Lizenz-

sätze für die in Rede stehende Kennzeichenart heranzuziehen (vgl. BGHZ 119,

20, 26 - Tchibo/Rolex II; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 530 f.; Lange,

Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3216 ff.).

26

(2) Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegan-

gen. Es hat festgestellt, der übliche Rahmen für Kennzeichenlizenzen liege bei

Umsatzlizenzen zwischen einem Prozent und fünf Prozent, wobei zwischen

Marken und Unternehmenskennzeichen kein Unterschied bestehe. Die Revisi-

on zeigt schon keinen Vortrag auf, aus dem sich ergibt, dass für die Lizenzie-

rung von Unternehmenskennzeichen üblicherweise von einem niedrigeren Li-

zenzrahmen auszugehen ist als bei Marken. Selbst wenn dies der Fall wäre, ist

die Heranziehung des für Marken üblichen Lizenzrahmens jedenfalls im Streit-

fall als Ausgangspunkt nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat ange-

nommen, dass in der Transportbranche die Kennzeichnung der Dienstleistun-

gen mit Marken nicht unmittelbar und ohne weiteres möglich ist, so dass der

Verkehr in höherem Maße auf das Unternehmenskennzeichen achtet. Diese

Überlegung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, wonach der

Verkehr bei Dienstleistungen daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren

mit der Unternehmensbezeichnung gekennzeichnet werden (vgl. BGH, Urt. v.

18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 16 = WRP 2008, 802

- AKZENTA).

27

Das Berufungsgericht hat den festgestellten Lizenzrahmen lediglich als

groben Maßstab zugrunde gelegt. Es hat nicht verkannt, dass nach den Um-

ständen des Einzelfalls Abweichungen möglich sind. Bei der Feststellung des

Verkehrswerts des verletzten Kennzeichenrechts hat das Berufungsgericht zu-

treffend berücksichtigt, dass das Unternehmenskennzeichen "BTK" von der

Klägerin seit mehreren Jahrzehnten unter Erzielung beträchtlicher Umsätze be-

nutzt wurde. Dem Umstand, dass die Beklagten das Unternehmenskennzei-

chen nicht durch ein identisches Zeichen verletzt haben, hat das Berufungsge-

richt zu Recht keine den Lizenzsatz reduzierende Bedeutung beigemessen. Die

gegenüber dem Bestandteil "BTK" weiteren Zeichenbestandteile "Spedition

GmbH" und "Spedition" sind rein beschreibend und ändern an der hochgradi-

gen Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen nichts.

28

cc) Die Revision beanstandet auch ohne Erfolg, das Berufungsurteil ha-

be die Berechnungsarten der Herausgabe des Verletzergewinns und der Li-

zenzanalogie unzulässig vermengt, indem es bei der Bemessung der Lizenzge-

bühr auch einen durch die Kennzeichenverletzung verursachten Marktverwir-

rungsschaden berücksichtigt habe.

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Von einem bezifferten Marktverwirrungsschaden, der zusätzlich zur fikti-

ven Lizenzgebühr beansprucht werden kann (vgl. BGHZ 44, 372, 382

- Meßmer-Tee II; BGH GRUR 1973, 375, 378 - Miss Petite, insoweit nicht in

BGHZ 60, 211 abgedruckt), ist das Berufungsgericht nicht ausgegangen. Es hat

allerdings angenommen, dass bei der Verletzung eines Unternehmenskennzei-

chens durch ein nahezu identisches Unternehmenskennzeichen ein Marktver-

wirrungsschaden naheliegend und deshalb in die Bemessung der Lizenzgebühr

einzubeziehen ist. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstan-

den. Vernünftige Lizenzvertragsparteien würden in ihren Überlegungen zur an-

gemessenen Lizenzgebühr berücksichtigen, ob durch die Benutzungshandlun-

gen des Lizenznehmers ein Marktverwirrungsschaden eintritt (vgl. Ahrens/

Loewenheim, Der Wettbewerbsprozess, 6. Aufl., Kap. 69 Rdn. 7; Büscher in

Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rdn. 542; Fezer, Markenrecht,

4. Aufl., § 14 MarkenG Rdn. 1032; v. Schultz/Schweyer, Markenrecht, 2. Aufl.,

§ 14 Rdn. 270).

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dd) Entgegen der Ansicht der Revision ist auch keine Minderung eines

ansonsten angemessenen Lizenzsatzes geboten, weil das Zeichen "BTK" im

Verletzungszeitraum von anderen Unternehmen der Transportbranche benutzt

wurde.

31

(1) Grundsätzlich kann angenommen werden, dass Parteien eines Li-

zenzvertrags bei der Bemessung der Lizenzgebühr berücksichtigen, ob die in

Rede stehende Bezeichnung von Drittunternehmen in nennenswertem Umfang

benutzt wird. Durch Benutzungshandlungen, zu denen Dritte aufgrund vertragli-

cher Vereinbarungen mit dem Kennzeicheninhaber befugt sind, oder durch tole-

rierte Verletzungshandlungen wird der Verkehrswert des Rechts beeinflusst

(BGHZ 119, 20, 28 - Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 2006, 136 Tz. 26 - Presse-

fotos).

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(2) Davon ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Es hat jedoch

angenommen, dass der behauptete Inlandsumsatz der BTK S.A. von 300.000

bis 360.000 € jährlich im Vergleich zu den Umsätzen der Klägerin und der Be-

klagten zu gering ist, um den Wert des Klagekennzeichens zu verringern, und

dass der Umfang der Benutzung des Zeichens durch weitere Drittunternehmen

nicht dargelegt ist.

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Dagegen wendet sich die Revision mit der Begründung, vom Kennzei-

cheninhaber geduldete Verletzungshandlungen hätten unabhängig von ihrem

Umfang Einfluss auf den zu schätzenden Lizenzsatz. Dem kann nicht beigetre-

ten werden. Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass eine Minde-

rung des Verkehrswerts des Klagekennzeichens allenfalls in Betracht kommt,

wenn die Benutzungshandlungen einen Umfang erreicht haben, der geeignet

ist, die Kennzeichnungskraft des Zeichens zu schmälern (BGH GRUR 1993, 55,

58 - Tchibo/Rolex II, insoweit nicht in BGHZ 119, 20).

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Ohne Erfolg bleibt auch die Rüge der Revision, das Berufungsgericht

habe dadurch gegen § 139 ZPO verstoßen, dass es die Beklagten auf einen

unzureichenden Vortrag zum Umfang der Benutzung der Bezeichnung "BTK"

durch Drittunternehmen nicht hingewiesen habe. Die Rüge ist nicht ordnungs-

gemäß ausgeführt. Die Revision hat nicht dargelegt, was die Beklagten auf ei-

nen entsprechenden Hinweis vorgetragen hätten (vgl. BGH, Urt. v. 3.3.1998

- X ZR 14/95, NJW-RR 1998, 1268, 1270).

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ee) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es nicht darauf an, ob die

Beklagten bei einer anderen Konzernstruktur zur Führung der Bezeichnung

"BTK" berechtigt gewesen wären. Die Beklagten haben hierzu vorgetragen, der

Geschäftsbetrieb hätte weiterhin als Niederlassung der BTK S.A. geführt wer-

den können, die aufgrund des Vertrags von März/April 1998 zur Benutzung der

Abkürzung "BTK" berechtigt gewesen sei. Wäre der Verlust des Rechts zur Be-

nutzung der Bezeichnung "BTK" bedacht worden, hätten die Beteiligten auf die

Übertragung des Geschäfts auf die Beklagte verzichtet. Angesichts dieser Um-

stände wäre entweder ein Lizenzvertrag gar nicht geschlossen oder nur ein

ganz geringer Lizenzsatz vereinbart worden.

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Mit diesem Einwand können die Beklagten nicht gehört werden. Bei der

Lizenzanalogie kommt es nicht auf den konkreten Schaden, sondern auf den

objektiven Wert der Benutzungsberechtigung an. Ein Lizenzvertrag der im Ver-

kehr üblichen Art wird fingiert. Nicht maßgeblich ist, ob die Parteien aufgrund

ihrer persönlichen Verhältnisse überhaupt einen Lizenzvertrag abgeschlossen

hätten (vgl. BGHZ 44, 372, 379 f. - Meßmer-Tee II; 119, 20, 26 - Tchibo/

Rolex II; BGH GRUR 2006, 143, 145 - Catwalk) oder ob der Verletzer bereit

gewesen wäre, für seine Nutzungshandlungen eine Vergütung in dieser Höhe

zu zahlen (vgl. BGH GRUR 2009, 407 Tz. 22 - Whistling for a train, m.w.N.).

37

ff) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, bei der Schadensberechnung

müsse der Umsatz außer Betracht bleiben, der mit Altkunden der Niederlas-

sung zustande gekommen sei. Für diese sei nur die Kontinuität des Erbringers

der Dienstleistungen und nicht das Unternehmenskennzeichen "BTK" von Be-

deutung gewesen.

38

Es kann nicht angenommen werden, dass vernünftige Lizenzvertragspar-

teien bei einer nach den Umsätzen zu berechnenden Lizenz eine entsprechen-

de Differenzierung vorgenommen hätten. Die Aufteilung von Umsätzen unter

Kausalitätsüberlegungen ist bei der Bemessung des Lizenzentgelts wenig prak-

tikabel und trägt bereits den Grund für Streitigkeiten zwischen den Parteien

über die Höhe der Lizenzvergütung in sich. Gegen die von der Revision befür-

wortete Aufteilung spricht bei der Umsatzlizenz auch der Umstand, dass diese

Art der Lizenz eine Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens und nicht

für deren wirtschaftlichen Erfolg darstellt. Wer ein fremdes Kennzeichenrecht

benutzt, zeigt damit, dass er dem Kennzeichen einen Wert beimisst. Entgegen

der Ansicht der Revision lässt sich Abweichendes auch nicht der Senatsent-

scheidung "Tchibo/Rolex II" entnehmen. Dort hat der Senat ausgeführt, es sei

zu berücksichtigen, ob für die Kaufentschlüsse allein die Gestaltung als Imitat

oder auch andere Umstände eine wesentliche Rolle spielten (vgl. BGHZ 119,

20, 29 - Tchibo/Rolex II). Diese Ausführungen beziehen sich auf die Berech-

nung des Schadens nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzerge-

winns. Der Verletzergewinn ist aber nur insoweit herauszugeben, als er auf der

Rechtsverletzung beruht (BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 98/06, GRUR 2009, 856

Tz. 41 = WRP 2009, 1129 - Tripp-Trapp-Stuhl, zur Veröffentl. in BGHZ 181, 98

bestimmt). Diese Erwägungen sind auf die Berechnungsmethode nach der Li-

zenzanalogie nicht übertragbar.

39

Entgegen der Ansicht der Revision musste das Berufungsgericht bei der

Schätzung des angemessenen Lizenzsatzes auch nicht die von der Beklagten

im Jahre 2006 durchgeführte Kundenbefragung berücksichtigen, nach der die in

Rede stehende Unternehmensbezeichnung für die meisten Geschäftsbezie-

hungen nicht von Bedeutung gewesen sein soll. Die Kundenbefragung lässt

- wenn überhaupt - nur Rückschlüsse auf den tatsächlichen Erfolg der Kennzei-

chenbenutzung zu. Auf diese kommt es aber nicht an, weil für die Bemessung

des Lizenzentgelts die zum Zeitpunkt des Lizenzvertragsschlusses zu prognos-

tizierenden Gewinnaussichten maßgebend sind (vgl. BGH, Urt. v. 14.3.2000

- X ZR 115/98, GRUR 2000, 685, 688 - Formunwirksamer Lizenzvertrag).

40

Ohne Erfolg macht die Revision geltend, das Berufungsgericht habe den

Vortrag der Beklagten nicht berücksichtigt, wonach in der Transportbranche

nicht die jeweilige Unternehmensbezeichnung, sondern der persönliche Kontakt

zum Kunden entscheidend sei. Es ist nichts dafür ersichtlich, dass dieser Um-

stand bei freien Lizenzvertragsverhandlungen einen das Lizenzentgelt reduzie-

renden Einfluss gehabt hätte. Das Unternehmenskennzeichen verkörpert den

guten Ruf des Unternehmens auch in Fällen, in denen der Kundenstamm auf

persönlichen Kontakten beruht.

41

gg) Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das

Berufungsgericht seiner Beurteilung den von der Klägerin behaupteten Ge-

samtumsatz aus schadensersatzpflichtigen Handlungen von 22.124.106,06 €

zugrunde gelegt hat.

42

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagten hätten sich

mit dem Bestreiten der Umsätze widersprüchlich und treuwidrig verhalten. Die

Beklagten hätten der Klägerin zur Erfüllung ihrer Rechnungslegungspflicht am

16. April 1997 eine CD-ROM mit zwei Excel-Dateien übersandt. Die eine Datei

habe Geschäfte mit deutschen Kunden

in einer Umsatzhöhe von

7.629.861,53 € zum Gegenstand gehabt. In der zweiten Datei seien Geschäfte

mit ausländischen Kunden und einem Umsatzvolumen von 14.494.244,53 €

angeführt, bei denen der Absende- oder Empfangsort in Deutschland gelegen

habe. Die Beklagten hätten zwar geltend gemacht, die Auslandsumsätze beträ-

fen keine zum Schadensersatz verpflichtenden Handlungen. Die Beklagten

könnten aber im Betragsverfahren nicht den Standpunkt einnehmen, die von

ihnen selbst erteilten Auskünfte enthielten auch Angaben zu Geschäften, die

keine Verletzungshandlungen seien.

43

(2) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt ein widersprüchli-

ches Verhalten der Beklagten nicht vor. Diese behaupten nicht, ihre Auskunft

sei falsch gewesen. Sie haben vielmehr bereits bei der Auskunftserteilung an-

gegeben, dass sich die Umsätze der zweiten Datei auf Geschäfte mit ausländi-

schen Auftraggebern beziehen, bei denen

lediglich der Absende- oder

Empfangsort im Inland liegt. Die Beklagten konnten zum Zeitpunkt der Aus-

kunftserteilung nicht zweifelsfrei beurteilen, ob diese Geschäfte Handlungen

darstellten, die das Kennzeichenrecht der Klägerin verletzten. Es stellt kein wi-

dersprüchliches Verhalten dar, wenn die Beklagten auch diese Umsätze im

Rahmen der Erfüllung des Auskunftsverlangens angegeben haben, um in je-

dem Fall eine vollständige Auskunft zu erteilen, im Schadensersatzprozess je-

doch den Standpunkt einnehmen, die Umsätze seien mangels Inlandsbezug für

die Lizenzbemessung nicht maßgeblich.

44

(3) Die Berücksichtigung der mit Auslandskunden getätigten Umsätze

erweist sich jedoch im Ergebnis als zutreffend. Nach dem Territorialitätsprinzip,

das auf Unternehmenskennzeichen anwendbar ist, beschränkt sich der Schutz-

bereich eines inländischen Kennzeichens auf das Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland (BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432

= WRP 2005, 493 - HOTEL MARITIME). Die Benutzung des Unternehmens-

kennzeichens ohne jeden Inlandsbezug stellt deshalb keine Verletzung eines

inländischen Kennzeichenrechts dar. Mangels gegenteiliger Feststellungen ist

aber davon auszugehen, dass die in Deutschland ansässige Beklagte ihren

ausländischen Kunden ihre Leistungen von Deutschland aus angeboten und in

Rechnung gestellt hat. Gegenteiliges hätten die Beklagten darlegen müssen.

Entsprechenden Vortrag zeigt die Revision nicht auf. Damit besteht ein ausrei-

chender Inlandsbezug. Das Angebot der Dienstleistungen der Beklagten aus

dem Inland stellt einen selbständigen zeichenrechtlichen Verletzungstatbestand

dar. Dies ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung der markenrechtli-

chen Bestimmung des § 14 Abs. 3 Nr. 3 Fall 1 MarkenG auf Unternehmens-

kennzeichen. Die Voraussetzungen dieser Bestimmung sind auch erfüllt, wenn

eine Ware oder Dienstleistung bestimmungsgemäß lediglich im Ausland in Ver-

kehr gebracht oder erbracht werden soll (vgl. BGH, Urt. v. 19.1.1989

- I ZR 217/86, GRUR 1990, 361, 363 - Kronenthaler; Fezer aaO § 14 MarkenG

Rdn. 857). Erst recht besteht ein hinreichender Inlandsbezug, wenn im Inland

angebotene Dienstleistungen - wie hier - zumindest teilweise im Inland erbracht

werden sollen. Für den Tatbestand des Anbietens kommt es nicht darauf an, ob

das Klagekennzeichen auch bei der Leistungserbringung i.S. des § 14 Abs. 3

Nr. 3 Fall 2 MarkenG benutzt worden ist. Ebenso ist die Benutzung des Zei-

chens in Geschäftspapieren einschließlich Rechnungen ein selbständiger zei-

chenrechtlicher Verletzungstatbestand (hierzu § 14 Abs. 3 Nr. 5 MarkenG).

45

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts bedarf es keiner Feststel-

lungen, ob der Inlandsbezug eine bestimmte wirtschaftliche Relevanz aufweist.

Eine entsprechende Beschränkung ist nur in besonderen Fallkonstellationen

erforderlich, in denen einer uferlosen Ausdehnung des nationalen Kennzeichen-

rechts entgegengewirkt werden muss, wie dies etwa bei Kennzeichenverletzun-

gen im Internet in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2005, 431, 432 - HOTEL

MARITIME). Eine vergleichbare Interessenlage ist hier nicht gegeben, weil die

Leistungen vom Inland aus angeboten und bestimmungsgemäß zumindest teil-

weise auch im Inland erbracht wurden.

46

hh) Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg gegen die Annahme ei-

nes fiktiven Lizenzsatzes von 2%. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerhaft

dem Vortrag der Beklagten keine Bedeutung beigemessen, nach dem die Ren-

dite im gesamten Transport- und Speditionsgewerbe bei maximal 1% des Um-

satzes liegt.

47

(1) Das Berufungsgericht hat angenommen, geringe Umsatzrenditen er-

laubten nicht den Schluss, dass beim Abschluss eines entsprechenden Lizenz-

vertrages vernünftige Vertragspartner auch geringere Lizenzsätze vereinbart

hätten. Eine ansonsten angemessene Lizenz werde nicht dadurch unangemes-

sen, dass bei deren Vereinbarung kein Gewinn mehr erwirtschaftet werde. Bei

der Ermittlung des Lizenzsatzes sei deshalb die niedrige im Transportgewerbe

zu erzielende Umsatzrendite nicht zu berücksichtigen.

48

49

(2) Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen zu der im Transportge-

werbe üblicherweise zu erzielenden Umsatzrendite getroffen. Zugunsten der

Beklagten ist im Revisionsverfahren daher davon auszugehen, dass - wie von

den Beklagten vorgetragen - die übliche Umsatzrendite im Transportgewerbe

lediglich 1% beträgt. Dieser Umstand kann bei der Bestimmung des angemes-

senen Lizenzentgelts nicht außer Betracht bleiben. Während es für die Frage

der Verkehrsüblichkeit einer Lizenzierung nur auf eine abstrakte Betrachtungs-

weise ankommt und nicht danach zu fragen ist, ob Zeichenlizenzierungen in der

jeweiligen Branchen üblich sind, sind bei der Bestimmung der Höhe des Li-

zenzsatzes alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzver-

handlungen Einfluss auf die Höhe der Vergütung gehabt hätten (vgl. BGH

GRUR 2006, 143, 146 - Catwalk). Hierzu gehören auch die in der Branche übli-

chen Umsatzerlöse. Ein vernünftiger Lizenznehmer wird regelmäßig kein Li-

zenzentgelt vereinbaren, das doppelt so hoch ist, wie der zu erwartende Ge-

winn. Zwar wird sich dem Lizenznehmer aufgrund der Benutzung eines wertvol-

len Unternehmenskennzeichens häufig die Chance eröffnen, mit höheren Prei-

sen kalkulieren zu können. Je geringer jedoch die branchenübliche Umsatzren-

dite und je umkämpfter damit der Markt ist, desto weniger wird es dem Lizenz-

nehmer möglich sein, höhere Preise am Markt durchzusetzen. Die branchenüb-

liche Umsatzrendite hat deshalb Einfluss auf den objektiven Wert der Nut-

zungsberechtigung. Die wirtschaftliche Bedeutung des geschützten Lizenz-

rechts wirkt sich auch in den Gewinnaussichten aus, die sich unter Verwendung

des Schutzrechts erzielen

lassen

(vgl. BGH GRUR 2000, 685, 688

- Formunwirksamer Lizenzvertrag). Das Berufungsgericht hätte deshalb die be-

hauptete geringe Umsatzrendite bei der Schätzung der angemessenen Lizenz-

gebühr berücksichtigen müssen.

50

Die Berücksichtigung der Umsatzrendite verstößt nicht gegen das Verbot

der Verquickung der verschiedenen Berechnungsmethoden bei der Bemessung

des Schadensersatzes. Zwar ist bei der Schadensberechnung nach der Lizenz-

analogie nicht zu berücksichtigen, ob und gegebenenfalls welchen Gewinn der

Verletzer bei der rechtswidrigen Benutzung gemacht hat, weil der Verletzer

nicht schlechter, aber auch nicht besser stehen soll als ein Lizenznehmer, bei

dem im Falle der Vereinbarung einer Umsatzlizenz der später tatsächlich erziel-

te Gewinn keine Rolle spielt (vgl. BGHZ 119, 20, 27 - Tchibo/Rolex II). Zu be-

rücksichtigen ist jedoch, welchen Gewinn vernünftige Vertragsparteien bei Ab-

schluss des Lizenzvertrages prognostiziert hätten, sofern es - wie im Streitfall

nach Behauptung der Beklagten - dafür Anhaltspunkte gibt.

51

2. Die Revision ist unbegründet, soweit sie sich gegen die Verurteilung

zur Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 6.612 € nebst Zinsen richtet. Zum

Schadensersatz gehört auch die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten, die

der Klägerin bei der Geltendmachung ihres Schadensersatzanspruchs entstan-

den sind. Die Klägerin macht für die Einschaltung ihres Rechtsanwalts eine

2,0-fache Geschäftsgebühr gemäß Nr. 2300 RVG-VV aus einem Streitwert von

560.000 € geltend. Die Beurteilung der Angemessenheit von Abmahnkosten

liegt im Ermessen des Tatrichters (BGH, Urt. v. 16.3.2000 - I ZR 229/97, GRUR

2002, 187, 190 = WRP 2000, 1131 - Lieferstörung). Das Berufungsgericht hat

ausgeführt, der von der Klägerin zugrunde gelegte Geschäftswert von

560.000 € sei zum Zeitpunkt der Entstehung des Gebührenanspruchs aufgrund

der damaligen Umsatzangaben der Beklagten angemessen gewesen. Diese

Ausführungen, gegen die die Revision keine Rügen erhebt, lassen keinen

Rechtsfehler erkennen. Eine höhere als die 1,3-fache Gebühr kann allerdings

nach Nr. 2300 RVG-VV nur gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich

oder schwierig war. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, die zweifache

Gebühr rechtfertige sich aus Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Ver-

letzungszeitraum, der Vielzahl von Verletzungshandlungen und dem Fehlen

gefestigter Lizenzsätze. Diese Ausführungen sind revisionsrechtlich nicht zu

beanstanden.

52

3. Das Berufungsurteil kann deshalb hinsichtlich der Verurteilung zu I 1

keinen Bestand haben. Es ist auf die Revision der Beklagten aufzuheben. Da

noch weitere Feststellungen zur Höhe der angemessenen Lizenzvergütung zu

treffen sind, ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen.

53

54

III. Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Aufgrund des Tätigkeitszuschnitts der Beklagten kommt in Betracht,

dass ein erheblicher Teil ihrer Dienstleistungen nur einen geringen Inlandsbe-

zug aufweist. Das Angebot dieser Leistungen betrifft den territorialen Geltungs-

bereich des Unternehmenskennzeichens der Klägerin nur insoweit, als der Ab-

sende- oder Empfangsort in Deutschland liegt oder das Angebot oder die

Rechnungsstellung vom Inland aus erfolgt sind. Bei freien Lizenzverhandlungen

hätten vernünftige Lizenzvertragsparteien diesem Umstand bei der Bemessung

der Lizenzvergütung Rechnung getragen. Die Verletzung des Schutzbereichs

des Kennzeichenrechts wiegt weniger schwer, wenn der territoriale Geltungsbe-

reich durch die Dienstleistungen nur zum Teil betroffen ist.

55

2. Unterschreitet der unter Berücksichtigung der noch zu treffenden Fest-

stellungen zu schätzende Schaden nach der Lizenzanalogie den eingeklagten

Betrag, ist er um einen verzugsunabhängigen Zinsschaden zu erhöhen, wenn

bei freien Lizenzverhandlungen üblicherweise eine Fälligkeitsabrede getroffen

worden wäre. Der Verletzer zahlt nicht - wie regelmäßig ein vertraglicher Li-

zenznehmer - in kurzen zeitlichen Abständen, sondern erheblich später. Da der

Verletzer nicht besser stehen darf als ein vertraglicher Lizenznehmer, muss in

einem solchen Fall die Zinspflicht auch für den Verletzer gelten (vgl. BGHZ 82,

299, 309 - Kunststoffhohlprofil II; 82, 310, 322 - Fersenabstützvorrichtung; OLG

Düsseldorf GRUR-RR 2003, 209, 211; Kochendörfer, ZUM 2009, 389, 393).

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:

LG München I, Entscheidung vom 09.11.2006 - 17 HKO 9587/06 -

OLG München, Entscheidung vom 02.08.2007 - 29 U 5626/06 -