BGH Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 79/06

I. Zivilsenat

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 79/06

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 4. April 2006 wird auf Kosten

der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-,

Paket-, Transport- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der

mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetrage-

nen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen

Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienst- leistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Brie- fen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und

unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Be-

standteil "Post" gebildet sind. Dazu rechnet auch die Wortmarke Nr. 396 36 421

"Deutsche Post" (Priorität 21. August 1996), die für die Dienstleistungen

"Transportwesen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen sowie

Telekommunikation" eingetragen ist. Zugunsten der Klägerin ist zudem die

Wortmarke Nr. 300 02 483 "DP" (Priorität 14. Januar 2000) unter anderem ein-

getragen für

Transport, Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sen- dungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, Ein- sammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen.

Weiterhin sind für die Klägerin Wort- und Wort-/Bildmarken mit den

Wortbestandteilen "EURO" und "EUROMAIL" für Transportwesen, Briefdienst-,

Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen eingetragen.

Die Beklagte zu 1, die unter EP Europost AG & Co. KG firmierte, ist ein

auf dem Transport-, Logistik- und Telekommunikationssektor tätiges Unter-

nehmen. Die Beklagte zu 2 ist die persönlich haftende Gesellschafterin der

Beklagten zu 1; sie firmierte früher unter EP Europost AG. Die Beklagte zu 1 ist

Inhaberin der am 4. Januar 2002 angemeldeten, für die im Klageantrag I 1 a

angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wortmarke

Nr. 302 00 267.7 "EP EUROPOST", der am 21. Februar 2003 angemeldeten,

für die im Klageantrag zu I 1 b wiedergegebenen Waren und Dienstleistungen

eingetragenen Wortmarke Nr. 303 08 712.5 "EP Europost - Die Economy Post"

und der am 15. April 2002 angemeldeten, für die im Klageantrag zu I 1 c

angeführten Waren und Dienstleistungen eingetragenen Wort-/Bildmarke "EP

EUROPOST".

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Marken und ihr Unternehmens-

kennzeichen würden durch die Verwendung der Kennzeichen der Beklagten

verletzt.

Sie hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - bean-

tragt,

I. Die Beklagte zu 1 zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr

a) das Zeichen "EP EUROPOST" für die Waren und/oder

Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -netze, gespei- cherte Computerprogramme; elektronische Vorrichtungen für Netzdienste für die Abrechnung und Frankierung von Post- sendungen auf elektronischem Weg; Frankierungskontrollge- räte; Frankiermaschinen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikati- on; elektronische Übertragung von Nachrichten und Informati- onen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung und Ausliefe- rung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; An- mietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Wa- ren; Kurierdienste; fachliche Betreuung, Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen

von Programmen für die Datenverarbeitung; Umwandlung von Datenelementen in elektronische Dokumente

b) und/oder das Zeichen "EP Europost - Die Economy Post"

für die Waren und/oder Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -programme; ge- speicherte Computerprogramme; elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Ap- parate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, CD-Player (insbesondere für CD-ROMs), Chips (integ- rierte Schaltkreise), Kodierer (Datenverarbeitung), Disketten- laufwerke, Telefon- und Telegrafendrähte, Drucker für Compu- ter, Ton- und Bildempfangsgeräte, Entstörgeräte (für Elektrizi- tät), Fernschreiber, Fernsehapparate, Fernsprechapparate, elektrodynamische Signal-Fernsteuergeräte, Filmkameras, Frankierungskontrollgeräte, Funksprechgeräte, Funktelegra- fiegeräte, Elektro- und Koaxialkabel, elektrische Schaltgeräte, integrierte Schaltkreise, Wechselsprechapparate, Mobiltelefo- ne, elektrische Überwachungsapparate, Verbindungsteile (Elektrizität), Verteilerschränke (Elektrizität), Verteilertafeln (Elektrizität), Videobildschirme (alle vorgenannten Waren ins- besondere zur Verwendung und Erstellung von Computernet- zen und für die Abrechnung und Frankierung von Postsen- dungen auf elektrischem Weg); Frankiermaschinen; Briefmar- ken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Ver- sicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilien- wesen, insbesondere Finanzanalysen, Einziehung von Au- ßenständen, Ausgabe von Krediten, Bankgeschäfte, Home- banking, Beleihen von Gebrauchsgütern, finanzielle Beratung; Übernahme von Bürgschaften und Kautionen; Vergabe von Darlehen; Factoring; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); Finanzierungen; Ver- mittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Gebäudeverwal- tung; Verpachtung, Verwaltung und Vermittlung von Immobi- lien; Investmentgeschäfte; elektronischer Kapitaltransfer; Kre- ditvermittlung; Vermögensverwaltung (auch durch Treuhän- der); Telekommunikation; geschützte Signalübertragung; Aus- künfte in Bezug auf Telekommunikation; elektronische Über- tragung von Nachrichten und Informationen; (gesicherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versand-

wesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Briefen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auftrag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmitteln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; technische Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekommunikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpackung von Waren; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Konvertieren von Computerprogram- men und -daten (ausgenommen physische Veränderungen); Konvertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt

c) und/oder das Zeichen "EP EUROPOST" für die Waren

und/oder Dienstleistungen:

Briefkästen aus Metall; Computergeräte und -programme, elektronische Vorrichtungen (auch zur Verwendung und Er- stellung von Computernetzen); gespeicherte Computerpro- gramme; elektronische Vorrichtungen für Netzdienste für die Abrechnung und Frankierung von Postsendungen auf elektro- nischem Weg; Frankierungskontrollgeräte; Frankiermaschi- nen; Briefmarken; Briefkästen, weder aus Metall noch aus Mauerwerk; Telekommunikation; geschützte Signalübertra- gung; Auskünfte in Bezug auf Telekommunikation; elektroni- sche Übertragung von Nachrichten und Informationen; (gesi- cherte) Transporte; Transport- und Lagerwesen; Post- und Versandwesen, nämlich Zustellung und Auslieferung von Brie- fen und Paketen; Verpackung von Waren; Anmietung im Auf- trag für Rechnung Dritter sowie Vermietung von Transportmit- teln; Auskünfte in Bezug auf den Transport, die Beförderung, die Lagerung und die Verpackung von Waren; Kurierdienste; Beratung, Forschung und Entwicklung in Bezug auf Telekom- munikation, Transport, Beförderung, Lagerung und Verpa- ckung von Waren; Erstellen von Computerprogrammen für die Datenverarbeitung; Konvertieren von Computerprogrammen und -daten (ausgenommen physische Veränderungen); Kon- vertieren von Daten oder Dokumenten von physischen auf elektronische Medien und umgekehrt

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

2. es zu unterlassen,

den Slogan "Die Economy Post" im geschäftlichen Verkehr

im Zusammenhang mit Kurierdienstleistungen und/oder der

Beförderung, Zustellung und/oder Auslieferung von Briefen

und/oder Paketen zu benutzen und/oder benutzen zu lassen;

3. in die Löschung der deutschen Markenregistrierungen

Nr. 302 00 267 "EP EUROPOST", Nr. 303 08 714 "EP Euro-

post - Die Economy Post" sowie Nr. 302 18 039 "EP EURO-

POST" gegenüber dem deutschen Patent- und Markenamt

einzuwilligen.

Die Klägerin hat die Beklagten weiter auf Auskunftserteilung in Anspruch

genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (LG Hamburg MD 2005,

587). Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungs-

gericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Die Beklagten beantragen, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin gegen die Beklagten

geltend gemachten Ansprüche aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5

und 6 MarkenG) und aus dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2 bis 5

MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den Wort- und

Wort-/Bildmarken der Beklagten zu 1 bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S.

von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Dienstleistungen des Post- und

Versandwesens, für die die kollidierenden Marken geschützt seien, bestehe

Dienstleistungsidentität. Im Übrigen könne eine hochgradige Dienstleistungs-

und Warenähnlichkeit unterstellt werden.

Die Klagemarke "POST" verfüge auch unter Berücksichtigung der vorge-

legten demoskopischen Gutachten nur über eine schwache Kennzeichnungs-

kraft. Gegenteiliges folge auch nicht aus einer intensiven Benutzung der Marke

und den von der Klägerin behaupteten Werbeaufwendungen. Zwischen der

Klagemarke "POST" und den angegriffenen Zeichen fehle die erforderliche Zei-

chenähnlichkeit. Die Marken der Beklagten zu 1 würden nicht durch den Wort-

bestandteil "POST" geprägt. Diesem komme in den Kollisionszeichen auch kei-

ne selbständig kennzeichnende Stellung zu. Danach bestehe weder eine unmit-

telbare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren

Sinn.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sei

ebenfalls nicht gegeben. Der von Haus aus rein beschreibende Begriff "POST"

habe sich nicht aufgrund wiederholter Verwendung als Stammbestandteil einer

Zeichenserie durchgesetzt.

Aus diesen Gründen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr i.S. von

§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke "Deutsche Post" und den

weiteren mit dem Stammbestandteil "Post" gebildeten Klagemarken einerseits

und den angegriffenen Marken der Beklagten zu 1 andererseits.

Im Übrigen stehe dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf-

grund der Klagemarke "POST" die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG entge-

gen. Der Begriff "POST" sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Kol-

lisionszeichen geschützt seien, beschreibend oder weise stark beschreibende

Anklänge auf. Seine Verwendung in den angegriffenen Zeichen sei im Hinblick

auf die Öffnung des staatlichen Postmonopols und des gemeinschaftsrechtlich

erwünschten Wettbewerbs nicht unlauter.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergebe sich, dass sich auch aus

dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin kein Unterlassungsanspruch

nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG herleiten lasse.

Die Unterlassungsanträge seien weiterhin nicht aufgrund des Bekannt-

heitsschutzes der Klagemarke "POST" und des Unternehmenskennzeichens

der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG begründet. Aus

den Ausführungen zu § 23 Nr. 2 MarkenG folge, dass eine Ausnutzung oder

Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der be-

kannten Zeichen "POST" nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Wei-

se erfolge.

Der Unterlassungsanspruch folge auch nicht aus der Wortmarke

Nr. 300 02 483 "DP" und der Klagemarke "EUROMAIL" sowie den weiteren

Wort- und Wort-/Bildmarken mit dem Bestandteil "EURO". Die Klägerin habe

eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marken nicht dargelegt. Eine Ver-

wechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und den angegriffenen Zeichen

der Beklagten liege ebenfalls nicht vor.

Für das mit dem Klageantrag I 2 begehrte Verbot der Verwendung des

Slogans "Die Economy Post" in jedweder Verletzungsform fehle bereits die Be-

gehungsgefahr. Die Beklagten hätten den Slogan nicht isoliert, sondern nur im

Zusammenhang mit der Bezeichnung "EP EUROPOST" benutzt. Es fehle au-

ßerdem ein markenmäßiger Gebrauch des angegriffenen Slogans und zudem

seien die Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG gegeben.

Da kein Eingriff in den Schutzbereich der Klagekennzeichen gegeben

sei, bestünden auch die mit den weiteren Klageanträgen verfolgten Ansprüche

auf Einwilligung in die Löschung der Marken und auf Auskunftserteilung nicht.

Auch ein Schadensersatzanspruch sei nicht gegeben.

B. Die Revision ist unbegründet.

I. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe kein Unter-

lassungsanspruch gegen die Beklagte zu 1 aus der Klagemarke Nr. 300 12 966

"POST" gegen die Verwendung der Marken Nr. 302 00 267 "EP EUROPOST",

Nr. 303 08 712 "EP Europost - Die Economy Post" und Nr. 302 18 039 "EP

EUROPOST" zu, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke

"POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Mar-

ke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat

hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatent-

gericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt

hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Lö-

schungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im

Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verlet-

zungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008

- I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).

2. Zwischen der Klagemarke "POST" und den Kollisionszeichen besteht

jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung zutreffend angenommen,

dass zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und

den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst

der angegriffenen Marken Dienstleistungsidentität besteht. Es hat für das Ver-

hältnis sämtlicher übrigen Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen

eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit angenommen. Das ist

im Hinblick auf die Vielzahl der Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug

zum Transportwesen aufweisen und für die die angegriffenen Marken ebenfalls

geschützt sind, zumindest zweifelhaft. Das Berufungsgericht hat jedoch keine

Feststellungen zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit getroffen, sondern

eine hochgradige Ähnlichkeit nur unterstellt. Ihm obliegt jedoch die tatrichterli-

che Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind

(BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 23 = WRP 2007,

1466 - Kinderzeit). Demzufolge ist für die rechtliche Beurteilung in der Revisi-

onsinstanz zugunsten der Klägerin von hochgradiger Waren- und Dienstleis-

tungsähnlichkeit auszugehen, soweit das Berufungsgericht keine Dienstleis-

tungsidentität festgestellt hat.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke "POST" ver-

füge über allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Als rein beschreibende

Bezeichnung komme ihr für die eingetragenen Dienstleistungen keine originäre

Unterscheidungskraft zu. Die Marke sei nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung

eingetragen worden. Durch die Verkehrsdurchsetzung habe die Klagemarke

keine normale oder gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zu berücksichti-

gen sei, dass die Bezeichnung "POST" im Rahmen eines staatlichen Monopols

benutzt worden sei und die Klägerin im Zeitpunkt der Entscheidung in der Beru-

fungsinstanz immer noch über eine gesetzliche Exklusivlizenz verfüge. Die Zei-

chennutzung innerhalb staatlicher Monopole beruhe auf der andere Wettbe-

werber ausschließenden Gesetzeslage. Diese begründe keine wettbewerbliche

Leistung und rechtfertige nicht die Zuerkennung normaler oder gesteigerter

Kennzeichnungskraft. Zu berücksichtigen sei auch das gemeinschaftsrechtliche

Ziel einer Liberalisierung des Postmarktes. Ohne eine Beschränkung des

Schutzumfangs der Klagemarke werde es Wettbewerbern versagt, Kennzei-

chen auf ähnliche Weise zu bilden. Die übrigen von der Klägerin vorgetragenen

Umstände könnten eine Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht

bewirken. Die behaupteten Werbeaufwendungen seien im Hinblick auf die Kla-

gemarke "POST" nicht substantiiert. Die vorgelegten Verkehrsbefragungen sei-

en ebenfalls nicht geeignet, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu bele-

gen. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Für das Revisionsver-

fahren ist vielmehr von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST"

auszugehen.

aa) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten

Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die

die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die

Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der

Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der

beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf-

grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen

(EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734

Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421

= GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005

- C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159

- Nestlé/Mars).

bb) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ergebnis zutreffend davon

ausgegangen, dass die Klagemarke "POST" ohne Verkehrsdurchsetzung i.S.

von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht schutzfähig ist, weil ihrer Eintragung als be-

schreibende Angabe das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ent-

gegensteht.

(1) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintra-

gung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Ver-

kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sons-

tiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Von einem die

Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen

sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der

möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl.

EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146

Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, - I-1619,

GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05,

GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

(2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff

"POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete,

Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beför-

derten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen,

bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegen-

stand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetra-

gen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede ste-

henden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008

- I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; BGH GRUR 2008, 798

Tz. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.10.2008

- I ZB 48/07 - POST II).

cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es nur eine al-

lenfalls schwache Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung

eingetragenen Marke angenommen hat, halten dagegen der rechtlichen Nach-

prüfung nicht stand. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von einer norma-

len Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

(1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen re-

gelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v.

5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-

Dach; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungs-

schwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür

besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um-

stände nicht darin gesehen werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin,

die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit

der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung

des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-

Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unterneh-

men an der Verwendung des die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden

Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet

sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3

MarkenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach

dem festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch

andere Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg.

1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee).

Von diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der

aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. De-

ren Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen,

um Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identi-

scher oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr

ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise

gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutz-

schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im

Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise"

Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25

- CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG

BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001,

1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).

Allerdings kann der Umstand, dass der Markeninhaber über eine Mono-

polstellung verfügt, nicht nur Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzungen

der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 3 Abs. 3

MarkenRL EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR

2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington), sondern auch auf die

Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben. In einer derarti-

gen Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimm-

te Leistung als einziger anbietet, ist darauf zu achten, ob der Verkehr, der die

von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem An-

gebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis

auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem

solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit diesem

Inhaber in Verbindung bringt, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu

erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006

- I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Entspre-

chendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Mono-

polstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor

beeinflusst.

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Es hat unterstellt, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche

Bundespost, die Bezeichnung "POST" über viele Jahrzehnte im Zusammen-

hang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen sowie in der Werbung intensiv

benutzt haben und die Benutzung durch die Deutsche Bundespost als Rechts-

vorgängerin der Klägerin zeichenrechtlich zuzuordnen ist. Das Berufungsgericht

hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Ver-

kehrskreise den beschreibenden Begriff "POST" mit der Klägerin nur aufgrund

der früheren Monopolstellung in Verbindung bringen und das Zeichen nicht als

Herkunftshinweis auffassen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten

der Klägerin davon auszugehen, dass der Umstand, dass das Publikum die in

Rede stehenden mit der Bezeichnung "POST" gekennzeichneten Dienstleis-

tungen als von der Klägerin stammend erkennt, auf der Benutzung der Be-

zeichnung "POST" als Marke durch die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin

beruht. Damit besteht aber kein Anhalt für eine unterdurchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke.

(3) Entgegen der Ansicht der Revision besteht allerdings auch keine

Veranlassung, eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke

"POST" anzunehmen. Das Berufungsgericht hat die Werbeaufwendungen der

Klägerin im Zeitraum von 1997 bis 2003 von jährlich zwischen 60 Millionen €

und 390 Millionen € zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft

der Klagemarke nicht herangezogen, weil die Klägerin nicht angegeben hat,

welche Anteile der Werbeaufwendungen auf die Klagemarke "POST" entfallen.

Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.

Entsprechendes gilt für die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsbeispiele

für die Verwendung der Klagemarke "POST". Nach den Feststellungen des Be-

rufungsgerichts wird die Klagemarke überwiegend nur gemeinsam mit der Far-

be Gelb, dem Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und teilweise

zusammen mit dem stilisierten Posthorn verwandt. Den Schluss auf eine über-

durchschnittliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST"

aufgrund der Verwendungsbeispiele hat das Berufungsgericht daher zu Recht

nicht gezogen.

Das Berufungsgericht hat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der

Klagemarke "POST" über das für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß

hinaus auch nicht den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen ent-

nommen. Es hat hierzu ausgeführt, das I. -Gutachten von Mai 2000 weise

einen Anteil von 71% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST"

der Markeninhaberin zuordneten. Aus den Verkehrsgutachten für November/

Dezember 2002 und dem Ergänzungsgutachten von 2004 der N.

folge ein Zuordnungsgrad von 82,4% der Gesamtbevölkerung. Von einem hö-

heren Grad der Verkehrsdurchsetzung geht auch die Revision nicht aus. Sie

meint jedoch, aus diesem Durchsetzungsgrad folge eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke. Dem kann nicht zugestimmt werden. Aus ei-

nem Durchsetzungsgrad von 82,4% oder 84,6%, wie die Klägerin ebenfalls gel-

tend gemacht hat, folgt keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur aufgrund

Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke "POST".

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgra-

des kann nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn

- sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtferti-

gen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht

unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001

- I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND

SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP

2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die

fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein

Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut-

lich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20

- LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann nur bei einer

langen und intensiven Benutzung der Marke Unterscheidungskraft i.S. des (§ 8

Abs. 3 MarkenG) erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsan-

gabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL;

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436d). Dementsprechend hat der Senat

auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder

eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl.

BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; GRUR

2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markenge-

setz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 8 Mar-

kenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663;

a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 187). Davon ist

auch bei dem glatt beschreibenden Begriff "POST" auszugehen, so dass ein

Durchsetzungsgrad von deutlich über 80% den Anforderungen an eine Ver-

kehrsdurchsetzung der Bezeichnung "POST" für die in Rede stehenden Dienst-

leistungen nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008

- I ZB 48/07 - POST II), jedoch nicht zu einer überdurchschnittlichen Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke führt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem

T. -Gutachten von Januar 2006. Dieses Gutachten hat die Klägerin

erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen vorgelegt. Als neuer Tatsachen-

vortrag kann es in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden.

c) Das Berufungsgericht ist von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen der

Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken "EP EUROPOST" und "EP

Europost - Die Economy Post" ausgegangen und hat deshalb eine Verwechs-

lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint. Das ist aus Rechts-

gründen nicht zu beanstanden.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-

eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das

schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,

Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f.

= WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,

GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausge-

schlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte

Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän-

dig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der

zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder

prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002,

171, 174 - Marlboro-Dach; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004,

865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit die-

ses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder

eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechs-

lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch

bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die angegriffe-

nen Zeichen nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt werden, weil die wei-

teren Bestandteile der zusammengesetzten Zeichen nicht in den Hintergrund

treten. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffenen Zeichen zerglie-

dernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an

dem jeweiligen Bestandteil "POST" zu orientieren. Der Verkehr werde vielmehr

diesen Bestandteil als Sachangabe auffassen. Das lässt einen Rechtsfehler

nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen. Die Revision

wendet sich vielmehr gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage-

marke "POST" behalte in den zusammengesetzten Kollisionsmarken auch kei-

ne selbständig kennzeichnende Stellung. Mit diesem Angriff hat die Revision

keinen Erfolg.

(1) Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen

liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie

nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechts-

begriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt

oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind (vgl. BGH, Urt. v.

27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

(2) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass dem Bestandteil

"POST" in den angegriffenen Zeichen keine eigenständige kennzeichnende

Stellung zukommt. Es hat dies zu Recht daraus gefolgert, dass der Verkehr den

Begriff "POST" in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst. Er-

kennt der Verkehr in den Kollisionszeichen aber nicht die Klagemarke oder das

bekannte oder zumindest erkennbare Firmenschlagwort "POST" der Klägerin,

besteht im Streitfall kein Anhalt dafür, dass der Wortbestandteil "POST" in den

zusammengesetzten Kollisionsmarken eine selbständig kennzeichnende Stel-

lung behält.

Mangels Zeichenähnlichkeit sind eine unmittelbare Verwechslungsgefahr

und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

d) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der

Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken auch nicht unter dem As-

pekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision

ohne Erfolg.

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Mar-

kenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v.

13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63

- Il Ponte Finanziaria/HABM

[BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008

- I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese

Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenü-

berstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander ver-

wechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil über-

einstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unterneh-

mens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesens-

gleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v.

20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II,

m.w.N.).

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens

scheidet im Streitfall schon deshalb aus, weil es an einer Erkennbarkeit des

Bestandteils "POST" als Serienzeichen der Klägerin in den angegriffenen Mar-

ken fehlt. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei

festgestellt, dass das Publikum die Kollisionszeichen als Gesamtbegriff und

nicht zergliedernd versteht, den Bestandteil "POST" der angegriffenen Marken

nur als eine Sachangabe ansieht und eine Vielzahl von Unternehmen Marken

und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "POST" nutzen.

3. Das Berufungsgericht hat angenommen, einem markenrechtlichen

Unterlassungsanspruch der Klägerin stünde zudem die Schutzschranke des

§ 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand,

soweit identische Dienstleistungen in Rede stehen. Dies ist für die Bereiche der

Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen der angegriffenen Marken

der Fall.

aa) Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die Art. 6 Abs. 1 lit. b

MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem

Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als

Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihrer Art oder ihrer

Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung

nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutz-

schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

bb) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden

Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistun-

gen. Für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und

Paketen beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Ge-

genstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist da-

her eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von

§ 23 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; WRP 2008, 1206

Tz. 21 - CITY POST).

cc) Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichba-

ren Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY

POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die an-

ständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR

2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich

auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als frühe-

res Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutsch-

land betraut war und dass seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Post-

dienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahr-

hunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung

des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Worts "POST" zur

Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Be-

schränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den

Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung

des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Phanta-

sie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu

dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs so-

wie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das

Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten

Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brun-

nen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008,

I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf ei-

nem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die

Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten,

wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnach-

folgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten

Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs

der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des

§ 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch ange-

legt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der

Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte

zu 1 zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht

zwingend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Be-

zeichnungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist aller-

dings auf ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzu-

tretenden Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutz-

ten Markenwort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere

Kennzeichen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungs-

gefahr erhöhen dürfen.

Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Zur

Begründung wird auf die Entscheidungen des Senats vom heutigen Tag ver-

wiesen (Urt. v. 2.4.2009 - I ZR 110/06, I ZR 111/06 und I ZR 209/06 jeweils Ab-

schnitt II 1 b). Diese Erwägungen gelten im Streitfall entsprechend, soweit eine

Dienstleistungsidentität in Rede steht.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Schutzschranke

des § 23 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der

Kollisionszeichen gegeben ist, für die keine Identität mit den Dienstleistungen

besteht, für die die Klagemarke eingetragen ist. Hiergegen bestehen allerdings

Bedenken, weil vom Berufungsgericht nicht im Einzelnen festgestellt und auch

nicht ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Begriff "POST" für die Vielzahl der

Waren und Dienstleistungen, die für die angegriffenen Marken eingetragen

sind, eine Merkmalsangabe ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben.

Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unabhängig

vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG schon mangels

Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu (Ab-

schnitt B I 2).

4. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die

Verwendung der Marken "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy

Post" für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auch nicht auf-

grund eines Bekanntheitsschutzes der Klagemarke "POST" für begründet er-

achtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG). Die dagegen gerichteten Angriffe

der Revision greifen nicht durch.

Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungs-

gefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den an-

gegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlich-

keit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzule-

gen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594,

596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45

- Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den

Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG ge-

stützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

II. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung

der Marken "EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" auch

nicht mit Erfolg auf das Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und

das Firmenschlagwort "POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen.

Die aus § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG abgeleiteten Ansprüche scheiden mangels

Verwechslungsgefahr aus. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den

kollidierenden Zeichen (hierzu vorstehend B I 2 c und d). Aus demselben Grund

scheidet auch ein Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG

aufgrund des Schutzes des bekannten Unternehmenskennzeichens der Kläge-

rin aus.

III. Entsprechendes gilt für den auf die Klagemarke "Deutsche Post" ge-

stützten Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5 MarkenG.

IV. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht

aufgrund der Wortmarke Nr. 300 02 483 "DP" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und

Abs. 5 MarkenG zu.

1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der

Klagemarke "DP" und den angegriffenen Zeichen "EP EUROPOST" und "EP

Europost - Die Economy Post" eine Verwechslungsgefahr mangels Zeichen-

ähnlichkeit ausscheidet. Es ist davon ausgegangen, dass das Zeichen "EP

EUROPOST" weder durch den Zeichenbestandteil "EP" geprägt wird noch die-

se Buchstabenkombination in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbstän-

dig kennzeichnende Stellung inne hat.

Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Sie tragen eine Verneinung des Unterlassungsanspruchs aus der Klagemarke

"DP" selbständig. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klagemarke "DP" mit

dem angegriffenen Zeichen "EP EUROPOST" auch dann verwechselbar wäre,

wenn das angegriffene Zeichen durch die Buchstabenkombination "EP" geprägt

würde, was das Berufungsgericht in einer zusätzlichen Begründung verneint hat

und von der Revision in diesem Zusammenhang alleine angegriffen wird.

2. Der Unterlassungsanspruch ist auch nicht aus der Klagemarke "DP"

gegen das angegriffene Zeichen "EP Europost - Die Economy Post" gegeben.

Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

V. Die Klägerin kann das begehrte Verbot der Benutzung der Zeichen

"EP EUROPOST" und "EP Europost - Die Economy Post" auch nicht aus der

Gemeinschaftswort-/Bildmarke Nr. EM 007 98 900 "EUROMAIL" und den weite-

ren mit dem Bestandteil "EURO" gebildeten Wort- und Wort-/Bildmarken herlei-

ten.

Markenrechtliche Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG

aus den deutschen Marken sind gemäß § 25 Abs. 1 MarkenG ausgeschlossen,

weil die Klägerin die in Rede stehenden Marken nicht innerhalb der Fünfjahres-

frist des § 25 MarkenG rechtserhaltend i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG benutzt

hat. Entsprechendes gilt gemäß Art. 50 Abs. 1 lit. a, Art. 95 Abs. 3 GMV für die

Gemeinschaftsmarke "EUROMAIL", die ebenfalls nicht im maßgeblichen Zeit-

raum rechtserhaltend i.S. von Art. 15 Abs. 1 GMV benutzt worden ist.

Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Klägerin eine recht-

serhaltende Benutzung der sämtlich im Zeitraum zwischen 1998 und 2000 ein-

getragenen Marken nicht dargelegt hat. Die dagegen gerichteten Angriffe der

Revision haben keinen Erfolg.

Von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG und

Art. 15 Abs. 1 GMV ist nur auszugehen, wenn die Marke entsprechend ihrer

Hauptfunktion, d.h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren und

Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Wa-

ren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern,

wobei die Benutzung nicht nur symbolisch erfolgen darf (vgl. EuGH GRUR Int.

2007, 1009 Tz. 72 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Das Beru-

fungsgericht hat eine rechtserhaltende Benutzung der in Rede stehenden Mar-

ken aufgrund des Vorbringens der Klägerin nicht festzustellen vermocht. Die

Revision rügt in diesem Zusammenhang nur das Vorbringen der Klägerin zum

Internetauftritt der Marken "Europack" und "Europremium" als übergangen. Aus

diesem Internetauftritt ergeben sich allerdings keine ausreichenden Anhalts-

punkte für eine ernsthafte und nicht nur symbolische Benutzung der mit dem

Bestandteil "EURO" gebildeten Klagemarken.

VI. Der Klägerin steht auch kein Unterlassungsanspruch gegen die Ver-

wendung des Slogans "Die Economy Post" aus den Klagekennzeichen zu.

Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsanspruch mit der Begrün-

dung verneint, es fehle bereits die erforderliche Begehungsgefahr für den von

der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruch. Die Klägerin habe

eine Benutzung des Slogans nur in Kombination mit der Bezeichnung "EP

Europost" durch die Beklagten vorgetragen. Diese Ausführungen lassen keinen

Rechtsfehler erkennen.

Eine Wiederholungsgefahr für die Verwendung des Slogans "Die Eco-

nomy Post" scheidet aus, weil die Beklagten nach den auch von der Revision

nicht angegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts die Wortfolge nicht

isoliert verwendet haben.

Die Benutzung der Zeichenkombination "EP Europost - Die Economy

Post" begründet auch keine Erstbegehungsgefahr für eine isolierte Verwendung

des in Rede stehenden Slogans.

VII. Die Klageanträge zu I 3 sowie I 5 und 7 und II 2 auf Einwilligung in

die Löschung der Marken der Beklagten zu 1 und auf Auskunftserteilung sowie

der Klageantrag III auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind eben-

falls unbegründet. Die angegriffenen Zeichen verletzen den Schutzbereich

sämtlicher Klagekennzeichen nicht. Dies gilt auch für die Bezeichnung "Euro-

post", die Gegenstand des Auskunftsantrags I 7 und II 2 sowie des Feststel-

lungsantrags zu III ist. Insoweit gelten die vorstehenden Ausführungen zu den

mit dem Klageantrag zu I 1 verfolgten Unterlassungsansprüchen entsprechend.

VIII. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche

nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit

§ 5 Abs. 1 und 2 UWG.

Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessua-

le Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch

genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt,

aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25

- Markenparfümverkäufe; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 56 - Kinder II). Durch

seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil

des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Wer-

den neben Ansprüchen aus einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprü-

che unter dem Gesichtspunkt der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich

grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweili-

gen Sachverhalts nicht unverändert

ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000

- I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 = WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon

ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG gel-

tend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie

über unlautere Geschäftspraktiken umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung

irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem

anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzei-

chenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstat-

bestand gestütztes Verbot voraus, dass die Fehlvorstellung geeignet ist, das

Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006

- I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I;

Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Tz. 29 = WRP 2008, 666

- Saugeinlagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausge-

staltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätz-

lich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen

kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach die-

sen Maßstäben sind die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen

irreführender Werbung aufgrund einer Verwechslungsgefahr mit den Klagemar-

ken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprü-

chen weiterer Streitgegenstand.

Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren

nicht einführen (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 61 - Kinderzeit; GRUR 2007, 1071

Tz. 57 - Kinder II). Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprü-

che aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision inner-

halb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.

C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Büscher Schaffert

Bergmann Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 26.10.2004 - 312 O 487/04 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.04.2006 - 3 U 5/05 -