BGH Urteil vom 05.04.2001 – I ZR 168/98

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 168/98

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Verkündet am: 5. April 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Marlboro-Dach

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer angegriffenen konkreten Aus- stattung ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. In derartigen Fällen kommt es maß- geblich darauf an, ob die Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei ei- nem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Ver- kehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unab- hängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.

BGH, Urt. v. 5. April 2001 - I ZR 168/98 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 5. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann

und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des Hanseati-

schen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni

1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb

von Zigaretten. Die in den USA ansässige Klägerin zu 1 hat der Klägerin zu 2

ausschließliche Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Zigaretten

der Marke Marlboro erteilt und sie ermächtigt, sämtliche sich aus Markenverlet-

zungen ergebenden Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.

Die Zigarettenpackungen der Marlboro-Markenfamilie sind so gestaltet,

daß der größere untere Teil der Schauseite weiß gehalten und der kleinere

obere Teil farblich abgesetzt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig

voneinander abgegrenzt sind, so daß eine Art "Dach", das sogenannte "Marl-

boro-Dach", entsteht. Bei der Marlboro-Kingsize-Zigarette, der mit Abstand um-

satzstärksten Zigarette in der Bundesrepublik Deutschland, ist der obere Teil

der Verpackung rot. Der Schriftzug "Marlboro" befindet sich jeweils im weißen

Feld.

Am 6. Dezember 1989 erwirkte die Klägerin zu 1 aufgrund nachgewie-

sener Verkehrsgeltung die Eintragung des - nachstehend verkleinert wiederge-

gebenen - farbigen (rot/weiß) Bildzeichens Nr. 1 150 900:

Darüber hinaus ist sie Inhaberin dreier verschiedener Wort-/Bildzeichen

aus den Jahren 1956

(Nr. 618 241), 1977

(Nr. 641 686) und 1993

(Nr. 652 151).

Die Beklagte ist die Muttergesellschaft des R.-Konzerns. Sie ist Rechts-

nachfolgerin des VEB Tabak N., der zum VEB Kombinat Tabak D. gehörte. Die

Beklagte produziert und vertreibt - wie schon ihre Rechtsvorgänger - Zigaretten

unter der Marke "CABINET" im Beitrittsgebiet.

Die seit 1972 vertriebenen Zigarettenpackungen hatten ursprünglich ei-

ne Schauseite, deren oberer größerer Teil hell-cremefarben und deren unterer

winkelförmig abgegrenzter kleinerer Teil braun und mit einem Hahnentrittmu-

ster versehen war. Auf dem oberen hellen Teil befand sich der Schriftzug

"CABINET" und im Scheitelpunkt des Winkels war ein Wappen angebracht.

Ab 1990 änderte die Beklagte die Packungsgestaltung mehrfach. Für

den oberen Teil wurde die Farbe weiß und für den unteren, winkelförmig abge-

grenzten Teil ein dunkler Braunton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET

würzig") bzw. ein Rotton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET mild") ge-

wählt. Ab Mitte 1993 entfiel das Hahnentrittmuster.

Die Klägerinnen haben behauptet, die aufgrund von Verkehrsgeltung

eingetragene Bildmarke ("Marlboro-Dach") sei überragend bekannt. Sie haben

geltend gemacht, die Beklagte habe sich bei der Gestaltung der Verpackung

der "CABINET mild" immer mehr an die der "Marlboro-Kingsize" angenähert

und verletze durch die seit Mitte 1993 benutzte Verpackung Marken- und Aus-

stattungsrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus sei dieses Verhalten unlauter

i.S. von § 1 UWG.

Die Klägerinnen haben beantragt,

I.

die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verur- teilen, es zu unterlassen,

1. Zigaretten in Kleinverkaufspackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil der Vorder- und Rückseite in weißer Farbe und der kleinere untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,

insbesondere wenn die Kleinverkaufspackungen gemäß nachfolgender Abbildung

gestaltet sind;

2. Zigaretten in Gebindeverpackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu las- sen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die da- durch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil der Vorder- und Rückseite sowie der beiden Schmalseiten in weißer Farbe und der untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,

insbesondere wenn die Gebindeverpackungen gemäß nachfolgender (verkleinerten) Abbildung

gestaltet sind;

3. auf Gebindeverpackungen und/oder in der Werbung ein Lo- go zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, das da- durch gekennzeichnet ist, daß unterhalb des in schwarzer Farbe auf weißem Feld dargestellten Markennamens "CABINET" bzw. "CABINET mild" ein flaches Fünfeck in ro- ter Farbe dargestellt ist, dessen obere Begrenzungslinie winkelförmig gegenüber dem weißen Feld abgegrenzt ist,

insbesondere wenn dieses Logo gemäß nachfolgender Ab- bildung

gestaltet ist;

II.

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird;

III. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I vorgenommen hat, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnis- ses, aus dem die Umsätze sowie Art und Umfang der Werbe- maßnahmen hervorgehen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, für

die Beurteilung sei allein die Situation in den neuen Bundesländern maßge-

bend. Auf dieses Gebiet sei das vor der Wiedervereinigung beider deutscher

Staaten aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildzeichen der Klägerin

zu 1 ("Marlboro-Dach") nicht erstreckt worden. Durch Benutzung entstandene

Rechte würden von den Wirkungen des Erstreckungsgesetzes nicht erfaßt,

weil sich dieses nach seinem Wortlaut nur auf eingetragene Rechte beziehe;

durch Benutzung entstandene Rechte könnten dort nicht bestehen, wo eine

Benutzung nicht stattgefunden habe. Darüber hinaus fehle es auch an einer

Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-

klagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR

1999, 172).

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfol-

gen die Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Aus-

kunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erach-

tet. Hierzu hat es ausgeführt:

Die Klageansprüche seien nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ge-

rechtfertigt. Zwar könne die Klägerin zu 1 für ihr aufgrund Verkehrsdurchset-

zung eingetragenes Bildzeichen seit Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes

am 1. Mai 1992 auch im Beitrittsgebiet Schutz beanspruchen. Es fehle aber an

einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheide aus, weil bei aus

Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen erfahrungsgemäß dem

Wortbestandteil (bei der angegriffenen Packungsgestaltung: "CABINET") eine

höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dies führe im Ergebnis dazu, daß trotz

Warenidentität und Zugrundelegung einer - unterstellt - hohen Kennzeich-

nungskraft des Klagebildzeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr (im

engeren Sinne) ausgegangen werden könne.

Ebensowenig sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzu-

nehmen. Darunter fielen nicht nur eine unrichtige Vorstellung von wirtschaftli-

chen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Parteien, sondern

auch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, d.h. auch sonstige Fehlvorstel-

lungen, z.B. die unzutreffende Zurechnung von Produkteigenschaften und be-

stimmten Gütevorstellungen. Unter Berücksichtigung der großen Bekanntheit

der Marke "CABINET" auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einerseits und der

gegenüber der überragenden Bekanntheit der (Wort-)Marke "Marlboro" deut-

lich reduzierten Bekanntheit der Bildmarke ("Marlboro-Dach") andererseits er-

scheine es zwingend, daß der Verkehr die angegriffene Gestaltung ungeachtet

der leichten, vor allem farblichen Veränderungen der Verpackung ohne weite-

res der CABINET-Markenfamilie zuordne und keinen Zusammenhang mit der

- weiter entfernt liegenden - Marke "Marlboro" herstelle. Die Verwendung der

Farben rot/weiß sei nicht in besonderem Maße kennzeichnend; kennzeichne n-

de Wirkung komme vielmehr im wesentlichen der graphischen Verteilung der

Farben zu, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, daß die Kombination

rot/weiß von vielen Zigarettenherstellern verwendet werde. Die beteiligten Ver-

kehrskreise seien damit vertraut, daß die unterschiedliche Stärke von Zigaret-

ten im Rahmen einer Markenfamilie durch eine abweichende Farbgebung bei

gleichbleibender Verpackungsgestaltung ausgedrückt werde. Daß der Verkehr

eine bekannte, ihm vertraute Marke aufgrund einer farblichen Veränderung

einem anderen Unternehmen zurechne bzw. fehlerhaft Gütevorstellungen oder

Produkteigenschaften der Marlboro auf die ihm bekannte und vertraute Marke

"CABINET" übertrage, sei nicht anzunehmen. Eine mögliche Assoziation zu

"Marlboro" oder "Philip Morris" müsse ferner nicht auf der Packungsgestaltung

beruhen, sondern könne auch damit zusammenhängen, daß alle Zigaretten vor

der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten den Aufdruck "VEB Kombinat

Tabak D." getragen hätten.

Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheiterten bereits daran,

daß diese Bestimmung im Streitfall wegen der gegebenen Warenidentität nicht

anwendbar sei.

Die geltend gemachten Ansprüche könnten auch nicht mit Erfolg auf § 1

UWG gestützt werden. Eine - unterstellte - Schwächung der Kennzeichnungs-

kraft der Klagemarke beruhe darauf, daß die Beklagte zur Kenntlichmachung

verschiedener Geschmacksrichtungen - bei ansonsten gleichbleibender Ver-

packungsgestaltung - auch auf die Farbe Rot zurückgreife. Darin könne aber

nichts Unlauteres erblickt werden. Für die behauptete Rufausbeutung fehle es

an der insoweit erforderlichen Rufübertragung, weil "CABINET" hinreichend

bekannt sei und selbst über ein positives Markenimage verfüge. Eine planmä-

ßige Annäherung an die "Marlboro"-Bildmarke sei nicht zu erkennen, da die

markante Gestaltung der beiden Farbflächen schon immer Grundlage der Pak-

kungsgestaltung der "CABINET" gewesen sei.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben

Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurück-

verweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die geltend gemachten Ansprüche sind, da sich das am 6. Dezember

1989 eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") und die

angegriffene Gestaltung der "CABINET mild" bereits seit Mitte 1993 im Verkehr

begegnen, zum Teil ausschließlich nach der vor Inkrafttreten des Markenge-

setzes am 1. Januar 1995 geltenden Rechtslage (§§ 15, 24, 25, 31 WZG) zu

beurteilen, soweit sie auf zeichenrechtliche Vorschriften gestützt sind. Dies gilt

für die Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftserteilungsansprüche, soweit

Benutzungshandlungen bis zum 31. Dezember 1994 in Rede stehen (vgl.

BGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96,

GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture). Im übrigen - soweit

es sich um Benutzungshandlungen seit dem 1. Januar 1995 handelt sowie hin-

sichtlich der Unterlassungsansprüche - hängt ein Erfolg der auf die eingetrage-

nen und durch Benutzung entstandenen Marken gestützten Klage davon ab,

daß die Ansprüche sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes

als auch nach den Bestimmungen des Markengesetzes gerechtfertigt sind

(§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG).

2. Erfolgreich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsge-

richt den Klägerinnen markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr versagt hat.

a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings

davon ausgegangen, daß dem eingetragenen (reinen) Bildzeichen ("Marlboro-

Dach") der Klägerin zu 1, auf das die Klage in erster Linie gestützt ist, ein selb-

ständiger zeichenrechtlicher Schutz zukommt, der im gesamten Bundesgebiet

in Kraft steht.

Das genannte Bildzeichen ist seit dem 6. Dezember 1989 aufgrund

nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG eingetragen.

Den sich daraus ergebenden räumlichen Schutzumfang des Zeichens hat das

Berufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet als mit Wir-

kung vom 1. Mai 1992 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt angesehen.

Nach den rechtsfehlerfreien Ausführungen des Berufungsgerichts knüpft

§ 1 Abs. 1 ErstrG, der den Schutzbereich der zum 1. Mai 1992 in den soge-

nannten Altbundesländern bestehenden gewerblichen Schutzrechte, u.a. der

Warenzeichen, auf das Beitrittsgebiet erweitert, nicht an deren Entstehungs-

grund, sondern lediglich an deren Bestehen an. Danach kommt es für die Er-

streckung der Klagemarke allein darauf an, ob diese im genannten Zeitpunkt

bestanden hat, nicht darauf, ob sie sich auch im Beitrittsgebiet im Verkehr

durchgesetzt hat. Gegen diese Beurteilung hat auch die Revisionserwiderung

nichts erinnert.

Auf die weitere, vom Berufungsgericht gegenteilig beantwortete Frage,

ob bei infolge Benutzung entstandenen Rechten (Ausstattungsrecht) ein ge-

sonderter Nachweis der Verkehrsgeltung auch im Beitrittsgebiet erforderlich ist

(vgl. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 22, 24; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl.,

Einl. Rdn. 45a), kommt es nicht an, weil beim gegenwärtigen Sach- und Streit-

stand nichts dafür ersichtlich ist, daß Ansprüche aus einem derartigen Recht

weiterführen könnten.

b) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht

- wenn auch nur stillschweigend - von einer markenmäßigen Benutzung des

angegriffenen Bildelements auf der beanstandeten Verpackung der "CABINET

mild" ausgegangen. Hierfür ist ausreichend, daß das an der Basis der Zigaret-

tenschachtel in roter Farbe ausgeführte, symmetrische Winkelelement vom

Verkehr nicht lediglich als schmückendes Beiwerk oder als Zierat, sondern

herkunftskennzeichnend verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000

- I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/

TISSERAND; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440

Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen

Verkehrskreise (Raucher) sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung daran

gewöhnt, daß bildliche Gestaltungselemente einschließlich geometrischer

Formen und Farben auf Zigarettenpackungen im wesentlichen gleichbleibend,

d.h. nicht willkürlich und beliebig variierend, sondern bewußt zur Unterschei-

dung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Soweit das Beru-

fungsgericht in einem anderen Zusammenhang davon ausgegangen ist, daß

die farbliche Gestaltung der Winkelform für den Verkehr - gleichsam beschrei-

bend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacks-

noten von Zigaretten bedeute, fehlt es an konkreten Feststellungen dazu, daß

es auf dem einschlägigen Warengebiet der Fertigzigaretten oder Tabakwaren

üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung unabhängig vom Hersteller und

einer etwaigen Marke mit einer bestimmten Farbe (rot) und/oder einer roten

Winkelform kenntlich zu machen. Damit kommt (auch) der bildlichen Gestal-

tung der "CABINET mild"-Packung eine warenidentifizierende Wirkung zu.

c) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem eingetra-

genen Bildzeichen der Klägerin zu 1 und der angegriffenen Bildgestaltung der

"CABINET mild" fehle es an einer Verwechslungsgefahr, ist jedoch auf der

Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen

Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes ist die Frage der markenrechtli-

chen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-

zelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95,

GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998

- Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon;

BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 = WRP 2001, 41

- Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Dazu gehören insbesondere - wie das

Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - die zueinander in ei-

ner Wechselbeziehung stehenden drei Beurteilungselemente der Identität oder

Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der

Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dabei kann ein gerin-

gerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlich-

keit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der prioritätsälteren

Kennzeichnung ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000,

506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-

Kennzeichnung; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP

2001, 694 - EVIAN/REVIAN, jeweils m.w.N.).

aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß Identität zwischen

den unter dem Klagezeichen und den unter der angegriffenen Bezeichnung

vertriebenen Waren angenommen; in beiden Fällen handelt es sich um Fertig-

zigaretten.

bb) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des zugunsten der Klägerin

zu 1 eingetragenen Bildzeichens hat das Berufungsgericht keine näheren

Feststellungen getroffen. Im Hinblick darauf, daß es sich um ein gemäß § 4

Abs. 3 WZG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen

handelt, ist - von Hause aus - von normaler Unterscheidungskraft auszugehen

(vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL, m.w.N.). Für die Frage der (aktuellen) Kenn-

zeichnungskraft ist im Streitfall allerdings in Betracht zu ziehen, daß diese -

worauf sich die Klägerinnen bezogen haben - aufgrund einer erhöhten Be-

kanntheit des Bildzeichens möglicherweise erheblich gesteigert ist. Die Ausfüh-

rungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft sind nicht frei von Wi-

dersprüchen. So hat das Berufungsgericht für die Klagemarke eine hohe Be-

kanntheit, und zwar auch im Beitrittsgebiet, unterstellt und ist dementsprechend

von einer hohen Kennzeichnungskraft ausgegangen. Zum Teil unterscheidet

es allerdings zwischen einer (unterstellt überragenden) Bekanntheit der "ge-

schützten Marke" bzw. der "Wortmarke Marlboro" und der demgegenüber deut-

lich reduzierten Bekanntheit der "hier allein maßgeblichen Bildmarke". Diese

Ausführungen lassen nicht eindeutig erkennen, ob das Berufungsgericht die

von den Klägerinnen behauptete und unter Beweis gestellte außerordentliche

Bekanntheit der Klage-Bildmarke unterstellt hat und dementsprechend von ei-

ner deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Der für die Be-

stimmung des Maßes der Kennzeichnungskraft bedeutsamen Frage, ob die

Klage-Bildmarke außerordentlich bekannt oder sogar berühmt ist, kann aber

unter Umständen streitentscheidende Bedeutung zukommen, weil das hierzu in

Beziehung zu setzende Ergebnis der Beurteilung der Markenähnlichkeit (vgl.

unten cc) entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein

gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spricht, zumal auch die in

Frage stehenden Waren - was ebenfalls in die Beurteilung einzubeziehen ist -

identisch sind.

cc) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts besteht zwischen der

angegriffenen Benutzungsform und der Bildmarke der Klägerin zu 1 nur eine

geringe Ähnlichkeit, weil bei kombinierten Wort-/Bildmarken erfahrungsgemäß

dem Wortbestandteil eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Er-

fahrungssatz, wonach in derartigen Fällen eine Orientierung in erster Linie an-

hand des Wortbestandteils erfolge, werde im Streitfall durch die besondere

Markentreue der für die Beurteilung maßgebenden Verkehrskreise (Raucher)

noch untermauert, die eine sehr genaue Kenntnis von "ihrer" Marke hätten.

Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Sie vernachlässigt

die Besonderheiten der Fallgestaltung, indem sie einseitig auf einen - an sich

zutreffenden, aber nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähigen (vgl.

BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol) -

Erfahrungssatz abstellt.

Ohne Rechtsverstoß ist das Berufungsgericht allerdings für die Beurtei-

lung der Markenähnlichkeit vom jeweiligen Gesamteindruck der einander ge-

genüberstehenden Bezeichnungen ausgegangen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR

2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Es hat diesen für die

angegriffenen Ausführungsformen aber nicht rechtsfehlerfrei bestimmt, weil es

einzelne Gegebenheiten des Streitfalls nicht hinreichend berücksichtigt hat.

Das in den Klageanträgen abstrakt formulierte Begehren, der Beklagten

die Verwendung von im einzelnen beschriebenen, rot/weiß gehaltenen winkel-

förmigen bildlichen Bezeichnungen zu verbieten, entbindet den Tatrichter nicht

davon zu prüfen, in welchem markenmäßig bedeutsamen Gesamtzusammen-

hang die als verwechselbar beanstandete Kennzeichnung benutzt wird (BGH

GRUR 1989, 425, 426 - Herzsymbol). Dieser Gesamtzusammenhang ergibt

sich vorliegend aus den in den "insbesondere-Zusätzen" wiedergegebenen

konkreten Verletzungsformen, die jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen be-

stehen. Demnach stehen einander im Streitfall die farbig eingetragene Bild-

marke der Klägerin zu 1 und die konkreten, aus Wort- und (farbigen) Bildbe-

standteilen bestehenden Gestaltungen der Einzelpackungen und Gebindever-

packungen sowie des sogenannten Logos der "CABINET mild" der Beklagten

gegenüber. Dies hat das Berufungsgericht nicht verkannt.

Ist auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen beste-

henden Kennzeichnung abzustellen, so wird dies in vielen Fällen dazu führen,

daß der Ähnlichkeitsgrad geringer zu bemessen sein wird als in einer Situation,

in der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile

gegenüberstehen. Wäre im Streitfall der Ähnlichkeitsgrad lediglich anhand der

Bildbestandteile der angegriffenen Ausstattungen zu bestimmen, würde dies

zur Annahme eines verhältnismäßig hohen Ähnlichkeitsgrades führen, weil

- wie das Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt hat - die Bildmarke

der Klägerin zu 1 und der Bildbestandteil der angegriffenen Ausstattungen

übereinstimmend einen größeren weißen Teil aufweisen, der winkelförmig von

einem kleineren roten Teil abgegrenzt ist, wobei das Winkelmaß ähnlich und

der Rotton im helleren Bereich der fast unmerklich ineinander übergehenden

Farbabstufungen mit der Klage-Bildmarke fast identisch ist. Diese ausgeprägte

Ähnlichkeit wird in dem in Rede stehenden Kennzeichnungselement, wie das

Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht allein deshalb maßgeblich

gemindert, weil sich der rote Teil bei den Ausstattungen der Beklagten am un-

teren Ende, gleichsam als "Rinne", bei der Klagemarke dagegen oben, sozu-

sagen als "Dach", findet. Diesem Gesichtspunkt kann keine ausschlaggebende

Bedeutung beigemessen werden, weil die angegriffenen Ausführungsformen

nach der Lebenserfahrung im geschäftlichen Verkehr den angesprochenen

Verkehrskreisen nicht immer in ein und derselben Ausrichtung gegenübertre-

ten.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten

Ausstattungen ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens

durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge

haben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des

einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeich-

nung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom

Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. Diese Überlegung hat

auch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Markenschutzes auf weitere

Zeichenformen, etwa die Form- oder die konturlose Farbmarke, an Bedeutung

gewonnen und ist infolgedessen im neueren Schrifttum Gegenstand von Erör-

terungen geworden (vgl. Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98; v. Schultz,

GRUR 1997, 714, 716; Ullmann, GRUR 1996, 712, 714; Tilmann, GRUR 1996,

701, 703; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR

2000, 389, 395).

In derartigen Fällen kommt es maßgeblich darauf an, ob die angegriffe-

ne Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im

Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob - möglicherweise aufgrund be-

stimmter Werbemaßnahmen oder aufgrund bestimmter Kennzeichnungsge-

wohnheiten, z.B. der häufigen Verwendung von Zweitmarken (vgl. BGH, Urt. v.

1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) allgemein

oder insbesondere auf dem in Frage stehenden Warengebiet - der Verkehr

daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung wie den angegriffenen Verpak-

kungen einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungs-

funktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuer-

kennen. Für eine derartige Verkehrsanschauung könnte im Streitfall etwa eine

Übung der Verwendung von Zweitmarken bei Fertigzigaretten, insbesondere

aber auch die von den Klägerinnen behauptete besondere Bekanntheit der

Klagemarke sprechen. Diese wird im wesentlichen zusammen mit der "Marlbo-

ro"-Wortmarke verwendet, vom Verkehr nach deren Behauptung aber in erheb-

lichem Umfang als auf die Klägerinnen hinweisend und nicht gegenüber der

Wortmarke zurücktretend verstanden, so daß auch sonst, insbesondere bei

den angegriffenen Verpackungen, ein entsprechendes Verständnis des Ver-

kehrs naheliegen könnte.

Wäre im Streitfall der Beurteilung ein derartiges Verständnis des Ver-

kehrs zugrunde zu legen, könnte nicht davon ausgegangen werden, daß die

angegriffene Gesamtausstattung vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und

deren Gesamteindruck nach den zuvor schon erwähnten Erfahrungssätzen wie

bei einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke möglicherweise

durch (nur) einen prägenden Bestandteil, nämlich ihren Wortbestandteil, be-

stimmt wird. Diese Beurteilung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Ge-

biet, so daß sie das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Feststellung der

tatsächlichen Gegebenheiten auf dem hier in Frage stehenden Warengebiet -

im neueröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen hat.

Es wird dabei auch zu berücksichtigen haben, daß Bildzeichen, aber

auch konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich

geeignet sind, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft

der Ware anzeigen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke

gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, Umdr. S. 6 - Farbmarke

violettfarben, m.w.N.; vgl. auch Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98;

v. Schultz, GRUR 1997, 714, 719; Fuchs-Wissemann, GRUR 1995, 470, 471;

Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).

Es gehört darüber hinaus zum allgemeinen Erfahrungswissen, daß Far-

ben, wie z.B. jedem Autofahrer aufgrund der bekannten Hausfarben der Mine-

ralölgesellschaften bekannt ist, jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich

schneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als

minder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise

geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen (vgl.

v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Beier, GRUR 1980, 600, 604; Schulze zur

Wiesche, GRUR 1965, 129).

Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, die farbliche Ge-

staltung der Winkelform bedeute für den Verkehr - gleichsam beschreibend -

lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten

der Zigaretten, fehlt es, wie schon zuvor ausgeführt (oben zu Ziff. 2. b), an

konkreten Feststellungen dazu, daß es auf dem einschlägigen Gebiet des Ver-

triebs von Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Ge-

schmacksrichtung hersteller- und markenübergreifend mit einer bestimmten

Farbe oder konkret einer roten Winkelform kenntlich zu machen.

Ebenso kann, was das Berufungsgericht bisher unberücksichtigt gelas-

sen hat, für die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Bestandteil inner-

halb einer Gesamtaufmachung eine selbständig kennzeichnende Funktion

beimißt, auch die Art und Weise eine Rolle spielen, in der die Bestandteile

verwendet werden, insbesondere ihre räumliche Anordnung. So liegt die An-

nahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion bei einem von mehreren

Bestandteilen einer Aufmachung näher, wenn sie nicht ineinander verwoben

oder eng miteinander verbunden, sondern - wie hier - deutlich voneinander ab-

gesetzt sind (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370

- alpi/Alba Moda; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703).

dd) Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Beurteilung demnach

das Maß der Kennzeichnungskraft der Klagemarke festzulegen und einen Grad

der Ähnlichkeit der Marken festzustellen haben. Bei der Beurteilung einer Ver-

wechslungsgefahr wird es schließlich zu beachten haben, daß diese grun d-

sätzlich um so größer ist, je stärker sich die Kennzeichnungskraft der ge-

schützten Kennzeichnung darstellt. Mag auch die Gefahr tatsächlicher Ver-

wechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des Zeichens sinken, weil

das Zeichen dem Verkehr so häufig begegnet, daß er Fehlvorstellungen über

sein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen wird, werden doch erfah-

rungsgemäß dem Verkehr besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere

bekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben.

Solche ihm bekannte Kennzeichnungen wird der angesprochene Verkehr des-

halb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben.

Demgemäß genießen derart besonders kennzeichnungskräftige oder sogar

bekannte Marken grundsätzlich einen umfassenderen Schutz als Marken, de-

ren Kennzeichnungskraft geringer ist (BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-

Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.).

d) Sollte das Berufungsgericht erneut zu der Beurteilung gelangen, daß

eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, daß die eine Marke

für die andere gehalten wird, nicht gegeben ist, wird es bei der Prüfung, ob ei-

ne Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens

(Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittel-

bare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) anzunehmen ist, zu beachten

haben, daß für das Vorliegen eines Serienzeichens (Stammbestandteil "Marl-

boro-Dach") auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Klägerinnen

nichts spricht.

Die angegriffene Gestaltung der Frontseite der "CABINET mild" recht-

fertigt auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (An-

nahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) auf der Grundla-

ge der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht. Es fehlt an Feststellungen

dafür, daß sich die Klagemarke - was Voraussetzung für diese Art der Ver-

wechslungsgefahr ist (BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155,

156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, m.w.N, insoweit in BGHZ 139,

147 nicht abgedruckt) - allgemein zu einem Hinweis auf die Unternehmen der

Klägerinnen entwickelt hat. Auch bei weitem Verständnis des Begriffs der un-

mittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH, Urt. v.

30.11.1993

- Rs. C-317/91, GRUR 1994, 286, 287 f. - Quattro/Quadra; EuGH GRUR 1998,

922, 923 Tz. 16 f. - Canon) kann diese nicht bejaht werden, so daß sich inso-

weit auch die - von der Revision angeregte - Vorlage an den Gerichtshof der

Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung erübrigt.

3. Schließlich wird das Berufungsgericht, sofern es zur Annahme einer

Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt, im oben (Ziff. II. 1.)

genannten Umfang eine Prüfung der geltend gemachten Ansprüche nach dem

Warenzeichengesetz nachzuholen haben.

Nur wenn das Berufungsgericht Ansprüche wegen Markenrechtsverlet-

zung aufgrund gegebener Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz oder

dem Warenzeichengesetz verneinen sollte, hätte es der Frage nachzugehen,

ob die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG oder § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnut-

zung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Rufes der Kla-

gemarke zustehen. Soweit Ansprüche aus der markenrechtlichen und solche

aus der wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlage nicht zum selben Ergeb-

nis führen würden, müßte das Vorabentscheidungsersuchen des Senats an

den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR

236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff) berücksichtigt und

gegebenenfalls die Vorabentscheidung zur Frage der Anwendung von Art. 5

Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) außerhalb des Warenunähn-

lichkeitsbereichs, d.h. im - hier gegebenen - Falle von identischen oder ähnli-

chen Waren, abgewartet werden.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur

anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revisi-

on, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert