BGH Urteil vom 02.04.2009 – I ZR 78/06

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 78/06

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: BGHZ BGHR

ja : nein ja :

Verkündet am: 2. April 2009 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

OSTSEE-POST

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3, Abs. 5, § 15 Abs. 2 und 3, § 23 Nr. 2; UWG § 5 Abs. 2

a) Das Interesse von Wettbewerbern an der Benutzung eines beschreibenden Begriffs ist nicht bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft des Klage- kennzeichens, sondern bei der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise" zu berücksichtigen.

b) Die Marke "POST" ist für Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transport- wesens als glatt beschreibender Begriff bei einem Durchsetzungsgrad von über 80% nicht überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig.

c) Zwischen der Wortmarke "POST" und einer Wort-/Bildmarke "OP OSTSEE- POST" besteht keine Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 MarkenG.

d) Ansprüche aus §§ 14, 15 MarkenG wegen kennzeichenrechtlicher Ver- wechslungsgefahr und Ansprüche aufgrund eines Verstoßes gegen das Ir- reführungsverbot nach § 5 Abs. 2 UWG im Hinblick auf eine Verwechs- lungsgefahr mit einem Kennzeichen eines Mitbewerbers sind regelmäßig unterschiedliche Streitgegenstände.

BGH, Urt. v. 2. April 2009 - I ZR 78/06 - OLG Hamburg LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm

und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesge-

richts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 4. April 2006 wird auf Kosten

der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, die Deutsche Post AG, ist eines der weltweit größten Brief-,

Paket-, Transport- und Kurierdienstleistungsunternehmen. Sie ist Inhaberin der

mit Priorität vom 22. Februar 2000 aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetrage-

nen Wortmarke Nr. 300 12 966 "POST", die für die Dienstleistungen

Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienst- leistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Brie- fen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und

unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften

Schutz genießt. Sie ist weiterhin Inhaberin zahlreicher Marken, die mit dem Be-

standteil "Post" gebildet sind. Zugunsten der Klägerin sind die Wortmarken

Nr. 300 02 483 "DP" (Priorität 14. Januar 2000) und Nr. 301 52 474 "DP2" (Prio-

rität 31. August 2001) unter anderem eingetragen für

Transport, Beförderung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sen- dungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, Ein- sammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen, Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen.

Die Beklagte zu 1 (nachfolgend auch Beklagte), deren persönlich haf-

tender Gesellschafter der Beklagte zu 2 ist, ist ein Transport- und Logistikunter-

nehmen. Die Beklagte ist Inhaberin der am 16. Januar 2003 angemeldeten

Wort-/Bildmarken Nr. 303 01 652 "OSTSEE-POST Der private Postdienst im

Norden" und Nr. 303 01 653 "OP OSTSEE-POST", die wie im Klageantrag

zu I 1 abgebildet, für die dort angeführten Waren und Dienstleistungen einge-

tragen sind.

Die Klägerin hat geltend gemacht, ihre Wortmarken und ihr Unterneh-

menskennzeichen würden durch die Verwendung der Marken der Beklagten

verletzt.

Sie hat beantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Zeichen

und/oder

für die Waren und/oder Dienstleistungen

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Papiererzeugnisse, nämlich Packpapier, Papiertüten, Papierumschläge; Pappe und Papperzeugnisse, nämlich Pappkartons, Verpackungspappe und Papp-Umschläge für den Transport von Gütern aller Art; Druckereierzeugnisse, Zei- tungen, Broschüren, Zeitschriften und Bücher; Etiketten, nicht aus Textilstoffen; Fotografien; Schreibwaren, Klebstoffe für Schreibwa- ren; Schreibmaschinen; Lehr- und Unterrichtsbücher über den Transport von Paketen und Briefsendungen; Drucklettern und Druckstöcke; Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, nämlich luftgepolsterte Plastikverpackungen, Plastiktüten, -folien, -um- schläge und -verpackungsbeutel; Verpackungsmaterial aus Plastik (soweit in Klasse 16 enthalten); Werbung; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Geschäftsführung; Büroarbeiten, computergestützte Verfolgung des Transportweges von Paketen, Dokumenten und/oder Unterlagen; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Unterstützung des Manage- ments, nämlich Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung; Ma- in organisatorischer/betriebswirtschaftlicher nagement-Beratung

Hinsicht; Sponsoring in Form von Werbung; Vermittlung und Ab- schluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Per- sonal- und Wirtschaftsberatung; Marketing, insbesondere Direkt- marketing; Telekommunikation; Übermittlung von Nachrichten, Briefen, Dokumenten, Daten und von Informationen aller Art, auch in Bild und Ton, per Telex, Telefax, Telefon, über elektronische Medien (einschließlich E-Mail und Internet), mittels eines oder mehrerer weltweiter Computernetzwerke oder anderer Medien; Online-Dienste, nämlich Bereitstellung und Übermittlung von In- formationen und Nachrichten aller Art in Bild und Ton; Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeich- nungen und Bildern; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation; Durchführung von Telefondiensten, Tele- text Services; computergestützte Übertragung von Nachrichten und Bildern über Waren und Dienstleistungen; E-Mail-Daten- dienste (= elektronischer Postversand); Pagingdienste (Personen- rufdienste); Bereitstellung einer Hotline; Dienstleistungen eines Call Centers, nämlich Vermittlung und Bearbeitung von Waren- oder Dienstleistungsbestellungen zur Weiterleitung über Daten- netze; Servicebetreuung über Hotlines, nämlich Bestellannahme und Auskunftserteilung über die Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, ad- ressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendun- gen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen sowie deren Verfolgung und Ermittlung (soweit in Klasse 38 enthalten); Bereitstellung eines elektronischen Markt- platzes auf Computernetzwerken; Einstellung von Daten in digitale Netze, soweit in Klasse 38 enthalten; internetbezogene Dienstleis- tungen, nämlich Bereitstellen eines Zugangs zu Texten, Grafiken, audiovisuellen und Multimedia-Informationen, Dokumenten, Da- tenbanken und Computerprogrammen; Betrieb von Chatlines und Foren; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von Waren; Briefdienst-, Frachtdienst-, Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Paketen, Postgut, Päckchen, Sendun- gen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, ins- besondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierte und unadressierten Werbesendun- gen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschrif- ten, Druckschriften mit Fahrrädern, Kraftfahrzeugen, Schienen- fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen; Einsammeln, Weiterleiten, Lagerung, Aufbewahrung, Verpackung und Lieferung der vorge- nannten Sendungen; Logistikdienstleistungen auf dem Transport- sektor, nämlich Sendungsverfolgung und -ermittlung von Paketen

sowie Ermittlung und Verfolgung des Transportweges von Einzel- und Sammelgutsendungen, von Paketangaben, aktuellem Auslie- ferungsstatus, Statusaktualisierung per E-Mail, von Abrechnun- gen, Paketankunftsdaten und Lieferbenachrichtungen - alle vorge- nannten Dienstleistungen auch über Internet

zu benutzen und/oder benutzen zu lassen.

Die Klägerin hat die Beklagte zudem auf Auskunftserteilung und Einwilli-

gung in die Löschung der Marken in Anspruch genommen. Sie hat weiterhin die

Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten zu 1 und des Be-

klagten zu 2 begehrt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz hat

die Klägerin auch den Feststellungsantrag nur noch gegen die Beklagte weiter-

verfolgt. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg WRP

2007, 446). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die

Klägerin ihr Klagebegehren gegen die Beklagte zu 1 weiter. Ihre gegen den

Beklagten zu 2 gerichtete Revision hat die Klägerin zurückgenommen. Die Be-

klagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

A. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten

Ansprüche gegen die Beklagte aus den Marken (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3,

Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG) und dem Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 2

bis Abs. 5 MarkenG) verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Zwischen der Wortmarke "POST" der Klägerin und den Wort-/Bildmar-

ken der Beklagten bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG. Zwischen den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst,

Frachtdienst und Kurierdienst, für die die kollidierenden Zeichen geschützt sei-

en, bestehe Dienstleistungsidentität. Im Übrigen könne eine hochgradige

Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit unterstellt werden.

Die Klagemarke verfüge auch unter Berücksichtigung der vorgelegten

demoskopischen Gutachten nur über eine schwache Kennzeichnungskraft. Ge-

genteiliges folge auch nicht aus einer intensiven Benutzung der Marke und den

von der Klägerin behaupteten hohen Werbeaufwendungen. Zwischen der Kla-

gemarke "POST" und den angegriffenen Marken fehle die erforderliche Zei-

chenähnlichkeit. Die Marken der Beklagten würden nicht durch den Wortbe-

standteil "POST" geprägt. Diesem komme in den Kollisionszeichen auch keine

selbständig kennzeichnende Stellung zu. Danach bestehe weder eine unmittel-

bare Verwechslungsgefahr noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens sei

ebenfalls nicht gegeben. Der von Haus aus rein beschreibende Begriff "POST"

habe sich nicht aufgrund wiederholter Verwendung als Stammbestandteil einer

Zeichenserie durchgesetzt.

Im Übrigen stehe dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf-

grund der Klagemarke "POST" die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG entge-

gen. Der Begriff "POST" sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Kol-

lisionszeichen geschützt seien, beschreibend oder weise stark beschreibende

Anklänge auf. Seine Verwendung in den angegriffenen Zeichen sei im Hinblick

auf die Öffnung des staatlichen Postmonopols und des gemeinschaftsrechtlich

erwünschten Wettbewerbs nicht unlauter.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergebe sich, dass sich auch aus

dem Unternehmenskennzeichen der Klägerin kein Unterlassungsanspruch

nach § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG herleiten lasse.

Die Unterlassungsanträge seien weiterhin nicht aufgrund des Bekannt-

heitsschutzes der Klagemarke "POST" und des Unternehmenskennzeichens

der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG begründet. Aus

den Ausführungen zu § 23 Nr. 2 MarkenG folge, dass eine Ausnutzung oder

Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der be-

kannten Zeichen "POST" nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Wei-

se erfolge.

Der Unterlassungsanspruch ergebe sich auch nicht aus den Wortzei-

chen "DP" und "DP2". Eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG scheide mangels Zeichenähnlichkeit aus.

B. Die Revision, die sich dagegen wendet, dass die gegen die Beklagte

gerichteten Klageanträge abgewiesen worden sind, hat in der Sache keinen

Erfolg.

I. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein Unterlassungsanspruch der

Klägerin nach § 14 Abs. 5 MarkenG gegen die Beklagte aus der Klagemarke

Nr. 300 12 966 "POST" gegen die Verwendung der Zeichen "OP OSTSEE-

POST" und "OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" scheide aus,

hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

1. Im vorliegenden Verletzungsprozess ist vom Bestand der Klagemarke

"POST" auszugehen. Die Marke steht nach wie vor in Kraft. Die gegen die Mar-

ke eingeleiteten Löschungsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Der Senat

hat die Beschwerdeentscheidungen aufgehoben, mit denen das Bundespatent-

gericht die Löschungsanträge des Deutschen Patent- und Markenamts bestätigt

hat (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II). Solange die Lö-

schungsanordnung nach §§ 50, 54 MarkenG nicht rechtskräftig ist, besteht im

Verletzungsverfahren keine Änderung der Schutzrechtslage und ist der Verlet-

zungsrichter an die Eintragung der Marke gebunden (BGH, Urt. v. 5.6.2008

- I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 14 = WRP 2008, 1202 - POST I).

2. Zwischen der Klagemarke "POST" und den Kollisionszeichen besteht

jedoch keine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Prüfung zutreffend angenommen,

dass zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke geschützt ist, und

den Dienstleistungen der Bereiche Briefdienst, Frachtdienst und Kurierdienst

der angegriffenen Marken Dienstleistungsidentität besteht. Es hat für das Ver-

hältnis sämtlicher übrigen Waren und Dienstleistungen der Kollisionszeichen

eine hochgradige Dienstleistungs- und Warenähnlichkeit angenommen. Das ist

im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 35, für die

die angegriffenen Marken ebenfalls geschützt sind, zumindest zweifelhaft. Das

Berufungsgericht hat jedoch keine Feststellungen zur Waren- und Dienstleis-

tungsähnlichkeit getroffen, sondern eine hochgradige Ähnlichkeit nur unterstellt.

Ihm obliegt jedoch die tatrichterliche Beurteilung, ob die Waren und Dienstleis-

tungen einander ähnlich sind (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007,

1066 Tz. 23 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Demzufolge ist für die rechtliche

Beurteilung in der Revisionsinstanz zugunsten der Klägerin von hochgradiger

Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit auszugehen, soweit das Berufungsge-

richt keine Dienstleistungsidentität festgestellt hat.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke "POST" ver-

füge über allenfalls schwache Kennzeichnungskraft. Als rein beschreibende

Bezeichnung komme ihr für die eingetragenen Dienstleistungen keine originäre

Unterscheidungskraft zu. Die Marke sei nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung

eingetragen worden. Durch die Verkehrsdurchsetzung habe die Klagemarke

keine normale oder gesteigerte Kennzeichnungskraft erlangt. Zu berücksichti-

gen sei, dass die Bezeichnung "POST" im Rahmen eines staatlichen Monopols

benutzt worden sei und die Klägerin im Zeitpunkt der Entscheidung in der Beru-

fungsinstanz immer noch über eine gesetzliche Exklusivlizenz verfüge. Die Zei-

chennutzung innerhalb staatlicher Monopole beruhe auf der andere Wettbe-

werber ausschließenden Gesetzeslage. Diese begründe keine wettbewerbliche

Leistung und rechtfertige nicht die Zuerkennung normaler oder gesteigerter

Kennzeichnungskraft. Zu berücksichtigen sei auch das gemeinschaftsrechtliche

Ziel einer Liberalisierung des Postmarktes. Ohne eine Beschränkung des

Schutzumfangs der Klagemarke werde es Wettbewerbern versagt, Kennzei-

chen auf ähnliche Weise zu bilden. Die übrigen von der Klägerin vorgetragenen

Umstände könnten eine Steigerung der Kennzeichnungskraft ebenfalls nicht

bewirken. Die behaupteten Werbeaufwendungen seien im Hinblick auf die Kla-

gemarke "POST" nicht substantiiert. Die vorgelegten Verkehrsbefragungen sei-

en ebenfalls nicht geeignet, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft zu bele-

gen. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Für das Revisionsver-

fahren ist vielmehr von normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST"

auszugehen.

aa) Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten

Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die

die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die

Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der

Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der

beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen auf-

grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen

(EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734

Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421

= GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005

- C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159

- Nestlé/Mars).

bb) Das Berufungsgericht ist allerdings im Ergebnis zutreffend davon

ausgegangen, dass die Klagemarke "POST" ohne Verkehrsdurchsetzung i.S.

von § 8 Abs. 3 MarkenG nicht schutzfähig ist, weil ihrer Eintragung als be-

schreibende Angabe das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ent-

gegensteht.

(1) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintra-

gung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Ver-

kehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sons-

tiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Von einem die

Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen

sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der

möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl.

EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146

Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, - I-1619,

GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05,

GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

(2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff

"POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete,

Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beför-

derten und zugestellten Güter selbst, z.B. Briefe, Karten, Pakete und Päckchen,

bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegen-

stand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetra-

gen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal der in Rede ste-

henden Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH, Urt. v. 5.6.2008

- I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; BGH GRUR 2008, 798

Tz. 19 - POST I; zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Beschl. v. 23.10.2008

- I ZB 48/07 - POST II).

cc) Die Ausführungen des Berufungsgerichts, mit denen es nur eine al-

lenfalls schwache Kennzeichnungskraft der aufgrund Verkehrsdurchsetzung

eingetragenen Marke angenommen hat, halten dagegen der rechtlichen Nach-

prüfung nicht stand. Für das Revisionsverfahren ist vielmehr von einer norma-

len Kennzeichnungskraft der Klagemarke auszugehen.

(1) Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen re-

gelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v.

5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 173 f. = WRP 2001, 1315 - Marlboro-

Dach; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit). Eine Kennzeichnungs-

schwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür

besondere tatsächliche Umstände vorliegen (BGHZ 156, 112, 122 - Kinder I).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts können diese besonderen Um-

stände nicht darin gesehen werden, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin,

die Deutsche Bundespost, als früheres Monopolunternehmen ausschließlich mit

der Postbeförderung in Deutschland betraut war und seit der teilweisen Öffnung

des Marktes für Postdienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-

Jahren des vorigen Jahrhunderts ein besonderes Interesse dieser Unterneh-

men an der Verwendung des die fraglichen Dienstleistungen beschreibenden

Wortes "POST" zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Nach der

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verbietet

sich im Rahmen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL, der durch § 8 Abs. 3 Mar-

kenG umgesetzt wird, eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem

festgestellten Interesse daran, die Bezeichnung für die Benutzung durch andere

Unternehmen freizuhalten (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97, Slg. 1999,

I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 48 und 54 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). Von

diesem Maßstab ist auch bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der auf-

grund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke auszugehen. Deren

Kennzeichnungskraft ist nicht aus Rechtsgründen geringer zu bemessen, um

Wettbewerbern die markenmäßige Benutzung der Klagemarke in identischer

oder ähnlicher Form zu ermöglichen (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz,

2. Aufl., § 14 Rdn. 391; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher

Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 222). Vielmehr

ist dem Bedürfnis von Wettbewerbern, abweichende, aber auf ähnliche Weise

gebildete Kennzeichen für ihre Dienstleistungen zu verwenden, bei der Schutz-

schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG und beim Schutz bekannter Kennzeichen im

Rahmen des Merkmals "ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise"

Rechnung zu tragen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG BGH WRP 2008, 1206 Tz. 25

- CITY POST; GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; zu § 15 Abs. 3 MarkenG

BGH, Urt. v. 1.3.2001 - I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054, 1057 = WRP 2001,

1193 - Tagesreport; BGHZ 147, 56, 63 und 67 - Tagesschau).

Allerdings kann der Umstand, dass der Markeninhaber über eine Mono-

polstellung verfügt, nicht nur Einfluss auf das Vorliegen der Voraussetzungen

der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG (vgl. zu Art. 3 Abs. 3

MarkenRL EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR

2002, 804 Tz. 65 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington), sondern auch auf die

Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke haben. In einer derarti-

gen Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimm-

te Leistung als einziger anbietet, ist darauf zu achten, ob der Verkehr, der die

von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem An-

gebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung nunmehr als Hinweis

auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem

solchen Fall liegt es nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit diesem

Inhaber in Verbindung bringt, ohne darin zugleich einen Herkunftshinweis zu

erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier; BGH, Beschl. v. 19.1.2006

- I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 18 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Entspre-

chendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Mono-

polstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor

beeinflusst.

(2) Von diesen Maßstäben ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.

Es hat unterstellt, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin, die Deutsche

Bundespost, die Bezeichnung "POST" über viele Jahrzehnte im Zusammen-

hang mit der Erbringung ihrer Dienstleistungen sowie in der Werbung intensiv

benutzt haben und die Benutzung durch die Deutsche Bundespost als Rechts-

vorgängerin der Klägerin zeichenrechtlich zuzuordnen ist. Das Berufungsgericht

hat jedoch keine Feststellungen dazu getroffen, ob die angesprochenen Ver-

kehrskreise den beschreibenden Begriff "POST" mit der Klägerin nur aufgrund

der früheren Monopolstellung in Verbindung bringen und das Zeichen nicht als

Herkunftshinweis auffassen. Für das Revisionsverfahren ist daher zugunsten

der Klägerin davon auszugehen, dass der Umstand, dass das Publikum die in

Rede stehenden mit der Bezeichnung "POST" gekennzeichneten Dienstleis-

tungen als von der Klägerin stammend erkennt, auf der Benutzung der Be-

zeichnung "POST" als Marke durch die Klägerin und ihre Rechtsvorgängerin

beruht. Damit besteht aber kein Anhalt für eine unterdurchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der als verkehrsdurchgesetzt eingetragenen Klagemarke.

(3) Entgegen der Ansicht der Revision besteht allerdings auch keine Ver-

anlassung, eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke

"POST" anzunehmen. Das Berufungsgericht hat die Werbeaufwendungen der

Klägerin im Zeitraum von 1997 bis 2003 von jährlich zwischen 60 Millionen €

und 390 Millionen € zur Begründung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft

der Klagemarke nicht herangezogen, weil die Klägerin nicht angegeben hat,

welche Anteile der Werbeaufwendungen auf die Klagemarke "POST" entfallen.

Dagegen erinnert die Revision nichts. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.

Entsprechendes gilt für die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsbeispiele

für die Verwendung der Klagemarke "POST". Nach den Feststellungen des Be-

rufungsgerichts wird die Klagemarke überwiegend nur gemeinsam mit der Far-

be Gelb, dem Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und teilweise

zusammen mit dem stilisierten Posthorn verwandt. Den Schluss auf eine über-

durchschnittliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke "POST"

aufgrund der Verwendungsbeispiele hat das Berufungsgericht daher zu Recht

nicht gezogen.

Das Berufungsgericht hat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der

Klagemarke "POST" über das für die Verkehrsdurchsetzung erforderliche Maß

hinaus auch nicht den von der Klägerin vorgelegten Verkehrsbefragungen ent-

nommen. Es hat hierzu ausgeführt, das I. -Gutachten von Mai 2000 weise

einen Anteil von 71% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST"

der Markeninhaberin zuordneten. Aus den Verkehrsgutachten für November/

Dezember 2002 und dem Ergänzungsgutachten von 2004 der N.

folge ein Zuordnungsgrad von 82,4% der Gesamtbevölkerung. Von einem hö-

heren Grad der Verkehrsdurchsetzung geht auch die Revision nicht aus. Sie

meint jedoch, aus diesem Durchsetzungsgrad folge eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke. Dem kann nicht zugestimmt werden. Aus ei-

nem Durchsetzungsgrad von 82,4% oder 84,6%, wie die Klägerin ebenfalls gel-

tend gemacht hat, folgt keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der nur aufgrund

Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Klagemarke "POST".

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgra-

des kann nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn

- sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtferti-

gen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht

unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001

- I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND

SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP

2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die

fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein

Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deut-

lich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20

- LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann nur bei einer

langen und intensiven Benutzung der Marke Unterscheidungskraft i.S. des § 8

Abs. 3 MarkenG erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsan-

gabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL;

Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436d). Dementsprechend hat der Senat

auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder

eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl.

BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; GRUR

2007, 1066 Tz. 34 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markenge-

setz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 8

MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663;

a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 187). Davon ist

auch bei dem glatt beschreibenden Begriff "POST" auszugehen, so dass ein

Durchsetzungsgrad von deutlich über 80% den Anforderungen an eine Ver-

kehrsdurchsetzung der Bezeichnung "POST" für die in Rede stehenden Dienst-

leistungen nach § 8 Abs. 3 MarkenG genügt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.2008

- I ZB 48/07 - POST II), jedoch nicht zu einer überdurchschnittlichen Kenn-

zeichnungskraft der Klagemarke führt. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem

T. -Gutachten von Januar 2006. Dieses Gutachten hat die Klägerin

erst nach Abschluss der Tatsacheninstanzen vorgelegt. Als neuer Tatsachen-

vortrag kann es in der Revisionsinstanz keine Berücksichtigung finden.

c) Das Berufungsgericht ist von einer Zeichenunähnlichkeit zwischen der

Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken "OP OSTSEE-POST" und

"OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" ausgegangen und hat des-

halb eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint.

Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamt-

eindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen zu berücksichtigen. Das

schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer

komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen

Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH,

Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f.

= WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH, Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03,

GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Weiter ist nicht ausge-

schlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte

Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstän-

dig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der

zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder

prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2002,

171, 174 - Marlboro-Dach; BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004,

865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei der Identität oder Ähnlichkeit die-

ses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder

eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechs-

lungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch

bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirt-

schaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR

2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz).

bb) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass die angegriffe-

nen Zeichen nicht durch den Bestandteil "POST" geprägt werden, weil die wei-

teren Bestandteile der zusammengesetzten Zeichen nicht in den Hintergrund

treten. Der Verkehr habe keinen Anlass, die angegriffenen Zeichen zerglie-

dernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises allein an

dem jeweiligen Bestandteil "POST" zu orientieren. Der Verkehr werde vielmehr

diesen Bestandteil als Sachangabe auffassen. Das lässt einen Rechtsfehler

nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen. Die Revision

wendet sich vielmehr gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Klage-

marke "POST" behalte in den zusammengesetzten Kollisionsmarken auch kei-

ne selbständig kennzeichnende Stellung. Mit diesem Angriff hat die Revision

keinen Erfolg.

(1) Die Beurteilung des Gesamteindrucks zusammengesetzter Zeichen

liegt grundsätzlich auf tatrichterlichem Gebiet. Im Revisionsverfahren kann sie

nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein unzutreffender Rechts-

begriff zugrunde liegt, sie gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt

oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt sind (vgl. BGH, Urt. v.

27.11.2003 - I ZR 79/01, GRUR 2004, 514, 516 = WRP 2004, 758 - Telekom).

(2) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass dem Bestandteil

"POST" in den angegriffenen Zeichen keine eigenständige kennzeichnende

Stellung zukommt. Es hat dies zu Recht daraus gefolgert, dass der Verkehr den

Begriff "POST" in den zusammengesetzten Zeichen beschreibend auffasst. Er-

kennt der Verkehr in den Kollisionszeichen aber nicht die Klagemarke oder das

bekannte oder zumindest erkennbare Firmenschlagwort "POST" der Klägerin,

besteht im Streitfall kein Anhalt dafür, dass der Wortbestandteil "POST" in den

zusammengesetzten Kollisionsmarken eine selbständig kennzeichnende Stel-

lung behält.

Mangels Zeichenähnlichkeit sind eine unmittelbare Verwechslungsgefahr

und eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

d) Das Berufungsgericht hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der

Klagemarke "POST" und den angegriffenen Marken auch nicht unter dem As-

pekt eines Serienzeichens angenommen. Dagegen wendet sich die Revision

ohne Erfolg.

aa) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens Eingang in die Mar-

kenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden (vgl. EuGH, Urt. v.

13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il

Ponte Finanziaria/HABM

[BAINBRIDGE]; BGH, Beschl. v. 29.5.2008

- I ZB 54/05, GRUR 2008, 905 Tz. 33 = WRP 2008, 1349 - Pantohexal). Diese

Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenü-

berstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nicht unmittelbar miteinander ver-

wechselbar sind, greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil über-

einstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unterneh-

mens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesens-

gleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v.

20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II,

m.w.N.).

bb) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens

scheidet im Streitfall schon deshalb aus, weil es an einer Erkennbarkeit des

Bestandteils "POST" als Serienzeichen der Klägerin in den angegriffenen Mar-

ken fehlt. Das Berufungsgericht hat in anderem Zusammenhang rechtsfehlerfrei

festgestellt, dass das Publikum die Kollisionszeichen als Gesamtbegriff und

nicht zergliedernd versteht, den Bestandteil "POST" der angegriffenen Marken

nur als eine Sachangabe ansieht und eine Vielzahl von Unternehmen Marken

und Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "POST" nutzen.

3. Das Berufungsgericht hat angenommen, einem markenrechtlichen

Unterlassungsanspruch der Klägerin stünde zudem die Schutzschranke des

§ 23 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand,

soweit identische Dienstleistungen in Rede stehen. Das ist für die Bereiche der

Briefdienst-, Frachtdienst- und Kurierdienstleistungen der angegriffenen Marken

der Fall.

aa) Nach der Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG, die Art. 6 Abs. 1 lit. b

MarkenRL umsetzt, gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem

Dritten zu verbieten, ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen als

Angabe über Merkmale der Dienstleistungen, insbesondere ihrer Art oder ihrer

Beschaffenheit, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung

nicht gegen die guten Sitten verstößt. Diese Voraussetzungen der Schutz-

schranke des § 23 Nr. 2 MarkenG sind im Streitfall erfüllt.

bb) Die Beklagte benutzt den mit der Klagemarke übereinstimmenden

Bestandteil "POST" der Kollisionszeichen zur Bezeichnung ihrer Dienstleistun-

gen. Für die Dienstleistungen der Beförderung und Zustellung von Briefen und

Paketen beschreibt der Bestandteil "POST" der angegriffenen Zeichen den Ge-

genstand, auf den sich die Dienstleistungen der Beklagten beziehen. Er ist da-

her eine Angabe über ein Merkmal der Dienstleistungen der Beklagten i.S. von

§ 23 Nr. 2 MarkenG (BGH GRUR 2008, 798 Tz. 19 - POST I; WRP 2008, 1206

Tz. 21 - CITY POST).

cc) Der Senat hat in zwei mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichba-

ren Fällen, in denen die Klägerin aus der Klagemarke gegen die Zeichen "CITY

POST" und "Die Neue Post" vorgegangen war, einen Verstoß gegen die an-

ständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel verneint (BGH GRUR

2008, 798 - POST I; WRP 2008, 1206 - CITY POST). Er hat dabei maßgeblich

auf den Umstand abgestellt, dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin als frühe-

res Monopolunternehmen ausschließlich mit der Postbeförderung in Deutsch-

land betraut war und dass seit der teilweisen Öffnung des Marktes für Post-

dienstleistungen auch für private Anbieter in den 90er-Jahren des vorigen Jahr-

hunderts ein besonderes Interesse dieser Unternehmen an der Verwendung

des die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Worts "POST" zur

Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen besteht. Ohne eine entsprechende Be-

schränkung des Schutzumfangs der Klagemarke würden die erst später auf den

Markt eintretenden privaten Wettbewerber von vornherein von der Benutzung

des Wortes "POST" ausgeschlossen und ausschließlich auf andere (Phanta-

sie-)Bezeichnungen verwiesen. Da Art. 6 MarkenRL und § 23 MarkenG dazu

dienen, die Interessen des Markenschutzes und des freien Warenverkehrs so-

wie der Dienstleistungsfreiheit in der Weise in Einklang zu bringen, dass das

Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten

Wettbewerbs spielen kann (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 16 - Gerolsteiner Brun-

nen; GRUR 2005, 509 Tz. 29 - Gillette; Urt. v. 10.4.2008 - C-102/07, Slg. 2008,

I-2439 = GRUR 2008, 503 Tz. 45 - adidas), ist Wettbewerbern, die neu auf ei-

nem bisher durch Monopolstrukturen gekennzeichneten Markt auftreten, die

Benutzung eines beschreibenden Begriffs wie "POST" auch dann zu gestatten,

wenn eine Verwechslungsgefahr mit der gleichlautenden, für die Rechtsnach-

folgerin des bisherigen Monopolunternehmens eingetragenen bekannten

Wortmarke besteht. Dadurch tritt zwar eine Beschränkung des Schutzumfangs

der Klagemarke ein. Diese Beschränkung ist wegen der Schutzschranke des

§ 23 Nr. 2 MarkenG im vorliegenden Fall aber im Kern bereits dadurch ange-

legt, dass eine beschreibende Angabe als Marke verwendet wird. Entgegen der

Ansicht der Revision kommt es nicht entscheidend darauf an, dass die Beklagte

zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen und ihres Unternehmens nicht zwin-

gend auf den Begriff "POST" angewiesen ist, sondern auch andere Bezeich-

nungen wählen könnte. Die Beschränkung des Schutzumfangs ist allerdings auf

ein angemessenes Maß dadurch zu verringern, dass die neu hinzutretenden

Wettbewerber sich durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Marken-

wort abgrenzen müssen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzei-

chen der Markeninhaberin (Posthorn, Farbe Gelb) die Verwechslungsgefahr

erhöhen dürfen.

Gegen diese Erwägungen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Zur

Begründung wird auf die Entscheidungen des Senats vom heutigen Tag ver-

wiesen (Urt. v. 2.4.2009 - I ZR 110/06, I ZR 111/06 und I ZR 209/06 jeweils Ab-

schnitt II 1 b). Diese Erwägungen gelten im Streitfall entsprechend, soweit eine

Dienstleistungsidentität in Rede steht.

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Schutzschranke

des § 23 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der

Kollisionszeichen gegeben ist, für die keine Identität mit den Dienstleistungen

besteht, für die die Klagemarke eingetragen ist. Hiergegen bestehen allerdings

Bedenken, weil vom Berufungsgericht nicht im Einzelnen festgestellt und auch

nicht ohne weiteres ersichtlich ist, dass der Begriff "POST" für die Vielzahl der

Waren und Dienstleistungen, die für die angegriffenen Marken eingetragen

sind, eine Merkmalsangabe ist. Die Frage kann im Streitfall jedoch offenbleiben.

Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch unabhängig

vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Nr. 2 MarkenG schon mangels

Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht zu (Ab-

schnitt B I 2).

4. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch gegen die

Verwendung der Marken "OP OSTSEE-POST" und "OSTSEE-POST Der priva-

te Postdienst im Norden" für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleis-

tungen auch nicht aufgrund eines Bekanntheitsschutzes der Klagemarke

"POST" für begründet erachtet (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG). Die dage-

gen gerichteten Angriffe der Revision greifen nicht durch.

Das Berufungsgericht hat im Rahmen der Prüfung der Verwechslungs-

gefahr eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Klagemarke "POST" und den an-

gegriffenen Zeichen zu Recht verneint. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlich-

keit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzule-

gen als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (BGH, Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594,

596 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 45

- Kinder II). Mangels Ähnlichkeit der kollidierenden Marken kommt ein auf den

Schutz einer bekannten Marke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5 MarkenG ge-

stützter Unterlassungsanspruch nicht in Betracht.

II. Die Klägerin kann den Unterlassungsanspruch nicht mit Erfolg auf das

Unternehmenskennzeichen "Deutsche Post AG" und das Firmenschlagwort

"POST" der vollständigen Firmenbezeichnung stützen. Die aus § 15 Abs. 2 und

4 MarkenG abgeleiteten Ansprüche scheiden mangels Verwechslungsgefahr

aus. Es fehlt an einer Zeichenähnlichkeit zwischen den kollidierenden Zeichen

(hierzu vorstehend B I 2 c und d). Aus demselben Grund scheidet auch ein Un-

terlassungsanspruch nach § 15 Abs. 3 und 4 MarkenG aufgrund des Schutzes

des bekannten Unternehmenskennzeichens der Klägerin aus.

III. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch auch nicht

aufgrund der Wortmarken Nr. 300 02 483 "DP" und Nr. 301 52 474 "DP2" ge-

mäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG zu.

1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass zwischen der

Klagemarke "DP" und den angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" und

"OSTSEE-POST Der private Postdienst im Norden" eine Verwechslungsgefahr

mangels Zeichenähnlichkeit ausscheidet. Es ist davon ausgegangen, dass das

Zeichen "OP OSTSEE-POST" weder durch den Zeichenbestandteil "OP" ge-

prägt wird noch diese Buchstabenkombination in dem zusammengesetzten

Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Sie tragen die Verneinung eines Unterlassungsanspruchs aus der Klagemarke

"DP" selbständig. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Klagemarke "DP" mit

dem angegriffenen Zeichen "OP OSTSEE-POST" auch dann verwechselbar

wäre, wenn das angegriffene Zeichen durch die Buchstabenkombination "OP"

geprägt würde, was das Berufungsgericht in einer zusätzlichen Begründung

verneint hat und von der Revision in diesem Zusammenhang allein angegriffen

wird.

2. Der Unterlassungsanspruch ist schließlich auch nicht aus der Klage-

marke "DP" gegen das angegriffene Zeichen "OSTSEE-POST Der private Post-

dienst im Norden" und aus der Klagemarke "DP2" gegeben. Insoweit gelten die

vorstehenden Ausführungen entsprechend.

IV. Die Klageanträge I 2 und 3 auf Einwilligung in die Löschung der Mar-

ken Nr. 303 01 652 und Nr. 303 01 653 und auf Auskunftserteilung sowie der

Klageantrag II auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung sind ebenfalls

unbegründet. Die angegriffenen Marken der Beklagten verletzen den Schutzbe-

reich sämtlicher Klagekennzeichen nicht.

V. Ohne Erfolg stützt die Klägerin die geltend gemachten Ansprüche

nunmehr auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche aus § 8 Abs. 1, §§ 9, 3 i.V. mit

§ 5 Abs. 1 und 2 UWG.

Bei Schutzrechtsverletzungen wird der Streitgegenstand (der prozessua-

le Anspruch) durch den Klageantrag, in dem sich die vom Kläger in Anspruch

genommene Rechtsfolge konkretisiert, und den Lebenssachverhalt bestimmt,

aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet (BGHZ 166, 253 Tz. 25

- Markenparfümverkäufe; BGH GRUR 2007, 1071 Tz. 56 - Kinder II). Durch

seinen Vortrag über die Entstehung und den Bestand des Schutzrechts als Teil

des Lebenssachverhalts bestimmt der Kläger über den Streitgegenstand. Wer-

den neben Ansprüchen aus einem Schutzrecht wettbewerbsrechtliche Ansprü-

che unter dem Gesichtspunkt der Irreführung geltend gemacht, handelt es sich

grundsätzlich um unterschiedliche Streitgegenstände, weil der Kern des jeweili-

gen Sachverhalts nicht unverändert

ist (vgl. BGH, Urt. v. 7.12.2000

- I ZR 146/98, GRUR 2001, 755, 757 = WRP 2001, 804 - Telefonkarte). Davon

ist auch auszugehen, wenn eine Irreführungsgefahr nach § 5 Abs. 2 UWG gel-

tend gemacht wird. Nach dieser Vorschrift, die Art. 6 Abs. 2 lit. a der Richtlinie

über unlautere Geschäftspraktiken umsetzt, ist eine geschäftliche Handlung

irreführend, wenn sie eine Verwechslungsgefahr mit einer Marke oder einem

anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers hervorruft. Anders als bei Kennzei-

chenverletzungen nach dem Markengesetz setzt ein auf einen Irreführungstat-

bestand gestütztes Verbot voraus, dass die Fehlvorstellung geeignet ist, das

Marktverhalten der Gegenseite zu beeinflussen (BGH, Urt. v. 26.10.2006

- I ZR 33/04, GRUR 2007, 247 Tz. 34 = WRP 2007, 303 - Regenwaldprojekt I;

Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 171/04, GRUR 2008, 443 Tz. 29 = WRP 2008, 666

- Saugeinlagen). Zudem ist auch die Aktivlegitimation unterschiedlich ausge-

staltet. Während zur Verfolgung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche grundsätz-

lich die in § 8 Abs. 3 UWG angeführten Beteiligten aktivlegitimiert sind, stehen

kennzeichenrechtliche Ansprüche dem Inhaber des Schutzrechts zu. Nach die-

sen Maßstäben sind die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche wegen

irreführender Werbung aufgrund einer Verwechslungsgefahr mit den Klagemar-

ken i.S. von § 5 Abs. 2 UWG ein gegenüber kennzeichenrechtlichen Ansprü-

chen weiterer Streitgegenstand.

Einen neuen Streitgegenstand kann die Klägerin im Revisionsverfahren

nicht einführen (BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 61 - Kinderzeit; GRUR 2007, 1071

Tz. 57 - Kinder II). Dass das Berufungsgericht wettbewerbsrechtliche Ansprü-

che aufgrund irreführender Werbung übergangen hat, hat die Revision inner-

halb der Revisionsbegründungsfrist nicht gerügt.

VI. Der von der Klägerin angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Eu-

ropäischen Gemeinschaften bedarf es vorliegend nicht. Die Grundsätze, nach

denen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob die Schutzschranke des Art. 6

Abs. 1 lit. b MarkenRL eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichts-

hofs der Europäischen Gemeinschaften geklärt. Die Gesamtwürdigung und

Gewichtung der relevanten Umstände im konkreten Einzelfall ist Sache der na-

tionalen Gerichte (vgl. EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 - Gerolsteiner Brunnen;

GRUR 2005, 153 Tz. 84 - Anheuser Busch). Auch im Übrigen stellen sich vor-

liegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen.

C. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 515 Abs. 3 Satz 1,

§ 565 ZPO.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 16.12.2004 - 315 O 533/04 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 04.04.2006 - 3 U 10/05 -