BGH Urteil vom 22.11.2001 – I ZR 111/99

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am: 22. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

I ZR 111/99

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

BIG

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwechs-

lungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist.

BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 22. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.

Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und

Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A.

B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und

Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am

20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen für "Plastikspielwaren" eingetragen

wurde.

Die Klägerin beschäftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk fernge-

steuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb

sie über das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter

der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klägerin war die Firma L.

in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Ver-

letzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunter-

nehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Nürn-

berg-Fürth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entsprechen-

den Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Düsseldorf.

Mit der vorliegenden Klage hat die Klägerin zunächst Feststellung be-

gehrt, daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern

Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und

daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus

entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren

Schaden beziffert und beantragt,

den Beklagten zu verurteilen,

1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch Er-

klärung gegenüber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen;

2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshängigkeit zu

zahlen.

Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der Be-

zeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu.

Widerklagend hat er beantragt,

die Klägerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurtei-

len, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeich-

nungen

und/oder

"Big Bluster"

"Big Buffalo"

(jeweils gleichgültig in welcher Schreibweise) zu benutzen.

Er hat des weiteren Ansprüche auf Auskunftserteilung bezüglich der ent-

sprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung

der Klägerin geltend gemacht.

Während des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 für den Beklagten

zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Büffel" eingetragen worden. Darauf

hat die Klägerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die

Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht

für die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt.

Im übrigen ist die Klägerin der Widerklage entgegengetreten.

Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den

mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach

für gerechtfertigt erklärt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage

hat es im Umfang des erklärten Anerkenntnisses, bezüglich der Auskunftser-

teilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997,

entsprochen und die Widerklage im übrigen abgewiesen.

Die Berufung ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt

der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein

Widerklagebegehren weiter.

I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage für dem Grunde

nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schadens-

ersatz über den anerkannten Teil hinaus für unbegründet erachtet. Es hat dazu

ausgeführt:

Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen

das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden

Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach

allen Umständen des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler

Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden

Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darüber hinausgehende gestei-

gerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlüssig vorgetragen. Be-

züglich der Markenähnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander

gegenüberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unterneh-

menskürzel "BIG" könne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung

"big bluster" prägen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts

im Sinne von "groß, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Unterschei-

dungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedürfnis bestehe.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens kom-

me nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters

die erforderliche Originalität fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie

zu dienen.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in

allen Punkten stand.

1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsachen-

grundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwechs-

lungsgefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskürzel

des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeich-

nungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint.

a) Es ist bei der Prüfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon

ausgegangen, daß die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls

vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Be-

tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und

der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-

nungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der

Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gestei-

gerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st.

Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 =

WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506,

508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR

143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils

m.w.N.).

Allerdings sind die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeich-

nungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daß

diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, während

es an anderer Stelle seiner Begründung den Standpunkt eingenommen hat,

eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft geführt ha-

be, sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz

zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wider-

klagemarke auszugehen.

Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu

treffen, Warenidentität unterstellt. Hiervon ist auch für das Revisionsverfahren

auszugehen.

Im Rahmen der Prüfung der Markenähnlichkeit ist das Berufungsgericht

in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der

angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil

"Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch

"Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprägt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu

beanstanden.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des

Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prägung des Gesamteindrucks

komme es bei einem jüngeren Zeichen, in dem die ältere Kennzeichnung iden-

tisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jüngeren

Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daß er beim Verkehr die Er-

innerung an die ältere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im Ge-

gensatz zur ständigen Rechtsprechung des Senats (BGH, Urt. v. 4.12.1997

- I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139,

340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235

= WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungs-

gericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision berücksichtigt bei ihrer Auf-

fassung nicht ausreichend, daß es für die Frage der Ähnlichkeit zweier Marken

nicht auf eine bloße durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte

Assoziation zur älteren Marke ankommt, sondern daß eine Verwechslungsge-

fahr zwischen der älteren und der jüngeren Marke gegeben sein muß. Nichts

anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindung-

bringens, die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs keinen

eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des

Begriffs der Verwechslungsgefahr näher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998,

387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).

Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der

angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gestützt, daß der Be-

standteil "Big", der die Bedeutung von "groß", "dick", "stark" oder "wichtig" ha-

be, deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeich-

nend verstanden werde. Der Bestandteil präge die Bezeichnungen weder aus-

schließlich noch überwiegend.

Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rüge, für die Prägung

des Gesamteindrucks genüge es, wenn der übereinstimmende Bestandteil eine

gewisse eigenständige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und

nicht derart untergegangen sei, daß er in dem Gesamtzeichen aufgehört habe,

für den Verkehr die Erinnerung an das ältere Zeichen wachzurufen. Auch mit

dieser Auffassung vernachlässigt die Revision das Erfordernis einer durch den

Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenähnlichkeit. Nach der

Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen

des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht für die Annahme aus, die ande-

ren Markenbestandteile könnten für den Verkehr in einer Weise zurücktreten,

daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (BGH, Beschl.

v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA).

Viel weniger kann eine gewisse eigenständige Stellung des fraglichen Be-

standteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jüngeren Zeichens in der

von der vorangehend angeführten Rechtsprechung geforderten Weise zu be-

stimmen.

Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren

Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemäß der Un-

terstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in

der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke

zu unterstellen ist. Denn die Markenähnlichkeit zwischen "BIG" und der in sei-

ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering,

um eine Gefahr, daß der Verkehr die eine Marke fälschlich für die andere hält,

bejahen zu können.

b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprüche des Beklagten gemäß

§ 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskürzel "BIG" verneint hat,

kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsachen-

grundlage nicht für rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusammen-

hang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennähe der Parteien, der

Ähnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmens-

bezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl.

BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001,

- CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daß das Berufungsgericht bei unterstellter

Branchenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG"

die geringe Ähnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung

"Big Bluster" für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen

lassen, läßt Rechtsfehler nicht erkennen.

2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem

Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeich-

nungskraft von "BIG" ergebe, daß dieses Zeichen nicht geeignet sei, als

Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung wen-

det sich die Revision mit Erfolg.

Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revisi-

onsverfahren von Warenidentität und von einer normalen Kennzeichnungskraft

der Widerklagemarke auszugehen.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der

älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz

gefunden (EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131,

122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999,

587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die

erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen - wie im

Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwech-

selbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die

Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm

mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden

Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen

Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH

GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97,

GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem). Die Rechtspre-

chung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung man-

cher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen

und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für ein-

zelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer sol-

chen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen,

wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsge-

richt bisher ungeprüften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demsel-

ben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist,

insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort be-

nutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und

auf seine hohen Umsätze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt

hat, an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so liegt es erfahrungsgemäß

fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die an-

gegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenständiges Zeichen zu sehen;

vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenüberste-

henden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen

um ein solches der Serie.

Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt

steht nicht entgegen, daß der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken

aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Mar-

ke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Voraus-

setzung für die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwechs-

lungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an

dem Stammbestandteil, sei es, daß dieses in einem oder mehreren Zeichen

der Serie besteht, sei es, daß der Stammbestandteil für sich kennzeichenrecht-

lichen Schutz genießt und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie

mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall,

oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestand-

teil werde vom Verkehr als geeignet für die Bildung einer Zeichenserie ange-

sehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998

- I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANS-

KRONE I).

Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts ei-

nes beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groß", "dick",

"stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen könne, die Eignung

aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht

beigetreten werden.

Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft,

der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unter-

scheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von "groß", "dick", "stark",

"wichtig" auch dem deutschen Verkehr geläufig sei (vgl. zu einem Eigen-

schaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001,

1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE).

Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehler-

haft unberücksichtigt gelassen, daß der Beklagte unter Bezugnahme auf vor-

gelegte Unterlagen ausführlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil

"BIG" bereits als Stammbestandteil für eine existierende Zeichenserie, bei der

jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen kom-

biniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG"

sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der Be-

klagte den Verkehr tatsächlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie ge-

wöhnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bun-

desgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaßt sich,

weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie

nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der ab-

strakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammbe-

standteil für eine Zeichenserie und stellt allein für diesen Fall Anforderungen

im Sinne einer gewissen Originalität des Bestandteils.

3. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht,

sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im

engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter

dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende

Vorbringen des Beklagten einschließlich des Vortrags zur Bekanntheit des Zei-

chens "BIG" zu berücksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rügt.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur

anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revi-

sion - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert