BGH Urteil vom 19.02.2004 – I ZR 172/01

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 172/01

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:

ja

BGHZ

BGHR

: nein

:

ja

Verkündet am: 19. Februar 2004 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Ferrari-Pferd

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3

a) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zu-

behör zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von

Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit.

b) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der

Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 Mar-

kenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses

Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der

Feststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die

Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß,

um die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu er-

füllen.

d) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen.

BGH, Urt. v. 19. Februar 2004 - I ZR 172/01 - OLG Frankfurt am Main

LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 19. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. April 2001 aufge-

hoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt

Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist

Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces

de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) einge-

tragenen IR-Marken

Nr. 338 988

Nr. 338 989

und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den

Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (bean-

spruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).

Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr

hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie

die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Be-

kleidungsstücke, Uhren und Schreibgeräte) gestattet.

Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und

Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. "

mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-

des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klagean-

trag wiedergegeben sind.

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und ei-

nen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung

der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbe-

wehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Ab-

bildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildun-

gen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten

die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die

Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.

Die Klägerin hat beantragt,

1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens

verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird,

daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Peda-

le für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Ver-

kehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt

und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein

Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen

jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr

durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung he-

rauszugeben;

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und

Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar

hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;

b) Name und Adresse des Lieferanten;

c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;

d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;

e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten

Plagiate;

f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;

g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;

h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;

i) erzielter Umsatz;

j) erzielter Gewinn;

k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;

l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;

m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Ka-

lendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;

und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lie-

feranten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;

3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zin-

sen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der

Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-

klagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit

den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte bean-

tragt, die Revision zurückzuweisen.

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbe-

werbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:

Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zei-

chen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten

(Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertrie-

benen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen

Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstel-

lung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergä-

ben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer

Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe

sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähn-

lichkeitsbereich auszuweiten.

Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegan-

gen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern

und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken

in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den bean-

standeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das

auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise kei-

nes der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten.

Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrah-

le, erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturali-

stischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbe-

reich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten

Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich

aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete

Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwand-

ten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu

erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.

Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge

ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IR-

Marke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung.

Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke

Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichen-

den Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.

Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein

Anspruch nach § 1 UWG aus.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-

nen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch

der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken

Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähn-

lichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zu-

stimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu be-

nutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähn-

lichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstlei-

stungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurtei-

lung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine

Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesonde-

re der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeich-

neten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren

Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstlei-

stungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine

erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042

= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist

auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen

Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur

Steuerung von Computerspielen verneint.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren

zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen;

hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und

ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander

ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regel-

mäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt wer-

den oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in densel-

ben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00,

GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA). Dabei kann von Wa-

renunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität

oder großer Ähnlichkeit der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr

wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH,

Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694

- EVIAN/REVIAN).

Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des

Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Auto-

mobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Ge-

meinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr

erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für

die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs über-

nehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es

handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computer-

simulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Wa-

ren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht

diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Auto-

mobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklag-

ten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für

die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.

Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Compu-

tersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die

Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich

anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der

Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb

nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neu-

en Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).

Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Wa-

ren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Be-

hauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. .

Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulati-

on von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit

ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken

Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Mar-

kenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14

Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als

diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Wa-

renähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch

die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbe-

reichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn,

Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungs-

rechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich

grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfron-

tierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht

davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin

oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie

behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine

dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke bewor-

benen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne

Belang.

2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14

Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann

nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5

Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der

Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen be-

nutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn

es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Be-

nutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der

bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt

oder beeinträchtigt.

b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988,

388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus

Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Beru-

fungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Ab-

bildungen der Beklagten verneint hat.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses

Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in die-

sem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 =

WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/

Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere An-

forderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als

nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65

- McDonald's; Hacker

in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14

Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten

Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).

Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b

MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungs-

gefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollisionszeichen. Diese

Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL und bei Art. 5 Abs. 2

MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang

oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.

23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453

- Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999

- Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP

1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichen-

ähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der

anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichen-

ähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und

Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Be-

stimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in die-

sem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zei-

chenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Vor-

aussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3

MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlich-

keit, bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und

Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist

daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein

muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.

Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die

Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14

Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedli-

cher Maßstäbe geprüft hat.

bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzei-

chenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen

Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.

BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320

- Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003,

889 - Goldbarren).

Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf

tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a.

darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbe-

griff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Be-

gründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht un-

terscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klä-

gerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem

aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines

dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese

Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen

nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von

Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung

der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des

Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft

kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.

Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die

der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geome-

trischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen,

die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen

üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im

allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unter-

scheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Dar-

stellung dieser Merkmale erschöpft

(vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999

- I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v.

26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpasta-

strang). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren

Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und

stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische

Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf eini-

ge wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale

beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit aus-

zugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den

Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es

sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden

Zeichen miteinander zu vergleichen.

Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine be-

sondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so

daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in

den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil

für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH,

Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173

- RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003,

880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsge-

richt angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden

Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden

Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-

chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines

sich aufbäumenden Pferdes.

Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem

von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen,

daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeich-

nung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hin-

reichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem

Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kenn-

zeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98,

GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH

GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).

Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der

Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten

Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.

Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und

Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem Bildzeichen der Beklagten

wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unter-

legt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.

(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zei-

chenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.

Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zwei Bildzeichen

ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke

von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-

nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997,

6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).

Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungs-

kraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen

Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken

über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin,

daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 %

in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derar-

tigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu

legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Da-

nach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeu-

tung nicht von vornherein ausgeschlossen.

Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Kläge-

rin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zei-

chenähnlichkeit zu beurteilen haben.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann