BGH Urteil vom 28.08.2003 – I ZR 257/00

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 257/00

in dem Rechtsstreit

ja Nachschlagewerk: BGHZ: ja BGHR: ja

Verkündet am: 28. August 2003 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Kinder

MarkenG § 8 Abs. 2 und Abs. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2, § 22 Abs. 1 Nr. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2, § 51 Abs. 4 Nr. 2, § 54

a) Die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist im Wege teleologi- scher Reduktion einschränkend dahin auszulegen, daß im Verletzungspro- zeß das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden kann, wenn dies noch im Lö- schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Löschungsantrag und ein Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG er- folgen kann.

b) Entfallen nach Eintragung einer Marke gem. § 8 Abs. 3 MarkenG nachträg- lich die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung, begründet dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls.

c) Dem Wortbestandteil "Kinder" einer farbigen Wort-/Bildmarke fehlt für die Ware "Schokolade" wegen der ausschließlichen Beschreibung der Abneh- merkreise jegliche Unterscheidungskraft. Dieser Wortbestandteil kann da-

her aus Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks der Wort-/ Bildmarke bewirken.

d) Aus einem rein beschreibenden Begriff (hier: "Kinder" für die Waren "Scho- kolade"), dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie nur abgeleitet werden, wenn sich auf- grund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils dieser im Ver- kehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.

BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00 - OLG Köln

LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 5. Juni 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann

und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats

des Oberlandesgerichts Köln vom 20. Oktober 2000 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,

auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen.

Von Rechts wegen

Die Klägerin ist Herstellerin von Schokoladenprodukten. Sie vertreibt die-

se unter Verwendung von Marken, die mit dem Begriff "Kinder" beginnen. Sie

ist Inhaberin der als durchgesetzte Zeichen am 11. August 1980 für "gefüllte

Vollmilchschokolade" eingetragenen Wortmarke (Nr. 1006192) "Kinderschoko-

lade" und der am 12. August 1991 für "Schokolade" eingetragenen nachfolgen-

den farbigen Wort-/Bildmarke "Kinder" (Nr. 1180071):

Die Beklagte stellt Süßwaren her. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom

6. Oktober 1998 am 18. Dezember 1998 für "Zuckerwaren, Back- und Kondi-

torwaren, nicht medizinische Kaugummis" eingetragenen Wortmarke "Kinder

Kram".

Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte, daß die Be-

klagte die Marke "Kinder Kram" benutzt hat. Sie hat geltend gemacht, die Mar-

ken der Parteien seien verwechselbar. Aufgrund der Vielzahl der von ihr mit

dem Zeichen "Kinder" vertriebenen Produkte und der großen Bekanntheit ihrer

Marken erwarte der Verkehr, daß mit der Marke "Kinder Kram" gekennzeich-

nete Waren von ihr stammten.

Die Klägerin hat beantragt,

der Beklagten zu untersagen,

Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren und nicht-medizinische

Kaugummis unter der Marke

"Kinder Kram",

wie sie im Markenblatt Heft 4 vom 28. Januar 1999 auf Seite 1051

unter der Nr. 398 57 206 (wie nachfolgend eingeblendet) veröffent-

licht worden ist,

anzubieten und/oder zu bewerben und/oder in Verkehr zu bringen.

Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat bestritten, daß sich

die Marke "Kinder" ohne die graphische Gestaltung durchgesetzt habe, und hat

die Ansicht vertreten, die Schutzfähigkeit der Marke sei auf die konkrete Ge-

staltung beschränkt. An dem Zeichen bestehe ein hohes Freihaltebedürfnis.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Beru-

fungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG Köln

GRUR-RR 2002, 7 = WRP 2001, 57).

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revision, deren Zurückwei-

sung die Klägerin beantragt.

I. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Unterlassungsan-

spruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet erachtet. Dazu hat

es ausgeführt:

Die Marke "Kinder Kram" der Beklagten sei für den angemeldeten Wa-

renbereich mit der Wort-/Bildmarke "Kinder" der Klägerin verwechselbar. Im

Verletzungsprozeß sei von der Schutzfähigkeit der eingetragenen Marke "Kin-

der" auszugehen. Die Schutzfähigkeit sei durch den von der Beklagten gestell-

ten Löschungsantrag nicht beseitigt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis an der Be-

zeichnung "Kinder" sei durch die im Eintragungsverfahren festgestellte Ver-

kehrsdurchsetzung überwunden. Dies sei für das Verletzungsverfahren bin-

dend. Entgegen ihrem Wortlaut eröffne die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2

Alt. 2 MarkenG auch nicht die Möglichkeit, im Verletzungsverfahren zu prüfen,

ob im Zeitpunkt der Eintragung der prioritätsälteren Marke die Eintragungsvor-

aussetzungen vorgelegen hätten. Die Klägerin könne aus ihrer Marke "Kinder"

nur dann gegen die Marke "Kinder Kram" keine Rechte herleiten, wenn am Tag

der Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke (28. Januar 1999) die

Eintragungsvoraussetzungen für die Klagemarke wieder entfallen seien. Es

könne aber keine Rede davon sein, daß die Klagemarke im Januar 1999 dem

Verkehr wesentlich weniger bekannt gewesen sei als zum Zeitpunkt der Eintra-

gung 1991. Die Marke "Kinder" verfüge wegen der in dem GfK-Gutachten an-

geführten hohen Bekanntheit über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Diese

bestehe nicht nur für das Wort-/Bildzeichen in der farbigen Gestaltung, sondern

auch für das reine Wortzeichen. Die Kritik der Beklagten an dem Gutachten sei

unberechtigt. Daß die im Jahre 1997 ermittelten Ergebnisse zwischenzeitlich

überholt seien, mache die Beklagte selbst nicht geltend. Eine nachhaltige

Schwächung durch Drittkennzeichen sei nicht gegeben.

Die von der Beklagten erhobene Einrede der Nichtbenutzung bleibe ohne

Erfolg. Die Marke "Kinder" sei auch dann ausreichend benutzt, wenn die Ver-

wendung nicht in Alleinstellung erfolgt sei. Die Klägerin habe die Bezeichnung

"Kinder" vor und nach Eintragung als Marke in derselben Form benutzt. Die

Weiterverwendung eines Zeichens in der Form, die zur Eintragung als durchge-

setztes Zeichen geführt habe, könne keine Nichtbenutzung darstellen. Die Ein-

tragung beruhe ersichtlich auf der Feststellung, daß der Bestandteil "Kinder" in

der charakteristischen farbigen Ausgestaltung nach Art eines Serienzeichens

herkunftshinweisend wirke.

Weiterhin sei von hoher Zeichenähnlichkeit und jedenfalls geringer Wa-

renähnlichkeit auszugehen. Die Marke der Beklagten ähnele durch die entge-

gen den Regeln der deutschen Rechtschreibung vorgenommene Schreibweise

in zwei Wörtern der Klagemarke, die regelmäßig durch einen weiteren Begriff

individualisiert werde. An der erheblichen Ähnlichkeit ändere der Umstand

nichts, daß das Klagezeichen eine Wort-/Bildmarke und das Kollisionszeichen

eine Wortmarke sei. Der Verkehr werde sich an die Wortmarke aufgrund ihres

Sinns erinnern. Der bildliche Teil der Klagemarke werde zudem bei einer aku-

stischen Präsentation nicht wahrgenommen.

Die Waren Schokolade, Zuckerwaren, Back- und Konditorwaren sowie

nicht-medizinische Kaugummis seien in Anbetracht der hohen Kennzeich-

nungskraft und großer Zeichenähnlichkeit hinreichend ähnlich, um eine Ver-

wechslungsgefahr zu begründen.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochte-

nen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, es bestehe eine Verwechs-

lungsgefahr zwischen der Klagemarke "Kinder" und dem angegriffenen Zeichen

"Kinder Kram" (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), hält der revisionsrechtlichen Nach-

prüfung nicht stand.

a) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings im vorliegenden Verlet-

zungsprozeß im Hinblick auf die Markeneintragung vom Bestand der Klagemar-

ke ausgegangen.

aa) Ohne Erfolg beruft sich die Revision zur Begründung ihrer gegenteili-

gen Ansicht, mit der sie die Löschungsreife der Marke "Kinder" im Zeitpunkt der

Veröffentlichung der Eintragung der Kollisionsmarke "Kinder Kram" geltend

macht, auf die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG. Nach dieser

Vorschrift hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer

Marke mit jüngerem Zeitrang zu untersagen, wenn ein Antrag auf Löschung der

Eintragung der prioritätsjüngeren Marke zurückzuweisen wäre, weil die ältere

Marke am Tage der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke wegen

absoluter Schutzhindernisse hätte gelöscht werden können (§ 22 Abs. 1 Nr. 2

Alt. 2, § 50 Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG). Nach seinem Wortlaut

eröffnet § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG für den Inhaber der jüngeren einge-

tragenen Marke im Verletzungsverfahren die Möglichkeit, über das Vorliegen

absoluter Schutzhindernisse der prioritätsälteren Marke nach § 8 MarkenG eine

(erneute) Prüfung herbeizuführen. Die Vorschrift ist jedoch im Wege teleologi-

scher Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungspro-

zeß das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke

nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies - wie im Streitfall - (noch) im

Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50,

54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (vgl.

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 22 Rdn. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz,

7. Aufl., § 22 Rdn. 14; a.A. Rohnke, Festschrift für Hertin, S. 643, 657 ff. =

GRUR 2001, 696, 701 ff.).

Unter Geltung des Warenzeichengesetzes entsprach es ständiger

Rechtsprechung

(vgl. RG GRUR 1934, 360, 361

- Antimott/Mott-Nie;

GRUR 1943, 41, 43 - Strickende Hände; BGH, Urt. v. 15.4.1966 - Ib ZR 85/64,

GRUR 1966, 495, 497 = WRP 1966, 369 - UNIPLAST; Urt. v. 25.5.1979

- I ZR 132/77, GRUR 1979, 853, 854 = WRP 1979, 780 - LILA) und einhelliger

Ansicht im Schrifttum (vgl. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,

4. Aufl., Kap. 5 Rdn. 4 Anm. 3 b; Tetzner, Warenzeichengesetz, § 4 Rdn. 6;

Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 32, m.w.N.;

v. Gamm, Warenzeichengesetz, Einf. Rdn. 108 und 111; Busse/Starck, Waren-

zeichengesetz, 6. Aufl., § 4 Rdn. 3), daß die ordentlichen Gerichte an die Ein-

tragungsentscheidung des Patentamts gebunden sind. Dieser Grundsatz sollte

durch das Markengesetz keine Änderung erfahren (vgl. hierzu Begr. zum Re-

gierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BlPMZ 1994, Sonderheft, S. 51).

Angesichts der Aufgabenverteilung zwischen den Eintragungsinstanzen und

den Verletzungsgerichten ist nur den ersten die Zuständigkeit zur Prüfung der

Eintragungsvoraussetzungen zugewiesen

(vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997

- I ZR 95/95, GRUR 1998, 412, 413 f. = WRP 1998, 373 - Analgin; Urt. v.

20.10.1999 - I ZR 110/97, GRUR 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1).

Dadurch wird eine doppelte Inanspruchnahme des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts und des Bundespatentgerichts einerseits und der ordentlichen Ge-

richte andererseits zur Überprüfung der Löschungstatbestände gemäß § 50

Abs. 1 Nr. 3, § 51 Abs. 4 Nr. 2 MarkenG vermieden. Zudem werden die Auf-

stellung unterschiedlicher Maßstäbe bei der Beurteilung der absoluten Schutz-

hindernisse durch die Eintragungsinstanzen und die Verletzungsgerichte und

die Gefahr widersprechender Entscheidungen zu den tatsächlichen und rechtli-

chen Anforderungen nach § 8 MarkenG bei derselben Marke ausgeschlossen.

Eine gegenteilige, ausschließlich am Wortlaut des Gesetzes ausgerich-

tete Auslegung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG würde die Rechtsdurch-

setzung der älteren Marke zudem über Gebühr dadurch erschweren, daß in

jedem Markenverletzungsverfahren bei entsprechendem Vortrag des Inhabers

einer prioritätsjüngeren Marke das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen

der Klagemarke erneut geprüft werden müßte.

Die Bestimmung des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist danach auf

Fälle beschränkt, in denen die Löschungsreife der prioritätsälteren Marke im

Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 54

MarkenG nicht (mehr) geltend gemacht werden kann. Dies kommt einmal in

Betracht, wenn die Zehnjahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG für die An-

tragstellung abgelaufen ist. Der Anwendungsbereich des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2

MarkenG ist weiterhin eröffnet, wenn am Tag der Veröffentlichung der priori-

tätsjüngeren Marke das absolute Schutzhindernis des § 50 Abs. 1 MarkenG

nach wie vor bestand, nachfolgend jedoch entfallen ist und deshalb ein Lö-

schungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos bleiben

muß (§ 50 Abs. 2 Satz 1, § 54 MarkenG). Zur Darlegung dieses inter partes

wirkenden Einwandes gehört nicht nur ein substantiierter Vortrag zur Fortdauer

des von Anfang an bestehenden Schutzhindernisses bis zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang, sondern

auch der substantiierte Hinweis auf solche später eingetretenen Umstände, de-

rentwegen ein Wegfall des behaupteten Schutzhindernisses möglich erscheint

(vgl. Ekey/Klippel/Bous, Markenrecht, § 22 MarkenG Rdn. 14) und deshalb ein

Löschungsantrag keine Aussicht auf Erfolg verspricht. Nur in einem solchen Fall

darf der Inhaber der jüngeren Marke von der Einleitung des vorrangigen patent-

amtlichen Löschungsverfahrens absehen, um sich im Verhältnis zum Inhaber

der prioritätsälteren Marke auf sein eingetragenes Zeichen als Zwischenrecht

berufen zu können. Die Beklagte, die selbst das Löschungsverfahren betreibt,

hat dahingehend nicht vorgetragen. Ein effektiver Rechtsschutz des Inhabers

der jüngeren Marke gegen ein nur formal bestehendes älteres Recht wird da-

durch nicht beeinträchtigt. Soweit der Inhaber der jüngeren Marke nicht ohnehin

- im vorstehend ausgeführten Rahmen - die Möglichkeit hat, die Löschungsreife

der älteren Klagemarke nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG im Verletzungs-

verfahren geltend zu machen, kann er neben dem Löschungsantrag beim Deut-

schen Patent- und Markenamt zugleich die Aussetzung des Verletzungsverfah-

rens nach § 148 ZPO anregen. Je nachdem, wie das Verletzungsgericht die

Erfolgsaussichten des patentamtlichen Löschungsverfahrens und die mit der

Aussetzung verbundene Prozeßverzögerung beurteilt, kann die Aussetzung des

Verletzungsverfahrens geboten sein (vgl. auch BGH, Urt. v. 3.11.1999

- I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 = WRP 2000, 631 - MAG-LITE). Diese

Verfahrensweise - Löschungsverfahren und Aussetzungsmöglichkeit des Ver-

letzungsverfahrens bei durchgehender Löschungsreife - stellt wegen des wei-

terreichenden patentamtlichen Verfahrens mit der Folge der Löschung der Ein-

tragung der älteren Marke gegenüber der nur zwischen den Prozeßbeteiligten

wirkenden einredeweisen Geltendmachung der Löschungsreife im Verletzungs-

prozeß keine durchgreifende Einschränkung der Rechtsverteidigung für den

Inhaber der jüngeren Marke dar.

bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2

MarkenG könne die Klägerin aus ihrer Marke schon dann keine Rechte gegen

die Marke "Kinder Kram" herleiten, wenn am Tage der Veröffentlichung der

Eintragung der Kollisionsmarke am 28. Januar 1999 die Voraussetzungen einer

Verkehrsdurchsetzung (§ 4 Abs. 3 WZG, § 8 Abs. 3 MarkenG) nicht mehr be-

standen hätten. Dem kann aus den dargelegten Gründen nicht beigetreten wer-

den. Der Einwand weggefallener Verkehrsdurchsetzung ist der Beklagten auch

nicht über § 22 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 i.V. mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eröffnet

(a.A. Ekey/Klippel/Bous aaO § 49 MarkenG Rdn. 15).

Entfallen nach Eintragung einer Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung

i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG nachträglich deren Voraussetzungen, so begrün-

det dies keine Löschungsreife der Marke wegen Verfalls. Der Tatbestand der

Verkehrsdurchsetzung ist in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht angeführt. Die Vor-

schrift des § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, die den Fall einer nachträglichen Um-

wandlung einer Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder

Dienstleistungen betrifft und dem absoluten Schutzhindernis des § 8 Abs. 2

Nr. 3 MarkenG entspricht, ist wegen der abschließenden Aufzählung in § 49

Abs. 2 MarkenG auf den Fortfall der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3

MarkenG nicht entsprechend anwendbar (vgl. auch Fezer, Markenrecht,

3. Aufl., § 49 Rdn. 25; Ingerl/Rohnke aaO § 49 Rdn. 29; v. Schultz/Stuckel,

Markenrecht, § 49 Rdn. 11; Ströbele/Hacker aaO § 49 Rdn. 35 ff.).

b) Nicht frei von Rechtsfehlern ist auch die Annahme des Berufungsge-

richts, die Beklagte habe mit ihrer Marke "Kinder Kram" wegen einer Ver-

wechslungsgefahr in den Schutzbereich der Klagemarke "Kinder" eingegriffen.

aa) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehen-

den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der

mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit

der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der

Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus-

geglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 22.11.2001

- I ZR 111/99, GRUR 2002, 542, 543 = WRP 2002, 534 - BIG; Urt. v.

10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 431 f. = WRP 2003, 647 - BIG

BERTHA).

bb) Zwischen "Schokolade" und "Zuckerwaren, Back- und Konditorwa-

ren, nicht-medizinischen Kaugummis" hat das Berufungsgericht eine Wa-

renähnlichkeit angenommen. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden

und wird von der Revision auch nicht angegriffen.

cc) Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme des

Berufungsgerichts, die Klagemarke verfüge über eine hohe Kennzeichnungs-

kraft. Die Feststellungen des Berufungsgerichts vermögen eine gesteigerte

Kennzeichnungskraft nicht zu rechtfertigen.

Das Berufungsgericht ist auf der Grundlage des von der Klägerin vorge-

legten Privatgutachtens der GfK-Marktforschung für April 1997 davon ausge-

gangen, 71,6 % der Befragten, die sich zumindest gelegentlich mit Schokolade

befaßten, seien der Meinung, "Kinder" deute im Zusammenhang mit Schokola-

de auf einen bestimmten Hersteller hin. Bezogen auf die Gesamtzahl der Be-

fragten habe dieser Bekanntheitsgrad noch 63,6 % betragen. Entgegen der An-

sicht des Berufungsgerichts kann aus der in dem Gutachten ermittelten Zahl

derjenigen Personen, die von der Bezeichnung "Kinder" auf einen bestimmten

Hersteller schließen, nicht auf die Bekanntheit der Klagemarke geschlossen

werden. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß dadurch diejenigen Be-

fragten in die Ermittlung des Bekanntheitsgrades des Klagezeichens einbezo-

gen werden, die die Bezeichnung "Kinder" nicht der Klägerin, sondern anderen

Unternehmen zuordnen. Vielmehr ergibt sich aus der Untersuchung der

GfK-Marktforschung für April 1997 für die Gesamtheit der Befragten nur ein Be-

kanntheitsgrad von 48,5 % derjenigen, die die Bezeichnung "Kinder" der Kläge-

rin unmittelbar oder mittelbar über andere Marken zuordnen (Frage 4,

F. /F. -Marken). Dieser prozentuale Bekanntheitsgrad reicht für die An-

nahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Streitfall nicht aus. Marken,

die aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, weisen, da sie die

ihnen von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft überwunden und sich als

betriebliches Herkunftszeichen im Verkehr durchgesetzt haben, im Regelfall

zunächst allein normale Kennzeichnungskraft auf (vgl. BGH, Urt. v. 10.12.1992

- I ZR 19/91, WRP 1993, 694, 696 - apetito/apitta, m.w.N.; Ströbele/Hacker aaO

§ 9 Rdn. 292).

Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur ange-

nommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen. In

der Rechtsprechung und Literatur ist anerkannt, daß die Anlehnung des Zei-

chens an beschreibende Angaben die Kennzeichnungskraft schwächt (vgl.

BGH, Urt. v. 8.11.2001 - I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 629 = WRP 2002, 705

- IMS, m.w.N.; Fezer aaO § 14 Rdn. 291; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 199).

Diese liegen bei der Klagemarke, was das Berufungsgericht nicht näher unter-

sucht hat, in der die Zielgruppe der Abnehmer der Produkte in besonderem

Maße beschreibenden Bezeichnung von "Kinder" vor (vgl. auch Handelsgericht

Wien WRP 2002, 349, 352 = MarkenR 2002, 211; OLG Wien WRP 2003, 109 =

MarkenR 2002, 267; ÖOGH, Beschl. v. 16.7.2002 - 4 Ob 156/02 y). Die Klage-

marke erhält ihre Kennzeichnungskraft gerade aus der Kombination der graphi-

schen Elemente mit dem Wortbestandteil, während der Wortbestandteil

- anders als das Berufungsgericht angenommen hat - für sich genommen in

bezug auf die in Rede stehenden Waren jegliche Unterscheidungskraft vermis-

sen läßt.

dd) Das Berufungsgericht ist von einer großen Zeichenähnlichkeit aus-

gegangen. Es hat angenommen, auch das Klagezeichen werde, obwohl es sich

um eine Wort-/Bildmarke handele, von seinem Sinn her als Wort der Umgangs-

sprache verstanden und erinnert, während die farbliche Ausgestaltung lediglich

als Individualisierung des Schriftzuges aufgefaßt werde. Zudem werde der bild-

liche Teil der Marke bei einer akustischen Präsentation nicht wahrgenommen.

Das Kollisionszeichen passe in die Reihe von Produkten, für die die Klägerin

das Zeichen "Kinder" als Serienzeichen verwende. Diese Ausführungen des

Berufungsgerichts sind nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Ge-

samteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen (vgl. BGH, Urt.

v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535

- ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160

= WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, jeweils m.w.N.).

(2) Den Gesamteindruck der farbigen Wort-/Bildmarke in schriftbildlicher

Hinsicht hat das Berufungsgericht nicht ermittelt. Es hat auch nicht festgestellt,

daß dem Wortbestandteil in dem Klagezeichen eine besondere, das gesamte

Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. hierzu: BGH GRUR

2002, 542, 543 - BIG). Von der Annahme einer Markenähnlichkeit in begriffli-

cher Hinsicht kann aufgrund der Feststellungen des Berufungsgerichts eben-

falls nicht ausgegangen werden. Es hat eine solche Markenähnlichkeit nicht

ausdrücklich bejaht. In Anbetracht des begrifflichen Unterschieds von "Kinder"

und "Kinderkram" liegt dies auch fern.

(3) Die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen auch eine klangliche

Verwechslungsgefahr nicht. Zwar stellt bei einer kombinierten Wort-/Bildmarke

in der Regel der Wortbestandteil die einfachste Möglichkeit der Benennung der

Marke dar (vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169

= WRP 2001, 1320 - Bit/Bud). Dies setzt allerdings die Feststellung voraus, daß

dem Wortbestandteil - für sich genommen - nicht wegen des Bestehens abso-

luter Schutzhindernisse jeglicher Markenschutz zu versagen ist (§ 8 Abs. 2 u.

Abs. 3 MarkenG). Die Wortmarke "Kinder" ist für die in Rede stehenden Pro-

dukte schutzunfähig (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Wortbestandteil "Kinder"

der kombinierten Wort-/Bildmarke kann daher ohne Verkehrsdurchsetzung aus

Rechtsgründen keine Prägung des Gesamteindrucks bewirken (vgl. BGH, Urt.

v. 6.12.2001 - I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987

- Festspielhaus).

(4) Daß der Wortbestandteil "Kinder" für sich die Voraussetzungen einer

Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG erfüllt, hat das Berufungsge-

richt nicht festgestellt.

(5) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Kollisionszeichen passe

in die Reihe von Produkten der Klägerin, die das Zeichen "Kinder" als Serien-

zeichen tragen. Ob das Berufungsgericht damit eine Verwechslungsgefahr un-

ter dem Aspekt des Serienzeichens bejahen wollte (vgl. hierzu BGH GRUR

2002, 542, 544 - BIG), ist der Entscheidung nicht eindeutig zu entnehmen. Oh-

ne nähere Feststellungen hierzu tragen die Ausführungen die Annahme dieser

Art der Verwechslungsgefahr nicht.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens

ist gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der

Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb

nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen,

dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet

(vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002

- I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 547 = WRP 2002, 537 - BANK 24). Aus einem

rein beschreibenden Begriff, dem jegliche Unterscheidungskraft fehlt, kann der

Schutz des Stammbestandteils einer Zeichenserie jedoch nur abgeleitet wer-

den, wenn sich aufgrund der wiederholten Verwendung des Stammbestandteils

dieser im Verkehr i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat. Denn der Ver-

kehr wird einen nicht unterscheidungskräftigen Zeichenbestandteil einem be-

stimmten Unternehmen als Stamm einer Zeichenserie nur zuordnen, wenn die-

ser Teil des Zeichens die mangelnde Eignung, vom Verkehr als Unterschei-

dungsmittel für die von dem Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen ei-

nes Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu

werden, aufgrund Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen überwunden

hat (vgl. auch BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG).

2. Das Berufungsurteil konnte daher keinen Bestand haben. Der Senat

sieht sich nicht in der Lage, die Frage der Verwechslungsgefahr abschließend

selbst zu beurteilen. Insbesondere müssen die Parteien zur Wahrung des

Grundsatzes des rechtlichen Gehörs Gelegenheit erhalten, zu den für die Ent-

scheidung maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten bei der

Beurteilung der Verwechslungsgefahr in der Tatsacheninstanz vortragen zu

können.

a) Im Rahmen des wiedereröffneten Berufungsrechtszugs wird das Be-

rufungsgericht auf der Grundlage des Vortrags der Parteien die erforderlichen

Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nachzuholen haben.

Für die Feststellung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke kommt es grund-

sätzlich auf den Zeitpunkt an, zu dem das Kollisionszeichen kennzeichenrecht-

lichen Schutz erlangt hat (6. Oktober 1998), wobei allerdings eine etwaige

Schwächung der Kennzeichnungskraft bis zum Zeitpunkt der letzten mündli-

chen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zu beachten ist (vgl. hierzu BGH,

Urt. v. 21.2.1975 - I ZR 18/74, GRUR 1975, 370, 371 = WRP 1975, 298

- Protesan; vgl. auch BGH GRUR 2003, 428, 433 - BIG BERTHA). Bei der Be-

urteilung der Kennzeichnungskraft wird das Berufungsgericht weiter zu berück-

sichtigen haben, daß der Grad der Kennzeichnungskraft einer Marke nicht allein

durch die Ermittlung eines bestimmten prozentualen Bekanntheitsgrades als

erfüllt angesehen werden kann, sondern eine Beurteilung unter Heranziehung

aller relevanten Umstände erforderlich ist, insbesondere der Eigenschaften, die

die Marke von Hause aus besitzt, des Marktanteils der mit der Marke versehe-

nen Waren, der Intensität, der geographischen Ausdehnung und der Dauer der

Benutzung sowie des Werbeaufwandes (vgl. EuGH, Urt. v. 14.9.1999

- Rs. C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73, 75 Tz. 27 = WRP

1999, 1130 - Chevy; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067,

1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

b) Sollte es im weiteren Verfahren auf das Vorliegen einer Verkehrs-

durchsetzung des reinen Wortzeichens "Kinder" ankommen, wird das Beru-

fungsgericht hierzu von der Notwendigkeit einer nahezu einhelligen Verkehrs-

bekanntheit auszugehen haben, weil "Kinder" die Abnehmerkreise der in Rede

stehenden Waren glatt beschreibt (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108

und 109/97, Slg. 1999, I-2799 = GRUR 1999, 723, 727 Tz. 50 = WRP 1999,

629 - Chiemsee).

c) Die Klägerin hat eine Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG auch zwischen ihrer Wortmarke "Kinderschokolade" und dem Kollisi-

onszeichen "Kinder Kram" der Beklagten geltend gemacht. Das Berufungsge-

richt hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - hierzu keine Feststellungen ge-

troffen. Sollte es auf diesen Punkt ankommen, wird von folgendem auszugehen

sein:

Die Wortmarke "Kinderschokolade" wird durch den Wortbestandteil "Kin-

der" nicht derart geprägt, daß der weitere Bestandteil "Schokolade" der Marke

der Klägerin dahinter so weit zurücktritt, daß er den Gesamteindruck der Wort-

marke nicht mehr mitbestimmt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud;

GRUR 2002, 542, 543 - BIG). Denn die Wortbestandteile "Kinder" und "Scho-

kolade" der Wortmarke Nr. 1006192 der Klägerin bezeichnen die Zielgruppe

und das Produkt. Keiner dieser beschreibenden Wortbestandteile prägt das

Gesamtzeichen allein. Gleiches gilt für das Gesamtzeichen "Kinder Kram" der

Beklagten.

Ullmann Bornkamm Pokrant

Büscher Schaffert