BGH Urteil vom 04.04.2006 – X ZR 155/03
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: BGHZ: BGHR:
ja ja ja
PatG § 37 Abs. 1; ZPO § 286
Verkündet am: 4. April 2006 Wermes Justizhauptsekretär als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle
Haftetikett
a) Bei der Feststellung der anspruchsbegründenden Tatsache, dass der Kläger Arbeitneh- mererfinder oder -miterfinder ist, darf im Rahmen freier Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) die Benennung durch den Arbeitgeber anlässlich der Anmeldung der Diensterfindung als Hin- weis hierauf berücksichtigt werden.
ArbEG § 6 Abs. 2
b) Fehlt es an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung durch den Arbeitneh- mererfinder, kann die vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist zur Inanspruchnahme mit der Anmeldung der Erfindung zum Schutzrecht zu laufen beginnen.
Bei der Frist zur Inanspruchnahme einer Diensterfindung handelt es sich um eine Aus- schlussfrist.
BGB § 812
c) Gehen Rechte an der durch ein technisches Schutzrecht geschützten Diensterfindung we- der durch ordnungsgemäße Inanspruchnahme noch durch eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmererfinder und dem Arbeitgeber auf diesen über, haftet der die geschützte Erfindung benutzende Arbeitgeber jedenfalls nach Bereicherungsrecht.
BGB §§ 280, 286 B, 276 a.F. Hb, 249 Fb
d) Wird die Diensterfindung in einem ausländischen Staat benutzt, in dem der Arbeitgeber ein technisches Schutzrecht nicht angemeldet hat, kommt ein Ersatzanspruch wegen Verlet- zung des Arbeitsvertrags (positive Vertragsverletzung) in Betracht, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmererfinder nicht rechtzeitig darauf hingewiesen hat, dort die Diensterfindung selbst zum Schutzrecht anzumelden.
BGH, Urt. v. 4. April 2006 - X ZR 155/03 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Ver-
handlung vom 4. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis und die
Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Dr. Kirchhoff
für Recht erkannt:
Die Revision gegen das am 18. September 2003 verkündete Urteil
des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf wird auf Kos-
ten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Der Kläger war vom 1. April 1981 bis zum 30. September 1987, zuletzt
als Leiter der Hauptabteilung Forschung, Entwicklung und Qualitätskontrolle,
Arbeitnehmer der Beklagten. Er brachte dieser am 21. Juli 1986 ein von ihm
verfasstes Schriftstück mit der Bezeichnung "Patentanmeldung (Entwurf)" zur
Kenntnis. Der Entwurf betraf ein wieder abziehbares Haftpapier und dessen
Herstellung unter Verwendung eines lösungsmittelfreien Primers aus NCO-
terminierten Polyurethanen. Er war am 25. Juli 1986 Gegenstand einer Bespre-
chung zwischen dem Kläger, dem Leiter der Rechtsabteilung der Beklagten
und deren patentanwaltlichem Berater. Die Besprechung, deren Inhalt zwi-
schen den Parteien streitig ist, führte im September 1986 zu einer Patentan-
meldung der Beklagten. Hierbei benannte die Beklagte den Kläger und einen
weiteren Mitarbeiter, den Dipl.-Ing. F. , als Erfinder. Auf diese An-
meldung wurde der Beklagten das deutsche Patent 36 31 397 erteilt. Dessen
Patentansprüche 1 bis 3 lauten wie folgt:
1. Haftetikett, bestehend aus einem Druckträger, einem Primer
auf der Rückseite des Druckträgers, einer Haftklebeschicht auf
der vom Druckträger abgewandten Seite des Primers, einer
Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite der
Haftklebeschicht und gegebenenfalls einer klebstoffabweisen-
den Schicht zwischen der Haftklebeschicht und der Abdeck-
schicht, wobei die Haftklebeschicht wieder ablösbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Primer aus isocyanattermi-
nierten (NCO-terminierten) polymeren Verbindungen besteht.
2. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Primer aus isocyanatterminiertem Polyurethan besteht.
3. Haftetikett nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Primer aus isocyanatterminiertem Kautschuk besteht.
Die Patentansprüche 4 bis 11 betreffen wie die Ansprüche 2 und 3 auf
den Patentanspruch 1 (unmittelbar oder mittelbar) rückbezogene Sachan-
sprüche. Die Patentansprüche 12 bis 14 beinhalten Verfahren zur Herstellung
derartiger Haftetiketten.
Durch weitere Anmeldungen innerhalb eines Jahres erlangte die Be-
klagte ferner ein europäisches Patent sowie Patente in Brasilien, Japan und
Kanada.
Die Beklagte stellte in Deutschland unter Verwendung eines lösungs-
mittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuks als Primer Bahnen für wieder
ablösbare Haftetiketten her und vertrieb diese. Ein Haftpapier, wie es in dem
Entwurf vom 21. Juli 1986 beschrieben ist, wurde in Kanada und Australien von
der dortigen über eine gemeinsame Muttergesellschaft mit der Beklagten ge-
sellschaftsrechtlich verbundenen Gesellschaft hergestellt und vertrieben. Für
die Nutzungen bis zum 30. Juni 1996 in Kanada und Australien erhielt der Klä-
ger von der Beklagten einen insoweit einvernehmlich ausgehandelten Betrag.
Wegen der Regulierung der "Erfindervergütung" hatte sich der Kläger
erstmals mit Schreiben vom 25. Januar 1995 an die Beklagte gewandt. In der
Korrespondenz verlangte er Arbeitnehmererfindervergütung unter Angabe sei-
ner Vorstellungen zu Miterfinderanteil und Anteilsfaktor. Im August 1996 bot die
Beklagte dem Kläger an, das deutsche Patent und die parallelen ausländischen
Patente auf ihn zu übertragen. Dieses Angebot lehnte der Kläger mit Schreiben
vom 12. November 1996 ab. Mit Schreiben vom 30. April 1997 verlangte er
erstmals Arbeitnehmererfindervergütung auch für unter Verwendung eines lö-
sungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Kautschuks als Primer in Deutsch-
land begangene Benutzungshandlungen.
Die Beklagte gab alle Schutzrechte auf. Das deutsche Patent erlosch am
11. September 1997.
Mit seiner am 19. März 1998 eingegangenen Klage hat der Kläger im
Wege der Stufenklage Zahlung einer angemessenen Arbeitnehmererfinderver-
gütung gerichtlich geltend gemacht. Durch Teilurteil hat das Landgericht ge-
stützt auf das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen und unter Feststellung,
dass auch diese Art der Herstellung das deutsche Patent benutze, die Beklagte
zur Rechnungslegung verurteilt, in welchem Umfang sie und/oder ihr rechtlich
und wirtschaftlich verbundene Unternehmen in der Zeit vom 16. September
1986 bis zum 11. September 1997 näher bezeichnete Bahnen zur Herstellung
von Haftetiketten hergestellt oder vertrieben haben und/oder haben herstellen
oder vertreiben lassen, bei denen der Primer aus isocyanatterminiertem Kau-
tschuk besteht. Das Landgericht hat die Beklagte ferner zu entsprechender
Rechnungslegung über Bahnen verurteilt, bei denen der Primer aus isocyanat-
terminiertem Polyurethan besteht und die nach dem 30. Juni 1996 von der Be-
klagten und/oder ihr rechtlich und wirtschaftlich verbundenen Unternehmen,
insbesondere einem bestimmten australischen Unternehmen in Australien her-
gestellt oder vertrieben worden sind.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Der Kläger hat
mittels Anschlussberufung zweitinstanzlich Rechnungslegung für sich und den
Dipl.-Ing. F. als Mitgläubiger sowie Feststellung der Verpflichtung
zur Zahlung einer Entschädigung an sich und Dipl.-Ing. F. als Mit-
gläubiger begehrt und diese Anträge auf unberechtigte Nutzung gemeinsamer
Erfindung gestützt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zu-
rückgewiesen, dem Begehren des Klägers aber - unter Zurückweisung im Übri-
gen - im Wesentlichen entsprochen, indem es die Beklagte zur Rechnungsle-
gung über Handlungen in Deutschland in der Zeit vom 16. September 1986 bis
11. September 1997 und über Handlungen in Australien nach dem 30. Juni
1996 verurteilt und festgestellt hat, dass die Beklagte verpflichtet ist, an den
Kläger und Dipl.-Ing. F. als Mitgläubiger für die aus diesen Hand-
lungen gezogenen Nutzungen eine Entschädigung zu zahlen (Urteil abgedruckt
in GRUR-RR 2004, 163).
Die Beklagte hat hiergegen die vom Berufungsgericht zugelassene Revi-
sion eingelegt, mit der sie ihr Begehren nach vollständiger Klageabweisung
weiterverfolgt. Der Kläger tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe
I. 1. Hinsichtlich der die Zeit vom Anmeldetag bis zum Erlöschen des
deutschen Patents umfassenden, wegen Benutzung seines Gegenstands aus-
gesprochenen Verurteilung ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass
der Kläger Rechte verfolgt, die ihm und Dipl.-Ing. F. als Miterfinder
der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung zustehen, und
dass der Kläger befugt ist, solche Rechte gerichtlich geltend zu machen. Letz-
teres begegnet keinen rechtlichen Bedenken. Miterfindern steht nach § 6 Satz 2
PatG das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. Das weist auch die Mög-
lichkeit, die Erfindung zu nutzen, den Miterfindern zu (vgl. Sen.Urt. v.
21.12.2005 - X ZR 165/04, WRP 2006, 483, 484 - Zylinderrohr). Dritte, die sich
ohne Rechtsgrund in Widerspruch zu der durch § 6 Satz 2 PatG gesetzlich
normierten Zuweisung verhalten, insbesondere ohne Rechtsgrund die Erfin-
dung benutzen, haften deshalb den Miterfindern jedenfalls nach Bereicherungs-
recht. Da es um die Verletzung eines gemeinschaftlichen Rechts geht, steht
auch dieser Anspruch den Miterfindern nur gemeinschaftlich zu. Dem ist - wie
mit dem zweitinstanzlichen Feststellungsantrag des Klägers und dem Urteilste-
nor zu II geschehen - auch bei bloßer Feststellung der Haftung Rechnung zu
tragen. Die entsprechende Klage kann jedoch nicht nur von den Miterfindern
gemeinsam, sondern auch von einem Miterfinder allein erhoben und durchge-
führt werden. Das folgt aus § 432 Abs. 1 BGB, der nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung bei Bruchteilsgemeinschaften heranzuziehen (BGH, Urt. v.
11. 12.1992 - V ZR 118/91, NJW 1993, 727, 728 m.w.N.) und deshalb auch im
Streitfall anwendbar ist, weil Miterfinder im Zweifel eine solche Gemeinschaft
bilden (Sen.Urt. v. 17.12.2000 - X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 - Rollenan-
triebseinheit; Sen.Urt. v. 18.03.2003 - X ZR 19/01, GRUR 2003, 702, 704
- Gehäusekonstruktion) und nichts dazu festgestellt ist, dass der Kläger und
Dipl.-Ing. F. für ihr Verhältnis zueinander eine hiervon abweichen-
de Rechtsform vereinbart haben. Die Klagebefugnis des Klägers umfasst auch
das Verlangen nach Erteilung der zuerkannten Rechnungslegung, weil dieses
Begehren dazu dienen soll, den gemeinschaftlichen Leistungsanspruch sub-
stantiieren zu können.
2. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, das deutsche Patent schlage
zur Verbesserung der Wiederablösbarkeit, Alterungsbeständigkeit, Verarbeit-
barkeit, Umweltverträglichkeit und Preiswürdigkeit aus dem Stand der Technik
bekannter Haftetiketten einen Gegenstand vor, der sich merkmalsmäßig wie
folgt gliedern lasse:
Haftetikett, bestehend aus
1. einem Druckträger,
2. einem Primer auf der Rückseite des Druckträgers,
3. einer wieder ablösbaren Haftklebeschicht auf der vom Druck-
träger abgewandten Seite des Primers,
4. einer Abdeckschicht auf der vom Primer abgewandten Seite
der Haftklebeschicht und gegebenenfalls
5. einer klebstoffabweisenden Schicht zwischen der Haftklebe-
schicht und der Abdeckschicht, wobei die Haftklebeschicht
wieder ablösbar ist,
gekennzeichnet dadurch, dass
6. der Primer aus isocyanatterminierten (NCO-terminierten) po-
lymeren Verbindungen besteht.
Der Vorrichtungsanspruch 1 umfasse danach sowohl Gestaltungen, bei
denen ein lösungsmittelfreier Primer aus isocyanatterminierten polymeren Ver-
bindungen bei der Produktion verwendet worden sei (im Folgenden auch: lö-
sungsmittelfreie Variante), als auch Gestaltungen, die mit einem lösungsmittel-
haltigen Primer dieser Qualität hergestellt seien (im Folgenden auch: lösungs-
mittelhaltige Variante).
Dieser Auslegung tritt der Senat bei. Da Merkmal 6 nur darauf abstellt,
dass der Primer aus isocyanatterminierten polymeren Verbindungen besteht, ist
die Lehre nach Patentanspruch 1 des deutschen Patents nicht auf die Verwen-
dung lösungsmittelfreier Verbindungen beschränkt. Das wird auch an den Un-
teransprüchen 2 und 3 deutlich, weil zwar Patentanspruch 2 die Lehre nach Pa-
tentanspruch 1 dahin konkretisiert, als Primer ein isocyanatterminiertes Polyu-
rethan einzusetzen, das ohne weiteres lösungsmittelfrei hergestellt werden
kann (so Beschreibung S. 4 Zeile 6), mit Patentanspruch 3 aber als ebenfalls
patentgemäße Ausführung auch eine Alternative aus isocyanatterminiertem
Kautschuk beansprucht ist, der nicht ohne Lösungsmittel nutzbar gemacht wer-
den kann. Auch die Beschreibung des deutschen Patents, die gemäß § 14
PatG heranzuziehen ist, besagt nichts Gegenteiliges. Ihr lässt sich nur entneh-
men, dass der Einsatz eines Primers aus isocyanatterminiertem Polyurethan
die zu bevorzugende Alternative ist (S. 3 Zeilen 20 f.); andere isocyanattermi-
nierte Verbindungen sind aber als ebenso denkbar bezeichnet (S. 3 Zei-
len 22 f.). Dem Sinngehalt des Patentanspruchs 1 nach schützt das deutsche
Patent daher ein Haftetikett, dessen Primerschicht aus einer lösungsmittelfreien
oder lösungsmittelhaltigen isocyanatterminierten Verbindung entstanden ist,
sowie gemäß Patentanspruch 12 ein Verfahren zur Herstellung eines solchen
Haftetiketts.
Gegen diese Auslegung erhebt die Beklagte mit ihrer Revision auch kei-
ne Bedenken (mehr).
3. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Kläger und Dipl.-Ing.
F. Miterfinder der durch das deutsche Patent geschützt gewese-
nen Lehre zum technischen Handeln sind. Zu der Verwendung eines lösungs-
mittelfreien Primers bei der Herstellung patentgemäßer Haftetiketten hätten
1986 unstreitig der Kläger und Dipl.-Ing. F. gefunden. Was die
zweite Möglichkeit anbelange, nämlich einen lösungsmittelhaltigen Primer aus
Kautschuk einzusetzen, sei nach dem eigenen Bekunden des als Zeuge ver-
nommenen Dr. Ka. ausgeschlossen, dass sie von diesem Mitarbeiter
herrühre, auf dessen Tätigwerden in den Jahren 1983/84 die Beklagte diesen
Teil der Erfindung zurückführe. Auch der insoweit von der Beklagten ferner be-
nannte und als Zeuge vernommene Mitarbeiter L. habe selbst nicht in An-
spruch genommen, zu der Toluol als Lösungsmittel, PAPI als Isocyanat und
Baypren 110 als synthetischen Kautschuk enthaltenden Mischung A-BK gemäß
Anlage BE 2 gefunden zu haben. Da die Aussagen der weiterhin als Zeugen
vernommenen Mitarbeiter B. und Dr. D. eindeutig bewiesen, dass der
Kläger 1983/84 zu diesem dann von der Beklagten verwendeten Primer gefun-
den habe, spreche mithin alles dafür, dass die Erfinderbenennung der Beklag-
ten in der Patentanmeldung richtig sei.
Diese Würdigung bekämpft die Revision nur insoweit, als sie beinhaltet,
derjenige Beitrag zu der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Er-
findung, der die Verwendung eines lösungsmittelhaltigen Kautschuks als Primer
ermöglicht habe, stamme von dem Kläger. Die insoweit erhobenen Rügen ha-
ben jedoch keinen Erfolg.
a) Entgegen der Meinung der Revision hat das Berufungsgericht die Dar-
legungs- und Beweislast nicht verkannt. Will derjenige, der sich für den Erfinder
hält, Ansprüche wegen Beeinträchtigung des Rechts auf ein technisches
Schutzrecht geltend machen, so hat er als Anspruchsteller nach den allgemei-
nen Regeln zur Verteilung der Beweislast darzutun und im Bestreitensfalle zu
beweisen, dass er Erfinder ist und in seiner Person das Recht auf das Schutz-
recht entstanden ist. Behauptet der Kläger, Miterfinder zu sein, trifft ihn dem-
entsprechend auch hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Angesichts der un-
ter I. 1. behandelten gemeinschaftlichen Bindung des Rechts auf das Schutz-
recht im Falle einer Miterfinderschaft hat der Kläger hierbei auch darzulegen
und im Bestreitensfalle zu beweisen, dass gerade die Personen, zu deren
Gunsten er klagt, die berechtigten Miterfinder sind.
Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen.
Das wird sowohl an seiner einleitenden Angabe, aufgrund der durchgeführten
Beweisaufnahme sei der Senat überzeugt, als auch an seiner resümierenden
Wertung deutlich, alles spreche für die Richtigkeit der Erfinderbenennung der
Beklagten gegenüber dem Deutschen Patentamt. Danach hat das Berufungs-
gericht den erforderlichen Beweis als geführt angesehen. Es hat nicht danach
entschieden, ob die Beklagte Beweis für ihre (gegenteilige) Behauptung er-
bracht habe, sondern in Würdigung der Umstände des Falls und der erhobenen
Beweise die Überzeugung gewonnen, dass bezüglich der Streitfrage, wer Mit-
erfinder der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Lehre zum tech-
nischen Handeln ist, die anspruchsbegründenden Voraussetzungen vorliegen.
Die Tatsache, dass das Berufungsgericht sich dabei auch von dem unstreitigen
Umstand hat leiten lassen, dass die Beklagte gegenüber dem Deutschen Pa-
tentamt (nur) den Kläger und Dipl.-Ing. F. als Miterfinder benannt
hatte, liegt dabei im Rahmen ordnungsgemäßer Beweiswürdigung. Der Tatrich-
ter darf sich seine Überzeugung mit Hilfe aller Tatumstände bilden, die als Hin-
weis gewertet werden können, ob die zu beweisende Voraussetzung des mate-
riellen Rechts gegeben ist. Zu diesen Tatumständen gehörte im Streitfall die Er-
finderbenennung durch die Beklagte. Nach § 37 Abs. 1 Satz 1 PatG muss mit
dieser Angabe das Wissen des Anmelders darüber, wer Erfinder ist, offenbart
werden, und zwar vollständig und der Wahrheit gemäß, weil auch die Erfinder-
benennung gemäß § 124 PatG der Wahrheitspflicht unterliegt. Die Benennung
durch die Beklagte anlässlich der Anmeldung des deutschen Patents bildete
deshalb einen Hinweis, dass die Beklagte selbst jedenfalls zur damaligen Zeit
der Auffassung war, dass die Miterfinderschaft des Klägers und des Dipl.-Ing.
F. für den gesamten Gegenstand der angemeldeten Erfindung be-
stehe und es andere Erfinder daneben nicht gebe. Dies wiederum konnte als
für die Sachdarstellung des Klägers sprechend gewertet werden. Denn entge-
gen der Meinung der Revision ergeben sich Zweifel daran, dass die Beklagte
die Erfinderbenennung ihrer damaligen Kenntnis entsprechend abgegeben hat,
oder Zweifel an der Richtigkeit der Erfinderbenennung durch die Beklagte we-
der aus dem vom Kläger stammenden Entwurf einer Patentanmeldung, noch
aus der Aussage des Dipl.-Ing. F. als Zeuge, mit der lösungsmit-
telhaltigen Variante der patentierten Lehre zum technischen Handeln nichts zu
tun zu haben. Die Mitteilung des Klägers, nunmehr einen für die Herstellung
wieder ablösbarer Haftetiketten geeigneten lösungsmittelfreien Primer erkannt
zu haben, beinhaltet ebenso wenig eine Aussage, wer dem Unternehmen die
Verwendung anderer brauchbarer Primer erschlossen hat, wie die Angabe des
Zeugen, hiermit nichts zu tun haben. Da dies auch für die Behauptung der Be-
klagten zutrifft, es sei Dr. K. gewesen, der anlässlich des streitigen Ge-
sprächs auf den Gedanken gekommen sei und die Entscheidung getroffen ha-
be, die im Betrieb der Beklagten bereits praktizierte Verwendung des lösungs-
mittelhaltigen Primers in die Patentanmeldung einzubeziehen, kann im Ergeb-
nis auch kein Rechtsfehler darin gesehen werden, dass das Berufungsgericht
dem entsprechenden Beweisantritt der Beklagten nicht nachgegangen ist. Auch
der unter Beweis gestellte Umstand hinderte die von dem Berufungsgericht
gewonnene Überzeugung nicht, dass auch die bereits benutzte Variante vom
Kläger gefunden wurde.
b) Was die Aussage von Dr. Ka. als Zeuge anbelangt, hat das Be-
rufungsgericht aus dessen Angabe, nichts dazu sagen zu können, wer der Be-
klagten die Verwendung des lösungsmittelhaltigen Kautschuks als Primer eröff-
net habe, lediglich die Überzeugung gewonnen, dass diese Variante nicht von
diesem Mitarbeiter der Beklagten herrührt. Das ist eine mögliche und damit im
Rahmen des § 286 ZPO liegende Bewertung. Die weitere Angabe des Zeugen,
es könne sein, dass der Mitarbeiter L. diesen Primer entwickelt habe, ändert
daran schon deshalb nichts, weil sie ebenfalls nicht für eine Erfinderschaft von
Dr. Ka. spricht. Das von der Revision ferner entgegengehaltene Schrei-
ben vom 21. März 2001, wonach Dr. Ka. Anfang der achtziger Jahre
auch auf der Basis von Baypren Versuche hat ausführen lassen, besagt über
deren Abschluss nichts und kann deshalb ebenfalls nicht in Frage stellen, dass
es sich bei der tatrichterlichen Würdigung der Aussage von Dr. Ka. um
eine nach den Umständen des Falles mögliche und daher der Korrektur durch
das Revisionsgericht entzogene Wertung handelt.
c) Was die Aussage des Zeugen L. anbelangt, hat das Berufungsge-
richt - wie auch die Revision zugesteht - durchaus erwogen, dass die Verwen-
dung des lösungsmittelhaltigen Primers bei dem in Deutschland hergestellten
Produkt auf Arbeiten dieses Mitarbeiters der Beklagten zurückgehen könne. Die
Überzeugung, dass dieser Gedanke gleichwohl nicht von diesem Zeugen
stammt, hat das Berufungsgericht aber unter anderem darauf gestützt, dass der
Mitarbeiter L. nicht für sich in Anspruch genommen habe, zu der Mischung
A-BK gemäß Anlage BE 2 gefunden zu haben. Das Berufungsgericht hat sich
also - wie bei der Aussage von Dr. Ka. - auch hinsichtlich des Zeugen
L. die Überlegung zunutze gemacht, dass dieser es eigentlich noch hätte
wissen müssen und deshalb bei seiner Vernehmung vor dem Oberlandesge-
richt auch für sich in Anspruch genommen hätte, wenn er zu der lösungsmittel-
haltigen Variante gefunden hätte. Bereits dies trägt die Überzeugung des Beru-
fungsgerichts. Die weiteren Erwägungen des Berufungsgerichts zu den Aussa-
gen des Zeugen L. behandeln zusätzliche Gesichtspunkte, auf die es hier-
nach nicht mehr entscheidend ankommt, so dass die im Hinblick auf die Würdi-
gung der Aussagen des Zeugen L. allein insoweit erhobenen Rügen der Re-
vision dahinstehen können.
d) Soweit die Revision beanstandet, von der Beklagten im Einzelnen
vorgetragene und unter Beweis gestellte Vorgänge, die zur Erweiterung des
vom Kläger vorgelegten Entwurfs und zu der auch die lösungsmittelhaltige Va-
riante einschließenden Patentanmeldung geführt hätten, ließen nicht den
Schluss darauf zu, dass der Kläger auch insoweit Erfinder sei, gehen die Rü-
gen der Revision ebenfalls ins Leere. Das Berufungsgericht hat die in Bezug
genommene zweitinstanzliche Sachverhaltsdarstellung der Beklagten ausweis-
lich deren Wiedergabe im Tatbestand (S. 8 des angefochtenen Urteils) zur
Kenntnis genommen, ersichtlich aber angesichts der von ihm festgestellten für
einen schöpferischen Beitrag des Klägers auch in Ansehung der lösungsmittel-
haltigen Variante sprechenden Umstände nicht als der gewonnenen Überzeu-
gung entgegenstehend erachtet. Auch das ist als tatrichterliche Würdigung hin-
zunehmen, weil es sich hierbei ebenfalls um eine durchaus mögliche, wenn
nicht sogar nahe liegende Bewertung handelt. Auch eine weitere Sachaufklä-
rung war daher nicht geboten.
e) Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend für die Rüge der
Revision, das Berufungsgericht habe unberücksichtigt gelassen, dass der Klä-
ger zunächst selbst nicht geltend gemacht habe, die lösungsmittelhaltige Vari-
ante gehe allein auf ihn zurück, dass er über Jahre hinweg nur wegen der lö-
sungsmittelfreien Variante Ansprüche geltend gemacht habe und dass er das
Angebot der Beklagten abgelehnt habe, das deutsche Patent zu übernehmen.
Denn dieses Verhalten schließt nicht aus, gleichwohl in Würdigung anderer
Umstände zu der Überzeugung zu gelangen, dass der Kläger dazu den schöp-
ferischen Beitrag geleistet hat. Die von der Revision insoweit in Bezug genom-
menen Schreiben des Klägers oder seines Rechtsanwalts sind überwiegend im
Tatbestand des angefochtenen Urteils erwähnt, so dass entgegen dem Vorwurf
der Revision auch nichts dafür spricht, dass das Berufungsgericht bei seiner
Würdigung deren Inhalt übersehen oder sonstwie außer Acht gelassen haben
könnte. Der Hinweis des Berufungsgerichts, derjenige, der aus Vorsicht oder
wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen Teil seiner Ansprüche
oder nur bestimmte Ansprüche geltend mache, erkläre damit noch nicht, auf
weitergehende Ansprüche zu verzichten, zeigt vielmehr, dass das Berufungs-
gericht das von der Revision in Bezug genommene Geschehen insgesamt bei
seiner Entscheidung erwogen hat.
4. Das Berufungsgericht hat angenommen, das Recht auf das deutsche
Patent habe dem Kläger und Dipl.-Ing. F. als Miterfindern zuge-
standen, obwohl es eine während der Dauer des Arbeitsverhältnisses dieser
Mitarbeiter gemachte Diensterfindung (§ 4 Abs. 2 ArbNErfG) geschützt habe
und Diensterfindungen im Regelfall zu einem ganz erheblichen Teil auch auf
Leistungen des Arbeitgebers beruhten. Auch insoweit ist aus rechtlicher Sicht
nichts zu erinnern. Die Regeln des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen
lassen die Entstehung des Rechts auf das Schutzrecht in der Person des Erfin-
ders unberührt. Sie schränken lediglich den Bestand in der Person des Erfin-
ders ein, indem § 6 ArbNErfG dem Arbeitgeber ermöglicht, eine Diensterfin-
dung unbeschränkt oder beschränkt binnen bestimmter Frist in Anspruch zu
nehmen und auf diese Weise entweder alle Rechte oder ein nicht ausschlie-
ßendes Recht zur Benutzung zu erlangen (§ 7 ArbNErfG). Aus § 13 ArbNErfG
kann etwas anderes nicht entnommen werden. Diese Bestimmung beinhaltet
keine von einer gesetzmäßigen Inanspruchnahme unabhängige Zuweisung der
Erfindung und des Rechts auf das Schutzrecht an den Arbeitgeber, wie Ab-
satz 4 der Vorschrift entnommen werden muss. Die Berechtigung und die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers zur unverzüglichen Anmeldung der Diensterfindung
sollen nur verhindern, dass die materiellen Rechte und rechtlichen Möglichkei-
ten, die eine Diensterfindung bietet, durch Zuwarten verloren gehen.
5. Im Streitfall hat das Berufungsgericht einen Übergang aller Rechte an
der durch das deutsche Patent geschützt gewesenen Erfindung auf die Beklag-
te nach § 7 Abs. 1 ArbNErfG nicht festzustellen vermocht, weil eine unbe-
schränkte Inanspruchnahme durch die Beklagte in rechter Form und Frist nicht
erfolgt sei. Was die lösungsmittelhaltige Variante anbelange, könne zwar eine
Erfindungsmeldung des Klägers nicht festgestellt werden. Darauf, ob ein Ar-
beitnehmererfinder seine Diensterfindung ordnungsgemäß dem Arbeitgeber
gemeldet habe, könne aber nicht mehr abgestellt werden, wenn der Arbeitge-
ber tatsächlich darüber unterrichtet sei, dass in seinem Betrieb eine Dienster-
findung entstanden, was deren Gegenstand und wer der Erfinder sei. Denn
dann sei der Zweck einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung erreicht. Das
könne regelmäßig angenommen werden, wenn der Arbeitgeber unter Nennung
des/der Erfinder die Erfindung zum Patent anmelde, weil hierdurch die erforder-
liche Unterrichtung dokumentiert werde. Im Streitfall gelte nichts anderes. Die
gemäß § 6 Abs. 2 ArbNErfG vier Monate betragende Frist zur unbeschränkten
Inanspruchnahme der Erfindung habe deshalb mit der Anmeldung des deut-
schen Patents zu laufen begonnen. Innerhalb dieser Frist sei eine schriftliche
Inanspruchnahme durch die Beklagte nicht erfolgt. Weder die schriftliche An-
meldung des deutschen Patents noch die Erfinderbenennung durch die Beklag-
te könnten als solche gewertet werden. Ein Verzicht des Klägers auf die Schrift-
form sei nicht ersichtlich. Im Übrigen sei schon nicht erkennbar, dass innerhalb
der Frist eine mündliche Inanspruchnahme durch die Beklagte erfolgt sei. Dar-
aus, dass der Kläger im Prozess zunächst selbst von einer unbeschränkten In-
anspruchnahme ausgegangen sei, ergebe sich schließlich auch kein eine wirk-
same Inanspruchnahme beinhaltendes Geständnis des Klägers i.S.d. § 288
Abs. 1 ZPO.
Diese Feststellungen und die ihnen zugrunde liegenden Ausführungen
des Berufungsgerichts greift die Revision nur im letzten Punkt an, also lediglich
insoweit, als das Berufungsgericht das erstinstanzliche Vorgehen des Klägers
nicht als Geständnis gewertet hat, die durch das deutsche Patent geschützt
gewesene Erfindung sei von der Beklagten wirksam unbeschränkt in Anspruch
genommen worden (hierzu unten b). Im Übrigen kann mangels ausgeführter
Rügen eine revisionsrechtliche Kontrolle insoweit nicht erfolgen, als es um die
vom Berufungsgericht zu Grunde gelegten Tatumstände und deren Feststel-
lung geht (§§ 551 Abs. 3 Nr. 2 b, 559 Abs. 2 ZPO). Die verbleibende Überprü-
fung der richtigen Anwendung des Rechts auf den insoweit festgestellten Sach-
verhalt lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Das trifft insbesondere auf die
unterschiedliche Formenstrenge zu, mit der das Berufungsgericht einerseits die
im Falle einer Diensterfindung von den Miterfindern gemäß § 5 ArbNErfG zu er-
füllende Meldepflicht und andererseits die Erklärung behandelt hat, die der Ar-
beitgeber gemäß § 6 ArbNErfG abzugeben hat, wenn er Rechte an der Dienst-
erfindung erlangen will.
a) Die in § 5 ArbNErfG normierte, den Arbeitnehmererfinder treffende
Pflicht zur Meldung der Diensterfindung in gesonderter schriftlicher Form dient
nicht nur der allgemeinen Unterrichtung des Arbeitgebers über etwaige Ent-
wicklungstätigkeit seiner Arbeitnehmer. Sie soll sicherstellen, dass dem Arbeit-
geber die unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 ArbNErfG gemachten Er-
findungen seiner Arbeitnehmer und die insoweit maßgeblichen Umstände so
bekannt werden, dass er den Erfindungscharakter erkennen kann und in der
Lage ist, sachgerecht über eine Inanspruchnahme oder Freigabe allen etwai-
gen Miterfindern gegenüber (vgl. Sen.Urt. v. 17.01.1995 - X ZR 130/93, Mitt.
1996, 16 - gummielastische Masse I), über den der gemachten Erfindung ge-
recht werdenden Inhalt einer Schutzrechtsanmeldung (vgl. BGHZ 106, 84, 89
- Schwermetalloxidationskatalysator) und über die Festsetzung einer Vergütung
allen Miterfindern gegenüber zu entscheiden. Zu diesen Zwecken müssen das
Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten vermittelt werden, die der oder die Er-
finder aufgrund ihrer schöpferischen Tätigkeit haben, weil in der Regel nicht
davon ausgegangen werden kann, dass diese Erkenntnisse dem Arbeitgeber
ohne entsprechende Meldung gleichermaßen zur Verfügung stehen. Da es mit-
hin um Wissensvermittlung geht, kann die Meldung einer Diensterfindung zum
einen nicht in der Form einer Willenserklärung erfolgen (a.A. Hellebrand Mitt.
2001, 195, 196), was zur Folge hat, dass ohnehin nicht ohne weiteres die Re-
geln anwendbar wären, die für den Fall einer unterbliebenen oder mangelhaften
Willenserklärung gelten (vgl. BGH, Urt. v. 24.11.1961 - I ZR 156/59, GRUR
1962, 305 - Federspannvorrichtung, für § 125 BGB); zum anderen muss ein
Verstoß gegen § 5 ArbNErfG überhaupt ohne Nachteile für den Arbeitnehmer-
erfinder bleiben, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren
anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber das Wissen und die
Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbNErfG vermittelt werden
müssen. Denn dann steht ohne weiteres fest, dass es einer entsprechenden
Meldung in der nach § 5 ArbNErfG vorgeschriebenen Form nicht mehr bedarf,
und es wäre eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und
treuwidrige Förmelei, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die von ihm im Falle
einer Diensterfindung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf der Einhal-
tung von § 5 ArbNErfG bestehen könnte (a.A. Hellebrand aaO S. 198). Ein sol-
cher Fall ist gegeben, wenn - wie hier - der Arbeitgeber die Diensterfindung mit
dem Inhalt der von seinen Arbeitnehmern entwickelten Lehre zum technischen
Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder be-
nennt. Damit hat er zu erkennen gegeben, dass er auch aus seiner Sicht über
die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Erfindung
und ihre Erfinder informiert war, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und
es ihm zuzumuten war, die Diensterfindung sobald wie möglich in Anspruch zu
nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit Gebrauch machen woll-
te. Fehlte es bislang an einer ordnungsgemäßen Meldung der Diensterfindung
durch den Arbeitnehmererfinder, beginnt deshalb die nach § 6 Abs. 2 ArbNErfG
vom Arbeitgeber einzuhaltende Frist mit der Anmeldung der Erfindung zum
Schutzrecht zu laufen.
b) Die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber ist hingegen eine emp-
fangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung. Der Arbeitgeber muss
durch eine an den Arbeitnehmererfinder gerichtete und diesem zugegangene
schriftliche Erklärung den Willen zu einem bestimmten rechtlichen Erfolg zum
Ausdruck bringen, nämlich dass er die Diensterfindung für sich in Anspruch
nimmt. Insoweit gelten demgemäß einschränkungslos die gesetzlichen Regeln
für rechtsgeschäftliches Handeln. Eine Inanspruchnahme, die der Schriftform
ermangelt, ist nach § 125 BGB nichtig. Eine schriftliche Inanspruchnahme, die
nicht innerhalb der viermonatigen Frist erfolgt, bleibt als verspätet ohne den
gewollten rechtlichen Erfolg. Denn bei der in § 6 Abs. 2 ArbNErfG normierten
Frist handelt es sich um eine Ausschlussfrist (Bartenbach Mitt. 1971, 232, 234),
wie der Regelung in § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG entnommen werden muss. Auf
die im Senatsurteil vom 9. Januar 1964 (Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449, 452
- Drehstromwicklung, m.w.N.) bejahte Frage, ob auf die Schriftform der Inan-
spruchnahmeerklärung verzichtet werden kann, kommt es im Streitfall nicht an,
weil nach den unbeanstandet gebliebenen tatrichterlichen Feststellungen des
Berufungsgerichts nichts dafür ersichtlich ist, dass die Beklagte während des
Zeitraums von vier Monaten nach Anmeldung des deutschen Patents die unbe-
schränkte Inanspruchnahme dem Kläger gegenüber auf andere Weise kundge-
tan hat. Ein Verzicht auf die Einhaltung der gesetzlichen Frist kann angesichts
der in der soeben erwähnten Vorschrift (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNErfG) gesetzlich
angeordneten Rechtsfolge, nämlich dass die Diensterfindung mit dem Verstrei-
chen der Frist frei wird und ist, allenfalls während des Laufs dieser Frist erfol-
gen. Auch dafür, dass es eine solche Handlung innerhalb vier Monaten nach
Anmeldung des deutschen Patents gegeben hat, ist nichts festgestellt oder er-
sichtlich. Im Streitfall kann deshalb dahinstehen, ob ein Verzicht auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Frist bzw. deren Verlängerung während deren Laufs
durch einseitige Erklärung des Arbeitnehmererfinders oder durch Vereinbarung
der Arbeitsvertragsparteien überhaupt wirksam erfolgen kann. Nachdem im
Streitfall die gesetzliche Inanspruchnahmefrist abgelaufen war, hätte die von
dem Kläger und dem Dipl.-Ing. F. gemachte Diensterfindung als
nunmehr freie Erfindung nur noch durch eine Vereinbarung auf die Beklagte
übergehen können, wie sie durch § 22 ArbNErfG ausdrücklich zugelassen ist.
c) Daran ändert das erstinstanzliche Verhalten des Klägers nichts, dem
die Beklagte ein Geständnis der Inanspruchnahme der Erfindung glaubt ent-
nehmen zu können. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die unbeschränkte In-
anspruchnahme einer Diensterfindung durch den Arbeitgeber zu den tatsächli-
chen Tatumständen, juristisch eingekleideten Tatsachen oder präjudiziellen
Rechtsverhältnissen gehört, die nach herrschender Meinung (vgl. BGH, Urt. v.
16.07.2003 - XII ZR 100/00, MDR 2003, 1433) Gegenstand eines Geständnis-
ses sein können, und ob die Geständnisfähigkeit mit der vom Berufungsgericht
gegebenen Begründung verneint werden könnte. Da Prozesshandlungen zu
beurteilen sind, ist die tatrichterliche Beantwortung der Frage, ob ein Geständ-
nis vorgelegen hat, revisionsrechtlich uneingeschränkt nachprüfbar (BGH, Urt.
v. 22.05.2001 - VI ZR 74/00, NJW 2001, 2550 m.w.N.). Diese Überprüfung er-
gibt im Streitfall, dass es zu einem Geständnis der Inanspruchnahme der
Diensterfindung nicht gekommen ist.
Zwar hat der Kläger seine Klage erstinstanzlich auf das Gesetz über Ar-
beitnehmererfindungen gestützt, indem er auf die unbeschränkte Inanspruch-
nahme der Erfindung abgestellt hatte. Wollte man in der unbeschränkten Inan-
spruchnahme der Erfindung einen geständnisfähigen Umstand sehen, könnte
ein Geständnis in Betracht kommen, wenn die Beklagte die unbeschränkte In-
anspruchnahme der Erfindung hilfsweise zum Bestandteil auch ihres Vortrags
gemacht hätte (so genanntes vorweggenommenes Geständnis, BGH, Urt. v.
15.12.1993
- VIII ZR 197/92, NJW-RR 1994, 1405; Urt. v. 29.09.1999
- XII ZR 243/97, BGHR ZPO § 288 Abs. 1 - Vorbringen, widerrufenes 1; BAG,
Urt. v. 26.01.1994 - 10 AZR 130/92, in Juris nachgewiesen). Dies kann jedoch
nicht festgestellt werden, denn die Behauptung des Klägers in erster Instanz
ging nach Sinngehalt und Formulierung dahin, die Beklagte habe die Dienster-
findung insgesamt (so ausdrücklich Schriftsatz v. 23.10.1998, GA 40), also un-
ter Einschluss auch der lösungsmittelhaltigen Variante in Anspruch genommen.
Das aber hat die Beklagte sich in erster Instanz gerade nicht zu eigen gemacht,
weil sie sich schon damals gegen das Klagebegehren damit verteidigt hat, die-
se Variante beruhe nicht auf einer Leistung des Klägers, Ansprüche des Klä-
gers könnten nur wegen der von ihm und dem Dipl.-Ing. F. gefun-
denen lösungsmittelfreien Variante bestehen.
Bei dieser Sachlage könnte ein Geständnis im Sinne des § 288 Abs. 1
ZPO, das vorliegt, wenn die Parteien sich mindestens in einer mündlichen Ver-
handlung über eine Frage einig waren
(BGH, Urt. v. 29.09.1999
- XII ZR 243/97, BGHR ZPO 288 Abs. 1 - Vorbringen, widerrufenes 1), weil eine
Partei mit entsprechendem Willen (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 12.03.1991
- XI ZR 85/90, NJW 1991, 1683) eine Erklärung abgegeben hat, dass die vom
Gegner behauptete, ihr im Rechtssinne ungünstige Tatsache wahr sei (BGH,
Urt. v. 19.05.2005 - III ZR 265/04, MDR 2005, 1307), nur in Ansehung der lö-
sungsmittelfreien Variante in Betracht kommen. An einem solchen Geständnis
fehlt es schon deshalb, weil nicht ersichtlich ist, dass überhaupt eine Partei in
erster Instanz die Behauptung aufgestellt hätte, dass ein solche (inhaltlich ein-
geschränkte) Inanspruchnahme der Diensterfindung erfolgt sei.
6. Was eine einvernehmliche Übertragung der durch das deutsche Pa-
tent geschützt gewesenen Erfindung mittels einer - wie ausgeführt - nach § 22
ArbNErfG möglichen Vereinbarung anbelangt, hat das Berufungsgericht weder
eine ausdrückliche noch eine konkludente Übereinkunft der Parteien mit einem
solchen Inhalt festzustellen vermocht. Entgegen der Meinung der Beklagten
komme weder in der auf das Arbeitnehmererfinderrecht gestützten Klage des
Klägers noch durch den Umstand, dass die Beklagte sich hierauf eingelassen
habe, in der erforderlichen deutlichen Weise zum Ausdruck, dass die Parteien
einen Rechtsübergang gewollt hätten. Denn die Beklagte habe nach eigenem
Vorbringen angenommen, ihr stehe die Erfindung infolge mündlicher Inan-
spruchnahme bereits zu. Ähnliches gelte für die Erfinderbenennung anlässlich
der Anmeldung des deutschen Patents und für die entsprechenden die auslän-
dischen Patentanmeldungen betreffenden schriftlichen Erklärungen gemäß An-
lagen F 11 bis F 14. Aus ihnen könne dafür, dass es zu einer konstitutiven
Rechtsübertragung gekommen sei, nichts abgeleitet werden, weil die Beklagte
und der Kläger ersichtlich geglaubt hätten, die Patentrechte stünden der Be-
klagten bereits zu. Schließlich reiche auch der Hinweis der Beklagten nicht aus,
dass der Kläger sein Verhalten, eine Arbeitnehmererfindervergütung durchzu-
setzen, auch noch fortgesetzt habe, nachdem man sich bewusst gewesen sei,
dass eine Inanspruchnahme durch die Beklagte nicht vorliege. Denn derjenige,
der aus Vorsicht oder wegen einer Fehleinschätzung eigener Rechte nur einen
Teil seiner Ansprüche oder nur bestimmte Ansprüche geltend mache, erkläre
damit noch nicht, er verzichte hiermit auf weitergehende Ansprüche.
Das ist eine mögliche tatrichterliche Würdigung der festgestellten Um-
chung (BGH, Urt. v. 29.11.1994 - IX ZR 175/93, NJW 1995, 953 m.w.N.; BGHZ
109, 171, 177) berücksichtigt, dass ein Verhalten regelmäßig nur dann eine auf
einen bestimmten Rechtserfolg gerichtete Willenserklärung darstellen kann,
wenn der Betreffende in dem Bewusstsein gehandelt hat, dass diese rechtsge-
schäftliche Erklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist, und dass oh-
ne ein derartiges Erklärungsbewusstsein ein Verhalten nur dann als Willenser-
klärung eines bestimmten Inhalts zugerechnet werden kann, wenn der Betref-
fende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen
und vermeiden können, dass sein Verhalten nach Treu und Glauben und der
Verkehrssitte als Willenserklärung dieses Inhalts aufgefasst werden durfte, und
der Gegner sie auch tatsächlich so verstanden hat. Die Rüge der Revision, im
Streitfall sei jedenfalls deswegen von einer konkludenten Vereinbarung im Sin-
ne des § 22 Satz 2 ArbNErfG auszugehen, weil der Kläger zunächst außerge-
richtlich und sodann mit seiner Klage ausschließlich Ansprüche nach dem Ge-
setz über Arbeitnehmererfindungen geltend gemacht und sich die Beklagte
hierauf unwidersprochen eingelassen habe und weil die Parteien ihre rechtliche
Auseinandersetzung außerdem auf dieser Basis weitergeführt hätten, obwohl
ihnen jedenfalls im Oktober 1997 klar gewesen sei, dass es an einer wirksamen
Inanspruchnahme durch die Beklagte fehle, beinhalten deshalb lediglich den
revisionsrechtlich unbeachtlichen Versuch, die eigene Würdigung der vom Be-
rufungsgericht berücksichtigten Tatumstände an die Stelle der im Rahmen des
§ 286 ZPO liegenden Bewertung des Tatrichters zu setzen.
Soweit die Revision noch damit argumentiert, für eine konkludente Über-
tragung einer Erfindung auf dem durch § 22 ArbNErfG zugelassenen Weg sei
nicht der Übertragungswille, sondern der Zuordnungswille von Arbeitnehmer
und Arbeitgeber maßgeblich (so auch Hellebrand Mitt. 2001, 195, 198), wird
der Charakter eines solchen Vorgangs verkannt. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Vertrag, der nur durch rechtsgeschäftliche Willenserklärungen in Form von
Angebot und Annahme zustande kommen kann. Sein Inhalt besteht in der Ver-
fügung über ein Recht. Dies führt zwingend dazu, dass Übertragungswille der
einen Partei und Wille der anderen Partei, die Verfügung über das Recht anzu-
nehmen, vorhanden sein müssen, oder dass - wie ausgeführt - wenigstens ein
Tatbestand gegeben ist, der rechtfertigt, auf das Vorliegen einer solchen Wil-
lensübereinstimmung zu vertrauen (vgl. hierzu auch BGHZ 91, 324, 330). Da-
bei wird auch zu berücksichtigen sein, dass es auf Seiten des Arbeitnehmerer-
finders um die Aufgabe eines geldwerten Rechts geht und eine vernünftige Par-
tei sich hierzu regelmäßig nur bereit finden wird, wenn auch über eine geldwer-
te Gegenleistung Einigkeit erzielt wird. Eine vertragliche Übertragung einer frei
gewordenen Diensterfindung wird deshalb in der Regel nur bejaht werden kön-
nen, wenn auch angenommen werden kann, dass die Arbeitsvertragsparteien
sich über eine Vergütung hierfür ebenfalls geeinigt haben (vgl. Bartenbach Mitt.
1971, 232, 239).
7. Da unstreitig ist, dass die Beklagte in Deutschland Bahnen für Hafteti-
ketten hergestellt und vertrieben hat, die sämtliche Merkmale der Erfindung so
verwirklichten wie durch Anspruch 1 des deutschen Patents in der Kennzeich-
nung des Anspruchs 3 geschützt (lösungsmittelhaltige Variante), ist nach allem
die Verurteilung der Beklagten wegen Herstellungs- und Vertriebshandlungen
in Deutschland gerechtfertigt. Hierdurch hat die Beklagte Nutzungsmöglichkei-
ten wahrgenommen, welche sie nur auf Grund des Arbeitsverhältnisses und der
im Rahmen dieses Verhältnisses gemachten Diensterfindung erhalten konnte,
die der Beklagten als Arbeitgeberin mangels ordnungsgemäßer Inanspruch-
nahme oder Übertragung der Diensterfindung jedoch nicht zugewiesen waren.
Das auf diese Weise Erlangte muss die Beklagte deshalb als auf Kosten des
Klägers und des Dipl.-Ing. F. erfolgte ungerechtfertigte Bereiche-
rung herausgeben. Dies hat das Berufungsgericht ersichtlich mit seiner Fest-
stellung zum Ausdruck bringen wollen, die Beklagte habe für die aus den
Herstellungs- und Vertriebshandlungen in Deutschland gezogenen Nutzungen
eine Entschädigung zu zahlen.
Es ist auch nicht zu beanstanden, dass diese Verurteilung sich nicht auf
Benutzungshandlungen beschränkt, die nach der Erteilung des deutschen Pa-
tents oder dessen Offenlegung begangen wurden. Denn die besondere Aus-
gestaltung, die das Recht auf das Patent durch das Gesetz über Arbeitnehmer-
erfindungen erfahren hat, führt dazu, dass der Arbeitgeber, der keine Rechte an
der Diensterfindung erworben hat, jedenfalls seit einer Patentanmeldung, aus
der sich ergibt, dass er - wie es das Gesetz verlangt - umfassend über diese in-
formiert ist, sich mit der Nutzung der Diensterfindung in Widerspruch zu deren
gesetzlicher Zuweisung setzt.
Entgegen der Meinung der Revision bestehen ebenfalls keine rechtli-
chen Bedenken insoweit, als die ausgesprochene Verurteilung auch Benut-
zungshandlungen betrifft, die begangen wurden, nachdem der Kläger die Über-
nahme des deutschen Patents abgelehnt hatte. Ist es auch in der danach lie-
genden Zeit bis zum Erlöschen des deutschen Patents zu Benutzungshandlun-
gen gekommen, bedeuteten nämlich auch diese eine Missachtung der dem
Kläger und Dipl.-Ing. F. durch § 6 PatG und das Gesetz über Ar-
beitnehmererfindungen zugewiesenen Rechtsposition, weil die Diensterfindung
noch nicht gemeinfrei geworden war, mangels ordnungsgemäßer Inanspruch-
nahme aber nicht der Beklagten zustand. Im Übrigen hatte es die Beklagte
selbst in der Hand, durch sofortigen Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) auf das
deutsche Patent der Ablehnung einer Übernahme Rechnung zu tragen.
Die vom Berufungsgericht ausgesprochene Verurteilung begegnet
schließlich auch nicht etwa insoweit durchgreifenden rechtlichen Bedenken, als
Benutzungshandlungen verbundener Unternehmen einbezogen sind. Das Be-
rufungsgericht hat ersichtlich unterstellt, dass die Beklagte als Patentinhaberin
diesen Unternehmen in Anbetracht der bestehenden gesellschaftsrechtlichen
Verbindungen Benutzungshandlungen, die nach dem Vorgesagten die dem
Kläger und Dipl.-Ing. F. gemeinsam zustehende Rechtsposition
beeinträchtigten, gestattet hat, deshalb hierfür verantwortlich ist und auch hier-
durch die Beklagte bereichert ist. Das ist eine nahe liegende Annahme. Ein An-
lass zur Korrektur besteht nicht, weil auch die Revision die Frage der Verant-
wortlichkeit der Beklagten für Benutzungshandlungen verbundener Unterneh-
men und die hieraus folgende Verpflichtung, auch hierüber Rechnung zu legen
und für eine Entschädigung auch insoweit einstehen zu müssen, nicht proble-
matisiert hat.
Dasselbe trifft auf die Frage der Verwirkung zu, die das Berufungsgericht
verneint hat. Auch insoweit ist weder ein Rechtsfehler ersichtlich noch von der
Revision geltend gemacht.
II. Hinsichtlich der Benutzung der Erfindung in Australien in der Zeit, für
welche die Parteien noch keine Einigung über eine Entschädigung des Klägers
erzielt haben, hat das Berufungsgericht seine Verurteilung der Beklagten wie
folgt begründet: Durch die Anmeldung des deutschen Patents habe die Beklag-
te den - unzutreffenden - Eindruck erweckt, ihr stehe die Erfindung zu und es
bestehe insoweit ein Arbeitnehmererfinderverhältnis. Die Beklagte habe des-
halb die Diensterfindung auch in Australien zum Schutzrecht anmelden oder
dem Kläger den Erwerb des dortigen Schutzrechts ermöglichen müssen. Im
Streitfall habe sich hieraus eine Informationspflicht ergeben, welche die Beklag-
te verletzt habe, bei deren Befolgung der Kläger aber selbst ein Schutzrecht in
Australien angemeldet und nicht vor seinem Zeitablauf aufgegeben hätte. Der
Kläger hätte deshalb für eine Benutzung der Erfindung in Australien durch die
Beklagte bzw. durch mit dieser verbundene Unternehmen, insbesondere die
J. Australia , Lizenzen bezogen.
Auch diese somit auf eine Verletzung des Arbeitsvertrags der Parteien
stützte Verurteilung bekämpft die Revision vergeblich.
Ebenso wenig wie bei Inanspruchnahme der Erfindung (vgl. § 14
ArbNErfG) kann allerdings dann, wenn eine Diensterfindung vom Arbeitgeber
nicht in Anspruch genommen worden ist und es auch an einer Übertragung
durch Vereinbarung der Arbeitsvertragsparteien fehlt, eine Pflicht des Arbeitge-
bers zur Anmeldung der Diensterfindung im Ausland bestehen. Auf eine solche
Pflicht hat das Berufungsgericht letztlich aber auch nicht abgestellt. Es hat sich
vielmehr davon leiten lassen, dass zwischen Arbeitgeber und dem Arbeitneh-
mererfinder ein arbeitsvertragliches Verhältnis besteht, das besondere, durch
die Diensterfindung geprägte Fürsorgepflichten beinhaltet, die als nachvertrag-
liche Pflichten auch das Ende des Arbeitsverhältnisses überdauern können. In-
halt und Umfang der sich daraus ergebenden Pflichten des Arbeitgebers richten
sich danach, was im berechtigten Interesse des Arbeitnehmererfinders liegt,
von letzterem erwartet und von dem Arbeitgeber in zumutbarer Weise erfüllt
werden kann. Hat der Arbeitgeber die Diensterfindung im Inland angemeldet,
aber nicht davon Gebrauch gemacht, die Diensterfindung in Anspruch zu neh-
men, erlangt bei der hiernach vorzunehmenden Abwägung vor allem Bedeu-
tung, dass die Schutzrechtsanmeldung im Inland durch den Arbeitgeber von
Einfluss darauf ist, ob dem Arbeitnehmer im Ausland eine Schutzrechtsanmel-
dung so rechtzeitig gelingt, dass dort Immaterialgüterrechtsschutz erlangt wer-
den kann. Kommt - wie im Streitfall - hinzu, dass ein solcher Schutz gerade
deshalb veranlasst ist, weil der Arbeitgeber oder ein mit diesem verbundenes
Unternehmen in dem betreffenden Ausland die Erfindung nutzt oder nutzen will,
obwohl der Arbeitgeber von der Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Erfin-
dung nicht Gebrauch machen will oder gemacht hat, kann von dem Arbeitgeber
verlangt werden, der von ihm geschaffenen Interessenlage dadurch Rechnung
zu tragen, dass er auch ohne Aufforderung durch den Arbeitnehmererfinder,
etwa durch notwendige Aufklärung, das seinerseits Mögliche dazu beiträgt,
dass der Arbeitnehmererfinder das Auslandsschutzrecht rechtzeitig anmelden
und erlangen kann. Das steht in Einklang mit der höchstrichterlichen Recht-
sprechung, weil diese auch sonst aus Sonderbeziehungen die Pflicht ableitet,
die andere Partei unaufgefordert aufzuklären, wenn dieser als Folge des eige-
nen Verhaltens Schäden drohen, die durch Aufklärung unschwer zu vermeiden
wären (vgl. BGH, Urt. v. 07.12.1989 - I ZR 62/88, GRUR 1990, 542 - Aufklä-
rungspflicht des Unterwerfungsschuldners).
Der Regelung in § 14 Abs. 2 ArbNErfG, wonach für eine Hilfestellung
des Arbeitgebers ein entsprechendes Verlangen des Arbeitnehmererfinders
vorausgesetzt wird, kann eine gegenteilige Wertentscheidung im Gesetz über
Arbeitnehmererfindungen nicht entnommen werden. Denn diese Vorschrift be-
trifft Fälle, in denen der Arbeitnehmererfinder durch eine Freigabeerklärung des
Arbeitgebers, die unzweideutig erfolgen muss, darauf aufmerksam gemacht ist,
dass eine eigene Schutzrechtsanmeldung in Betracht zu ziehen ist. Im Streitfall
war der Kläger dagegen nicht in vergleichbarer Weise informiert. Nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts stand er zu der Zeit, zu der eine Patent-
anmeldung in Australien in Betracht zu ziehen war, infolge des Verhaltens der
Beklagten unter dem Eindruck, die Erfindung stehe dieser zu und es bestehe
ein Arbeitnehmererfinderverhältnis. Dem hätte die Beklagte deshalb durch die
vom Berufungsgericht vermisste Information begegnen müssen. Dem Umstand,
auf den die Revision insoweit hinweist, nämlich dass die Beklagte den Kläger
zwar Unterlagen, die Patentanmeldungen in anderen Staaten betrafen, nicht
aber solche für Australien habe unterschreiben lassen, musste der Kläger
schon nicht entnehmen, dass in Australien eine Schutzanmeldung durch die
Beklagte nicht vorgenommen werden solle, weil eine dortige Anmeldung durch
die Beklagte auch noch nach der Vorlage der vom Kläger unterzeichneten
Schriftstücke möglich gewesen wäre. Darauf, dass es an dem für eine Scha-
densersatzpflicht der Beklagten zwar erforderlichen, bei fehlendem Entlas-
tungsbeweis aber entsprechend § 282 BGB a.F. anzunehmenden Verschulden
mangeln könnte, stellt auch die Revision nicht ab; Anhaltspunkte hierfür sind
auch nicht ersichtlich. Auch wenn man zu Grunde legt, dass die Beklagte ge-
glaubt hat, die Diensterfindung erworben zu haben, hätte sie den Kläger davon
in Kenntnis setzen müssen, dass sie in Australien kein Schutzrecht erwerben
will (vgl. § 14 Abs. 2 ArbNErfG). Nichts spricht daher dafür, dass die Beklagte,
wenn sie sich in Beachtung der besonderen vertraglichen Beziehung zu dem
Kläger für dessen berechtigte Belange interessiert hätte, bei Anwendung der im
Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Unkenntnis des Klägers nicht hätte erken-
nen und hier nicht Abhilfe hätte schaffen können.
Dass das Berufungsgericht schließlich zu der Überzeugung gelangt ist,
der Kläger hätte bei gehöriger Information durch die Beklagte für eine rechtzei-
tige Anmeldung der Diensterfindung in Australien und für die Aufrechterhaltung
des dortigen Schutzrechts für die Dauer der Benutzung gesorgt, bedeutet wie-
derum eine mögliche, durch § 286 ZPO gedeckte Würdigung der Umstände
des Streitfalls. Sie steht im Einklang mit dem Grundsatz des aufklärungsrichti-
gen Verhaltens. Die Wertung des Berufungsgerichts wird auch nicht dadurch
berührt, dass auch von der Revision wieder ins Feld geführt wird, der Kläger
habe mit Schreiben vom 12. November 1996 insbesondere die ihm angebotene
Übertragung des deutschen Patents abgelehnt, obwohl in Deutschland von der
Beklagten nach diesem Patent produziert worden sei. Denn dieser vom Beru-
fungsgericht bei seiner Würdigung berücksichtigte Umstand schließt nicht aus,
dass der Kläger sich im Hinblick auf Nutzungen der Beklagten bzw. deren
Schwesterunternehmen in Australien im - wie es das Berufungsgericht formu-
liert hat - wohl verstandenen Eigeninteresse seine Rechte gesichert hätte. An-
ders als in Deutschland galt es nicht nur, sich eine Restlaufzeit zu erhalten. Hat
man sich ein Schutzrecht erst einmal durch eigenes Bemühen und unter Auf-
wendung von Kosten verschafft, kann auch die Frage, ob es vorzeitig aufgege-
ben werden soll, obwohl aus ihm noch Einkünfte zu erzielen sind, eine andere
Bedeutung haben als bei der Entscheidung, ob die Übernahme eines anderweit
erwirkten Schutzrechts unterlassen werden kann und soll.
Auch die Behauptung der Beklagten, für die Nutzung der Diensterfindung
in Australien nach dem 30. Juni 1996 einen Betrag von 2.100 DM an den Klä-
ger gezahlt zu haben, stellt die Berechtigung der Verurteilung der Beklagten
nicht in Frage. Denn die Revision legt nicht unter Hinweis auf entsprechenden
Vortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen dar, dass mit Zahlung dieses
Betrags die dem Kläger und Dipl.-Ing. F. wegen der Benutzungs-
handlungen in Australien zustehende Forderung insgesamt erloschen sein
könnte. Die von der Beklagten behauptete Leistung ist deshalb erst bei der
Festlegung des Betrags, den die Beklagte (noch) zu zahlen hat, zu berücksich-
tigen.
III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Kirchhoff
Vorinstanzen:
LG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.02.1999 - 4 O 117/98 -
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 18.09.2003 - 2 U 70/99 -