BGH Beschluss vom 23.01.2007 – X ZB 3/06
X. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
vom
23. Januar 2007
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das deutsche Patent 101 13 038
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Melullis und die Richter Scharen, Keukenschrijver, Asendorf und Grö-
ning
am 23. Januar 2007
beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den am 8. Februar 2006 verkünde-
ten Beschluss des 9. Senats (Technischen Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Patentinhabers zu-
rückgewiesen.
Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf
50.000,-- € festgesetzt.
Gründe
I. Dem Rechtsbeschwerdeführer ist das deutsche Patent 101 13 038 er-
teilt worden. Hiergegen hat die Verfahrensbeteiligte Einspruch eingelegt. Der
Patentinhaber hat mit einem Hauptantrag und vier Hilfsanträgen gebeten, das
Patent beschränkt aufrechtzuerhalten. Nach dem Hauptantrag sollen die Pa-
tentansprüche 1 und 11 wie folgt lauten:
1. Verfahren zur Steuerung und Betrieb einer Windenergieanlage
in einem Betriebsbereich, in welchem die Erregerfrequenz des
Rotors der Windenergieanlage in einer Bandbreite der Eigen-
frequenz des Turmes +/- 5 % liegt, mit einem Turm, einer Steu-
ereinrichtung zur Betriebsführung der Windenergieanlage oder
Teile hiervon, wobei Mittel vorgesehen sind, mit denen eine
Schwingung des Turms der Windenergieanlage erfasst wird,
wobei die Mittel zur Erfassung der Turmschwingung den
Schwingweg und/oder die absolute Auslenkung des Turms im
oberen Teil des Turms aus seiner Ruhelage erfassen und die
von dem Mittel zur Erfassung der Turmschwingung ermittelten
Werte in der Steuerungseinrichtung verarbeitet werden und
zwar derart, dass die Betriebsführung der Windenergieanlage
oder Teile hiervon verändert wird, wenn der Schwingweg und/
oder die absolute Auslenkung des Turms einen vorgebbaren
ersten Grenzwert überschreitet.
11. Windenergieanlage mit einem Turm und einer Steuerungsein-
richtung zur Betriebsführung der Windenergieanlage sowie ei-
ner Einrichtung zur Erfassung des Schwingweges des Turms,
wobei die Windenergieanlage für einen Betrieb, in welchem die
Erregerfrequenz des Rotors der Windenergieanlage in einer
Bandbreite der Eigenfrequenz des Turms +/- 5 % liegt, vorge-
sehen ist, und wobei Mittel vorgesehen sind, mit denen eine
Schwingung des Turms der Windenergieanlage erfasst wird,
wobei die Mittel zur Erfassung der Turmschwingung den
Schwingweg und/oder die absolute Auslenkung des Turms im
oberen Teil des Turms aus seiner Ruhelage erfassen und die
von dem Mittel zur Erfassung der Turmschwingung ermittelten
Werte in der Steuerungseinrichtung verarbeitet werden und
zwar derart, dass die Betriebsführung der Windenergieanlage
oder Teile hiervon verändert wird, wenn der Schwingweg und/
oder die absolute Auslenkung des Turms einen vorgebbaren
ersten Grenzwert überschreitet.
Wegen des Wortlauts der mit den Hilfsanträgen 1 bis 4 verteidigten je-
weiligen Hauptansprüche wird auf den angefochtenen Beschluss verwiesen.
Das Bundespatentgericht hat das Patent widerrufen. Dabei hat es näher
ausgeführt, die Schritte der Verfahren, die nach dem Haupt- und den Hilfsan-
trägen mit dem jeweiligen Verfahrensanspruch 1 beansprucht seien, seien dem
zuständigen Fachmann durch den Stand der Technik auf Grund seines Fach-
wissens nahe gelegt gewesen. Die jeweils nebengeordneten, auf eine Wind-
energieanlage bezogenen Vorrichtungsansprüche teilten das Schicksal der Ver-
fahrensansprüche.
Hiergegen richtet sich die - nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde des
Patentinhabers.
Die Einsprechende tritt diesem Rechtsmittel entgegen.
II. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 100 Abs. 3 PatG ohne Zulassung
statthaft, weil der Patentinhaber rügt, ihm sei das rechtliche Gehör versagt wor-
den (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG) und der angefochtene Beschluss sei nicht mit
Gründen versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG).
Beide Rügen sind jedoch nicht berechtigt, so dass die Rechtsbeschwer-
de zurückzuweisen ist.
1. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (z.B. Beschl. v. 11.6.2002
- X ZB 27/01, GRUR 2002, 957 - Zahnstruktur, m.w.N.) ist der Anspruch auf
Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, wenn das Gericht entscheidungserheb-
liches Vorbringen entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder bei
seiner Entscheidung nicht in Erwägung gezogen hat oder wenn es Erkenntnis-
se verwertet hat, zu denen die Verfahrensbeteiligten nicht Stellung nehmen
konnten.
Letzteres macht der Patentinhaber geltend, soweit er beanstandet, die
vom Bundespatentgericht zur Rechtfertigung seiner Entscheidung herangezo-
gene Richtlinie für Windkraftanlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik sei
nicht Gegenstand des Verfahrens gewesen und das Bundespatentgericht habe
einen Hinweis unterlassen, dass es - wie Seite 16 des angefochtenen Be-
schlusses geschehen - bei seiner Entscheidung dieser Richtlinie Bedeutung
zumessen werde. Eine Gehörsverletzung ergibt sich daraus jedoch nicht.
Denn die Richtlinie war in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen und in
der Beschreibung des Patents als ein für Windkraftanlagen maßgebliches Re-
gelwerk benannt, und zwar unter ausdrücklicher Wiedergabe der Angabe, die
das Bundespatentgericht bei seiner Prüfung der Patentfähigkeit des Patents in
der verteidigten Fassung verwertet hat. Damit gehörte dieser Inhalt der Richtli-
nie zum Prozessstoff und der Patentinhaber konnte damit rechnen, dass es für
die vom Bundespatentgericht vorzunehmende Bewertung des Patents in der
verteidigten Fassung auch auf diese Schrift und insoweit darauf werde ankom-
men können, dass dort bereits auf die Notwendigkeit einer Schwingungsüber-
wachung bei Windenergieanlagen abgestellt war, die - wie es in den verteidig-
ten Patentansprüchen 1 heißt - in einem Bereich betrieben werden, in welchem
die Erregerfrequenz des Rotors der Windenergieanlage in einer Bandbreite der
Eigenfrequenz des Turms +/- 5 % liegt.
Der Patentinhaber war dadurch in die Lage versetzt, seine Sicht von der
Bedeutung dieser Notwendigkeit für die Frage des Naheliegens des Gegen-
stands des mit geänderter Fassung verteidigten Patents zu Gehör zu bringen.
Zu weitergehenden Hinweisen bestand kein Anlass (vgl. Senat, Beschl. v.
25.1.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792, 793 - Spiralbohrer).
Soweit die Rechtsbeschwerde noch meint, der Richtlinie für Windkraftan-
lagen des Deutschen Instituts für Bautechnik sei nichts zu entnehmen, was
dem Patent nach dem Stand der Technik in Verbindung mit dem Fachwissen
entgegengehalten werden könne, stellt die Rechtsbeschwerde allein in Frage,
ob die Wertung des Patents in der verteidigten Fassung durch das Bundespa-
tentgericht rechtsfehlerfrei getroffen worden ist. § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG steht
aber nur zur Verfügung, damit ein sich insoweit verletzt fühlender Verfahrens-
beteiligter sein Recht auf rechtliches Gehör wahren kann. Für eine Richtigkeits-
kontrolle der angefochtenen Entscheidung ist das hiermit eröffnete Verfahren
nicht zugelassen (ständige Rechtsprechung z.B. Senat, Beschl. v. 29.4.2003
- X ZB 10/02, Umdr. S. 7; Beschl. v. 26.7.2005 - X ZB 1/04, Umdr. S. 11
m.w.N.)
2. Die Rechtsbeschwerde macht ferner geltend, das Bundespatentgericht
habe vom Patentinhaber vorgetragene Unterschiede zu herkömmlicher Be-
schleunigungsmessung und damit den von dem Patentinhaber vorgetragenen
Inhalt des Patents nicht zur Kenntnis genommen und sich deshalb nicht mit
dessen Besonderheiten befasst. Auch damit wird eine Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör nicht dargetan.
Die Behauptung des Patentinhabers, auf welche die Rechtsbeschwerde
in diesem Zusammenhang abhebt, nämlich dass mit der vom Bundespatentge-
richt erörterten Schwingungsüberwachung mittels Beschleunigungsmessung
weder ein Grenzwert für den Schwingweg vorgegeben sei noch Mittel bereitge-
standen hätten, die Betriebsführung der Windenergieanlage oder Teile hiervon
zu ändern, wenn der Schwingweg und/oder die absolute Auslegung des Turms
einen vorgebbaren ersten Grenzwert überschreitet, ist Teil der Auseinanderset-
zung des Patentinhabers mit den Entgegenhaltungen gewesen, die als Anlagen
D 1 und D 2 in das Einspruchsverfahren eingeführt worden sind. Auf diese
Schriften hat das Bundespatentgericht seine Entscheidung jedoch nicht ge-
stützt. Es hat das Patent in der verteidigten Fassung allein deshalb widerrufen,
weil neben der bereits erwähnten Richtlinie auch das 1988 erschienene Buch
"Windkraftanlagen" von Erich Hau zum Stand der Technik gehört, in dem schon
damals angegeben war, dass große Windkraftanlagen über eine elektronisch
arbeitende Schwingungsüberwachung verfügen, bei der Signale verschiedener
Indikationen wie Dehnmessstreifen und Beschleunigungsmesser in einem Pro-
zessor ausgewertet und bei Überschreiten der festgesetzten Grenzwerte des
Sicherheitssystems aktiviert werden. Eine ausdrückliche Erwähnung und Be-
handlung des in anderem Zusammenhang gemachten Vortrags des Patentin-
habers war deshalb entbehrlich, so dass aus deren Fehlen nicht darauf ge-
schlossen werden kann, der Vortrag des Patentinhabers sei vom Bundespa-
tentgericht nicht zur Kenntnis genommen und bei dessen Entscheidung nicht
berücksichtigt worden. Der Umstand, dass das Bundespatentgericht - wie auch
die Rechtsbeschwerde angibt - den Gegenstand des verteidigten Patents als
neue Lehre zum technischen Handeln erkannt und nur deshalb als nicht patent-
fähig angesehen hat, weil unzulässig hohe Schwingungsausschläge eines
Turms einer Windenergieanlage eine Schwingungsüberwachung erforderten
und die hierzu im Patent beanspruchten Mittel aufgrund des allgemeinen Fach-
wissens durch diese Notwendigkeit veranlasst naheliegend gewesen seien,
folgt vielmehr, dass das Bundespatentgericht sich durchaus bewusst war, dass
das Patent vom Stand der Technik abweicht.
Soweit die Rechtsbeschwerde darzulegen versucht, auch das Buch von
Hau setze sich nicht mit den Maßnahmen auseinander, auf die es nach dem
Patent in seiner verteidigten Fassung ankomme, danach werde vielmehr eine
besondere Schwingungsüberwachung beansprucht, wird lediglich die Richtig-
keit der Auslegung des Patents durch das Bundespatentgericht und dessen
Würdigung eines Stands der Technik angegriffen. Die hiermit gewünschte Rich-
tigkeitsüberprüfung durch den Senat sieht § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG - wie bereits
ausgeführt - jedoch nicht vor.
3. Die Rechtsbeschwerde rügt ferner, dass das Bundespatentgericht die
im druckschriftlichen Stand der Technik nicht offenbarten Merkmale des Pa-
tents in seiner verteidigten Fassung als zum allgemeinen Fachwissen gehören-
de Lösungsmittel angesehen habe, ohne das Bestreiten des Patentinhabers
insoweit zur Kenntnis genommen und ohne die Frage des Vorhandenseins ei-
nes solchen Fachwissens mit den Verfahrensbeteiligten erörtert zu haben.
Wenn das Gericht ohne nachprüfbare Belege ein angeblich bestehendes all-
gemeines Fachwissen immer heranziehe, wenn es eine Lücke zwischen der
beanspruchten Lehre und dem Stand der Technik zu schließen gelte, so werde
auf das Fehlen von Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit ohne jede Möglichkeit
einer tatsächlichen Überprüfung willkürlich geschlossen. Auch das füllt den Tat-
bestand des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht aus.
Zunächst kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Bundespa-
tentgericht ein Bestreiten des Patentinhabers nicht zur Kenntnis genommen
hat. Das Bundespatentgericht hat gemäß § 87 Abs. 1 PatG den Sachverhalt
von Amts wegen zu erforschen. Dem ist das Gericht im Streitfall nachgekom-
men. Denn es hat das von ihm seiner Entscheidung zugrunde gelegte Fachwis-
sen nicht etwa als unstreitig behandelt, sondern insoweit aufgrund der durchge-
führten mündlichen Verhandlung unter Nutzung des technischen Sachvers-
tands seiner Mitglieder eigene Feststellungen getroffen.
Das Bundespatentgericht hat hierbei die Möglichkeit, nach freier Über-
zeugung zu entscheiden, genutzt, die auch diesem Gericht zusteht (§ 93 Abs. 1
Satz 1 PatG). Diese Möglichkeit schließt grundsätzlich ein, auch Umstände
festzustellen und zu verwerten, für die das Gericht nicht auf förmliche Beweis-
mittel verweisen kann, die also nicht durch entsprechende Urkunden, Sachver-
ständigengutachten, Aussagen von Zeugen oder Verfahrensbeteiligten oder
eine Augenscheinseinnahme belegt sind. Das Fachwissen des Fachmanns
betreffende Umstände sind hiervon nicht ausgenommen. Als Ergebnis freier
Würdigung ist eine Feststellung insoweit zudem Teil der Entscheidungsfindung.
Der Akt der Entscheidungsfindung ist aber allein dem Gericht übertragen. Die-
ser Vorgang kann als solcher den Anspruch auf rechtliches Gehör nicht berüh-
ren. Der Rechtsbeschwerde kann deshalb auch nicht insoweit beigetreten wer-
den, als in ihr anklingt, das Bundespatentgericht habe seine Überzeugung, wie
weit das Fachwissen zum für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Zeit-
punkt reichte und welche Möglichkeiten es dem Fachmann bot, zur Wahrung
des Anspruchs auf rechtliches Gehör den Verfahrensbeteiligten zuvor eröffnen
und mit diesen diskutieren müssen.
Zum anderen musste der Patentinhaber damit rechnen, dass das Bun-
despatentgericht sich mit dem Sachverstand seiner technischen Mitglieder das
allgemeine Fachwissen des Fachmanns zu erschließen sucht und die auf diese
Weise gewonnenen Erkenntnisse verwertet. Da gemäß § 4 PatG eine Erfin-
dung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt,
kann auf die Heranziehung des allgemeinen Fachwissens bei der Bewertung,
ob eine patentfähige Erfindung gegeben ist, nicht verzichtet werden. Denn das
allgemeine Fachwissen repräsentiert zusammen mit dem Fachkönnen das, was
den Fachmann ausmacht, auf den nach § 4 PatG abzustellen ist. Es bildet die
Grundlage für die Erfassung und Nutzung derjenigen Kenntnisse, die gemäß
§ 3 Abs. 1 PatG der Stand der Technik umfasst. Das Bundespatentgericht
musste deshalb Feststellungen zum allgemeinen Fachwissen treffen, soweit es
im Hinblick auf die Entwicklung der verteidigten Lehre zum technischen Han-
deln von Bedeutung ist.
Für Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist es schließlich eine
Selbstverständlichkeit, dass hierzu der Sachverstand der zur Entscheidung be-
rufenen technischen Richter genutzt wird. Eine vorherige Ankündigung unter
Darlegung der vorhandenen technischen Kenntnisse, wie sie von anderen Ge-
richten zu verlangen sein mag (vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 23.11.2006 - III ZR
65/06, Tz. 14), ist deshalb entbehrlich. Unter diesen Umständen bestand für
den Patentinhaber auch ohne entsprechende Vorgabe des Bundespatentge-
richts in der mündlichen Verhandlung alle Veranlassung, zum Fachwissen des
Fachmanns alles vorzutragen, was er für berücksichtigungswert hielt, und sich
auf diese Weise rechtliches Gehör zu verschaffen.
4. Ebenfalls zu Unrecht macht die Rechtsbeschwerde eine Verletzung
des Anspruchs auf rechtliches Gehör mit ihrem Vorwurf geltend, das Bundespa-
tentgericht habe ohne vorherige Erörterung mit den Verfahrensbeteiligten eine
neue Rechtsprechung begründet, weil es allein auf das jeweilige Bekanntsein
der einzelnen Merkmale der verteidigten Patentansprüche abgestellt habe, ob-
wohl nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bun-
despatentgerichts die funktionale Wirkung aller Merkmale in ihrer Gesamtheit
im Hinblick auf die Lösung der gestellten Aufgabe zu Grunde zu legen sei und
die Frage des Naheliegens für diese Gesamtheit beantwortet werden müsse.
Es ist schon nicht ersichtlich, dass das Bundespatentgericht erkannt hat,
mit den hierfür von der Rechtsbeschwerde ins Feld geführten Ausführungen auf
Seite 20 des angefochtenen Beschlusses könnten anerkannte Rechtsgrundsät-
ze in Frage gestellt werden. Auch die Art und Weise, wie das Bundespatentge-
richt zuvor geprüft hat, ob es den verteidigten Patentansprüchen an einer erfin-
derischen Tätigkeit mangele, lässt nicht erkennen, dass das Bundespatentge-
richt im Streitfall einen Maßstab anlegen wollte, der durch höchstrichterliche
Rechtsprechung nicht gedeckt ist. Veranlassung zu einer Erörterung mit den
Verfahrensbeteiligten, ob ein solcher Maßstab zugrunde gelegt werden könne
oder dürfe, bestand deshalb nicht.
5. Eine Verletzung des Rechts auf Gewährung rechtlichen Gehörs kann
schließlich auch nicht wegen der Erwähnung einer "Temperaturdrift bei Be-
schleunigungssensoren"
im Rahmen der Behandlung des mit dem
4. Hilfsantrag verteidigten Patentanspruchs 1 festgestellt werden.
Den - wenn auch kurzen - Ausführungen des Bundespatentgerichts zu
dem diesen Patentanspruch kennzeichnenden zusätzlichen Merkmal, nach
dem wenigstens ein Parameter zur Ermittlung des Schwingweges zunächst
vorgegeben und im laufenden Betrieb anhand der tatsächlich erfassten Mess-
werte korrigiert wird, kann ohne weiteres entnommen werden, dass das Bun-
despatentgericht der Sache nach diesen Patentanspruch als nicht auf erfinderi-
scher Tätigkeit beruhend eingestuft hat, weil bei ihm nur ein Merkmal hinzu-
kommt, dessen Verwirklichung mangels jeglicher Konkretisierung im Patentan-
spruch selbst im Belieben des Fachmanns gelegen habe. Der Hinweis des
Bundespatentgerichts, dass bei Beschleunigungssensoren die Temperaturdrift
als Parameter genommen werden könne, hat dann nur den Charakter eines
Beispiels, das zudem durch die Beschreibung des Patents vorgegeben war,
weil dort zur Ermittlung des Schwingwegs die Verwendung von zwei Beschleu-
nigungssensoren an der Spitze des Turms als Teil der beschriebenen bevor-
zugten Lösung vorgeschlagen ist, diese Sensoren Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind und ihr Temperaturgang die Messung und die Feststellung des
jeweiligen Schwingwegs beeinflussen kann, so dass es nötig sein kann, im lau-
fenden Betrieb auch ihre jeweilige Temperatur zu messen und hiernach die
ausgehend von einer vorgegebenen Temperatur ermittelten Werte des
Schwingwegs anzupassen. Unter diesen Umständen war der Patentinhaber
nicht gehindert, sich Gehör auch hinsichtlich des insoweit der Entscheidung des
Bundespatentgerichts zugrunde gelegten Prozessstoffs zu verschaffen. Denn
bei der Breite des zusätzlichen Merkmals handelt es sich um einen Umstand,
der auch ihm nicht verborgen geblieben sein kann.
6. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht leidet auch nicht an dem
ferner gerügten Mangel, dass der angefochtene Beschluss nicht mit Gründen
versehen sei.
§ 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG soll sicherstellen, dass der unterlegene Verfah-
rensbeteiligte aus den Gründen der Entscheidung entnehmen kann, welche
rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte nach dem Willen des Bundespa-
tentgerichts die getroffene Entscheidung tragen sollen. Darauf, ob diese Ge-
sichtspunkte in tatsächlicher Hinsicht zutreffen oder gar durch druckschriftlichen
oder anderen Stand der Technik belegt sind, ob die hieraus gezogenen
Schlussfolgerungen möglich sind und eine lückenlose Herleitung, dass eine
erfinderische Tätigkeit nicht gegeben ist, erlauben, und ob die rechtliche Würdi-
gung der herangezogenen Umstände fehlerfrei ist, kommt es dagegen nicht an.
Denn § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG eröffnet keine Richtigkeitskontrolle der angefoch-
tenen Entscheidung (st. Rspr.; z.B. Senat, Beschl. v. 12.7.2006 - X ZB 33/05,
GRUR 2006, 929 - Rohrleitungsprüfverfahren, m.w.N.). Zu Unrecht meint die
Rechtsbeschwerde deshalb, der sowohl hinsichtlich des Hauptantrags als auch
hinsichtlich der Hilfsanträge vom Bundespatentgericht allein für ausreichend
gehaltene Hinweis, deren Einzelmerkmale beinhalteten bekannte, selbstver-
ständliche oder sich dem Fachmann ohne Schwierigkeiten erschließende Maß-
nahmen, bedeute keine Begründung, weil dies durch keinen Stand der Technik
belegt sei. Das Bundespatentgericht hat vielmehr unter Abhandlung aller
Merkmale der Fassungen des Verfahrensanspruchs 1, mit denen der Patentin-
haber sein Patent verteidigt hat, angegeben, warum es den jeweiligen Gegen-
stand für nicht patentfähig hält. Wie die vorstehend gemachten Ausführungen
zum Hilfsantrag 4 ergeben, ist auch die insoweit vom Bundespatentgericht ge-
gebene Begründung keinesfalls schlechterdings nicht nachvollziehbar. Wie
schließlich in den beiden letzten Sätzen des angefochtenen Beschlusses noch
einmal zum Ausdruck kommt, wird die Entscheidung des Bundespatentgerichts
vielmehr von der Überzeugung getragen, dass die jeweiligen Fassungen des
verteidigten Patents nur bekanntes Fachwissen zusammenführen und dass das
Beanspruchte deshalb in seiner jeweiligen Gesamtheit für den Fachmann nahe-
liegend war.
7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
Melullis
Scharen
Keukenschrijver
Asendorf
Gröning
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.02.2006 - 9 W(pat) 370/03 -