BGH Beschluss vom 29.05.2008 – I ZB 54/05

BUNDESGERICHTSHOF

I ZB 54/05

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 398 61 213

Nachschlagewerk: ja BGHZ: BGHR:

nein ja

Verkündet am: 29. Mai 2008 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Pantohexal

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 73 Abs. 1

a) Bei einer für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar engen Anleh- nung eines Markenworts an einen beschreibenden Begriff (hier: Anlehnung an die Wirkstoffbezeichnung eines Arzneimittels) verfügt das Zeichen re- gelmäßig nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft von Haus aus.

b) Ist eine jüngere Marke durch Zusammenfügung der Widerspruchsmarke (hier: PANTO) mit dem für den Verkehr erkennbaren Unternehmenskenn- zeichen des Markeninhabers (hier: HEXAL) zu einer aus einem Wort beste- henden Marke (hier: Pantohexal) gebildet worden, kann der Widerspruchs- marke auch in der jüngeren zusammengesetzten Einwortmarke eine selb- ständig kennzeichnende Stellung zukommen.

c) Zur Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO" und

der jüngeren Marke "Pantohexal" bei Warenidentität.

BGH, Beschl. v. 29. Mai 2008 - I ZB 54/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-

lung vom 29. Mai 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher,

Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der am

4. Mai 2005 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des

25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts

aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung

an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 €

festgesetzt.

I. Gegen die Eintragung der am 23. Oktober 1998 für die Waren "Phar-

mazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die

Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" ange-

meldeten Marke Nr. 398 61 213

Pantohexal

hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihrer am 16. November

1993 für "Humanarzneimittel, nämlich Magen-Darm-Präparate" eingetragenen

Marke Nr. 2 049 728

PANTO.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr der

Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben

(BPatG, Beschl. v. 4.5.2005 - 25 W(pat) 191/02, juris).

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende

ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbe-

schwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen fehlender Ver-

wechslungsgefahr für unbegründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

Zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt sei, und

den Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse", für die

die jüngere Marke Schutz beanspruche, bestehe Warenidentität; im Übrigen sei

von Warenähnlichkeit auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnitt-

lich. Diese sei durch Verkürzung aus der Bezeichnung des Wirkstoffs "Pan-

toprazol" abgeleitet, der bei Magen-Darm-Mitteln verwendet werde. Eine Steige-

rung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung sei nicht eingetreten.

Die Ähnlichkeit der Marken sei so gering, dass eine Verwechslungsge-

fahr auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke nicht bestünde. Auszugehen sei vom Gesamteindruck der ge-

genüberstehenden Marken, wie sie auf einen durchschnittlich informierten, auf-

merksamen und verständigen Verbraucher wirkten. Der zusätzliche Wortbe-

standteil "hexal" der angegriffenen Marke bewirke einen auffälligen Unterschied

zwischen den Kollisionszeichen sowohl im Klang als auch im Schriftbild. Etwas

anderes könnte sich nur ergeben, wenn der Bestandteil "Panto" der angegriffe-

nen Marke deren Gesamteindruck präge. Zwar könnten bekannte oder erkenn-

bare Herstellerangaben neben der spezifischen Produktkennzeichnung in den

Hintergrund treten. Der Umstand, dass es sich bei der angegriffenen Marke um

eine aus einem Wort bestehende Marke handele, schließe nicht aus, dass die

Marke durch einen ihrer Bestandteile geprägt werde. Bei Arzneimittelmarken sei

mit einer verkürzten Wiedergabe der Marke aber nicht zu rechnen. Zudem sei

es für die angesprochenen Fachkreise naheliegend, dass "Panto" aus der Wirk-

stoffbezeichnung "Pantoprazol" (INN [International Nonproprietary Name]) ab-

geleitet sei. Die angesprochenen Verbraucher sähen in der angegriffenen Mar-

ke einen Sachhinweis mit angehängter Herstellerangabe, weil diese Art der

Markenbildung häufig im Arzneimittelbereich anzutreffen sei. Der Bestandteil

"Panto" sei deshalb kennzeichnungsschwach und dominiere die angegriffene

Marke nicht. Der Firmenbestandteil werde nicht vernachlässigt.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, bestehe ebenfalls

nicht. Die Bezeichnung "Panto" sei wegen des deutlichen Hinweises auf den

Wirkstoffnamen "Pantoprazol" wenig geeignet, als Stammbestandteil einer Zei-

chenserie oder als Unternehmenshinweis zu wirken. Diese Funktion komme

vielmehr dem Bestandteil "hexal" in der angegriffenen Marke zu.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat in der

Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur

Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr

i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke "PANTO"

und der jüngeren Marke "Pantohexal" verneint. Das hält der rechtlichen Nach-

prüfung nicht stand.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die

Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt,

ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände

des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung

zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen,

dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der priori-

tätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähn-

lichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähn-

lichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älte-

ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33

- Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 =

WRP 2007, 1466 - Kinderzeit). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamtein-

druck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und do-

minierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, Urt. v. 13.9.2007

- C-234/06, GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanzi-

aria/HABM [BAINBRIDGE], m.w.N.). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeb-

lich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes

wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt.

v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello];

BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase, jeweils m.w.N.).

2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von einer teilweisen Wareniden-

tität ausgegangen. Durch die Eintragung der jüngeren Marke für den Oberbe-

griff "Pharmazeutische Erzeugnisse" wird Schutz auch für "Humanarzneimittel,

nämlich Magen-Darm-Präparate" und damit für Waren beansprucht, für die die

Widerspruchsmarke eingetragen

ist

(vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004

- I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone). Für die

übrigen Waren, für die die kollidierenden Marken geschützt sind, ist das Bun-

despatentgericht von einer Warenähnlichkeit ausgegangen. Es hat - von sei-

nem Standpunkt folgerichtig - den Grad der Warenähnlichkeit nicht bestimmt.

Zugunsten der Widersprechenden ist mangels gegenteiliger Feststellungen des

Bundespatentgerichts für das Rechtsbeschwerdeverfahren von hochgradiger

Warenähnlichkeit auszugehen.

3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke sei eingeschränkt. Es ist danach von einer unterdurch-

schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus aus-

gegangen. Es hat zwar an anderer Stelle eine durchschnittliche Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Diese

hat es aber nur zugunsten der Widersprechenden unterstellt und selbst auf die-

ser Grundlage wegen zu geringer Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsge-

fahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

a) Das Bundespatentgericht hat zu einer nur unterdurchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause aus festgestellt, die

Widerspruchsmarke sei eine bei Arzneimittelkennzeichnungen häufig vorkom-

mende Verkürzung der Wirkstoffbezeichnung (INN) "Pantoprazol" und dies sei

für die Fachkreise zu erkennen. Es ist zudem in anderem Zusammenhang da-

von ausgegangen, dass die ebenfalls angesprochenen Verbraucher in der An-

gabe "Panto" einen Sachhinweis vermuten. Diese Feststellungen lassen einen

Rechtsfehler nicht erkennen.

Die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks ist zwar

hinreichend unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn ihr

nicht jegliche individualisierende Eigenart fehlt (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f.

- Indorektal I; BGH, Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 =

WRP 2002, 455 - OMEPRAZOK; Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 10/02, GRUR

2005, 258, 259 = WRP 2005, 99 - Roximycin). Bei einer für die angesproche-

nen Verkehrskreise erkennbar engen Anlehnung an einen warenbeschreiben-

den Begriff verfügt die Bezeichnung regelmäßig von Hause aus aber nur über

unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.2001

- I ZR 139/99, GRUR 2002, 626, 628 f. = WRP 2002, 705 - IMS; Urt. v.

28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 24 = WRP 2008, 232 - INTER-

CONNECT/T-InterConnect; hierzu auch BGH, Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84,

GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal).

Von einer entsprechenden Anlehnung an einen Sachbegriff ist das Bun-

despatentgericht zu Recht ausgegangen, weil nach den unangegriffenen Fest-

stellungen der Wirkstoff "Pantoprazol" eine große Bedeutung für eine bestimm-

te Art von Säurehemmern (Protonenpumpenhemmern) zur Behandlung von

Magen-Darm-Geschwüren und damit in dem Arzneimittelbereich hat, für den

die Widerspruchsmarke geschützt ist.

aa) Das Bundespatentgericht hat auch zutreffend angenommen, diese

beschreibende Anlehnung der Widerspruchsmarke an die Wirkstoffbezeichnung

sei für die Fachkreise erkennbar. Anders als die Rechtsbeschwerde meint,

kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob bei Arzneimittelbe-

zeichnungen eine Verkürzung der Angabe angesichts der Bedeutung der Arz-

neimittel für die Gesundheit der Patienten unüblich ist (vgl. hierzu BGH, Urt. v.

20.12.2001 - I ZR 78/99, GRUR 2002, 342, 344 = WRP 2002, 326 - ASTRA/

ESTRA-PUREN). Bei der vom Bundespatentgericht festgestellten Übung auf

dem Arzneimittelsektor zur Verkürzung von Wirkstoffbezeichnungen geht es um

die Bildung des Markenworts (hier: Panto als Ableitung aus Pantoprazol) und

nicht um eine Neigung des Verkehrs, eine (längere) Marke verkürzt wieder-

zugeben.

Die Rechtsbeschwerde stützt ihre gegenteilige Auffassung zur Erkenn-

barkeit der Anlehnung der Widerspruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol"

ohne Erfolg auf eine Mehrdeutigkeit des Begriffs "Panto". Diese Mehrdeutigkeit

leitet die Rechtsbeschwerde aus dem weiteren pharmazeutischen Wirkstoff

"Pantothensäure" ab. Nach der Darstellung der Rechtsbeschwerde handelt es

sich dabei um ein Vitamin B 3-Präparat. Zwischen diesem Wirkstoff und den

Waren, für die die Widerspruchsmarke geschützt ist, zeigt die Rechtsbeschwer-

de keinen Zusammenhang auf, so dass nicht dargelegt und auch sonst nicht

ersichtlich ist, warum die Fachkreise nicht von einer Anlehnung der Wider-

spruchsmarke an den Wirkstoff "Pantoprazol", bei dem ein solcher Zusammen-

hang besteht, sondern an ein Vitamin B 3-Präparat ausgehen sollten. Die An-

nahme des Tatrichters erweist sich danach - anders als von der Rechtsbe-

schwerde geltend gemacht - nicht als ein Verstoß gegen die Denkgesetze.

bb) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde war das Bundespa-

tentgericht auch nicht im Hinblick auf die Eintragung der Widerspruchsmarke

und ein gegen diese Marke gerichtetes Widerspruchsverfahren gehindert, von

einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Aus der Ein-

tragung der Widerspruchsmarke folgt nur, dass der Marke in der eingetragenen

Form nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden darf (vgl. BGH,

Urt. v. 3.2.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414, 416 = WRP 2005, 610 - Russi-

sches Schaumgebäck; BGHZ 171, 89 Tz. 24 - Pralinenform).

Die von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte Bindung an die Ent-

scheidung im vorausgegangenen Widerspruchsverfahren scheidet im Übrigen

in mehrfacher Hinsicht aus. In jenem Widerspruchsverfahren ist die Kennzeich-

nungskraft einer anderen Marke (Pantona) vom Bundespatentgericht beurteilt

worden und die Markeninhaberin war an jenem Widerspruchsverfahren nicht

beteiligt. Auf den Umfang der Bindungswirkung einer vorausgegangenen Wi-

derspruchsentscheidung zwischen denselben Beteiligten kommt es deshalb

nicht an.

cc) Schließlich ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Anleh-

nung der Widerspruchsmarke an die Sachangabe sei auch für die angespro-

chenen Verbraucher erkennbar, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das

Bundespatentgericht hat angenommen, auch diejenigen Teile des allgemeinen

Verkehrs, die keine konkrete Kenntnis vom beschreibenden Anklang der Abkür-

zung "PANTO" hätten, würden einen entsprechenden Sachhinweis vermuten.

Diese Feststellung hat das Bundespatentgericht aus den Kennzeichnungsge-

wohnheiten auf dem Arzneimittelsektor gefolgert. Mit ihrer gegenteiligen Ansicht

stellt die Rechtsbeschwerde ihre eigene Würdigung nur an die Stelle derjenigen

des Tatrichters.

b) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge Benutzung hat das

Bundespatentgericht zutreffend verneint. Gegenteiliges wird von der Rechtsbe-

schwerde auch nicht geltend gemacht.

4. Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken hat

das Bundespatentgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt. Die Vernei-

nung der Verwechslungsgefahr kann deshalb im Ergebnis keinen Bestand ha-

ben.

a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen,

dass für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr die Übereinstimmung der Wi-

derspruchsmarke "PANTO" mit den gleichlautenden ersten beiden Silben der

jüngeren Marke "Pantohexal" nicht genügt. Der Bestandteil "Panto" der jünge-

ren Marke prägt das angegriffene Zeichen nicht derart, dass der weitere Be-

standteil "hexal" im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hinter-

grund tritt.

aa) Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit sind die sich gegenüberstehen-

den Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamt-

eindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Um-

ständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den

Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis

der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700

Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz;

BGH, Urt. v. 19.7.2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Tz. 22 und 31 = WRP

2007, 1193 - Euro Telekom). Von diesen Maßstäben ist auch auszugehen,

wenn es um die Beurteilung eines aus mehreren Bestandteilen zu einem Wort

zusammengesetzten Zeichens geht.

bb) Der Bestandteil "hexal" tritt in der angegriffenen Marke nicht in den

Hintergrund, obwohl er Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin ist.

Allerdings ist in der Rechtsprechung des Senats anerkannt, dass bei zusam-

mengesetzten Zeichen ein Bestandteil, der für den Verkehr erkennbar Unter-

nehmenskennzeichen ist, im Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamtein-

druck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in der-

artigen Fällen im anderen Bestandteil erblickt (BGH, Urt. v. 21.9.2000

- I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, m.w.N.).

Dieser Erfahrungssatz besagt aber nicht, dass die tatrichterliche Würdigung des

Einzelfalls unter Heranziehung aller Umstände nicht zu einem abweichenden

Ergebnis führen kann (BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZB 36/95, GRUR 1998,

1014, 1015 = WRP 1998, 988 - ECCO II; Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR

2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 27

- INTERCONNECT/T-InterConnect).

Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass in der angegrif-

fenen Marke der Bestandteil "hexal" - trotz des Umstands, dass der Verkehr

darin ein Unternehmenskennzeichen sieht - ebenfalls eine produktkennzeich-

nende Funktion hat und vom Verkehr nicht vernachlässigt wird. Es hat dies dar-

aus gefolgert, dass durch die Zusammenfassung der Bestandteile "Panto" und

"hexal" zu einem Wort eine ausgeprägte Klammerwirkung entsteht und der Ver-

kehr auf dem Arzneimittelmarkt aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Arz-

neimittelbezeichnungen verkürzt wiederzugeben (BGH GRUR 2002, 342, 344

- ASTRA/ESTRA-PUREN). Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nach-

prüfung stand. Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem

Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf

überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie ge-

gen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände

nicht berücksichtigt sind. Derartige Fehler zeigt die Rechtsbeschwerde nicht

auf. Sie sind auch nicht ersichtlich.

Vernachlässigt der Verkehr die Endung "hexal" in der jüngeren Marke

nicht, kommt diesem Bestandteil nach den zutreffenden Ausführungen des

Bundespatentgerichts auch eine das Gesamtzeichen mitprägende Bedeutung

zu.

cc) Zu Recht ist das Bundespatentgericht weiterhin davon ausgegangen,

dass die Zeichenähnlichkeit zwischen "PANTO" und "Pantohexal" im Hinblick

auf den zusätzlichen markanten Bestandteil "hexal" in der angegriffenen Marke

zu gering ist, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1

Nr. 2 MarkenG zu begründen. Auf die weiteren vom Bundespatentgericht ange-

führten und von der Rechtsbeschwerde angegriffenen Überlegungen zur Inter-

essenlage von Generikaherstellern bei der Benutzung eines Begriffs, der an die

Bezeichnung eines patentfrei gewordenen Wirkstoffs angelehnt ist, und die

Bemühungen, durch gesetzliche Regelungen im Rahmen der Gesundheitsre-

form Kosten zu senken, kommt es danach nicht an.

b) Mit Recht wendet sich die Rechtsbeschwerde aber dagegen, dass das

Bundespatentgericht eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG auch unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbrin-

gens der kollidierenden Marken verneint hat.

aa) Dem Bundespatentgericht ist allerdings darin beizutreten, dass eine

Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens nicht besteht.

(1) Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat

unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der

älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz ge-

funden (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - C-251/95, Slg. 1997, I-6191 = GRUR 1998,

387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 63 - Il Ponte

Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont).

Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prüfen ist, wenn die einander

gegenüberstehenden Zeichen - wie im vorliegenden Fall - nach ihrem Gesamt-

eindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, greift dann ein,

wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als

Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfol-

genden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem

gleichen Inhaber zuordnet (BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007,

1071 Tz. 40 = WRP 2007, 1461 - Kinder II).

(2) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass der

Verkehr keine Veranlassung hat, die Marke "PANTO" als Stammbestandteil

einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Dem hält die Rechtsbe-

schwerde ohne Erfolg entgegen, für die Widersprechende seien 49 Marken mit

dem Bestandteil "Panto" eingetragen. Zu deren Benutzung im Inland hat die

Widersprechende in den Tatsacheninstanzen nichts vorgetragen. Auch im

Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem die Widersprechende eine mangelnde

Aufklärung durch das Bundespatentgericht rügt, legt sie nicht dar, was sie zur

Benutzung ihrer Marken mit dem Bestandteil "Panto" im Inland geltend gemacht

hätte, wenn sie vom Bundespatentgericht auf die Benutzungslage angespro-

chen worden wäre. Das war aber erforderlich, weil die Widersprechende auch

im Rahmen der Amtsermittlung nach § 73 Abs. 1 MarkenG eine Mitwirkungs-

pflicht trifft (vgl. BGH, Beschl. v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211, 212

- Wie hammas denn?). Ohne eine Benutzung der Markenfamilie durch die Wi-

dersprechende ist vorliegend nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr

"PANTO" als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst.

Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang

geltend, auch ein erstmalig verwendetes Zeichen könne zur Bildung einer Zei-

chenserie geeignet sein (vgl. BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont). Ob dar-

an in Anbetracht der jüngeren Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-

schen Gemeinschaften zu einer Präsenz einer Markenserie auf dem Markt (vgl.

EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Tz. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRID-

GE]) festzuhalten ist, braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Es ist

nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr in dem erstmalig verwendeten Zei-

chen "PANTO" einen Stammbestandteil sieht, weil eine Benutzung der Wider-

spruchsmarke nur als Exportmarke für Kanada dargelegt und festgestellt ist.

Aufgrund dieser Benutzung haben die inländischen Verkehrskreise keinen An-

lass, die Widerspruchsmarke als Stammbestandteil einer Zeichenserie anzuse-

hen. Gegenteiliges zeigt auch die Rechtsbeschwerde nicht auf.

bb) Die Rechtsbeschwerde hat aber Erfolg, soweit sie sich dagegen

wendet, dass das Bundespatentgericht keine Verwechslungsgefahr im weiteren

Sinn angenommen hat.

(1) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit

der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine

komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmens-

kennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung

behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älte-

ren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgeru-

fen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich

miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005

- C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505

- THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz; BGH GRUR 2008,

258 Tz. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

(2) Dem Bestandteil "Panto" kommt in der jüngeren Marke "Pantohexal"

eine eigenständige kennzeichnende Stellung zu. Das Bundespatentgericht hat

hierzu zwar keine Feststellungen getroffen. Das ist jedoch unschädlich, weil der

Senat aufgrund des feststehenden Sachverhalts die eigenständige kennzeich-

nende Stellung von "Panto" in der jüngeren Marke selbst beurteilen kann. Der

Bestandteil "hexal" ist das dem Verkehr bekannte oder für ihn zumindest er-

kennbare Unternehmenskennzeichen der Markeninhaberin. Bei der Verbindung

dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke bleibt die jeweils selbständig

kennzeichnende Stellung des Unternehmenskennzeichens und des weiteren

Zeichenbestandteils "Panto" in der jüngeren Marke auch bei einer Zusammen-

fassung zu einer Wortverbindung erhalten. Der Verkehr wird in dem ihm be-

kannten oder für ihn zumindest erkennbaren Unternehmenskennzeichen den

Unternehmenshinweis und in dem weiteren Bestandteil den Produkthinweis

sehen. Stimmt der selbständig kennzeichnende, produktbezogene Bestandteil

mit der Widerspruchsmarke überein, besteht grundsätzlich die Gefahr, dass der

Verkehr diese andere Marke dem Inhaber des Unternehmenskennzeichens zu-

ordnet und meint, sie bezeichne dessen Produkte oder Dienstleistungen, oder

dass der Verkehr jedenfalls davon ausgeht, die Waren oder Dienstleistungen

stammten von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Dieses

Verkehrsverständnis setzt auch nicht voraus, dass die Widerspruchsmarke zu-

mindest über normale Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 258

Tz. 33 f. - INTERCONNECT/T-InterConnect).

(3) Die Widerspruchsmarke stimmt mit dem selbständig kennzeichnen-

den Bestandteil "Panto" der jüngeren Marke überein. Es besteht deshalb jeden-

falls für den Bereich der Warenidentität ("Humanarzneimittel, nämlich Magen-

Darm-Präparate" einerseits und "Pharmazeutische Erzeugnisse" andererseits)

die Gefahr, dass der Verkehr die Widerspruchsmarke gedanklich mit der Inha-

berin der jüngeren Marke in Verbindung bringt.

Ob dies auch für die übrigen Waren, für die die jüngere Marke geschützt

ist, zu gelten hat, vermag der Senat im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht ab-

schließend zu beurteilen, weil das Bundespatentgericht den Grad der Waren-

ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren nicht bestimmt hat.

Die hierzu erforderlichen Feststellungen wird das Bundespatentgericht nachzu-

holen haben.

Bergmann

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2005 - 25 W(pat) 191/02 -