BPatG Beschluss vom 24.07.2000 – 10 W (pat) 54/99

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 54/99

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(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Patentanmeldung 195 81 952.7-33

wegen Rückzahlung der 3. Jahresgebühr 10.99

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Bühring und die

Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die Anmelderin reichte - ohne Inanspruchnahme Priorität - am 18. Dezember 1995

beim US-Patent- und Markenamt eine internationale Anmeldung nach dem

Vertrag über die

internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des

Patentwesens (PCT) ein und beantragte die internationale vorläufige Prüfung

unter Benennung Deutschlands als ausgewähltem Staat. Die internationale

Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 26. Juni 1997.

Am 18. Juni 1998 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patentamt die Übersetzung der internationalen Anmeldung ein und zahlte die nationale Gebühr.

Auf die Nachricht des Patentamts, daß die Anmeldung als zurückgenommen gelte,

wenn nicht innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in dem

die Benachrichtigung zugestellt werde, die 3. Jahresgebühr mit dem tarifmäßigen

Zuschlag in Höhe von insgesamt DM 110,- entrichtet werde, zahlte die

Anmelderin fristgemäß den geforderten Betrag und beantragte gleichzeitig die Erstattung, weil die 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag nicht geschuldet sei. Die

Zahlung der 3. Jahresgebühr gehöre nicht zu den Voraussetzungen des Eintritts

der internationalen Patentanmeldung in die nationale Phase.

Das Patentamt hat den Antrag auf Rückzahlung der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß die 3. Jahresgebühr

mit dem gemäß Art. 39 Abs. 1 PCT am 18. Juni 1998 erfolgten Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase fällig geworden sei. Auch insoweit

gelte jedoch die zuschlagsfreie Zahlungsfrist des § 17 Abs. 3 PatG, die hier am

31. August 1998 abgelaufen sei, ohne daß die 3. Jahresgebühr entrichtet worden

sei. Damit sei auch der tarifmäßige Zuschlag fällig geworden.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses einen Betrag von

DM 110,- zu erstatten.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung trägt sie vor, daß sie die Gebühr ohne Rechtsgrund gezahlt habe.

Bei Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase sei nach der

abschließenden Regelung des Art. III § 6 Abs. 2 iVm § 4 Abs. 2 IntPatGÜ nur die

nationale Anmeldegebühr gemäß § 35 Abs. 3 PatG zu entrichten. Weitere nationale Gebühren dürften ohne gesetzliche Regelung nicht gefordert werden, denn

Art. 27 Abs. 1 PCT bestimme ausdrücklich, daß das nationale Recht eines

Vertragsstaats hinsichtlich Form und Inhalt der internationalen Anmeldung nicht

die Erfüllung anderer Erfordernisse verlangen dürfe, als im Vertrag und der Ausführungsordnung vorgesehen seien. Auch wenn die internationale Anmeldung die

Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe, rechtfertige dies

nicht die analoge Anwendung der Vorschrift des § 17 Abs. 3 PatG auf PCT-Anmeldungen, die bei Eintritt in die nationale Phase älter als zwei Jahre seien. Diese

Vorschrift sei auf PCT-Anmeldungen auch deshalb nicht übertragbar, weil sie von

der Fälligkeit der Jahresgebühren am Ende eines Monats ausgehe und beginnend

mit dem Monatsende auch die zweimonatige Frist des § 17 Abs. 3 PatG berechnet

werde, während der Ablauf der 30-Monatsfrist des Art. 39 Abs. 1 PCT nur

ausnahmsweise auf das Monatsende falle.

Der Senat hat dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten, weil die Frage, ob für eine

internationale Anmeldung, die bei Eintritt in die nationale Phase älter als zwei

Jahre sei, gemäß § 17 Abs. 3 PatG die 3. Jahresgebühr zu zahlen sei, für eine

Vielzahl von Verfahren von Bedeutung sein könne und auch das öffentliche Interesse berühre.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten. Er beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, daß eine analoge Anwendung nationaler Verfahrensvorschriften

vor Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale Phase allerdings nicht

zulässig sei. Mit oder nach dem Zeitpunkt des Eintritts bestehe jedoch kein Grund

mehr, eine internationale Anmeldung anders zu behandeln als eine nationale

Anmeldung, insbesondere was die Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr

betreffe. Werde die nationale Phase gemäß Art. 39 Abs. 1a) PCT mit dem Ablauf

von 30 Monaten eingeleitet, trete die Fälligkeit der 3. Jahresgebühr zu diesem

Zeitpunkt ein. Hierauf weise der PCT-Leitfaden Band 2, Kapitel DE, Nr. DE 05 hin,

der eine das Patentamt bindende Dienstanweisung darstelle. Aus der die Zahlung

der 3. Jahresgebühr nicht ausdrücklich regelnden Bestimmung des Art. III § 6 Abs.

iVm § 4 Abs. 2

IntPatÜG

folge nicht, daß die übrigen gesetzlichen

Voraussetzungen, die bei nationalen Anmeldungen vorliegen müßten, im Falle

einer internationalen Anmeldung entfielen.

Die Anmelderin macht demgegenüber geltend, daß die Zahlung der 3. Jahresgebühr für eine erst bei Ablauf von 30 Monaten nach dem Anmeldetag in die nationale Phase eintretende internationale Anmeldung gesetzlich nicht vorgesehen sei.

Der Regelungsspielraum ergebe sich insoweit allein aus Art. 22 bzw Art 39 PCT.

Im übrigen stünden einer analogen Anwendung des § 17 Abs. 3 PatG sowohl der

auf die Fälligkeit der Jahresgebühren am Ende eines Monats abstellende Wortlaut

als auch der Zweck der Jahresgebühren entgegen, die das Entgelt für die

Verwaltung einer Anmeldung oder eines Patent für das jeweils folgende Patentjahr

bildeten. Erfolge der Eintritt einer internationalen Anmeldung in die nationale

Phase gemäß Art. 39 Abs. 1a PCT erst mit dem Ablauf von 30 Monaten und damit

im Laufe des dritten Patentjahres, könne eine Gebührenschuld in voller Höhe nicht

entstehen. Die Gegenleistung für das behördliche Handeln sei in diesem Fall

bereits durch die Zahlung der nationalen Anmeldegebühr in Höhe von 100,- DM

erbracht, zumal das Patentamt die internationale Anmeldung vor dem Eintritt in die

nationale Phase gar nicht bearbeiten dürfe.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Anmelderin hat durch die Zahlung

von 110,- DM die gemäß § 17 Abs. 3 PatG bestehende Verpflichtung zur Zahlung

der 3. Jahresgebühr mit dem Zuschlag erfüllt. Ein Anspruch auf Rückerstattung

der gezahlten Gebühr steht ihr nicht zu.

1. Die am 18. Dezember 1995 unter Benennung Deutschlands als Bestimmungsstaat bei dem US-Patentamt eingereichte internationale Anmeldung, hat gemäß

Art. 11 Abs. 3 PCT die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung,

deren internationales Anmeldedatum als Anmeldedatum in Deutschland gilt. Für

die internationale Anmeldung sind daher grundsätzlich Jahresgebühren nach deutschem Recht zu zahlen (vgl Hallmann, PCT, 2. Aufl, Einführung S XXXI), wie auch

die Anmelderin nicht in Zweifel zieht. Ihrer Ansicht, sie sei im vorliegenden Fall

nicht zur Zahlung der dritten Jahresgebühr verpflichtet, weil die Anmeldung gemäß

Art. 39 Abs. 1 a) PCT erst am 18. Juni 1998 und damit nach dem Beginn des

dritten Patentjahres in die nationale Phase eingetreten sei, kann nicht gefolgt

werden.

Der Übergang einer internationalen Anmeldung von der internationalen in die nationale Phase richtet sich nach den Art. 23 bis 28 PCT; nach dem Übergang findet

nationales Recht Anwendung, da die internationale Anmeldung als nationale Anmeldung wirkt. Die Jahresgebühren für die Aufrechterhaltung einer Patentanmeldung sind daher dann zu zahlen, wenn das nationale Recht dies vorsieht. Sie

richten sich hinsichtlich der Zeit und des Umfangs nach nationalem Recht (vgl

Hallmann aaO). Gemäß § 17 Abs. 1 PatG ist aber für jede Anmeldung für das

dritte und das folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag, eine Jahresgebühr zu

entrichten. Ausnahmen von dieser Regel sind nicht vorgesehen, auch nicht für den

Fall, daß eine Anmeldung zeitweilig nicht bearbeitet werden darf, weil sie befristet

einem anderen rechtlichen Regime unterliegt. Die Anmelderin ist daher auch im

vorliegenden Fall nicht von der Zahlung der 3. Jahresgebühr befreit.

Soweit sie geltend macht, Art. III § 4 Abs. 2 IntPatÜG sehe für die in die nationale

Phase eingetretene Patentanmeldung nur die Zahlung der Anmeldegebühr vor,

und daraus folgert, daß weitere Gebühren nicht zu entrichten seien, übersieht sie,

daß diese Vorschrift keine abschließende Regelung über die im nationalen Verfahren zulässigen Gebühren enthält, sondern lediglich Art. 22 Abs. 1 bzw Art. 39

Abs. 1 a) PCT dahingehend konkretisiert, daß es sich bei der dort erwähnten nationalen Gebühr um die Anmeldegebühr nach § 34 Abs. 6 PatG (§ 35 Abs. 3 PatG

a.F.) handelt.

2. Im Unterschied zu einer nationalen Anmeldung besteht bei der internationalen

Anmeldung allerdings die Besonderheit, daß sie von dem nationalen Amt gemäß

Art. 23 Abs. 1 bzw Art. 40 Abs. 1 PCT erst dann bearbeitet und geprüft werden

darf, wenn feststeht, daß sie in dem Bestimmungsland bzw dem ausgewählten

Staat weiterverfolgt wird, der Anmelder also die in Art. 22 Abs. 1 bzw Art. 39

Abs. 1 a) PCT für den Eintritt in die nationale Phase erforderlichen Handlungen

vorgenommen hat. Die Aussetzung des Verfahrens (vgl die Überschriften zu

Art. 23 bzw 40 PCT) hat zur Folge, daß das nationale Amt bei einer internationalen Anmeldung, die - wie vorliegend - nach Art. 39 Abs. 1 a) PCT erst mit dem

Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritätsdatum (Art. 2 xi c PCT) in die nationale

Phase eintritt, die 3. Jahresgebühr nicht vor dem Eintritt fordern darf.

a) Welche rechtlichen Auswirkungen die Aussetzung des - nationalen - Anmeldeverfahrens auf die Fälligkeit der 3. Jahresgebühr hat, erscheint nicht unumstritten.

Nach der

in dem PCT-Leitfaden, Band

II, Kapitel DE unter DE.05

"Jahresgebühren" - Hrsg. Carl Heymanns Verlag - vertretenen Auffassung, die mit

der Ansicht des Europäischen Patentamts übereinstimmt (vgl Entscheidung der

Juristischen Beschwerdekammer vom 1. Februar 1990 - ABI 1992, 17, 20), ist mit

der Aussetzung eine Verschiebung der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr auf den

Ablauf von 30 Monaten nach dem Anmeldetag verbunden, hier der 19. Juni 1998.

Der Präsident des Deutschen Markenamtes hat sich im vorliegenden Verfahren

dagegen dahingehend geäußert, daß die Fälligkeit in entsprechender Anwendung

des § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG eintritt, also erst am Ende des Monats, der durch

seine Benennung dem Monat entspricht, in den der Ablauf des Zeitraums von

30 Monaten nach dem Anmeldedatum

fällt. Das bedeutet, daß

die

3. Jahresgebühr - ausgehend von der Fälligkeit am 30. Juni 1998 - bis zum

31. August 1998 zuschlagsfrei hätte entrichtet werden können.

b) Nach Ansicht des Senats bestehen allerdings Bedenken, ob durch die Aussetzung des Verfahrens der Eintritt der Fälligkeit berührt wird, denn die Aussetzung

eines Verfahrens hat nur zur Folge, daß der Lauf verfahrensrechtlicher Fristen

endet und nach Beendigung der Aussetzung erneut beginnt (vgl § 249 ZPO). Bei

dieser Betrachtungsweise wäre vorliegend gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG von

der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr am 31. Dezember 1997 auszugehen, während

die zweimonatige Frist des § 17 Abs. 3 Satz 2 PatG erst nach Beendigung der

Aussetzung - hier am 19. Juni 1998 - zu laufen begonnen hätte, so daß die

3. Jahresgebühr nur bis zum 19. August 1998 zuschlagsfrei hätte gezahlt werden

können. Die Frage des Zeitpunkts der Fälligkeit der 3. Jahresgebühr für eine internationale Anmeldung, die nach Ablauf von 30 Monaten nach dem Anmeldetag

in die nationale Phase eintritt, kann vorliegend jedoch im Ergebnis dahingestellt

bleiben, weil die Anmelderin die 3. Jahresgebühr in jedem Fall zu spät entrichtet

hat und daher zur Zahlung des tariflichen Zuschlags verpflichtet ist.

3. Die Zahlung der 3. Jahresgebühr für eine erst nach Beginn des 3. Patentjahres

in die nationale Phase eintretende internationale Anmeldung widerspricht entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht der Systematik des PCT. Nach Art. 27 Abs.

1 PCT ist es den nationalen Ämtern nur untersagt, hinsichtlich der Form und des

Inhalts der internationalen Anmeldung die Erfüllung anderer Erfordernisse zu

verlangen als sie im Vertrag und in der Ausführungsordnung vorgesehen sind. Die

Verpflichtung zur Zahlung der Jahresgebühren, die bei oder nach dem Eintritt in

die nationale Phase anfallen, ist jedoch keine Frage der Form und des Inhalts

einer Anmeldung. Auch die Wirksamkeit des Eintritts in die nationale Phase wird

durch das Erfordernis der Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht berührt, denn die

Nichtzahlung hat lediglich zur Folge, daß die nach Art. 39 Abs. 1a) PCT bereits

wirksam in die nationale Phase überführte Anmeldung gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3

PatG als zurückgenommen gilt. Die 3. Jahresgebühr hat daher nicht den Charakter einer nationalen Gebühr im Sinne des Art. 39 Abs. 1a) PCT, die einer Mitteilungspflicht durch den betreffenden Vertragsstaat gemäß Regel 49.1 a ii) bzw

Regel 76.5 unterliegt und dementsprechend in die Bestimmung des Art. III § 4

Abs. 2 bzw Art. III § 6 Abs. 2 IntPatÜG hätte aufgenommen werden müssen. Die

Ausführungen in dem PCT-Leitfaden in Band II Kapitel DE, der in der

"Zusammenfassung der Erfordernisse für den Eintritt in die nationale Phase" die

Jahresgebühr für das 3. Jahr unter der Rubrik "nationale Gebühr" erwähnt, sind

insoweit mißverständlich.

4. Auch der mit der Erhebung von Patentjahresgebühren verfolgte gesetzgeberische Zweck steht in den Fällen des Eintritts in die nationale Phase gemäß Art. 39

Abs. 1a) PCT der Verpflichtung des Anmelders zur Zahlung der 3. Jahresgebühr

nicht entgegen. Da bei Eintritt der Anmeldung in die nationale Phase mit dem

Ablauf von 30 Monaten seit dem Anmeldedatum das 3. Patentjahr noch sechs

Monate läuft, ist die Erhebung der 3. Jahresgebühr als Gegenleistung für die behördliche Verwaltung der Anmeldung bis zum Ende des Patentjahres nicht ungerechtfertigt, zumal der Anmelder seit der internationalen Veröffentlichung der Anmeldung auch den vorläufigen Schutz des § 33 PatG genießt. Die Jahresgebühren

dienen zudem nicht ausschließlich Verwaltungszwecken, sondern haben auch

eine lenkende Funktion (vgl Schulte, PatG, 5. Aufl., § 17 Rdn 4). Das gilt insbesondere für die vor der Patenterteilung anfallenden Jahresgebühren, die den Anmelder zu der Prüfung anhalten sollen, ob sich die Aufrechterhaltung seiner die

Allgemeinheit behindernden offengelegten Anmeldung noch lohnt (vgl Begründung

zum PatÄndG 1967, BlPMZ 1967, 244, 251).

5. Aus der ausdrücklichen Bestimmung in Regel 104 b Abs. 1 e) bzw Regel 107

Abs. 1 AusfOEPÜ über die Nachzahlungspflicht für die 3. Jahresgebühr in den

Fällen des Eintritts in die nationale Phase nach 30 Monaten kann nicht geschlossen werden, daß ohne eine entsprechende Regelung im deutschen Recht eine

Verpflichtung zur Zahlung der 3. Jahresgebühr nicht besteht. Die Anmelderin

übersieht an dieser Stelle, daß die zitierte Ausführungsvorschrift zum EPÜ nur die

Modalitäten der Zahlung, nicht jedoch die grundsätzliche Zahlungsverpflichtung

regelt, die sich aus dem EPÜ selbst ergibt. Das Europäische Patentamt ist seit je

davon ausgegangen, daß auch in den Fällen der Art. 40, 39 PCT die 3. Jahresgebühr zu zahlen ist, sich jedoch deren Fälligkeit auf den Ablauf des 30. bzw

31. Monats nach dem Anmeldetag verschiebt (vgl EPA ABl 1992, 17, 20). Eine

ausdrückliche Bestimmung über die Fälligkeit ist in die AusfOEPÜ erst durch die

Änderung vom 1. Juni 1991 im Interesse der Rechtssicherheit aufgenommen

worden (vgl Mitteilung vom 3. Juni 1991, ABl 1991, S 300, 308), wobei sich aus

Regel 104c AusfOEPÜ eindeutig ergibt, daß die Nachzahlung der 3. Jahresgebühr

nicht zu den Voraussetzungen für den Eintritt in die nationale Phase selbst gehört.

6. Soweit die Anmelderin zur Stützung ihrer Ansicht schließlich darauf hinweist,

daß die Verknüpfung der Zahlungsfrist oder Fälligkeit mit dem Eintritt in die internationale Phase zu Ergebnissen führt, die mit dem Gedanken des § 17 Abs. 3

Satz 1 PatG nicht zu vereinbaren seien, bleibt zu bemerken, daß dies eine Folge

der Änderung des § 17 Abs. 3 Satz 1 PatG ist, bei der die Art. 39, 40 PCT

offensichtlich übersehen wurden. Jedenfalls ist der Begründung zur Neufassung

der Vorschrift (vgl BlPMZ 1979, 276, 281 reSp) nicht zu entnehmen, daß durch die

Änderung der Vorschrift die Gebührenpflicht

für das 3. Patentjahr bei

Anmeldungen der vorliegenden Art entfallen sollte.

III.

Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die Frage, ob für eine internationale

Anmeldung, deren 3. Patentjahr bei Eintritt in die nationale Phase bereits begonnen hat, die 3. Jahresgebühr zu zahlen ist, grundsätzliche Bedeutung hat (§ 100

Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Pr