Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 16.02.2001 – 5 W (pat) 4/00
5. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 10.99
…
wegen Löschung des Gebrauchsmusters …
hier: Kostenentscheidung
hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 16. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter
Dr. Schade und die Richterin Friehe-Wich
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß
des
Deutschen
Patent-
und
Markenamts
- GebrauchsmusterabteilungI -vom 18. Januar 2000 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.
G r ü n d e
I.
Die Antragstellerin hat am 5. Mai 1999 unter Zahlung der Gebühr nach Tarif die
Löschung des mit der Bezeichnung …
eingetragenen Gebrauchsmusters … gestützt auf den Löschungsgrund
des § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG beantragt und mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999
darum gebeten, zunächst von einer Zustellung des Löschungsantrags abzusehen.
Mit Schriftsatz vom 4. August 1999 hat sie den Antrag auf Löschung in einen Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters umgewandelt.
Die Antragsgegnerin hat gegen die ihr am 12. Oktober 1999 zugestellte Mitteilung,
daß ein Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters gestellt
worden ist, mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß dem Feststellungsantrag nicht widersprochen wird, und beantragt, die Kosten des Verfahrens der
Antragstellerin aufzuerlegen. Hierzu führt sie aus, daß die Antragsgegnerin der
Aufforderung der Antragstellerin, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten, bereits im März 1999 durch Verzichtserklärung gegenüber dem Amt nachgekommen
sei. Zwar sei sie von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, auch für die Vergangenheit auf Rechte aus ihrem Gebrauchsmuster zu verzichten. Da die Antragstellerin ihr auf Nachfrage jedoch lediglich
pauschal erklärt habe, daß sich ihr Interesse auf Schadensersatzforderungen für
die Vergangenheit beziehe, sei ihr Sinn und Zweck des Anliegens der Antragstellerin verborgen geblieben. Dieser fehle vielmehr ein besonderes Rechtschutzinteresse, weil zu keiner Zeit die Besorgnis bestanden habe, sie könne aus dem
Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden.
Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 1999 hat die Antragstellerin zum Feststellungsinteresse ausgeführt, daß die Antragsgegnerin die in Deutschland produzierten
EPG-Systeme nach Dänemark liefere, insbesondere an eine Firma …. Mit dieser Firma sei ein Verletzungsstreit in Dänemark anhängig, für den die Schutzrechtslage für Zukunft und Vergangenheit eine wichtige Rolle spiele.
Mit Beschluß vom 18. Januar 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Verfahrens den Beteiligten je zur
Hälfte aus Billigkeitsgründen auferlegt. Zwar sei der Löschungsantrag ins Leere
gegangen, jedoch habe es die Antragsgegnerin versäumt, die Antragstellerin hiervon zu unterrichten. Hinsichtlich des Festellungsantrags habe die Antragstellerin
Erfolg gehabt, ohne daß der Frage nachgegangen zu werden brauche, ob ein
Feststellungsinteresse glaubhaft gemacht worden sei.
Gegen den der Antragsgegnerin am 26. Januar 2000 zugestellten Beschluß hat
diese am 9. Februar 2000 Beschwerde eingelegt. In der Begründung führt sie
aus, daß nicht erkennbar sei, aus welchen Billigkeitsgesichtspunkten entschieden
worden sei. Der ursprüngliche Antrag sei von Anfang an unbegründet gewesen.
Aber auch für den Feststellungsantrag müsse die Antragstellerin nach § 91 ZPO
die Kosten tragen, weil der Antrag mangels Rechtschutzinteresses unzulässig sei.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Antragstellerin
die Kosten des Verfahren aufzuerlegen.
Die Antragstellerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
Hinsichtlich des ursprünglichen Löschungsantrags führt sie aus, daß sie die Antragsgegnerin von dem Verzicht hätte unterrichten müssen. Zum Feststellungsinteresse verweist sie erneut auf den Rechtsstreit zwischen ihr und der Firma T…
in Dänemark. Im übrigen sei nicht von Bedeutung, ob ein Rechtsschutzinteresse
vorgelegen habe, weil kein Widerspruch eingelegt worden sei.
II.
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der
Sache keinen Erfolg.
1. Da die Antragsgegnerin dem Feststellungsantrag der Antragstellerin nicht widersprochen hat, erfolgte die Löschung des
Gebrauchsmusters (dh auch für die Vergangenheit) nach
§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Folglich hatte das Deutsche
Patent- und Markenamt nur noch zu bestimmen, zu welchem
Anteil die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last
fallen, (§ 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG). Zwar hatte die
Antragsgegnerin bereits mit Schriftsatz vom 1. März 1999,
zugegangen am 2. März 1999, dem Amt mitgeteilt, daß sie
auf das Gebrauchsmuster … verzichtet. Dabei kann
aber dahingestellt bleiben, ob der Verzicht rechtswirksam erklärt worden ist, weil die Erklärung nicht von dem vertretungsberechtigten Herrn S… bzw. von Frau
R…, für die eine allgemeine Vollmacht hinterlegt worden war, erfolgt ist, sondern von einer dritten Person im Auftrag von Frau R…. Ob die unterzeichnende Person berechtigt war, derartige Erkärungen für die Antragsgegnerin abzugeben, war daher zum Zeitpunkt dieser Willenserklärung
nicht feststellbar. Da der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin jedoch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich
vorgetragen hat, daß die Antragsgegnerin auf das Gebrauchsmuster
verzichtet
hat
(Schriftsatz
vom
20. Dezember 1999, Seite 2 Buchstabe b), liegt jedenfalls
eine ausdrückliche Genehmigung der Verzichtserklärung iSv
§ 184 BGB vor.
2. Nach § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2
PatG sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO)
über die Prozeßkosten entsprechend anzuwenden. Nach
§ 91 Abs 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, sofern nicht die Billigkeit
eine andere Entscheidung erfordert (§ 84 Abs 2 Satz 2
PatG).
Unterlegen ist die Antragsgegnerin, weil sie sich freiwillig in
diese Rolle begeben hat, indem sie dem Feststellungsantrag
der Antragstellerin ausdrücklich nicht widersprochen hat.
Hiernach hätte die Antragsgegnerin als Unterlegene im Feststellungsverfahren die gesamten Verfahrenskosten zu tragen.
3. Die Ausnahmebestimmung in § 93 ZPO, wonach dem Kläger
(der Antragstellerin) die Prozeßkosten zur Last fallen, wenn
der Beklagte (die Antragsgegnerin) den Anspruch sofort anerkennt und nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der
Klage (Feststellungsantrag) Veranlassung gegeben hat,
greift nicht. Denn die Antragsgegnerin hat zur Stellung des
Feststellungsantrags Veranlassung gegeben.
Veranlassung zur Erhebung eines Löschungsantrags bzw
eines Feststellungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber
stets durch ein Verhalten, das bei einem Antragsteller vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschungs- bzw Feststellungsverfahrens
rechtfertigt
(vgl
BPatGE 21, 38, 39 mNachw). Ein solches Verhalten liegt
unter anderem dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber
- wie hier – einer Aufforderung zum Verzicht der Rechte aus
dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit nicht
nachkommt (BPatGE, aaO). Dabei ist stets Voraussetzung,
daß der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter
Angabe eines näher darzulegenden Löschungsgrunds mit
angemessener Fristsetzung zum Verzicht auffordert, wobei
sich aus der Aufforderung ausdrücklich oder konkludent ergeben muß, daß bei Nichtbefolgung der Aufforderung mit einem Löschungs- bzw Feststellungsantrag zu rechnen ist
(BPatGE, aaO). So liegt der Fall hier.
Die Antragsgegnerin ist von der Antragstellerin mit Schreiben
vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, über den dem Amt
gegenüber erklärten Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster
eine Erklärung dahingehend abzugeben, daß auf Rechte aus
dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit verzichtet wird. Mit Telefax vom 3. August 1999 hat die Antragsgegnerin um Mitteilung gebeten, worauf sich das Interesse
der Antragstellerin an der Abgabe der geforderten Erklärung
ergebe. Auf die Rückantwort, daß es um Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit gehe, ist sie vor Zustellung
des Feststellungsantrags nicht eingegangen. Es kann daher
festgestellt werden, daß die Aufforderung ernstlich gemeint
war und aus ihr hervorging, daß bei Erfolglosigkeit der Aufforderung die Feststellung der Unwirksamkeit beantragt werden würde (vgl hierzu Bühring, Gebrauchsmustergesetz,
5. Aufl., § 17 Rdn 36 mNachw). Nicht notwendig war es dagegen, mit der Aufforderung nachzuweisen, daß das Gebrauchsmuster (ex tunc) keinen Bestand hat und daß die
Antragstellerin ein entsprechendes Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit tatsächlich geltend gemacht hat.
Diese Voraussetzungen sind nämlich wegen des Amtsermittlungsprinzips von der Löschungsabteilung des Amts zu
prüfen und durch Beschluß hinsichtlich der Zulässigkeit und
der Begründetheit des Antrags entsprechend festzustellen.
Die einem Löschungs- oder Feststellungsverfahren vorangehende Aufforderung hat daher allein den Sinn, dem Antragsgegner klarzumachen, daß der Antragssteller die Löschung
bzw Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters
betreiben will, falls der Antragsgegner der Aufforderung nicht
fristgemäß nachkommt (vgl BPatGE 21, 38, 40).
Die Antragsgegnerin hat trotz der Aufforderung, auch auf die
Rechte aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu
verzichten, nicht binnen einer damit in Lauf gesetzten angemessenen Frist auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster
für die Vergangenheit verzichtet. In dem Schriftsatz vom 27.
Juli 1999 war ihr eine Frist innerhalb der nächsten Woche
gesetzt worden und mit der Telefax-Rückantwort vom
3. August 1999 eine Frist für den gleichen Tag. Gleichwohl
hat sie sich bis zur Zustellung des Feststellungsantrags am
12. Oktober 1999 nicht zu der Aufforderung geäußert und
erst mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß sie
dem Feststellungantrag nicht widerspricht. Schon deshalb
hat sie durch ihr Verhalten, worauf § 93 ZPO abstellt, „zur
Erhebung der Klage“ Anlaß gegeben, da diese nicht mit Einreichung, sondern erst mit Zustellung an den Gegner erhoben ist (§ 253 Abs 1 ZPO); das muß sinngemäß für die Zustellung eines Löschungs- oder Feststellungsantrags gelten
(vgl BPatGE 2, 211, 214; BPatGE 8, 47, 53). Die Antragsgegnerin hatte bis zur Zustellung des Feststellungsantrags unter Berücksichtigung aller Umstände eine mehr als angemessene Frist von über zwei Monaten (zur Fristlänge vgl
Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 17 Rdn 38 bis
40), um die Aufforderung zu prüfen und sodann auf Rechte
aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten. Da sie das nicht getan hat, ist von ihr die „Erhebung“
des Feststellungsantrags im Sinne des § 93 ZPO veranlaßt
worden.
Unerheblich ist dabei, daß die Antragstellerin den Antrag auf
Umwandlung des Antrags auf Löschung des Gebrauchsmusters in einen Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit
des
Gebrauchsmusters
bereits
am
4. August 1999 eingereicht hatte. Wäre dieser unverzüglich
und damit zu einem Zeitpunkt zugestellt worden, in dem
vielleicht eine angemessene Frist noch nicht abgelaufen gewesen sein würde, so hätte die Antragstellerin das Kostenrisiko ihres dann verfrühten Antrags für den Fall zu tragen
gehabt, daß die Antragsgegnerin binnen der angemessenen
Frist der Aufforderung noch nachgekommen wäre. Im vorliegenden Fall war jedoch bei der erst am 12. Oktober 1999
erfolgten Zustellung des Antrags eine angemessene Frist bereits abgelaufen, ohne daß die Antragsgegnerin auf die
Rechte aus ihrem Schutzrecht für die Vergangenheit verzichtet hätte (vgl BPatGE 8, 47, 53).
4. Gesichtspunkte der Billigkeit nach § 84 Abs 2 Satz 2 PatG
erfordern auch keine andere Entscheidung. Wie oben ausgeführt, war der Löschungsantrag als solcher hinsichtlich der
Kosten des Verfahrens nicht zu berücksichtigen, weil er der
Antragsgegnerin vor Umwandlung in einen Feststellungsantrag nicht zugestellt worden ist. Da sich die Antragsgegnerin
freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begeben hat, weil sie
dem Feststellungsantrag nicht widersprochen hat und die
Ausnahmevorschrift des § 93 ZPO nicht greift, hat sie die
Kosten des Verfahrens zu tragen. Hierbei ist unerheblich, ob
sie mit Erfolg hätte geltend machen können, daß das besondere Interesse für den Feststellungsantrag nicht nachgewiesen wurde, wenn sie Widerspruch eingelegt hätte. Dieser
Umstand wäre nur dann von Bedeutung, wenn der Rechtstreit nach § 91a ZPO in der Hauptsache für erledigt erklärt
worden wäre.
5. Da jedoch lediglich die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt hat und die Antragstellerin keine Anschlußbeschwerde
eingelegt hat, kann die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht schlechter
gestellt werden als durch den angefochtenen Beschluß. Allein aus diesem rechtlichen Gesichtspunkt ist der angefochtene Beschluß im Ergebnis aufrechtzuerhalten.
6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2
PatG und § 97 Abs 1 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere
Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.
Goebel
Dr. Schade
Friehe-Wich
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