BPatG Beschluss vom 05.03.2001 – 10 W (pat) 24/00

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 24/00

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 6.70

wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchsmuster-Löschungssache

GBM 297 07 107 LÖ I 125/98

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mündliche Verhandlung vom 5. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Bühring und der Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Kostenfestsetzungsbeschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2000 abgeändert und wie folgt neu

gefaßt:

Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten des ersten Rechtszuges werden auf

3582,80 DM (in Worten: dreitausendfünfhundertzweiundachtzig Deutsche Mark achtzig Pfennige) festgesetzt.

Dieser Betrag ist vom 22. November 1999 an mit vier

vom Hundert zu verzinsen.

2. Im übrigen werden der Kostenfestsetzungsantrag und die

Beschwerde zurückgewiesen.

3. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I

Der Antragsteller hatte am 19. August 1998 die Löschung des Gebrauchsmusters

297 07 107 beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin dem Löschungsantrag nicht

widersprochen hatte, ist das Gebrauchsmuster am 19. November 1998 gelöscht

worden. Das Patentamt hat durch Beschluß vom 11. Juni 1999 der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt.

Der Antragsteller hat am 22. November 1999 die Festsetzung seiner Kosten auf

7074,40 DM beantragt. Er legt seiner Berechnung die Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) mit der Begründung zugrunde, seine Vertreter seien in einer

Kanzlei verbundene Rechtsanwälte und Patentanwälte gewesen; es müsse deshalb nach der BRAGO abgerechnet werden. Er beziffert den Wert des Gebrauchsmusters mit 1 Million DM und verlangt als Verfahrensgebühr eine 8/10-Gebühr aus

diesem Betrag, mithin 4980,00 DM. Der Wert des Gebrauchsmusters sei deshalb

so hoch anzusetzen, weil der Antragsteller und seine Mitglieder einen Umsatz von

1,2 Milliarden DM repräsentierten. Davon entfielen 640 Millionen DM auf lösliche

Kaffeegetränke und 560 Millionen auf puren Kaffee. Durch das vorliegende Löschungsverfahren seien auch die Interessen des Antragstellers tangiert; deshalb

sei der Ansatz eines Gebrauchsmusterwerts von 1 Million DM gerechtfertigt. Der

Antragsteller macht neben der Post- und Telefonpauschale in Höhe von 40,00 DM

Recherchekosten in Höhe von 820,00 DM geltend. Er hat erklärt, nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt zu sein.

Die Antragsgegnerin ist der Annahme eines Gegenstandswerts entgegengetreten.

Es liege kein Verfahren nach der BRAGO vor, da nur ein Patentanwalt tätig geworden sei. Im übrigen sei der Wert des Gebrauchsmusters mit 1 Million DM zu

hoch angesetzt. Ein Umsatz, der einen solchen Gegenstandswert rechtfertige, sei

mit dem Gebrauchsmuster nicht erzielt worden; dies sei auch für sie, die Antragsgegnerin, der Grund gewesen, dem Löschungsantrag nicht zu widersprechen. Die

Antragsgegnerin hat weiter die Höhe der Recherchekosten bestritten und die Antragstellerin aufgefordert, diese substantiiert nachzuweisen.

Durch Beschluß vom 22. März 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die

dem Antragsteller von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten auf

2631,60 DM nebst Zinsen festgesetzt. Es hat dabei eine Verfahrensgebühr in Höhe von 1970,00 DM, die Porto- und Telefongebühren mit 40,00 DM und die Umsatzsteuer hieraus angesetzt. Das Patentamt hat der Berechnung der Verfahrensgebühr nicht die BRAGO, sondern die Patentanwaltsgebührenordnung (PAGO)

mit der Begründung zugrunde gelegt, daß sämtliche Eingaben des Antragstellers

von Patentanwältin Dr. S… unterzeichnet worden seien. Die Recherchekosten

seien

nicht glaubhaft gemacht worden.

Mit der Beschwerde beantragt der Antragsteller, die Kosten auf 7074,40 DM festzusetzen. Sein Vertragspartner sei nicht ein einzelner Patentanwalt, sondern die

gesamte Sozietät gewesen. Es sei daher unerheblich, ob nur Patentanwältin

Dr. S… Schriftsätze mit für das Verfahren wesentlichen Angaben eingereicht

habe. Dies treffe außerdem nicht zu, da seine Eingabe vom 12. November 1998

von einem Rechtsanwalt unterschrieben worden sei. Deshalb sei zur Berechnung

der angemeldeten Vergütung bei einem Wert des Gebrauchsmusters von 1 Million DM die BRAGO zugrunde zu legen.

Der Antragsteller hat mit der Beschwerdeschrift eine Honorarrechnung des Patent-

und Ingenieurbüros Niederstebruch in Höhe von 820,00 DM netto vorgelegt. Nach

Hinweis des Senats, daß der Gegenstand nicht ausreichend dargelegt sei und die

Recherchekostenrechnung keinen Bezug zum Verfahren habe und nicht nach

Zeitaufwand und Höhe des Stundensatzes spezifiziert sei, hat der Antragsteller

das Auftragsschreiben und die entsprechende Antwort des Rechercheurs eingereicht und weiter zum Umsatzvolumen des Antragstellers für die Jahre 1993

bis 1999 vorgetragen.

Der Antragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Kosten

des Verfahrens auf 7074,40 DM festzusetzen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die zulässige Beschwerde des Antragstellers hat teilweise, nämlich hinsichtlich

der geltend gemachten Recherchekosten, Erfolg. Demgegenüber hat das Patentamt die zu erstattende Verfahrensgebühr zu Recht auf 1970,00 DM festgesetzt.

Dem Antragsteller steht nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit

§ 62 Absatz 2 PatG, § 91 Abs 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung seiner Kosten

zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswahrung notwendig waren. Hierzu gehören die Kosten der beauftragten Verfahrensbevollmächtigten und auch grundsätzlich die für eine Recherche aufgewandten

Kosten.

1. Bei der Berechnung der für das Tätigwerden eines Patentanwalts im patentamtlichen Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu erstattenden Vergütung sind nach

ständiger Rechtsprechung die Festbetragsgebühren der Gebührenordnung für Patentanwälte (Ausgabe 1. Oktober 1968 - PAGO) zugrunde zu legen, denen entsprechend der Gebührenentwicklung bei den Rechtsanwälten und der Entwicklung

der durchschnittlichen Gegenstandswerte in den Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Teuerungszuschläge hinzugerechnet werden (vgl BPatGE 26, 208; 27, 61,

73; 30, 36; 32, 162). Ausgehend von dieser Berechnungsmethode wird derzeit in

Verfahren, in denen die Auftragserteilung - wie vorliegend - nach der letzten Erhöhung der Gebührensätze der BRAGO am 1. Juli 1994 erfolgt ist, der Verfahrensgebühr von 600,00 DM gemäß Abschnitt K VI Nr 1 PAGO ein Teuerungszuschlag

von 228 % hinzugerechnet, woraus sich für das patentamtliche Gebrauchsmusterlöschungsverfahren eine anwaltliche Verfahrensgebühr von 1970,00 DM ergibt

(vgl BPatG Mitt 1997, 220 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375).

a) Der Berechnung der Verfahrensgebühr ist auch im vorliegenden Fall die PAGO

zugrunde zu legen. Für die Ansicht des Antragstellers, die Gebühren seien nach

der BRAGO zu ermitteln, da ihn sowohl Patentanwälte als auch Rechtsanwälte

vertreten hätten, findet sich weder in der BRAGO noch in der PAGO eine gesetzliche Grundlage. Nach der Rechtsprechung sind bei Vertretung durch einen Patent- und durch einen Rechtsanwalt nur die Kosten eines Vertreters erstattungsfähig und zwar regelmäßig die des Patentanwalts, weil er alle Fragen beherrscht,

ein Rechtsanwalt in der Regel aber nicht die technischen (BGH GRUR 65, 621

"Patentanwaltskosten", 77, 559 "Leckanzeigeneinrichtung"). Wenn ein Vertreter

als Rechts- und Patentanwalt zugelassen ist, richtet sich seine Vergütung danach,

in welcher Funktion er aufgetreten ist (vgl Bühring, GebrMG 5. Aufl § 17 Rdn 63).

Es wird demnach darauf abgestellt, wer in welcher Weise vorwiegend für den

Mandanten tätig geworden ist. Daraus läßt sich der Grundsatz ableiten, daß das

im Einzelfall anzuwendende Abrechnungssystem (PAGO oder BRAGO) nicht

allein davon abhängen kann, daß die Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten aus

Anwälten verschiedener Fachrichtungen (Patent- /Rechtsanwalt) besteht. Entscheidend ist die Fachrichtung des Anwalts, der die Sache überwiegend sachlich

bearbeitet hat. Im vorliegenden Fall liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten bei Patentanwälten. So hat Patentanwältin Dr. S… den Löschungsantrag und auch den

Kostenfestsetzungsantrag gestellt

und diese Anträge auch sachlich begründet. Lediglich ein Schriftsatz der

Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers - der vom 12. November 1998 - ist

mit

"der Rechtsanwalt" unterzeichnet.

In diesem Schriftsatz

fragen die

Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers beim Patentamt an, ob gegen den

eingelegten Löschungsantrag Widerspruch erhoben worden sei. Dabei handelt es

sich nicht um eine inhaltliche Äußerung zum Löschungsverfahren. Damit ist die

Berechnung der Verfahrensgebühr durch das Patentamt nach der PAGO nicht zu

beanstanden.

b) Der Antragsteller kann bei Zugrundelegung der PAGO auch keine höhere als

die Regelgebühr verlangen. Zwar können besondere rechtliche Schwierigkeiten,

außergewöhnlicher Umfang oder die besondere (wirtschaftliche) Bedeutung des

Löschungsverfahrens eine Erhöhung der Gebühr nach der PAGO rechtfertigen

(vgl Ziff A. 9 der Grundlegenden Bestimmungen der PAGO). Der Maßstab für die

Bemessung der erhöhten Gebühr kann dabei nur aus der Patentanwaltsgebührenordnung selbst entnommen werden. Wenn danach die festen Gebühren in Fällen

besonderer Bedeutung, Schwierigkeit oder Umfang erhöht werden können, so

muß der betreffende Fall hinsichtlich der genannten Kriterien aus der Masse der

"normalen" Fälle, für die die festen Gebühren gedacht sind, hervorragen. Ob dies

der Fall ist, ist durch Vergleich mit der Masse der Normalfälle festzustellen (BGH

a.a.O., "Patentanwaltskosten"; "Leckanzeigevorrichtung"; Bühring aaO § 17

Rdnr 68). Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Bedeutung des Löschungsverfahrens ist dabei regelmäßig der Wert des zu löschenden Gebrauchsmusters

maßgeblich. Eine Erhöhung der Regelgebühren wegen besonderer wirtschaftlicher Bedeutung findet erst statt, wenn der Wert des Gebrauchsmusters den von

der Rechtsprechung derzeit angenommenen durchschnittlichen Wert von

250.000 DM übersteigt (Bühring aaO § 17 Rdnr 71 mwN).

Diese Voraussetzungen für eine Erhöhung liegen hier nicht vor. Die von dem Antragsteller für die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmustergegenstandes

angegebenen Umsätze seiner Mitglieder – 640 Millionen DM - rechtfertigen nicht

die Feststellung, daß es sich bei der Gebrauchsmuster-Löschungssache um einen

insbesondere wirtschaftlich bedeutungsvollen Fall handelt. Es trifft schon nicht zu,

daß für die Bemessung des gemeinen Werts eines Gebrauchsmusters die durch

das Gebrauchsmuster erzielten oder zu erwartenden Umsätze maßgebend sind.

Zugrundegelegt werden kann allenfalls ein nach der Lizenzanalogie zu ermittelnder Anteil. Für einen Anteil, der auf einen höheren Wert als 250.000 DM schließen

ließe, gibt es hier keinen Anhaltspunkt, zumal die Antragsgegnerin unwidersprochen ausgeführt hat, mit dem Gegenstand des Gebrauchsmusters seien keine

Umsätze erzielt worden. Abgesehen davon hat der Antragsteller nicht beachtet,

daß es auf sein Interesse an der Löschung oder auf das seiner Mitglieder nicht ankommt (BPatG Mitt 71, 38, 39). Die von ihm errechneten Umsatzzahlen geben

auch keinen ausreichenden Anhalt für einen möglichen Ertrag des Gebrauchsmusters im Sinne von zu erwartenden Lizenzgebühren. Denn dafür kann nicht der

Marktwert von löslichem Kaffee schlechthin (vgl Schriftsatz vom 13. März 2000),

sondern nur der auf die erfindungsgemäße Verbesserung der im Stand der Technik vorbekannten (Instant-Kaffee-)Produkte entfallende Anteil berücksichtigt werden. Der aber ist mangels Angabe konkreter Umstände auch nicht schätzbar. Unter Berücksichtigung der genannten Bestimmungskriterien kann dieser Vortrag

nicht Grundlage für die Berechnung des Gegenstandswertes sein. Es ist deshalb

davon auszugehen, daß der Wert des Gebrauchsmusters jedenfalls den Regelwert nicht übersteigt.

2. Dem Antragsgegner sind Recherchekosten in Höhe von 820,00 DM zu erstatten. Recherchekosten sind erstattungsfähig, wenn sie für erforderlich gehalten

werden dürfen, dh von jedem vernünftigen Durchschnittsbeteiligten im Zeitpunkt

ihrer Einleitung bei sorgfältiger Abwägung aller Umstände auch aufgewendet worden wären. Recherchekosten müssen nicht nur hinsichtlich der Notwendigkeit,

sondern stets der Höhe nach glaubhaft gemacht werden; die erforderlichen Belege

sind dem Festsetzungsgesuch beizufügen (§ 103, Abs 2, § 104 Abs 2 Satz 1 ZPO;

Bühring GebrMG, 5. Aufl § 17 Rdn 88). Der Antragsteller hat die geltend gemachten Recherchekosten in der Beschwerdeinstanz noch ausreichend glaubhaft gemacht. Er hat die Notwendigkeit von Recherchekosten - die die Antragsgegnerin

dem Grunde nach nicht bestritten hat - nachvollziehbar dargelegt und ihren tatsächlichen Anfall durch die Vorlage des Auftragsschreibens an den Rechercheur,

dessen Antwort und schließlich dessen Rechnung auch belegt. Zwar sind die Recherchekosten in der Rechnung nicht nach Anzahl der benötigten Stunden und

Höhe des Stundensatzes aufgeschlüsselt. Der Antragsteller hat sie dennoch spezifiziert. In dem Schreiben des Rechercheurs an Patentanwältin Dr. S… vom

5. November 1997 ist die Art der

Recherchetätigkeit hinsichtlich des Rechercheumfangs und der zum Stand der

Technik ermittelten Druckschriften genau dargelegt. Mit dieser Bewertung seiner

Sucharbeit bewegt sich der beauftragte Rechercheur in dem ihm gesetzten

Kostenrahmen von 1000 DM. Der Senat hält diese Art der Abrechnung in Form

eines Pauschalbetrags, gestützt auf einen spezifizierten Recherchebericht, für

noch ausreichend konkret. Dabei erscheint die Höhe der geltend gemachten

Kosten von 820 DM, die etwa einem Aufwand von acht Stunden zu 100 DM

entsprechen und von der Antragsgegnerin nicht mehr bestritten worden sind,

angemessen.

3. Nach alledem errechnen sich die dem Antragsteller zu erstattenden Kosten wie

folgt:

Verfahrensgebühr

Porto und Telefon

Recherchekosten

Summe

16 % Mwst.

Summe

Antragsgebühr

Zu erstattender Betrag

1970,00 DM

40,00 DM

820,00 DM

2830,00 DM

452,80 DM

3282,80 DM

300,00 DM

3582,80 DM

III

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs. 3 S. 2

GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 2 ZPO. Der Antragsteller hat zwar hinsichtlich der geltend gemachten Recherchekosten obsiegt. Die Unterlagen, die

diese Kosten belegen und ihre Zuerkennung ermöglichen, hat er aber erst im Beschwerdeverfahren vorgelegt, obwohl die Antragsgegnerin die Höhe der Kosten

bereits im Festsetzungsverfahren bestritten hatte; der Antragsteller hat nicht vorgetragen, dass die Vorlage der Belege im Verfahren vor dem Patentamt unmöglich gewesen sei.

Wert des Beschwerdeverfahrens: 4442,80 DM.

Bühring

Dr. Schermer

Schuster

Ko