BPatG Beschluss vom 20.06.2001 – 29 W (pat) 22/00

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/00

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

20. Juni 2001

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend die Markenanmeldung 399 23 488.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Juni 2001 durch den Richter

Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 6.70

G r ü n d e

I

"Smart Shop"

Die Wortmarke

soll für die Waren und Dienstleistungen

"elektrische, elektronische, optische, Messe-, Signal-, Kontroll-

oder Unterrichtsapparate und -instrumente (so weit in Klasse 9

enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung

und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare

Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken

für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für

die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten

zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von

Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 7. Oktober 1999 in vollem Umfang zurückgewiesen. Der angemeldeten Marke fehle für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft. Zwar sei das Wort nicht nachweisbar. Die

angemeldete Marke bestehe aus dem englischsprachigen Begriffen "Smart" und

"Shop" (= intelligentes Geschäft), die jeweils für sich gesehen schutzunfähig seien

und auch keinen schutzfähigen Gesamtbegriff darstellten. Die angemeldete Wortzusammensetzung stelle lediglich einen in der Fach- und Werbesprache gebräuchlichen Ausdruck für kundenorientierte bzw preisgünstige Einkaufsmöglichkeiten dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die angemeldete Wortmarke sei unterscheidungskräftig, weil es keine konkreten Anhaltspunkte für die

Schutzunfähigkeit in Bezug auf die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen gebe. Nach Rechtsprechung und Lehre sei es kaum noch möglich, Wortmarken wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückzuweisen. Der vorliegenden

Kennzeichnung könne weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden noch handele es sich um einen gebräuchlichen

Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache. Es bestehe kein

direkter oder übertragener Zusammenhang zwischen der angemeldeten Wortkombination und den angemeldeten Waren und Dienstleistungen insbesondere

werde ein guter und Gewinn bringender Geschäftsabschluss nicht mit "Smart

Shop" bezeichnet werden. Auch ein Freihaltungsbedürfnis sei nicht gegeben, weil

die nicht nachweisbare angemeldete Wortzusammenstellung keinen hinreichend

klaren und konkreten beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren und

Dienstleistungen aufweise.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschwerdebegründung und auf den

Inhalt der Akten, insbesondere auf das Ergebnis einer Internet-Recherche des

Senats, Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke

ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen, weil für einige der Waren und Dienstleistungen ein Freihaltungsbedürfnis besteht und der Marke jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen die

erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).

1. Die angemeldete Marke stellt eine Wortfolge dar, die als beschreibende Angabe

für einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, von den

angesprochenen breiten Verkehrskreisen als rein beschreibende Angabe verstanden und vom inländischen Verkehr benötigt wird (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG).

Wie die Internetrecherche des Senats zu der Wortfolge "Smart Shop", die zum

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden ist, ergeben hat,

handelt es sich bei "Smart Shop" zwar auch um die Bezeichnung für ein bestimmtes Programm der Anmelderin. Diese Zusammensetzung aus den auch in

Deutschland gebräuchlichen englischen Wörtern "smart" (= chic, flott, clever,

gewitzt, im technischen Bereich heute auch für technische und elektronische

Verknüpfung und Integration; Loskant, Das neue Trendwörterlexikon, 1998,

Stichwort "Smart ..., "oder für gerätetechnische Intelligenz vgl zB BGH GRUR

1990, 517 "Smartware"; BPatG 30 W (pat) 187, 98 mwN veröffentlicht auf

PAVIS CD-ROM) und "shop" (= Geschäft, Laden) wird jedoch häufig für virtuelle

Verkaufsstätten und Verkaufsmethoden im Internet von verschiedensten Anbietern sowohl auf deutschsprachigen Websites als auch international verwendet (vgl etwa Website http://shop.iscenter.de/smart_shop.htm "Der Smart-

Shop"; Google-Recherche vom 27.4.2001 "The Smart Shop Shopping Card System", "A Smart Shop", "Sjamaan Smart Shop", "Indiainfo Smart Shop", "Rate A

Smart Shop" usw). Auch gibt es den Begriff "Smart Shopping", der sogar als

Rubrik bei Suchmaschinen (etwa Lycos) auftaucht und eine bestimmte Art des

elektronischen

(Online)

Vertriebs

bezeichnet

(vgl

Website

http://www.fah.unisg.ch/org/fah/fah_web.nsf/ 756ce9fccc81efe4c12568460026a

"Alternative Vertriebswege - Factory Outlet Center …., Smart Shopping) . Es

liegt nahe, dass "Smart Shopping" in oder durch "Smart Shops" stattfindet (vgl

auch Loskant, Das neue Trendwörterlexikon, 1998, Stichworte "Smart ..., Smart

Shopper"). Der Verkehr wird aus allen diesen Gründen ohne weiteres die

angemeldete Wortzusammenstellung im Sinne der Bezeichnung für eine

Vertriebsart im Internet, nämlich eine virtuelle Vertriebsstätte, einen virtuellen

Verkaufsbetrieb, einen virtuellen Laden, ein virtuelles Geschäft, ansehen (vgl

zur Bedeutung solcher Vertriebsformen 29 W (pat) 261/00 "onlineDruckBörse";

29 W (pat) 210/99 "ONLINE - KIOSK").

Die og Bedeutung drängt sich besonders in Verbindung mit den beanspruchten

Waren und Dienstleistungen auf. Bei diesen handelt sich um Geräte, um

Software und hauptsächlich um Dienstleistungen, die den Betrieb oder die

Errichtungen einer virtuellen Verkaufsstätte zum Gegenstand haben können

oder deren verkehrswesentliche Eigenschaft der Vertrieb über einen virtuellen

Verkaufsbetrieb ist. So können etwa Programme zur Erstellung von "Smart

Shops" auf den beanspruchten Datenträgern enthalten oder Gegenstand der

angebotenen Dienstleistungen wie Erstellen von Programmen sein. Typisch für

den Betrieb eines Online-Shop ist auch das Sammeln und Bereitstellen von

Daten – sei es von Daten über das Angebot dieses Shops oder seien es

Kunden- und Bestelldaten, die für den Betrieb des Shops (Überweisungen,

Versandadressen) oder auch

für die kundenorientierte Gestaltung des

Sortiments unerlässlich sind (vgl dazu etwa auch das Angebot auf der Website

http://shop.iscenter.de/smart_shop.htm "Der Smart-Shop").

Indessen

liegen solche konkret beschreibenden Zusammenhänge

für

verschiedene multifunktionale Waren, wie "elektrische, elektronische, optische,

Messe-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (so weit in

Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung

und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" oder

für Dienstleistungen, die solche multifunktionalen Geräte oder Einrichtungen betreffen, wie "Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" nicht ganz so nahe, so dass man daran zweifeln kann, ob noch eine unmittelbare Beschreibung für diese beanspruchten

Waren und Dienstleistungen vorliegt und insofern ein ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis jedenfalls zweifelhaft ist. Dies kann hier jedoch dahingestellt bleiben.

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedenfalls für sämtliche Waren und Dienstleistungen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Kann einer Wortmarke ein für die in

Frage stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst

um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, der vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel

verstanden wird, so fehlt ihm die Unterscheidungskraft (vgl BGH WRP 1999,

1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES"; WRP 2000, 741

"LOGO"; BGH WRP 2001, 35 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION").

Dies ist hier der Fall. Die angemeldete Wortkombination eignet sich als Hinweis

auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der beanspruchten Waren und

Dienstleistungen. Die angemeldete Marke nimmt damit auf eine konkrete vorteilhafte Eigenschaft aller zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der

angemeldeten Marke in werbeüblicher, leicht verständlicher Form Bezug und

wirkt wegen dieses im Vordergrund stehenden sachbezogenen Begriffsinhalts

für sämtliche dieser beanspruchten Waren und Dienstleistungen nur als Sachhinweis, nicht als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb. Dies gilt

auch für die Waren und Dienstleistungen, die nicht unmittelbar und konkret beschrieben werden, weil zu diesen Waren und Dienstleistungen jedenfalls ein

enger sachlicher Bezug besteht. So gehört das Erstellen, Betreiben, Überwachen, Abrufen und Vorhalten von virtuellen Verkaufsstätten zu dem typischen

Verwendungszweck elektronischer Geräte und Einrichtungen. Ebenso sind die

angemeldeten Dienstleistungen sämtlich für das Erstellen und Betreiben eines

virtuellen Shops unerlässlich.

3. Diesem Ergebnis kann nicht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und

der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt entgegengehalten werden. Zum einen handelt es sich bei der Marke - anders als

bei den zitierten Entscheidungen - um eine für die entscheidungserheblichen

Waren und Dienstleistungen klare, unmissverständliche Sachangabe, die keine

noch so geringe Unterscheidungskraft besitzt. Solche Marken aber sind auch

nach Auffassung des Bundesgerichtshofs und des HABM schutzunfähig, wie

etwa auch die deutsche Markenanmeldung "Smart Shopper" (vgl BPatG

30 W (pat) 187, 98, veröffentlicht auf PAVIS CD-ROM Markenentscheidungen,

Version 5.3). Zweitens ist die Frage der Schutzfähigkeit nicht anhand von Entscheidungen über Drittzeichen, sondern jeweils im Einzelfall zu beurteilen (vgl

zur Problematik von Paralleleintragungen BGH GRUR 1989, 420, 421 "KSÜD";

BlPMZ 1998, 248 "Today").

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

Hu