Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Urteil vom 10.07.2001 – 2 Ni 30/00
2. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL§
Verkündet am 10. Juli 2001 …
In der Patentnichtigkeitssache
(Aktenzeichen)
… 9.72
betreffend das deutsche Patent 44 10 732
hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 10. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter
Meinhardt sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Phys. Dr. Greis, Dipl.-Ing Schuster
und Dr.-Ing. Kaminski
für Recht erkannt:
1. Das deutsche Patent 44 10 732 wird für nichtig erklärt.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Das Urteil ist für die Klägerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe
von DM 110.000,-- vorläufig vollstreckbar.
Tatbestand§
Die Beklagte ist Gesamtrechtsnachfolgerin der als Inhaberin des deutschen Patents 44 10 732 (Streitpatent) eingetragenen (und inzwischen im Handelsregister
gelöschten) A…
… GmbH & Co. KG, gegen die die Nichtigkeitsklage ursprünglich gerichtet war.
Das Streitpatent ist am 28. März 1994 angemeldet worden und betrifft ein Verfahren zur Anordnung einer zumindest einen Chip und eine Drahtspule aufweisenden
Transpondereinheit auf einem Substrat sowie (eine) Chipkarte mit entsprechend
angeordneter Transpondereinheit. Es umfaßt 8 Patentansprüche, von denen die
Ansprüche 1 und 4 durch den Beschluß des 17. Senats des Bundespatentgerichts
vom 22. Februar 2000 (Az 17 W (pat) 63/98) folgende Fassung erhielten:
"1. Verfahren zur Anordnung einer zumindest einen Chip (16, 36)
und eine Drahtspule (18, 35) aufweisenden Transpondereinheit auf
einem zur Herstellung einer Chipkarte (17) verwendeten Substrat (15), bei dem der Chip und die Drahtspule auf dem gemeinsamen Substrat angeordnet werden und die Verbindung von Spulendrahtenden (19, 23) mit Anschlußflächen (20, 24) des Chips auf
dem Substrat erfolgt, dadurch gekennzeichnet, daß die Drahtspule
durch Verlegung eines Spulendrahts (21) in einer Verlegeebene auf
dem Substrat und gleichzeitiger mechanischer, nicht leitender Verbindung des Spulendrahts mit dem Substrat geformt wird.
4. Chipkarte mit einer auf einem Substrat (15) angeordneten
Transpondereinheit, die zumindest einen Chip (16, 36) und eine
Spule (18, 35) aufweist, deren Spulendrahtenden (19, 23) mit
Anschlußflächen (20, 24) des Chips verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Spule als Drahtspule mit einer oder mehreren Spulendrahtwindungen ausgebildet ist, die in einer Verlegeebene auf dem Substrat angeordnet sind und eine während der
Verlegung hergestellte mechanische, nicht leitende Verbindung
zum Substrat aufweisen."
Wegen der Patentansprüche 2 und 3 sowie 5 bis 8 wird auf die Patentschrift
44 10 732 C 2 Bezug genommen.
Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu,
beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:
K4) EP 0 481 776 A2
K5) US 3 674 602
K6) US 3 674 914
K7) DE 21 11 396 B2
K8) DE 32 47 344 A1
K9) "Leiterplatten - Herstellung und Verarbeitung", Leuze-Verlag,
1978, S. 206 – 231
K10) WO 91/16718
K11) DE 36 22 246 A1
K12) DE-AS 1 183 151
K13) DE 36 24 630 A 1
K14) US 4 437 603
K15) DE 39 37 988 C 2
K16) DE 42 05 084 A 1
K17) JP-A-63-51194 (mit englischer Übersetzung)
Die Klägerin beantragt,
das Streitpatent für nichtig zu erklären.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit einem Patentanspruch 1, in den (geltende Fassung) am Ende zwischen die Worte "gleichzeitiger" und "mechanischer"
das Wort "unmittelbarer" eingefügt wird, sowie einem Patentanspruch 4, in den am
Ende zwischen die Worte "hergestellte" und "mechanische" ebenfalls das Wort
"unmittelbare" eingefügt wird, wobei sich die übrigen Ansprüche hilfsweise auf die
hilfsweise verteidigten Patentansprüche 1 bzw 4 zurückbeziehen sollen.
Sie tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält das
Streitpatent für patentfähig, zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung. Sie
verweist hierzu ergänzend auf
B1) Wörterbuch der industriellen Technik, Bd. II, Oskar Brandstetter Verlag, Wiesbaden. 1985, Seite 944
B2) DE 37 41 780 A1
B3) US 4 999 742
B4) WO 90/12474 A1.
Entscheidungsgründe§
Die Klage, mit der der in § 22 Abs.2 iVm § 21 Abs.1 Nr.1 PatG vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit geltend gemacht wird, ist zulässig
Zulässigkeit der Klage nicht entgegen, da eine Gesamtrechtsnachfolge vorliegt
und die Klägerin der Verfahrensübernahme durch die Beklagte zugestimmt hat
I.
1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Anordnung einer zumindest einen
Chip und eine Drahtspule aufweisenden Transpondereinheit auf einem Substrat
sowie (eine) Chipkarte mit entsprechend angeordneter Transpondereinheit.
Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents erfolge bei
den bisher bekannten Verfahren zur Herstellung von Chipkarten die Bereitstellung
von Spulen beispielsweise auf einem Filmträger, wie dies in der EP 0 481 776 A2
gezeigt werde, oder auch in Form von separat ausgebildeten, zuvor im Wickelverfahren hergestellten Spulen, die als Einheit mit dem Chip auf ein Kartensubstrat aufgebracht oder als einzelnes Bauteil appliziert und auf dem Substrat mit
dem Chip verbunden werden müssten.
Die genannten Verfahren seien aufwendig und kostenintensiv.
Vor diesem Hintergrund wird in der Streitpatentschrift (Sp.1, Z. 44-50) die patentgemäße Aufgabe darin gesehen, ein Verfahren zur Anordnung einer zumindest
einen Chip und eine Drahtspule aufweisenden Transpondereinheit auf einem Substrat zu ermöglichen, das gegenüber den bekannten Verfahren vereinfacht ist und
somit die Schaffung einer im Aufbau besonders einfachen Chipkarte ermöglicht.
Die Lösung dieser Aufgabe ist in den geltenden Ansprüchen 1 und 4 angegeben.
Die Merkmale dieser Ansprüche lassen sich wie folgt gliedern:
Anspruch 1:
1.
Verfahren zur Anordnung einer zumindest einen Chip (16, 36) und eine
Drahtspule (18, 35) aufweisenden Transpondereinheit auf einem zur
Herstellung einer Chipkarte (17) verwendeten Substrat (15);
2.
bei dem Verfahren werden Chip und Drahtspule auf dem gemeinsamen
Substrat angeordnet;
3.
die Verbindung von Spulendrahtenden (19, 23) mit Anschlußflächen
(20,24) des Chips erfolgt auf dem Substrat ;
4.
die Drahtspule wird durch Verlegung eines Spulendrahtes (21) in einer
Verlegeebene auf dem Substrat
und gleichzeitiger mechanischer, nicht leitender Verbindung des
Spulendrahts mit dem Substrat geformt.
Anspruch 4:
A)
Chipkarte mit einer auf einem Substrat (15) angeordneten Transpondereinheit;
B)
die Transpondereinheit weist zumindest einen Chip (16, 36) und eine Spule
(18, 35) auf,
C)
die Spulendrahtenden (19, 23) sind mit Anschlußflächen (20, 24) des Chips
verbunden,
D)
die Spule ist als Drahtspule mit einer oder mehreren Spulendrahtwindungen
ausgebildet,
die in einer Verlegeebene auf dem Substrat angeordnet sind
E)
und eine während der Verlegung hergestellte mechanische , nicht leitende
Verbindung zum Substrat aufweisen."
2. Die Gegenstände der Patentansprüche 1 und 4 sind nicht patentfähig. Die jeweilige technische Lehre dieser Ansprüche beruht nämlich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit; sie ergibt sich vielmehr für den Fachmann, einen FH-Ingenieur
der Fachrichtung Hochfrequenztechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung in der
Entwicklung von Chipkarten, auf der Grundlage seines allgemeinen Fachwissens
und Könnens in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.
2.1. In der Druckschrift K17 (die zu dieser Druckschrift nachfolgend genannten
Seitenzahlangaben beziehen sich auf die engl. Übersetzung) ist in Fig. 1 eine
Chipkarte 20 mit drahtloser Übertragung von/zu einer Zentraleinheit 10 dargestellt.
Zur Chipkarte gehören ein Übertragungsmedium 22 und ein IC 23, die in einem
kartenförmigen Körper 21 untergebracht sind. Der Körper 21 besteht aus Plastik
oder einem ähnlichen Material (vergl. S.7, 2. Abs.). Bei den Ausführungsformen
nach den Figuren 5 bis 8 besteht das Übertragungsmedium aus Spulen 22A, die
(ebenfalls) in den kartenförmigen Körper eingebettet sind (S.10, 3. Abs. bis S.11,
2. Abs. einschl.; Anspruch 2).
Auf S.12, 4. Abs. wird auf die Möglichkeit verwiesen, der angesprochenen Chipkarte eine vollständig abgedichtete Struktur zu geben. Dieses setzt eine vor der
Abdichtung bereitzustellende Teilstruktur voraus, die bei den Ausführungsformen
nach den Fig. 5 bis 8 aus einem Träger in Kartenform mit den darauf angebrachten, eine Transpondereinheit bildenden Komponenten Chip 23 (mit Stromversorgung) und Spule 22A besteht. Bei Ausführung dieser aus der Druckschrift K17
bekannten Lehre sind somit zunächst die Verfahrensschritte erforderlich, die - mit
Ausnahme der Ausbildung der Spule 22a als "Drahtspule" - jenen der Merkmale 1
und 2 des Anspruchs 1 des Streitpatents entsprechen, wobei es dem Fachmann
geläufig ist, als Träger für die Transpondereinheit ein Substrat zu verwenden,
wofür beispielsweise in Druckschrift K9 auf S.213 (erster Absatz des Kapitels
"13.3. Das Anfertigen der Trägerplatte") unkaschiertes Epoxidglasgewebematerial
bzw. in Druckschrift K16 in Sp. 2, Z. 15-18 Epoxydharz sowie in Z.30-32 noch
weitere Materialien genannt werden. Beide Druckschriften beinhalten Informationen, die für die Hochfrequenztechnik allgemein von Bedeutung und deshalb dem
auf dem Gebiet der Chipkarten tätigen Fachmann bekannt sind.
Es ist für eine ordnungsgemäße Funktion der nach der Druckschrift K17 zu
erstellenden Chipkarte selbstverständlich erforderlich, daß die Transponderkomponenten Chip und Drahtspule elektrisch miteinander verbunden sind. Der Chip
als üblicherweise geschlossene Einheit verlangt den Aufbau einer Verbindung mit
externen Komponenten unter Zuhilfenahme herausgeführter Anschlußmittel. Als
solche Anschlußmittel sind wegen der zur Verfügung stehenden geringen Bauhöhe der Chipkarte (vergl. Fig. 3 und 10 der K17) keine Stifte, sondern nur
Anschlußflächen brauchbar. Demzufolge ist der Fachmann gehalten, diesen
Kontakt auf dem Substrat herzustellen und hierzu die Spulendrahtenden mit den
entsprechenden Anschlußflächen des Chips zu verbinden. Folglich wird auch der
im Anspruch 1 des Streitpatents enthaltene Verfahrensschritt 3 vom Fachmann in
der Druckschrift K17 mitgelesen.
Wie die Fig. 6 bis 8 der Druckschrift K17 zeigen, sind die zur dort beschriebenen
Chipkarte gehörenden Drahtspulen in einer Verlegeebene angeordnet, denn die
wenigen Spulenwindungen sind jeweils radial zueinander beabstandet. Dem Argument der Beklagten, diese Druckschrift gebe eine Anregung zur "räumlichen"
Verlegung der jeweiligen Drahtspule, kann nicht gefolgt werden, da die bekannte
Chipkarte infolge ihrer bereits angesprochenen geringen Bauhöhe hierfür nicht
geeignet ist. Im übrigen weist auch die Druckschrift K16 (Sp. 1, Z.38-43) auf die
aus hochfrequenztechnischer Sicht vorteilhafte Ausgestaltung der Drahtspule in
flächiger Form - d.h. in einer Verlegebene - hin. Der Fachmann wird deshalb die
Drahtspule in dieser Form, d.h in einer Verlegeebene entsprechend den Fig. 6 bis
8 von Druckschrift K17, gestalten. Demnach geht aus dieser Druckschrift auch
der diesbezügliche Teil des Merkmals 4 des Anspruchs 1 des Streitpatents hervor.
Über mögliche Vorgehensweisen zur Realisierung einer Spule in flächiger Form
erfährt der Fachmann aus der Druckschrift K16, daß solche Spulen beispielsweise
durch Anbringen eines (leitfähigen) Drahtes auf dem Trägermaterial mittels Kleben
oder Schweißen bzw. Bonden herstellbar sind (Sp. 2 Z.25-34). Durch diese
Druckschrift erhält der Fachmann somit die Anregung, die für die Chipkarte nach
Druckschrift K17 flächig auszubildende Spule als Drahtspule zu gestalten und sie
durch Verlegung eines Spulendrahtes mit gleichzeitiger Klebung, d.h. Schaffung
einer mechanischen Verbindung, auf das Substrat aufzubringen. Diese Verbindung "nicht leitend" zu gestalten, d.h. beispielsweise einen isolierenden Kleber zu
verwenden, ist für den Fachmann eine Selbstverständlichkeit, da andernfalls Windungsschlüsse innerhalb der Drahtspule und als Folge hiervon eine Verschlechterung der hochfrequenztechnischen Eigenschaften der Spule bis zu ihrer Unbrauchbarkeit zu erwarten wären (für den Fall der Realisierung der Drahtspule mit
nur einer Windung wären zwar keine Windungsschlüsse, jedoch parasitäre und
somit hochfrequenztechnisch ungünstige Kapazitäten an der Wicklung zu erwarten, so daß der Fachmann auch in diesem Fall isolierenden Kleber einsetzen
würde).
Die Vorgehensweise entsprechend Verfahrensschritt 4 des Anspruchs 1 des
Streitpatents liegt folglich auch im üblichen Handlungsbereich des Fachmannes.
Das Verfahren nach Anspruch 1 ist somit durch die genannten Druckschriften K9,
K16 und K17 nahegelegt und beruht demzufolge nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Die von der Beklagten ergänzend eingeführten Druckschriften B2 – B4 können
eine andere Auffassung nicht begründen. Sie belegen lediglich, daß dem Fachmann eine Reihe verschiedener Mittel zum Anbringen der Induktionsspule auf der
Chipkarte zur Verfügung standen; unter diesen bekannten Maßnahmen die geeignetesten auszuwählen, bedurfte aber – wie dargelegt – keiner erfinderischen Tätigkeit.
2.2. Die Chipkarte nach dem Vorrichtungsanspruch 4 des Streitpatents weist jene
üblichen körperlichen Komponenten auf, die auch Grundlage sind für die Ausführung der Verfahrensschritte nach der Lehre des Verfahrensanspruchs 1. Da
bezüglich der Lehre dieses Verfahrensanspruchs die erfinderische Tätigkeit in
Abrede
zu
stellen war,
kann
auch
bezüglich
der
Lehre
des
Vorrichtungsanspruchs 4 keine andere Beurteilung erfolgen. Die in diesem
Patentanspruch enthaltenen Verfahrensmerkmale haben außer Betracht zu
bleiben, denn Gegenstand des Streitpatents ist insoweit die Vorrichtung als
solche, die unabhängig von ihrem Herstellungsweg die Voraussetzungen für die
Patentierbarkeit erfüllen muß (BGH "Tetraploide Kamille" – GRUR 1993, 651, 655
liSp). Der Sonderfall eines "product-by-process"-Anspruchs, in dem z.B. ein Stoff
mit unbekannter chemischer Strukturformel durch das Herstellungsverfahren
gekennzeichnet werden kann (BGH "Trioxan" – BlPMZ 1971, 374), liegt hier nicht
vor.
2.3. Die bei der hilfsweise verteidigten Fassung des Verfahrensanspruchs 1 in das
letzte Merkmal des Verfahrensanspruchs 1 aufgenommene Ergänzung dergestalt,
daß zwischen die Worte "gleichzeitiger" und "mechanischer" das Wort "unmittelbarer" aufgenommen ist, ist im Hinblick auf den aus den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vergl. Bl.7, le. Abs. mit Bl. 8, 1. Abs. der Ert-A.) stammenden
und in der Streitpatentschrift in Sp.2, Z.29-35 enthaltenen Beschreibungsabschnitt
zulässig, da dort beispielshaft zwei "unmittelbar" wirkende Verbindungsmethoden
zwischen Draht und Substrat angegeben sind. Diese Ergänzung hebt die Lehre
des Anspruchs 1 allerdings nicht auf erfinderisches Niveau. Wie bereits aufgezeigt, wird nämlich in der Druckschrift K16 (Sp.2, Z.32-34) als eine mögliche Variante zur Herstellung einer flachen Drahtspule auf einer Trägerplatte auch das
Schweißen bzw. Bonden eines Drahtes auf eben dieser Trägerplatte , d.h. eine
"unmittelbare" Verbindung zwischen beiden, genannt.
Dieselbe Argumentation gilt in gleicher Weise gegenüber dem Anspruch 4 des
Hilfsantrags. Demzufolge beruht auch dessen Gegenstand nicht auf erfinderischer
Tätigkeit.
2.4. Die Unteransprüche 2, 3 und 5 bis 8 waren ebenfalls für nichtig zu erklären,
da weder geltend gemacht wurde noch ersichtlich ist, daß die in ihnen enthaltenen
Merkmale den Gegenständen der Ansprüche 1 und 4 nach Haupt- bzw. Hilfsantrag eine erfinderische Qualität verleihen.
II.
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß §§ 84 Abs 2
PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.
Meinhardt
Gutermuth
Dr. Greis
Schuster
Dr. Kaminski
Pr