Rechtsprechung / BPatG / 2001
BPatG Beschluss vom 10.08.2001 – 5 W (pat) 4/01
5. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 6.70
…
wegen Löschung des Gebrauchsmusters …
(hier: Kostenentscheidung)
hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 10. August 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich
beschlossen:
Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß
des Deutschen Patent- und Markenamtes – Gebrauchsmusterabteilung I - vom 9. Oktober 2000 aufgehoben. Die Kosten des Löschungsverfahrens werden den Antragstellern
auferlegt.
Die Antragsteller tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
G r ü n d e
I.
Die Antragsteller haben am 5. Oktober 1999 die Löschung des eine
…
betreffenden Gebrauchsmusters … des Antragsgegners beantragt. Der
Löschungsantrag ist dem in der Gebrauchsmusterrolle als Gebrauchsmusterinhaber eingetragenen Antragsgegner am 6. November 1999 zugestellt worden.
Mit am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem
Schreiben vom 3. Dezember 1999 teilten die Rechtsanwälte R…
G… mit, das Gebrauchsmuster sei auf die U…
vertreten durch den Vorsitzenden P…,
übertragen worden. Weiter heißt es: "Laut anliegender Vollmacht bestellen wir uns
zu Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin und widersprechen der
Löschung des Gebrauchsmusters …". Diesem Schreiben war ein auf den
Namen des eingetragenen Gebrauchsmusterinhabers lautendes Schreiben vom
2. Dezember 1999 an das Deutsche Patent- und Markenamt beigefügt mit der
Mitteilung, das Gebrauchsmuster … sei bereits am 15. Oktober 1999 auf
die U… übertragen worden, aufgrund dieser Übertragung sei der Löschungsantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt und deshalb vom Antragsgegner an die U…
weitergeleitet worden. Dieses Schreiben war nicht unterschrieben.
Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes wies
alsdann mit Schreiben vom 21. März 2000 darauf hin, daß der Widerspruch der
nicht in der Gebrauchsmusterrolle eingetragenen U… unwirksam sei und der eingetragene Gebrauchsmusterinhaber nicht widersprochen habe, weshalb das Gebrauchsmuster zu löschen sei.
Die Antragsteller haben sodann "aus formalen Gründen" den Widerspruch zurückgenommen und Kostenfestsetzungsantrag gestellt, gegen den sich die U…
wandte. Der Antragsgegner hat sich nicht geäußert.
Auf die Anfrage der Gebrauchsmusterabteilung, ob der Antragsgegner vor Einleitung des Löschungsverfahrens zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster
aufgefordert worden sei, antwortete die U… nachdem sie von der W… AG ein
Schreiben erhalten habe, das man als Ersuchen um eine Rücknahme des
Schutzrechts habe deuten können, habe sie unter dem 12. August 1999 der
W… AG folgendes mitgeteilt: "Auch weiterhin besteht unser Angebot, daß sich
Ihre Vertreter mit unserem Modell- und Formenbau-Meister in seinem Betrieb
treffen und das Muster unserer "Dekorhülle für alle Sprühdosen und Trinkdosen"
... in Augenschein nehmen können. Für eine baldige Mitteilung, ob ein entsprechendes Interesse besteht, wären wir Ihnen sehr verbunden. Wir würden uns
freuen, könnten wir zu einer einvernehmlichen Lösung des Problems finden".
Hierauf habe sie keine Antwort erhalten, vielmehr habe die W… AG das
Löschungsverfahren eingeleitet. Die Antragsteller antworteten auf die Anfrage des
Deutschen Patent- und Markenamtes, der Antragsgegner habe den Antragstellern
mehrfach mit einer strafbewehrten einstweiligen Verfügung wegen angeblicher
unerlaubter Benutzung des Gebrauchsmusters gedroht. Im Gegenzug sei daraufhin das Löschungsverfahren eingeleitet worden.
Mit Beschluß vom 9. Oktober 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Löschungsverfahrens dem
Antragsgegner auferlegt, weil dieser den Widerspruch unterlassen und sich deshalb in die Situation des Unterlegenen begeben habe. Er habe auch den Löschungsantrag nicht sofort anerkannt, sondern gemeint, der Löschungsantrag sei
nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Nach Weiterleitung habe die U… einen
- unwirksamen - Widerspruch eingelegt und diesen auch sachlich begründet. Von
einem sofortigen Anerkenntnis in der Sphäre des Antragsgegners könne deshalb
nicht die Rede sein. Wie auch die erste Reaktion des Antragsgegners und seines
Rechtsnachfolgers auf den Löschungsantrag gezeigt habe, habe ein freiwilliger
Verzicht auf das Gebrauchsmuster vor Einleitung des Löschungsverfahrens nicht
erwartet werden können.
Nach Zustellung am 21. November 2000 hat der Antragsgegner gegen diesen
Beschluß am 20. Dezember 2000 Beschwerde mit folgender Begründung eingelegt: Beim Deutschen Patent- und Markenamt sei die Umschreibung des
Gebrauchsmusters auf die U… beantragt worden. Es sei nicht von ihm zu verantworten, daß der Umschreibungsantrag entweder auf dem Postweg oder im
Deutschen Patent- und Markenamt verloren gegangen sei. Bis heute sei er von
den Antragstellern niemals zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster
aufgefordert worden. Diese hätten ihn niemals kontaktiert, sondern ausschließlich
mit Herrn P… korrespondiert. Auch habe er den Antragstellern nicht mit einem
Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung des Gebrauchsmusters gedroht.
Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,
den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 2. Oktober 2000 aufzuheben und den Antragstellern die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.
Die Antragsteller beantragen,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie tragen vor, sie hätten den Löschungsantrag ordnungsgemäß gegen den in der
Rolle eingetragenen Gebrauchsmusterinhaber gerichtet. Es sei seine Sache, wie
er den Löschungsantrag abwehre. Den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung habe der Antragsgegner telefonisch bei der Rechtsabteilung der W… AG
angedroht. Mit Schreiben vom 21. November 2000 an das Deutsche Patent- und
Markenamt habe Herr P… eingeräumt, von den Antragstellern ein Schreiben
erhalten zu haben, das er als Ersuchen zur Rücknahme des Schutzrechts gedeutet habe.
II.
Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, sie führt auch in der Sache zum
Erfolg.
Zwar ist die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes im angefochtenen Beschluß zu Recht davon ausgegangen, daß sich der in der
Rolle als Gebrauchsmusterinhaber eingetragene Antragsgegner mit dem
Unterlassen eines Widerspruchs gegen den Löschungsantrag in die Situation des
Unterlegenen begeben hat.
Da eine Umschreibung des Gebrauchsmusters auf die U… bisher nicht erfolgt
ist, haben die Antragsteller ebenfalls zutreffend (§ 15 Abs 1 Satz 1 GebrMG) ihren
Löschungsantrag gegen den Antragsgegner gerichtet und hat die Gebrauchsmusterabteilung den Löschungsantrag völlig zu Recht diesem und nicht der U…
gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 GebrMG zugestellt. Der Hinweis auf irgendwelche
- möglicherweise verlorengegangene - Umschreibungsanträge vermag den Antragsgegner nicht von einer eigenen Verteidigung des Gebrauchsmusters zu entlasten (vgl § 8 Abs 4 Satz 3 GebrMG), wie er dies aber in seiner Beschwerdebegründung gemeint hat, und auch den Antragstellern jedenfalls für die Abfassung
ihres Löschungsantrags keine Nachforschungen aufzuerlegen, ob die Registerlage von der materiellen Inhaberschaft am Gebrauchsmuster abweicht.
Dies hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer
Kostenentscheidung gemacht.
Hat der eingetragene Gebrauchsmusterinhaber aber auf die wirksame Zustellung
eines Löschungsantrags nicht reagiert, liegt in diesem Verhalten - nämlich dem
Unterlassen des Widerspruchs - ein sofortiges Anerkenntnis. Damit ist eine der
Voraussetzungen erfüllt, unter denen der Antragsgegner entsprechend § 93 ZPO
von einer Kostenpflicht als Unterlegener gemäß § 91 ZPO entlastet ist. Wie der
Senat bereits mehrfach entschieden hat (vgl BPatGE 8, 47, 50), setzt auch eine
entsprechend § 17 Absatz 4 GebrMG, § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG sinngemäße
Anwendung der Vorschrift auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht wie
im Zivilprozeß (vgl § 307 ZPO) eine ausdrückliche Erklärung des Beklagten voraus, das Rechtsschutzbegehren anzuerkennen. Denn hier hat das Unterlassen
des Widerspruchs die gleiche rechtliche Wirkung wie das Anerkenntnis im Sinne
Gebrauchsmusters - kann ohne jede Sachprüfung stattgegeben werden.
In diesem Zusammenhang war auch nicht das Verhalten der U… zu berücksichtigen, die, wie die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluß zutreffend ausgeführt hat - zu keinem Zeitpunkt am Löschungsverfahren förmlich Beteiligte war,
weil ein Parteiwechsel auf der Antragsgegnerseite einer Umschreibung in der
Gebrauchsmusterrolle und der Zustimmung der Löschungsantragsteller bedurft
hätte und für die die Annahme einer Nebenintervention wegen ihrer Beitrittserklärung als "Antragsgegnerin" ausgeschlossen ist. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluß zu einer Berücksichtigung des Verhaltens der U…
gelangt, weil der Antragsgegner die Auffassung vertreten habe, der ihm übermittelte Löschungsantrag sei ihm nicht ordnungsgemäß zugestellt worden, und diesen alsdann an die U… weitergeleitet habe, entnimmt sie dies dem Schreiben
vom 2. Dezember 1999, das dem "Widerspruch" der U… vom 3. Dezember 1999
beigefügt war. Dieses Schreiben lautet zwar auf den Namen des Antragsgegners,
war aber nicht unterschrieben, so daß es im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht dem Antragsgegner zugerechnet werden
durfte (was es auch ausschließt, darin eine Vollmacht für die U… zur Einlegung
eines Widerspruchs im Namen des Antragsgegners zu sehen).
Nach Auffassung des Senats hat der Antragsgegner den Antragstellern auch
keine Veranlassung zur Erhebung des Löschungsantrags gegeben.
Zwar ist der Sachvortrag der Beteiligten hierzu trotz entsprechender Anfrage der
Gebrauchsmusterabteilung unklar geblieben und trotz Bestreitens von Tatsachen
durch die Gegenseite kaum belegt.
Für den Senat ergibt sich jedoch aus der Aktenlage folgendes Bild: Dem Schreiben des Herrn P… an die W… AG vom 4. Juni 1999 (Bl 35 der Löschungsakten)
und dem Schreiben der W… AG an ihren Verfahrensbevollmächtigten vom
21. September 1999 (Bl 37 der Löschungsakten) ist zu entnehmen, daß Herr P…
in Verhandlungen mit den Antragstellern vor der Einleitung des Löschungsverfahrens auch als Beauftragter des Antragsgegners aufgetreten ist. Dem Schreiben
des Herrn P… an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 21. November 2000
(Bl 87 der Löschungsakten) ist zu entnehmen, daß die W… AG dem Verein
U…, vertreten durch Herrn P…, "einmal ein Schreiben" übersandt hatte, das
"man als ein Ersuchen um Rücknahme der Patentanmeldung deuten konnte".
Daraufhin hat Herr P… den Antragstellern mit Schreiben vom 12. August 1999
eine gütliche Verständigung angeboten. Die Antragsteller haben hierauf nicht
geantwortet und am 5. Oktober 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters beim
Deutschen Patent- und Markenamt beantragt. In der Beschwerdeerwiderung
behaupten die Antragsteller "daß die Androhung der unerlaubten Benutzung des
G… telefonisch an die Rechtsabteilung des W… vorgetragen wurde",
ohne diesen - wie ihnen bekannt war, vom Antragsgegner bestrittenen - Sachvortrag weiter zu belegen, etwa durch Angabe des Datums des Telefonats und der
Person, die das Telefongespräch entgegengenommen hat und Einzelheiten hieraus ergänzen kann.
§ 93 ZPO beruht auf dem Gedanken, unnötige Rechtsstreite zu vermeiden, deshalb soll der Kläger oder hier der Löschungsantragsteller gezwungen werden,
nach Möglichkeit ohne Klage bzw Einreichung eines Löschungsantrags sein Recht
zu suchen. Daher gibt ein Gebrauchsmusterinhaber dann Anlaß zur Stellung eines
Löschungsantrags, wenn er ein Verhalten zeigt, das vernünftigerweise den Schluß
auf
die Notwendigkeit
eines
Löschungsverfahrens
rechtfertigt. Die
Rechtsprechung (vgl BPatGE 8, 47, 52 mwNachw) nimmt ein solches Verhalten in
der Regel an, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Aufforderung zur freiwilligen Löschung des Gebrauchsmusters, die mit einer in tatsächlicher Hinsicht näher
begründeten Angabe der Löschungsgründe versehen sein muß, binnen
angemessener Frist gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht
nachkommt.
Daran fehlt es aber hier.
Wenn sich die Antragsteller in ihrer Beschwerdeerwiderung zum Beleg für eine
solche Verzichtsaufforderung auf das Schreiben des Herrn P… an das Deutsche
Patent- und Markenamt vom 21. November 2000 berufen, ergibt sich aus diesem
nichts über den tatsächlichen Inhalt, nämlich mit welchem Tatsachenvortrag für
geltend gemachte Löschungsgründe und mit welcher Fristsetzung es versehen
war, und auch nicht, an wen dieses Schreiben gerichtet war, sondern lediglich die
Schlußfolgerung des Herrn P…, daß man es als ein Ersuchen um Rücknahme
der Patent-?-Anmeldung habe deuten können. Eine eigene Kopie dieses Aufforderungsschreibens der Antragstellerin, das an den in der Gebrauchsmusterrolle
als Inhaber des Schutzrechts Eingetragenen oder seinen Beauftragten zu richten
gewesen wäre, haben die Antragsteller nicht vorgelegt.
Zwar kann ein Löschungsantragsteller von einer Aufforderung zum freiwilligen
Verzicht absehen und sofort Löschungsantrag stellen, ohne Kostennachteile befürchten zu müssen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber gegen ihn wegen Verletzung des Schutzrechts eine (noch anhängige) Klage erhoben oder den Erlaß einer
einstweiligen Verfügung gegen ihn beantragt oder zumindest angedroht hat. Denn
in diesen Fällen erscheint ein
freiwilliges Nachgeben des Gebrauchsmusterinhabers ausgeschlossen, so daß der Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens gerechtfertigt ist (vgl BPatGE 21, 17, 18 mwNachw).
Hier haben die Antragsgegner eine solche Androhung einer einstweiligen Verfügung zwar geltend gemacht, nachdem der Antragsgegner eine solche allerdings
bestritten und auf die Vorlage entsprechender Unterlagen gedrungen hat, aber
lediglich behauptet, eine solche sei telefonisch an die Rechtsabteilung der WMF
vorgetragen worden. Gegenüber dem ernsthaften Bestreiten des Antragsgegners
reicht ein solcher unspezifizierter Vortrag ohne Tatsachenangaben im einzelnen
nicht aus. Denn eine solche Behauptung allein läßt keine Nachprüfung durch den
Senat zu, ob sich der Antragsgegner so verhalten hat, daß ein freiwilliges Nachgeben zugunsten der Antragsteller ausgeschlossen erscheint.
Stellt sich der Sachverhalt mithin so dar, daß die Antragsteller auf ein Vergleichsangebot des Herrn P…, sei es in seiner Eigenschaft als Vertreter der U…, sei es
als Beauftragter des Antragsgegners, nicht reagiert, sondern nach einem entsprechenden Schreiben vom 12. August 1999 am 5. Oktober 1999 ihren Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht haben, erscheint es nicht gerechtfertigt, dem Antragsgegner die Kosten dieses Löschungsverfahrens aufzuerlegen, weil er dieses nicht veranlaßt hat. Dieser Kostenfolge
stehen auch Billigkeitserwägungen nicht entgegen.
Die Antragsteller haben auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen,
weil sie unterlegen sind (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit
keine andere Entscheidung.
Goebel
Tronser
Friehe-Wich
br/Fa