Rechtsprechung / BPatG / 2002
BPatG Beschluss vom 22.10.2002 – 27 W (pat) 78/01
27. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 10.99
…
betreffend die Marke 398 64 332
hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 22. Oktober 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie der Richterin Friehe-Wich und den Richter Dr. van Raden
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Beschwerdeführer zu tragen.
G r ü n d e
I.
Für den Beschwerdeführer war am 14. Juni 1999 die Marke 398 64 33
"Token & Medaillen Manager"
eingetragen worden für
"Elektrische, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente;
Magnet- und Datenaufzeichnungsträger (bespielt und unbespielt),
mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten), Microchips, Telefon-Ausweis-, Kredit-,
Smart-, Chip-, Magnet- und Lochkarten; Verkaufsautomaten
und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, münz-
und jetonbetriebene Unterhaltungsautomaten und Geräte für elektronische Spiele, einschließlich Videospiele und Kartenwenderspiele, Ballspiele, z.B. Flipper, Bingo oder Billard, Datenaufzeichnungsgeräte, Datendrucker, automatische Apparate zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld,
Jetons und Medaillen, Apparate zur Abgrenzung von geldbetätigten Automaten sowie jeweils Teile aller genannten Waren und Automaten; 42: Entwicklung von münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten und Geräten für elektronische Spiele, einschließlich Videospielen und Kartenwenderspielen, Ballspielen,
z.B. Flippern, Bingo oder Billard, Datenaufzeichnungsgeräten, Datendruckern, automatischen Apparaten zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Banknoten sowie Münzen, Wechselautomaten für Geld, Jetons und
Medaillen, Apparaten zur Abgrenzung von geldbetätigten Automaten".
Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin I vom 2. September 1999 und der
Antragstellerin II vom 1. Februar 2000, jeweils gestützt auf § 50 Abs 1 Nr 3 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG, hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts am 28. Februar 2001 beschlossen:
1. Die Marke 398 64 332.6 "Token & Medaillen Manager" wird gelöscht.
2. Die Löschungsantragsgebühr wird den jeweiligen Antragstellerinnen zurückgezahlt.
3. Die Kosten des Löschungsverfahrens trägt der Markeninhaber.
Die Markenabteilung hat die Löschung der Marke damit begründet, dass es sich
bei "Token & Medaillen Manager" schon zum Zeitpunkt der Eintragung für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen um eine freizuhaltende und nicht unterscheidungskräftige beschreibende Angabe gehandelt habe. Die Marke lasse sich
eindeutig verstehen als Bezeichnung für Vorrichtungen zum Managen von Medaillen und Token, wobei der Begriff "Token" ausweislich der von den den Antragstellerinnen eingereichten Unterlagen bereits vor der Eintragung in den angesprochenen Fachkreisen im Sinne von "Spielmarke" allgemein bekannt und gebräuchlich
gewesen sei.
Die Kostenentscheidung erging aus Billigkeitsgründen gemäß § 63 Abs 1 Satz 1
MarkenG, weil sich der Markeninhaber als ein in der Fachbranche Tätiger angesichts der großen Verbreitung und Üblichkeit des Begriffs Token sowie der nachweisbaren Existenz des Begriffs "Token-Manager" schon bei Anmeldung seiner
Marke hätte bewusst sein müssen, dass er mit dem Schutz Monopolrechte an einer ausschließlich beschreibenden Sachangabe erwerbe.
Mit seiner Beschwerde wendet sich der Markeninhaber allein gegen die ausgesprochene Auferlegung der Kosten, die er für unbillig hält. Er ist der Ansicht, das
Festhalten an seiner Marke sei nicht willkürlich und sittenwidrig gewesen, sondern
habe dem billigenswerten und schutzwürdigen Interesse an der amtlichen Entscheidung über die Marke gedient. Er trägt weiter vor, "Token" sei bis heute kein
gängiger Begriff für Spielmarken und – münzen. Für eine identische Verwendung
der gesamten Wortkombination, die nicht in Einzelelemente zergliedert betrachtet
werden dürfe, sei kein Nachweis erbracht. Es habe sich insgesamt um eine normale Streitigkeit über die Freihaltungsbedürftigkeit und beschreibende Eigenschaft
einer Wortkombination gehandelt, so dass eine Kostentragungspflicht des Markeninhabers nicht gegeben sei.
Wegen der Einzelheiten des Verfahrens sowie das Vorbringen der Beteiligten wird
auf die eingereichten Schriftsätze und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die ausschließlich gegen die Kostenentscheidung gerichtete Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.
1. Das Markengesetz sieht für die Verfahren vor dem Patentamt grundsätzlich vor,
dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten trägt (§ 63 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Wenn es der Billigkeit entspricht, kann das Patentamt davon abweichen
und die Kosten einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen. Gerechtfertigt ist
die Kostenauferlegung insbesondere dann, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen von vornherein aussichtslosen Situation eine
nicht haltbare Rechtsposition weiter verfolgt und damit gegen seine prozessuale
Sorgfaltspflicht verstößt (st Rspr, vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71
Rdn 18 mwN). Es handelt sich dabei um eine Ermessensentscheidung, die im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang der Nachprüfung durch das Bundespatentgericht unterliegt (vgl BPatGE 10, 310 (312) mwN; Althammer/Ströbele, aaO, § 71
Rdn 15).
2. Im vorliegenden Fall ist es nach Auffassung des Senats, der sich insoweit der
Entscheidung der Markenabteilung anschließt, angemessen, dem Beschwerdeführer die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.
a) Es bestehen zwar keine die Kostenauferlegung grundsätzlich rechtfertigenden
Anhaltspunkte für eine im Sinne des § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG bösgläubige Anmeldung der angegriffenen Marke durch den Markeninhaber. Die zur Begründung
des Kostenantrags vorgetragene Ansicht der Antragstellerinnen, der Markeninhaber habe sich schon bei der Anmeldung bewusst sein müssen, dass die Bezeichnung "Token & Medaillen Manager" als beschreibende Angabe freizuhalten sei
und außerdem jeglicher Unterscheidungskraft entbehre (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG), reicht für die Annahme einer sog Markenerschleichung nicht aus, denn diese setzt ein über die bloße Kenntnis der mangelnden Schutzfähigkeit hinausgehendes rechtsmissbräuchliches Handeln des Anmelders bei der Anmeldung voraus (vgl Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 50 Rdn 10, 11; v. Schultz, Markengesetz, 2002, § 50 Rdn 6; aA Helm, Die bösgläubige Markenanmeldung,
GRUR 1996, 593, 595). Hierzu gehören insbesondere gegen das Gebot der Wahrheitspflicht (§ 92 MarkenG) verstoßende Angaben falscher Tatsachen oder eine
sonstige Täuschung des Patentamts bezüglich der angemeldeten Marke.
b) Die Kostentragung in vollem Umfang kann im Einzelfall aber auch ohne mißbräuchliches Handeln des Markeninhabers bei der Anmeldung aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt sein. Die vom Patentamt nach amtlicher Prüfung gemäß § 37
Abs 1 MarkenG vorgenommene Eintragung einer Marke spricht zwar im Regelfall
dafür, daß für den Markeninhaber (und damaligen Anmelder) Schutzhindernisse
wenn die im Löschungsverfahren vorgetragenen und belegten Tatsachen eindeutig erkennen lassen, daß der Markeninhaber schon im Zeitpunkt der Eintragung
wußte oder bei Anwendung der von ihm zu erwartenden Sorgfalt jedenfalls hätte
wissen müssen, daß es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine die beanspruchten Waren oder zumindest einen Teil der Waren und Dienstleistungen
nach Art und Beschaffenheit beschreibende Angabe handelt, die im Geschäftsverkehr verwendet wird. Wer eine solche Bezeichnung anmeldet und ihre Eintragung
erlangt, sei es wegen mangelnder Sachkunde des Prüfers auf dem speziellen Waren-/Dienstleistungsgebiet, fehlenden Zugangsmöglichkeiten zu der einschlägigen
Fachliteratur oder möglicherweise unzureichender Amtsrecherche, handelt im Hinblick auf den Bestand der Eintragung auf eigenes Risiko und hat daher im Falle
der Löschung der zu Unrecht erfolgten Markeneintragung auf Antrag eines Dritten
die gesamten Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen.
c) Bei der Prüfung, ob dem Markeninhaber die mangelnde Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke schon bei der Anmeldung oder der Eintragung bekannt war
oder bekannt sein mußte, ist allerdings ein strenger Maßstab anzulegen, der dem
Grundsatz Rechnung trägt, daß die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise bei einem sorgfaltswidrigen Verhalten eines Verfahrensbeteiligten in
Betracht kommt. Erfolgt die Löschungsanordnung allein wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), werden
im allgemeinen keine konkreten Anhaltspunkte für die zweifelsfreie Erkennbarkeit
dieses Schutzhindernisses bei der Anmeldung vorliegen. Bei einer (auch) wegen
Verstoßes gegen das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG gestützten
Löschungsanordnung kann sich dagegen aus dem Sachverhalt zweifelsfrei ergeben, daß der Markeninhaber die Gebräuchlichkeit der angegriffenen Bezeichnung
als eine die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibende Angabe schon
bei der Eintragung gekannt hat oder zumindest kennen mußte. Selbst wenn der
Sachverhalt nur die Feststellung zuließe, daß der Markeninhaber von der Bedeutung der angegriffenen Marke als eindeutig schutzunfähiger beschreibender Angabe erst aufgrund der von dem Löschungsantragsteller eingereichten Unterlagen
Kenntnis erlangt hat, käme immerhin eine teilweise Auferlegung der Kosten des
patentamtlichen Löschungsverfahrens in Betracht, wenn der Markeninhaber das
Löschungsverfahren trotz Aussichtslosigkeit seiner Rechtsposition fortgeführt hat.
3. Vorliegend ergibt sich aus den von den Löschungsantragstellerinnen vorgetragenen und glaubhaft belegten Tatsachen, daß der Markeninhaber nicht nur die beschreibende Bedeutung, sondern auch den beschreibenden Gebrauch der angegriffenen Bezeichnung "Token & Medaillen Manager" für automatische Apparate
zum Verwalten von Token und Medaillen (Ausgabe, Wechseln, Identifizierung,
Kontrolle usw) schon bei der Anmeldung kennen mußte. Der Markeninhaber gehörte im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke (14. Juni 1999) nach
seinem eigenen Vortrag zu dem relativ kleinen Kreis der Wettbewerber der Antragstellerinnen auf dem Gebiet der münz- und jetonbetriebenen Unterhaltungsautomaten. Bei der für einen Fachmann üblichen Kenntnis des Marktes und der Werbung für die Konkurrenzprodukte mußte es ihm bekannt sein, daß das englischsprachige Wort "token" in diesem Bereich schon damals seit langem als Fachbegriff im Sinne von "Spiel-, Wertmarke" gebräuchlich war und zwar auch in
Deutschland. So findet sich in sämtlichen von den Antragstellerinnen vorgelegten
Ausgaben des "Münzautomat", Zeitschrift für modernes Automatenmarketing, aus
den Jahren 1994 – 1998 der Warnhinweis: "In Deutschland dürfen Spielgeräte mit
Geldgewinn nur dann gewerblich aufgestellt und betrieben werden, wenn .....Der
Umtausch zB von Punkten, Freispielen, Token und Medaillen in Geld oder Waren
ist verboten". Ferner ist in der Zeitschrift "AUTOMATEN-MARKT", Juni 1995,
S 215 eine Werbeanzeige für "Walzenstandgeräte mit Token und Medaillen-Auszahlung" enthalten. Unter Berücksichtigung der von den Antragstellerinnen weiterhin vorgelegten Internetseiten von Herstellern von münz- und jetonbetriebenen
Spiel- und Unterhaltungsautomaten widerspricht es jeder Lebenserfahrung anzunehmen, daß der Markeninhaber keine Kenntnis von der rein beschreibenden Verwendung der Begriffe Token und Medaillen durch seine Mitbewerber in diesem
Bereich hatte. Dasselbe gilt für den Begriff "Manager", der nicht nur seit langem
ganz allgemein als Bezeichnung für Geräte und EDV-Programme mit Verwaltungsfunktion üblich und bekannt ist, sondern sich nachweislich gerade auch in
der Form "Tokenmanager" zur Bezeichnung von Konkurrenzprodukten eingebürgert hat. Dies kann dem Markeninhaber im Hinblick auf den überschaubaren Kreis
von Mitbewerbern sowie der zugehörigen Automaten zur Verwaltung von Token
und Medaillen einschließlich der zugehörigen Mechaniken, Datenverarbeitungs-
und -aufzeichnungsgeräte, Datenträger und sonstigen Teile nicht verborgen
geblieben sein. Für den Markeninhaber war es auch zweifelsfrei erkennbar, daß
die Kombination der rein beschreibenden Angaben "Token & Medaillen Manager"
weder einen neuen, über die Bedeutung der Einzelbestandteile hinausgehenden
Gesamtbegriff darstellt noch Anlaß für eine interpretatorische Mehrdeutigkeit gibt.
Daran ändern auch die beiden US-Voreintragungen "Token-Pin" und "Token Star"
nichts, auf die er sich zur Stützung seiner gegenteiligen Ansicht beruft, denn diese
betreffen eine mit der angegriffenen Marke nicht vergleichbare Wortkombination
bzw bei "Token Star" andere Waren.
Unter diesen Voraussetzungen stellt es einen Verstoß des Markeninhabers gegen
die von einem Fachmann seines Bereichs zu erwartenden Sorgfalt dar, daß er die
Wortkombination "Token & Medaillen Manager" als Marke für sich hat schützen
lassen. Auch wenn er im patentamtlichen Eintragungsverfahren anwaltlich nicht
vertreten war, mußte er sich als ein am Wettbewerb teilnehmender Gewerbetreibender darüber im Klaren sein, daß das Markenrecht die Begründung eines Monopolrechts an ausschließlich beschreibenden Angaben verbietet. Die Löschungsabteilung hat es daher zu Recht als billig erachtet, dem Markeninhaber die gesamten
Kosten aufzuerlegen, die den Antragstellerinnen durch das Löschungsverfahren
entstanden sind.
4. Da Gegenstand des Verfahrens eine isolierte Kostenbeschwerde ist, entspricht
es der Billigkeit, dem unterliegenden Beschwerdeführer und früheren Inhaber der
gelöschten Marke die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (vgl Althammer/Ströbele aaO § 71 Rdn 24).
Dr. Schermer
Friehe-Wich
Dr. van Raden
Pü