Rechtsprechung / BPatG / 2003
BPatG Beschluss vom 24.09.2003 – 29 W (pat) 292/02
29. Senat
Zitiert von 2 Entscheidungen Zitiert 4 Entscheidungen 2 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 300 86 838.3
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 24. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die
Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink 10.99
beschlossen:
Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2002 wird aufgehoben,
soweit die Anmeldung
für die Dienstleistungen
„Werbung;
Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ zurückgewiesen
wurde.
Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.
Die Wortmarke
G r ü n d e
I.
XtraCodes
ist am 27. November 2000 für die Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9:
Elektrische und elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild und/oder Daten;
maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger, Chip-Karten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Klasse 38:
Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Geräten und Einrichtungen für
die Telekommunikation;
Klasse 41:
Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Klasse 42:
Erstellen von Programmen
für die Datenverarbeitung; Vermietung von
Datenverarbeitungsgeräten und Computern; Projektierung und Planung von
Einrichtungen für die Telekommunikation
zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.
Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 9. September 2002 als freihaltebedürftige und
nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Der Bestandteil „Xtra“ sei
die werbeübliche Schreibweise des Wortes „extra“ und werde daher vom Verkehr
als anpreisender Hinweis auf die besondere Qualität der angebotenen Waren und
Dienstleistungen verstanden. In der Gesamtheit bedeute das Zeichen soviel wie
„zusätzliche, besondere Codes“ und weise in Verbindung mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen ausschließlich beschreibend darauf hin, dass diese
für den Umgang mit besonderen Codes geeignet und bestimmt seien oder solche
Codes zum Gegenstand hätten.
Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie aus, dass der
Bestandteil „Codes“ mehrere Bedeutungen habe. Bei dem Bestandteil „Xtra“
handele es sich nicht um eine gebräuchliche Abwandlung des Wortes „extra“.
Zudem habe „extra“ nur in Verbindung mit einem nachfolgenden Adjektiv oder
Adverb die Bedeutung von „besonders“, wohingegen das Wort „Codes“ ein
Substantiv sei. Mangels eindeutigem Sinngehalts sei „XtraCodes“ daher weder
freihaltebedürftig noch fehle dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft.
Dementsprechend gebe es sowohl hinsichtlich des Bestandteils „Xtra“ als auch
hinsichtlich
„Code“ als Einzahl des Bestandteils
„Codes“ einschlägige
Voreintragungen. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die Anmelderin seit
1997 einen großen Teil
ihrer Waren und Dienstleistungen mit Marken
kennzeichne, die mit dem Präfix „Xtra“ gebildet seien. Angesichts der Marktstellung der Anmelderin und der erheblichen Werbeaufwendungen für die Einführung und Marktdurchsetzung der „XtraCard“ genieße die „Xtra“-Markenfamilie bei
den beteiligten Verkehrskreisen eine überdurchschnittliche Bekanntheit. Zum
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Stammbestandteils „Xtra“ hat die Anmelderin das Ergebnis einer im Februar 2001 durchgeführten Verkehrsbefragung
vorgelegt. Danach gaben 51% der Gesamtbevölkerung und 75% der 14- bis 29jährigen an, die Bezeichnung „Xtra“ im Bereich Mobilfunk schon einmal gehört
oder gesehen zu haben. Die Frage, ob die mit „Xtra“ bezeichneten Produkte und
Dienstleistungen im Mobilfunkbereich von einem ganz bestimmten Anbieter
kämen, wurde von 33% der befragten Gesamtbevölkerung und 54% in der Gruppe
der 14- bis 29-Jährigen bejaht. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der
Verkehr in dem angemeldeten Zeichen infolge der Bekanntheit des Bestandteils
„Xtra“ eine Abwandlung dieses Bestandteils bzw eine Abwandlung der
eingetragenen Marke „XtraCard“ erkenne und das Zeichen daher ohne weiteres
als Unternehmenshinweis verstehe.
Sie beantragt sinngemäß,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Dem angemeldeten Zeichen fehlt für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit
Ausnahme der im Tenor genannten die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8
Abs 2 Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG).
Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen
anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, so
dass auch ein geringes Maß ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden.
Die Unterscheidungskraft einer Wortmarke fehlt nur dann, wenn das Zeichenwort
eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende
Sachaussage darstellt oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen
oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR
2002, 64 - INDIVIDUELLE). Ersteres ist hier der Fall.
1. Maßgeblich für die Prüfung der Unterscheidungskraft eines Zeichens sind die
Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz begehrt, und die Wahrnehmung der Verkehrskreise, an die sich diese Waren und Dienstleistungen richten (vgl EuGH GRUR 2001, 1148 - Bravo; EuG WRP 2002, 426 - LITE). Als Abnehmer bzw Empfänger der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt
der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Endverbraucher in
Betracht (vgl EuGH GRUR Int 1998, 795 - Gut Springenheide; BGH GRUR 2002,
812 - FRÜHSTÜCKS-DRINK II).
2. Das angemeldete Zeichen ist sprachüblich aus den beiden Bestandteilen „Xtra“
und „Codes“ zusammengesetzt. Bei „Xtra“ handelt es sich um eine werbeübliche
Abwandlung des Wortes „extra“. Die Verkürzung der Vorsilbe „Ex“ auf den
Buchstaben „X“ ist ein in der Werbesprache häufig verwendetes Gestaltungsmittel
(vgl BPatG 24 W (pat) 270/97 - XPERTWARE; 26 W (pat) 46/01 - X-TRA; 27 W
(pat) 153/97 - X-tra; 28 W (pat) 159/99 - XTREME; 28 W (pat) 59/00 - XPERT;
30 W (pat) 3/02- PlantXpert). In Kombination mit Substantiven kennzeichnet der
Begriff „Extra“ eine Sache als etwas Zusätzliches, Besonderes, zB Extrablatt,
Extraklasse, Extrawurst (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001,
CD-ROM) und gehört damit zu einem der sehr häufig in der Allgemeinsprache
vorkommenden und in ihr verwurzelten Wortbildungselemente. Dementsprechend
dient er auch als allgemeines Werbeschlagwort und findet für Waren und Dienstleistungen jedweder Art Verwendung, so auch im beanspruchten Waren- und
Dienstleistungsgebiet.
Der Bestandteil „Codes“ ist im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen ohne weiteres als Mehrzahl des Wortes „Code“ erkennbar, das
auf dem hier maßgeblichen Gebiet der Informationstechnologie ein System von
Regeln zur Zuordnung von Zeichen bezeichnet
(vgl Duden, Deutsches
Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, CD-ROM; http://glossary.ges-training.de). Mit
dieser Bedeutung ist der Begriff „Codes“ im Zusammenhang mit Mobiltelefonen
zur Bezeichnung von Tastenkombinationen gebräuchlich, mit denen bestimmte
Funktionen aufgerufen werden können (vgl zB http://wortschatz.informatik.unileipzig.de; www.connect.de/d/1749 - „Verborgene Handy-Codes“). Er beschreibt
daher sowohl die Geräte, die mit Hilfe von Codes bedient werden können, als
auch die damit in Anspruch genommene Dienstleistung des Mobilfunks. Wegen
des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen der Eingabe von Codes und
den damit aufgerufenen Funktionen erschließt sich der beschreibende
Aussagegehalt auch unmittelbar zum Programmieren dieser Funktionen, der
Projektierung und Planung der Netzwerke für deren technische Umsetzung sowie
der Vermietung der zugehörigen Geräte.
3. Aus der Tatsache, dass der Begriff „Code“ auch noch andere Bedeutungen
haben kann, ergibt sich nichts anderes. Im Bereich des Mobilfunks, dem die in
Klasse 9 beanspruchten Apparate, Instrumente, Geräte, Datenaufzeichnungsträger und Chip-Karten sowie die Dienstleistung der Telekommunikation und die
ergänzenden Dienstleistungen im Bereich der Programmierung, Vermietung und
Projektierung zugerechnet werden können, ist das Wort „Codes“ ohne weiteres als
Hinweis auf Tastenkombinationen verständlich. Ebenso wenig steht die
begriffliche Unschärfe des Begriffs
„XtraCodes“ der Annahme einer
beschreibenden Angabe entgegen. Auch wenn sich nicht konkret entnehmen
lässt, worin das Besondere der Codes im Einzelnen besteht, ist die betreffende
Funktion durch den Begriff „Codes“ eingegrenzt und damit ausreichend
beschrieben (vgl BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Der
Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den nicht im Tenor
genannten Waren und Dienstleistungen daher lediglich einen Hinweis auf ein
zusätzliches Angebot von Codes erkennen und nicht einen Hinweis auf einen
bestimmten Anbieter. In der Gesamtheit bedeutet „XtraCodes“ also soviel wie
„Extra-Codes“ und enthält damit auch in der Verbindung der beiden Bestandteile
keinen Aussagegehalt, der über eine beschreibende Bedeutung hinausgeht.
4. Der Hinweis der Anmelderin auf die zahlreichen Voreintragungen von Kombinationsmarken mit den Bestandteilen „Xtra“ und „Code“ führt zu keiner anderen
Beurteilung. Aus der Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken kann kein
Eintragungsanspruch hergeleitet werden, da es sich bei der Entscheidung über die
Eintragbarkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine
gebundene Entscheidung handelt. Zudem muss die Beachtung des Grundsatzes
der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns der Erteilungsbehörde in Einklang gebracht werden, wonach niemand einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht hat (vgl EuG MarkenR 2002, 260 - SAT.2).
5. Auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass ein zusammengesetztes
Kennzeichen in seiner Gesamtheit schutzfähig sein kann, wenn eines der von
Haus aus schutzunfähigen Elemente sich im Verkehr gemäß § 8 Abs 3 MarkenG
durchgesetzt hat, wie die Beschwerdeführerin dies für den Bestandteil „Xtra“ in
Anspruch nimmt, wird der angesprochene Verkehr
in der Bezeichnung
„XtraCodes“ keinen Herkunftshinweis erkennen (vgl BGH GRUR 1983, 245 –
BEKA Robusta; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 434; Ingerl/Rohnke,
Rdn 468). Weder aus der von der Anmelderin vorgetragenen intensiven
Benutzung einer Vielzahl von „Xtra“-Marken mit anderen Wortverbindungen, noch
aus einer etwaigen Durchsetzung des Bestandteils „Xtra“ alleine kann die
Schutzfähigkeit abgeleitet werden.
5.1. Die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung zum Nachweis der
Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „Xtra“ bezieht sich ausschließlich auf den
Mobilfunkbereich, so dass die Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich nur für die
Dienstleistung des Mobilfunks und die Mobilfunkgeräte in Betracht kommt. Allerdings genügt die Verkehrsbefragung nicht den von der ständigen Rechtsprechung
für die Durchsetzung eines Zeichens geforderten Ansprüchen. Die Produkte und
Dienstleistungen im Mobilfunkbereich richten sich an die Allgemeinheit der Bevölkerung. Da sich das Spektrum möglicher Nutzer von Mobilfunkdienstleistungen
und –geräten von Kindern und Jugendlichen über die gesamte berufstätige Bevölkerung bis hin zu Seniorinnen und Senioren erstreckt, kann das Ergebnis der
Befragung unter den 14- bis 27jährigen nach Auffassung des Senats nicht
entscheidungserheblich sein. Diese Altersgruppe mag zwar als die begehrteste
Zielgruppe derartiger Waren und Dienstleistungen in Betracht kommen, sie ist
jedoch nicht ausschlaggebend für die Bestimmung der Verkehrskreise im
markenrechtlichen Sinne. Soweit das Ergebnis der Verkehrsbefragung vom
Februar 2001 unter der sogenannten erwachsenen Gesamtbevölkerung ab 14
Jahren einen Zuordnungsgrad von 33% für die Bezeichnung „Xtra“ als Hinweis auf
einen Anbieter im Mobilfunkbereich ergibt, liegt dieser Prozentsatz deutlich unter
dem vom Bundesgerichtshof
in ständiger Rechtsprechung verlangten
Durchsetzungsgrad von mindestens 50%, die auch auf Zustimmung in der
Literatur trifft (vgl BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHÖN; Fezer,
Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 8 Rdn 432; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl 2003,
5.2. Aber selbst wenn man nicht auf einen bestimmten, fest fixierten Prozentsatz
für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung abstellt (vgl EuGH GRUR 1999, 723
- Chiemsee Rdn 52), sondern weitere maßgebliche Kriterien für eine Verkehrsdurchsetzung, insbesondere den Marktanteil der Anmelderin, den Werbeaufwand
und die Dauer der Benutzung, berücksichtigt, können die hierzu von der
Beschwerdeführerin gemachten Angaben nicht stützend für die Annahme einer
Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ herangezogen werden. Nach dem Vortrag der
Anmelderin und ausweislich des vorgelegten Werbematerials verwendet die Anmelderin den Bestandteil „Xtra“ stets in Kombination mit anderen Begriffen zur
Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Marktanteil, Höhe der Werbeaufwendungen sowie Dauer der Benutzung beziehen sich daher nicht auf den
Bestandteil „Xtra“ alleine, sondern gelten zum einen für alle von der Beschwerdeführerin benutzten Marken mit dem Bestandteil „Xtra“ und zum anderen eben nur
für diese Wortverbindungen und nicht für die isolierte Verwendung des Bestandteils „Xtra“. Auch soweit der für die Marke „XtraCard“ getätigte Werbeaufwand gesondert ausgewiesen ist, gilt Gleiches. Diese Aufwendungen können nicht als
Nachweis für eine isolierte Verkehrsdurchsetzung von „Xtra“ gelten.
5.3. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens kam nicht in Betracht, da die Beschwerdeführerin die Verkehrsbefragung vom Februar 2001 bereits als Nachweis
der Verkehrsdurchsetzung vorgelegt hatte und der Senat sie auch als solchen
nach den fachlichen Kriterien einer demoskopischen Umfrage behandelt und in
das Verfahren miteinbezogen hat. Ein darüber hinausgehender Vortrag der Beschwerdeführerin dafür, dass die Durchführung einer erneuten Umfrage aufgrund
möglicher veränderter Umfrageergebnisse seit Februar 2001 zu einem anderen
Ergebnis führen könnte, lag nicht vor. Für den Senat ergaben sich auch keine anderen Anhaltspunkte, denen nachzugehen die Amtsermittlungspflicht geboten
hätte. Insbesondere erscheint der Zeitraum von zweieinhalb Jahren als nicht zu
weit zurückliegend um hier vernünftigerweise von deutlich anderen Ergebnissen
zugunsten der Beschwerdeführerin ausgehen zu müssen.
6. Im Übrigen stünden der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unter Einbeziehung der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ des Bundesgerichtshofs zum
Ausdruck kommenden Grundsätze noch folgende Überlegungen entgegen:
6.1. Im vorliegenden Fall ist die Bezeichnung „Xtra“ nicht selbständiger Teil eines
mehrgliedrigen Kennzeichens, sondern bildet mit dem weiteren Bestandteil
„Codes“ eine Wortverbindung. Die Binnengrossschreibung des Bestandteils
„Codes“ ist eine übliche grafische Gestaltung, aus der sich nicht die Mehrteiligkeit
des Zeichens ableiten lässt (vgl BPatG 29 (W) pat 208/01 - TeleOffice; 30 (W) pat
244/01
- orderView;
32 (W) pat 281/02
- kochSensor;
33 (W) pat 142/00
- EasyTrade). Bereits aus diesem Grund ist der Fall nicht ohne weiteres
übertragbar.
6.2. Die Verbindung der beiden schutzunfähigen Bestandteile ergibt ein neues
Wort mit einem eigenständigen und für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachaussage geeigneten Sinngehalt, in dem der Verkehr das als verkehrsbekannt unterstellte Element „Xtra“ nicht mehr als Herkunftshinweis erkennt.
Der in der Entscheidung „BEKA Robusta“ formulierte Grundsatz, wonach ein aus
zwei schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen in der Regel
dann schutzfähig ist, wenn sich ein Bestandteil im Verkehr durchgesetzt hat, beruht hingegen auf der Annahme, dass der Verkehr auch im Nebeneinander eines
verkehrsbekannten Elements mit einem weiteren schutzunfähigen Bestandteil regelmäßig den Herkunftshinweis erkennt. Bei den von der Rechtsprechung entwickelten Erfahrungssätzen zur Wahrnehmung von Zeichen kommt es aber stets
auf die Umstände des Einzelfalls an. Dementsprechend hat der Bundesgerichtshof
wiederholt diese Einzelfallprüfung zur Wahrnehmung mehrgliedriger Zeichen
durch den Verkehr betont (zB BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2000, 233
- RAUSCH/ELFI RAUCH; WRP 2003, 1228 - City Plus). Dabei ergibt sich für den
Senat im vorliegenden Fall Folgendes: Der Bestandteil „Xtra“ ist in seiner Verbindung mit dem Wort „Codes“ zu einem neuen Gesamtbegriff mit einem eigenständigen, die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt geworden,
der vom angesprochenen Publikum nur als solcher und nicht als Kombination eines Herkunftshinweises mit einer beschreibenden Angabe verstanden wird. Denn
als allgemeiner und werbeüblicher Ausdruck der Verstärkung lässt sich das Wort
„extra“ zu einer beliebigen Anzahl von Begriffen verbinden, bei denen jeweils der
weitere Bestandteil die Sachaussage enthält. Dementsprechend ergab die Recherche des Senats in der Wortschatz-Datenbank der Universität Leipzig rund
1.500 Treffer für Wortverbindungen mit dem Begriff „Extra“ und rund 1.100 Treffer
für Zusammensetzungen mit dem Bestandteil „Extra-„ (ohne Mehrfachnennung,
vgl www.wortschatz.uni-leipzig.de). Auf Grund der sprachüblichen Wortbildung
und der Häufigkeit der Verwendung von „extra“ im allgemeinen Sprachgebrauch
erkennt der Verkehr den Bestandteil „Xtra“ daher in dem angemeldeten Zeichen
nur in seiner beschreibenden Bedeutung. Sein unter Umständen möglicher Charakter als herkunftshinweisender Stamm einer Serienmarke ist darin untergegangen und tritt in der Wahrnehmung des Verkehrs vollkommen zurück.
6.3. Des weiteren handelte es sich bei BEKA um ein bereits seit langem im Wege
der Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Zeichen, dh es ging um die Besitzstandswahrung und nicht – wie hier - um die Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung für einen schutzunfähigen Bestandteil einer Wortverbindung im Rahmen des
Eintragungsverfahrens.
7. Hinsichtlich der Dienstleistungen „Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ ist
jedoch die Unterscheidungskraft zu bejahen. Zwar handelt es sich dabei um
Dienstleistungen, die im Wege des Mobilfunks und damit auch unter Eingabe von
Codes angeboten oder in Anspruch genommen werden können. Insoweit besteht
aber zur technischen Funktionalität der Codes nur ein mittelbarer Zusammenhang,
denn diese Dienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von der technischen
Infrastruktur, mit den sie erbracht werden. Das Wort „XtraCodes“ bezeichnet oder
beschreibt daher weder wesentliche Merkmale dieser Dienstleistungen noch lässt
sich ihm für diese Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender Begriffsgehalt
zuordnen, der die Verkehrskreise von der Vorstellung wegführen könnte, es mit
einem Unternehmenshinweis zu tun zu haben.
Grabrucker
Pagenberg
Fink
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