BPatG Beschluss vom 16.10.2003 – 10 W (pat) 20/03

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 20/03 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 195 40 991.4-23

hier wegen Feststellung zur Rücknahmefiktion

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 16. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den

Richter Knoll und die Richterin Püschel 10.99

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2002 aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I.

Der Anmelder wendet sich mit seiner Beschwerde gegen die Entscheidung des

Patentamts vom 10. April 2002, in der die Feststellung getroffen wird, dass wegen

Ablauf der Jahresfrist ein Wiedereinsetzungsantrag nicht gestellt werden könne.

Der Anmelder reichte am 3. November 1995 eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Universalwangen- und Lippenhalter" beim Deutschen Patent- und

Markenamt ein. Mit Schreiben vom 3. März 1998 benachrichtigte das Patentamt

den Anmelder, der zu diesem Zeitpunkt auch Inhaber des am 8. April 1997 angemeldeten Gebrauchsmusters 297 06 190 war, dass er für seine Patentanmeldung

die dritte Jahresgebühr in Höhe von DM … zuzüglich eines Zuschlages in

Höhe von … % der Gebühr innerhalb von 4 Monaten zu entrichten habe. Andern

falls gelte die Anmeldung als zurückgenommen. Daraufhin zahlte der Anmelder

am 24. März 1998 einen Betrag von DM …. Bei seiner Überweisung gab er als

Verwendungszweck nur den Zifferncode 789461 an. Dies entsprach bis auf eine

fehlende Ziffer 9 seiner Anmeldercode-Nr. 7894 9 61, die ihm übereinstimmend im

Patent- und im Gebrauchsmusterverfahren zugewiesen war. Da die Zahlstelle des

Patentamts die gezahlten DM … zunächst nicht zuordnen konnte, fragte sie

beim Anmelder an, wofür die geleistete Zahlung bestimmt sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Antwortpostkarte (Bl 33 der Gebrauchsmusterakten) verwiesen.

Zudem enthalten die Gebrauchsmusterakten (Bl 32) einen Vermerk über ein Telefongespräch vom 25. Mai 1998 mit folgendem Wortlaut:

"Anm. kam mit Geb.-Zahlung etwas durcheinander; Antrag des Anm:

… bitte als Vorauszahlung auf 122 101 buchen."

Auf die gerichtliche Anfrage vom 15. Mai 2003 zu diesem Vermerk teilte der Sachbearbeiter der Gebrauchsmusterstelle mit (siehe Bl 20 dA), dass er sich an den

Verlauf des Telefongesprächs nicht mehr erinnern könne. Der Anmelder müsse

aber unmissverständlich zum Ausdruck gebracht haben, dass der gezahlte Betrag

von DM … als Vorauszahlung auf die erste Verlängerungsgebühr des

Gebrauchsmusters verbucht werden solle.

Das Patentamt hat die Gebührenzahlung von März 1998 dem Gebrauchsmusterverfahren 297 06 190 zugeordnet und als Vorauszahlung auf die am

30. April 2000 fällige Verlängerungsgebühr für das Gebrauchsmuster gewertet und

nach Fälligkeit entsprechend verrechnet.

Das Patentamt hat mit Schlussverfügung vom 9. Oktober 1998 festgestellt, dass

die Patentanmeldung wegen Nichtzahlung der 3. Jahresgebühr als zurückgenommen gelte, wobei der Anmelder hierüber keine Nachricht erhalten hat. Nachdem

der Anmelder von dieser Feststellung erfuhr (nach seinen Angaben telefonisch),

hat er mit Schreiben vom 27. November 2001 um Überprüfung der Angelegenheit

dahingehend gebeten, ob ein möglicher Antrag auf Wiedereinsetzung Erfolg verspreche. Mit Schriftsatz vom 4. Februar 2002 hat sich der Vertreter des Anmelders

bestellt und beantragt, festzustellen, dass die Rücknahmefiktion nach § 58 Abs 3

iVm § 17 Abs 3 PatG nicht eingetreten sei. Nachdem der Anmelder seinen Feststellungsantrag zunächst damit begründet hatte, dass er die Benachrichtigung des

Patentamts über die zu zahlende 3. Jahresgebühr nicht erhalten habe, hat er dies

mit Schriftsatz vom 27. Februar 2002 richtiggestellt und seinen Antrag damit begründet, dass er die Gebühr in Höhe von DM … bezahlt habe.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 C des Deutschen Patent- und Markenamts hat

daraufhin mit Beschluss vom 10. April 2002 festgestellt, dass ein Antrag auf Wiedereinsetzung nicht gestellt werden könne, da ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt und die versäumte Handlung

nicht mehr nachgeholt werden könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er führt

dazu aus, dass der Beschluss schon deshalb ohne Sachentscheidung aufzuheben

sei, weil das Patentamt noch nicht über den maßgeblichen Antrag auf Feststellung

des Nichteintritts der Rücknahmefiktion entschieden habe. Über den Wiedereinsetzungsantrag habe das Patentamt nicht mehr entscheiden dürfen, weil dieser

durch die nachfolgende Eingabe konkludent zurückgenommen worden sei. Das

Patentamt habe nicht mehr von einem Wiedereinsetzungsfall ausgehen dürfen.

Der Beschluss sei fehlerhaft, weil er sich nicht auf die gestellten Anträge beziehe.

Ein weiterer Verfahrensfehler liege darin, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Entscheidung sein Vorbringen im Schriftsatz vom 27. Februar 2002 unberücksichtigt

gelassen habe. Er habe die 3. Patentjahresgebühr mit Zuschlag rechtzeitig bezahlt. Nach der Lebenserfahrung sei es äußerst unwahrscheinlich, dass er telefonisch erklärt haben solle, den eingezahlten Betrag in Höhe von DM … als Vor

auszahlung für die Verlängerungsgebühr seines Gebrauchsmusters zu verwenden. Es stelle sich die Frage, warum er, der noch im Januar 1997 für die Patentanmeldung DM … einbezahlt habe, ein Jahr später die Anmeldung hätte ver

fallen lassen und stattdessen eine sinnlose Teil-Vorauszahlung für die Verlängerungsgebühr seines Gebrauchsmuster hätte leisten sollen. Das Patentamt habe

somit zu Unrecht die Rücknahmefiktion der Anmeldung festgestellt.

Der Anmelder beantragt neben der Rückzahlung der Beschwerdegebühr,

den angefochtenen Beschluss ohne eigene Sachentscheidung aufzuheben,

hilfsweise den Beschluss aufzuheben und festzustellen, dass die

Rücknahmefiktion der Anmeldung nicht eingetreten ist und festzulegen, dass und wie die aufgelaufenen Jahresgebühren nachentrichtet

werden können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Bescheide bzw Beschlüsse der

Prüfungsstelle sowie auf die Schriftsätze des Patentanmelders Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Sie führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das Patentamt, da

das Patentamtsverfahren an wesentlichen Mängeln leidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG.

1.

Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass die Beschwerde form-

und fristgerecht eingelegt worden ist.

Unabhängig davon, ob der angefochtene Beschluss wirksam an den Verfahrensbevollmächtigen zugestellt worden ist und die Beschwerdefrist

überhaupt zu laufen begonnen hat, woran schon wegen des fehlenden Zustellnachweises durchgreifende Bedenken bestehen, ist die Beschwerde in

jedem Fall innerhalb der Monatsfrist des § 73 Abs 2 Satz 1 PatG eingelegt

worden. Denn zwischen dem Beschlussdatum 10. April 2002 und dem Eingang der Beschwerde beim Patentamt am 6. Mai 2002 liegt ein Zeitraum

von weniger als einem Monat. Der Umstand, dass vom Patentamt nicht die

(inzwischen offensichtlich nicht mehr auffindbare) Originalbeschwerde,

sondern nur eine Fotokopie der Beschwerdeschrift vorgelegt worden ist,

führt zu keinen ernsthaften Zweifeln am Eingang der Beschwerde am

6. Mai 2002. Dafür spricht nämlich nicht nur der nach Aktenlage entsprechend dokumentierte Eingang der Einzugsermächtigung in Bezug auf die

Beschwerdegebühr, sondern auch die in Fotokopie vorliegende Amtsliste,

auf der ein Eingang der Beschwerde am 6. Mai 2002 durch das Patentamt

ausdrücklich bestätigt worden ist (vgl Bl 35 dA).

2.

Die Beschwerde

ist auch begründet und

führt zur Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das

Patentamt, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG.

Das Verfahren vor dem Patentamt leidet an wesentlichen Mängeln. Der

Anmelder ist in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art 103 Abs 1

GG verletzt worden. Zudem wird die angefochtene Entscheidung den Anforderungen an die Begründungspflicht nach § 47 Abs 1 Satz 1 PatG nicht

gerecht. Die getroffene Entscheidung ist angesichts des Sachvortrags des

Anmelders und der gestellten Anträge unverständlich.

Mit seiner Entscheidung hat das Patentamt die Feststellung getroffen, dass

ein Antrag auf Wiedereinsetzung nicht gestellt werden könne, weil ein solcher Antrag ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist nicht mehr beantragt

werden könne. Einen Antrag auf Wiedereinsetzung hatte der Anmelder

überhaupt nicht gestellt. Selbst wenn ein solcher Antrag darin gesehen

werden könnte, dass der Anmelder

in seinem Schriftsatz vom

27. November 2001 um Überprüfung bittet, ob ein möglicher Antrag auf

Wiedereinsetzung Aussicht auf Erfolg verspreche, konnte nach der Eingabe

des Verfahrensbevollmächtigten des Anmelders gemäß Schriftsatz vom

4. Februar 2002 nicht mehr von einem gestellten Wiedereinsetzungsantrag

ausgegangen werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war ein solcher Antrag verfahrensmäßig überholt und eine Entscheidung hierüber unverständlich. Denn der Anmelder hat eine Fristversäumung, die Voraussetzung für

einen Wiedereinsetzungsantrag und eine Entscheidung hierüber ist, gerade

in Abrede gestellt und hierzu substantiiert vorgetragen. Gleichwohl wird in

der angefochtenen Entscheidung ohne jede Begründung und ohne jede

Auseinandersetzung mit dem Sachvortrag des Anmelders in den Schriftsätzen vom 4. und 27. Februar 2002 eine versäumte Frist vorausgesetzt. Die

Entscheidung setzt sich weder mit dem Vorbringen auseinander, wonach

der Anmelder die Benachrichtigung zur Gebührenzahlung nicht erhalten

habe, noch mit dem im Schriftsatz vom 27. Februar 2002 richtig gestellten

Sachvortrag, dass der Anmelder die Gebühr bezahlt habe. Diese Vorgehensweise verletzt den Anmelder in seinem Anspruch auf rechtliches Gehör

und stellt darüber hinaus auch einen Begründungsmangel dar.

3.

Abgesehen davon, dass der Anmelder selbst nur eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung beantragt hat, hält der Senat eine eigene Sachentscheidung auch nicht für sachdienlich. Insbesondere die Frage, ob und in welcher Form die bisher aufgelaufenen Jahresgebühren nachentrichtet werden können, muss zunächst das Patentamt in

eigener Zuständigkeit klären und entscheiden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass sehr viel dafür

spricht, die vom Anmelder am 24. März 1998 bezahlten DM … als Be

zahlung der 3. Jahresgebühr in Höhe von DM … zuzüglich des Zu

schlages in Höhe von … % für die streitgegenständliche Patentanmeldung

anzusehen. Der Anmelder hat auf die entsprechende Benachrichtigung des

Patentamts vom 3. März 1998 noch im selben Monat exakt den geforderten

Betrag von DM … bezahlt. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Be

nachrichtigung und Zahlung und die Übereinstimmung zwischen dem geforderten Betrag und der tatsächlich geleisteten Zahlung ist offensichtlich

und spricht für eine auf die Benachrichtigung bezogene Tilgungsbestimmung. Der Senat verkennt nicht, dass beim Patentamt täglich eine Vielzahl

von Zahlungen eingehen, die den verschiedenen Verfahren zuzuordnen

sind. Deshalb ist regelmäßig notwendig und für das Funktionieren des Patentamtsbetriebs auch grundsätzlich zu verlangen, dass bei der Zahlung

das vollständige Aktenzeichen als Verwendungszweck angegeben wird.

Nur so ist eine schnelle und reibungslose Zuordnung der Zahlungen möglich. Gleichwohl berührt das Fehlen des Aktenzeichens die Wirksamkeit der

Zahlung im Einzelfall dann nicht, wenn der Verwendungszweck sich eindeutig ermitteln lässt (vgl dazu Schulte, PatG, 6. Aufl., Vor § 17 Rdn 36

mwN).

Das Patentamt hat vorliegend offensichtlich über den Namen und die Codenummer des Anmelders die Gebrauchsmustersache 297 06 190 ermittelt.

Angesichts der durch die EDV eröffneten Möglichkeiten hätte es für das

Patentamt ohne weiteres möglich sein müssen, auch die weiteren Verfahren des Anmelders und die dort fälligen Gebühren zu ermitteln. Ausgehend

davon wäre der Zusammenhang zwischen der fälligen Gebühr und der geleisteten Zahlung und die Auslegung der Tilgungsbestimmung in dem hier

bejahten Sinne eindeutig gewesen. Für eine nachträgliche Tilgungsbestimmung durch den Anmelder bestand deshalb wohl kein Raum mehr.

Im Übrigen erscheint eine nachträgliche auf die Gebrauchsmusterverlängerungsgebühr bezogene Tilgungsbestimmung auch nicht hinreichend sicher

belegt. Abgesehen davon, dass es – wie der Anmelder zutreffend ausführt -

objektiv kaum verständlich wäre, dass ein Anmelder trotz fälliger Patentjahresgebühr eine Zahlung auf eine Verlängerungsgebühr leistet, die erst zwei

Jahre später fällig wird, belegen auch der Aktenvermerk über ein Telefongespräch zwischen einem Mitarbeiter des Patentamts mit dem Anmelder

und die Antwortkarte eine Tilgungsbestimmung in der vom Patentamt angenommenen Weise nicht hinreichend sicher. Aus dem Aktenvermerk ergibt

sich zunächst nicht, mit wem der Sachbearbeiter des Patentamts telefoniert

hat. Er könnte mit dem Anmelder selbst oder auch mit einem seiner Mitarbeiter telefoniert haben. Ob ein solcher Mitarbeiter berechtigt war, entsprechende Erklärungen mit Wirkung für den Anmelder abzugeben, ist nicht ersichtlich. Möglicherweise hat der Mitarbeiter des Patentamts dem Gesprächspartner im Hinblick auf einen vermeintlich überschießenden Zahlbetrag auch entsprechende Erklärungen in den Mund gelegt. Letztlich lassen sich diese Fragen nicht mehr klären. In Anbetracht des Grundsatzes

der Schriftlichkeit des patentamtlichen Verfahrens (vgl dazu Schulte, aaO,

Vor § 34 Rdn 248 mwN) dürfen aus einer bloßen Gesprächsnotiz, deren Inhalt zudem viele Fragen offen lässt, keine für den Anmelder nachteiligen

Folgen hergeleitet werden.

Die Antwortkarte mit der Anfrage, wofür die geleistete Zahlung von

DM … bestimmt sei, genügt zwar grundsätzlich dem Schriftlichkeitser

fordernis, stellt nach Auffassung des Senats aber auch keinen hinreichenden Beleg für eine eindeutige und auf die Verlängerungsgebühr im

Gebrauchsmusterverfahren bezogene Tilgungsbestimmung dar. Aufgrund

des Stempelaufdrucks auf der Karte kann zwar geschlossen werden, dass

sie beim Anmelder war und von dort an das Patentamt zurückgesandt worden ist. Ob diese Karte aber eine klare Tilgungsbestimmung enthielt, erscheint gleichwohl fraglich. Aus den Gesamtumständen und im Hinblick auf

die verschiedenen Handschriften auf dieser Karte bleibt offen, wann und

von wem diese Karte ausgefüllt worden ist. Da trotz des Ausstellungsdatums 22. April 1998 auf der Karte und des Rücklaufs beim Patentamt am

23. April 1998 der Sachbearbeiter in der Gebrauchsmusterstelle noch einen

Monat später am 25. Mai 1998 ein Telefonat geführt hat, um die Zuordnung

der Zahlung zu klären, erscheint es durchaus möglich, dass jemand anderes die Bestimmungsangabe auf der Karte vorgenommen hat. Denn bei einer eindeutigen Angabe auf der Antwortkarte wäre es ansonsten nicht verständlich, weshalb trotzdem ein weiterer Anlauf unternommen wird, den

Verwendungszweck der fraglichen Zahlung zu klären.

Das Patentamt wird im Übrigen zu klären haben, ob und ggfs in welcher

Form der Anmelder die inzwischen aufgelaufenen weiteren Jahresgebühren

nachentrichten kann. Grundsätzlich hätte der Anmelder die bis

1. Januar 2002 fälligen Jahresgebühren (4. bis 7. Jahresgebühr für die

Jahre 1998 bis 2001) auch ohne Aufforderung durch das Patentamt nach

§ 14 Abs 1 Satz 2 PatKostG bis 31. März 2002 nachentrichten müssen, um

die Rechtsfolge des § 6 Abs 2 PatKostG zu vermeiden. Entsprechendes gilt

für die am 30. November 2002 fällige 8. Jahresgebühr.

4.

Im Hinblick auf die fehlerhafte Sachbehandlung durch das Patentamt entspricht es vorliegend auch der Billigkeit, die Beschwerdegebühr gemäß

§ 80 Abs 3 PatG zurückzuzahlen. Bei korrekter Sachbehandlung wäre das

konkrete Beschwerdeverfahren mit dem Ergebnis einer Aufhebung und Zurückverweisung nicht notwendig gewesen.

Im weiteren Verfahren wird das Patentamt über den Feststellungsantrag des Anmelders in Bezug auf die Rücknahmefiktion und die Frage der Nachentrichtung

der offenen Gebühren zu entscheiden haben. Dabei ist zu beachten, dass gegen

die Prüferin Befangenheitsantrag gestellt worden ist, über den noch nicht entschieden worden ist. Solange hierüber keine Entscheidung vorliegt, darf die Prüferin grundsätzlich keine weiteren Amtshandlungen vornehmen, § 27 Abs 6 PatG

iVm § 47 ZPO. Dies war bei der Abhilfeentscheidung vom 27. Februar 2003 verfahrensfehlerhaft nicht berücksichtigt worden.

Schülke

Püschel

Knoll

Pr