BPatG Beschluss vom 15.12.2003 – 11 W (pat) 347/03

BUNDESPATENTGERICHT

11 W (pat) 347/03 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 197 34 875

… 10.99

…

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

15. Dezember 2003

unter Mitwirkung

des

Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, v. Zglinitzki und

Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulässig verworfen.

G r ü n d e

I.

Gegen das am 12. August 1997 angemeldete Patent 197 34 875 mit der Bezeichnung „Verbindungselement für ein Hohlteil mit einem weiteren Teil im Tür- und

Fensterbau“, dessen Erteilung am 6. Februar 2003 veröffentlicht wurde, ist am

6. Mai 2003 mit gleichzeitiger Zahlung der Einspruchsgebühr Einspruch erhoben

worden, und zwar gestützt allein auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme.

Die Einsprechende trägt in ihrem Einspruchsschriftsatz vor, zwischen der Einsprechenden und dem Patentinhaber sei bereits ein Rechtsstreit anhängig, der mittlerweile vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geführt werde. Zur Begründung

des Einspruchs werde beantragt, die Gerichtsakte mit dem Aktenzeichen

2 U 64/01 des OLG Düsseldorf sowie die Gerichtsakte mit dem Aktenzeichen

4 O 163/00 des Landgerichts Düsseldorf heranzuziehen. Vorab werde allerdings

die Vernehmungsniederschrift vom 30. Januar 2003 des OLG Düsseldorf zu den

Akten gereicht und sich darauf beziehendes Material beigefügt. Aus den beigefügten Unterlagen sowie aus den noch heranzuziehenden Gerichtsakten ergebe

sich, dass der Gegenstand der patentierten Erfindung von Herrn W… widerrechtlich entnommen worden sei.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulässig zu verwerfen.

In der Sache hat sie sich nicht geäußert.

Der Senat hat die Beteiligten mit Zwischenbescheid vom 25. Juli 2003 auf Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des Einspruchs hingewiesen.

Die Patentinhaberin hält daraufhin den Einspruch mangels Substantiierung nicht

für zulässig.

Die Einsprechende vertritt hingegen in ihrem Schriftsatz vom 1. Dezember 2003

die Auffassung, dass die widerrechtliche Entnahme ausreichend substantiiert worden sei. Die maßgeblichen Umstände gingen aus den dem Einspruchsschriftsatz

beigefügten Unterlagen hervor.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf ihre

Schriftsätze nebst Anlagen, und im übrigen wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

1.) Der Einspruch ist unzulässig.

Im Einspruchsschriftsatz wird zwar als gemäß § 59 Abs 1 Satz 3 PatG zulässiger Widerrufsgrund das Vorliegen der widerrechtlichen Entnahme (§ 21

Abs 1 Nr 3 PatG) behauptet, die Einspruchsbegründung enthält jedoch keine

nach § 59 Abs 1 Satz 4 PatG erforderliche ausreichende Substantiierung.

Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, sind im einzelnen anzugeben, und zwar spätestens bis zum Ablauf der Einspruchsfrist (§ 59 Abs 1

Satz 4 und 5 PatG). Insoweit muß der Schriftsatz der Einsprechenden vom

1. Dezember 2003 außer Betracht bleiben.

Die Einspruchsbegründung genügt der gesetzlichen Substantiierungspflicht

nur dann, wenn sie die für die Beurteilung der geltendgemachten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt oder Patentgericht daraus abschließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrunds ziehen können (st Rspr vgl BGH BlPMZ 1987, 203, 204 – Streichgarn;

BGH BlPMZ 1993, 439, 440 – Tetraploide Kamille; BGH BlPMZ 1998, 201,

202 – Tabakdose; BGH BlPMZ 2003, 241 – Automatisches Fahrzeuggetriebe).

Bei dem hier einzig geltendgemachten Widerrufsgrund der widerrechtlichen

Entnahme wären alle tatsächlichen Voraussetzungen des § 21 Abs 1 Nr 3

PatG substantiiert darzulegen gewesen (vgl Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage

2001, § 59 Rdn 110), also insbesondere der Erfindungsbesitz der Einsprechenden – nach § 59 Abs 1 Satz 1 PatG kann im Fall der widerrechtlichen

Entnahme nur der Verletzte Einspruch erheben -, die Wesensgleichheit zwischen entnommener und patentierter Erfindung sowie die Widerrechtlichkeit

der Entnahme (vgl Schulte aaO § 59 Rdn 110, § 21 Rdn 42 ff).

Der Einspruchsschriftsatz vom 6. Mai 2003 enthält jedoch keine derartige Darstellung eines behaupteten Sachverhaltes, sondern nimmt lediglich mit einzelnen Anmerkungen auf anliegende Schriftstücke aus einem anderen Rechtsstreit Bezug, die als Beweismittel dienen könnten, aber als solche den erforderlichen tatsächlichen Zusammenhang vermissen lassen. Die Einsprechende

hat ihren Einspruchsschriftsatz offenbar auch selbst nicht als hinreichende

Einspruchsbegründung aufgefaßt, denn „zur Begründung des Einspruchs“ beantragt sie die Beiziehung der Gerichtsakten des vor dem OLG Düsseldorf

anhängigen Prozesses.

Dies reicht zu der die Zulässigkeit des Einspruchs gemäß § 59 Abs 1 Satz 4

PatG voraussetzenden, substantiierten Begründung nicht aus. Beweismittel

sind keine Tatsachen (vgl Schulte aaO § 59 Rdn 72). Bezugnahmen auf das

Vorbringen in anderen Rechtsstreitigkeiten sind nicht zulässig (vgl zB Thomas/Putzo, ZPO, 24. Auflage 2002, § 520 Rdn 31, 32).

Der Einspruch ist somit als unzulässig zu verwerfen (vgl zB BGH BlPMZ 1987,

203, 205 – Streichgarn; BPatGE 26, 143, 150 f; Schulte aaO § 59 Rdn 133,

§ 61 Rdn 18).

2.) Einen Ausspruch über die Aufrechterhaltung des Patents hält der Senat weder

verfahrensrechtlich noch materiellrechtlich für angebracht.

a) Nach der Rechtsprechung des Patentgerichts (BPatGE 26, 143 ff) haben die

Patentabteilungen des Patentamts im Einspruchsverfahren, falls kein zulässiger Einspruch vorliegt, allein über die Zulässigkeit des Einspruchs zu entscheiden und sich eines Ausspruchs über die Aufrechterhaltung des Patents

zu enthalten (vgl auch Schulte aaO § 59 Rdn 133, § 61 Rdn 18). Dementsprechend ist von den Patentabteilungen seit dem Jahr 1984 ständig in gleicher

Weise entschieden worden. Auch in den seit dem 1. Januar 2002 gemäß

§ 147 Abs 3 PatG beim Patentgericht erstinstanzlich anhängigen Einspruchsverfahren wird bisher in diesen Fällen nicht anders tenoriert worden sein.

In ausdrücklicher Abkehr von dieser Rechtsprechung und Praxis hat der

20. Senat des Patentgerichts in seinem Beschluß vom 30. Oktober 2003

(Aktz. 20 W (pat) 344/02 – Streulichtmessung; Veröffentlichung vorgesehen)

aber nunmehr entschieden, im Falle der Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs – oder aller Einsprüche – sei gleichwohl die Aufrechterhaltung des

Patents (ohne weitere Sachprüfung) auszusprechen, ein alleiniger Ausspruch

über die Verwerfung des Einspruchs – oder der Einsprüche – komme nicht in

Betracht. Diese Entscheidung weist in der Sache lediglich den Tenor auf „Das

Patent bleibt unverändert aufrechterhalten.“, lässt aber die Rechtsbeschwerde

zu. Dazu hat der 20. Senat in den Gründen ausgeführt, er lasse es dahinstehen, ob ein informierender Zusatz dahingehend, dass die Aufrechterhaltung

auf Grund der Unzulässigkeit des einzigen Einspruchs erfolgt sei, hätte

zweckmäßig sein können.

Der hier erkennende Senat vermag sich dieser neueren Auffassung des

20. Senats nicht anzuschließen. Denn der tenorierte Ausspruch, dass das

Patent (unverändert) aufrechterhalten wird oder bleibt, stellt nach Form und

Inhalt auch dann eine Sachentscheidung dar, wenn damit nur die (notwendige) Folge der Unzulässigkeit des Einspruchs festgestellt werden soll.

Wenn der Einspruch unzulässig ist, findet jedoch keine Sachprüfung des Patents statt, eine sachliche Entscheidung darf nicht ergehen (BGH BlPMZ

1998, 201 – Tabakdose; BGH BlPMZ 2003, 241 – Automatisches Fahrzeuggetriebe; Schulte aaO § 59 Rdn 133, 140, 141). Der Beschluß muß vielmehr

zum Ausdruck bringen, dass der Einspruch wegen Unzulässigkeit keinen Erfolg hat (BGH aaO – Tabakdose; - BGH aaO – Automatisches Fahrzeuggetriebe).

Zwar wird es jedenfalls in der Regel zutreffen, dass das Patent infolge des unzulässigen Einspruchs unverändert bestehen bleibt (vgl Schulte aaO § 59

Rdn 133). Ein materiellrechtlicher Ausspruch über die Rechts- und Bestandslage des Patents ist aber ausgeschlossen, weil die Zulässigkeit des Einspruchs eine unverzichtbare Verfahrensvoraussetzung ist, das Patent ohne

zulässigen Einspruch nicht wirksam angegriffen werden kann und keine Prüfung des Patents erfolgt ist.

Der alleinigen Entscheidung, den Einspruch als unzulässig zu verwerfen, steht

auch nicht entgegen, dass das Patentgesetz – anders als bei der Beschwerde

in § 79 Abs 2 PatG und der Rechtsbeschwerde in § 104 PatG – einen derartigen Ausspruch nicht ausdrücklich vorsieht, sondern in § 61 PatG (vgl auch

§ 67 Abs 1, 2. Alternative) lediglich den Bereich der Sachentscheidungen im

Einspruchsverfahren regelt, ob und

in welchem Umfang das Patent

aufrechterhalten oder widerrufen wird. Aus der Bestimmung des § 61 Abs 1

Satz 1 PatG kann nicht geschlossen werden, dass das Patentgesetz zur

Beendigung des Einspruchsverfahrens ausschließlich Sachentscheidungen

über das Patent zulässt (so schon BPatGE 26, 143, 149 aE ff; aA: Beschluß

des 20. Senats vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 -). Vielmehr ist

davon auszugehen, dass der Gesetzgeber in Praxis und Rechtsprechung die

Anwendung des allgemeinen prozessualen Grundsatzes als selbstverständlich

voraussetzt, dass nur im Falle der Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs oder

Rechtsmittels sachlich entschieden werden kann und darf. Daraus folgt schon

notwendigerweise, dass gegebenenfalls allein über die Unzulässigkeit eines

Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels zu befinden ist.

Problematisch wäre zudem, ob der Ausspruch der Aufrechterhaltung des Patents – jedenfalls bei patentgerichtlichen Entscheidungen – in (materielle)

Rechtskraft erginge, wie es angesichts der Sachentscheidungsformel naheliegt.

Im übrigen könnte auch eine lediglich deklaratorische (unveränderte) Aufrechterhaltung des Patents nicht ohne weiteres festgestellt werden, wenn der

Patentinhaber im Laufe des Einspruchsverfahrens sein Patent nur beschränkt

verteidigen will und selbst nur Aufrechterhaltung in beschränkter Fassung beantragt oder den Verzicht auf sein Patent (§ 20 Abs 1 PatG) erklärt hat.

b) Der Senat hält es auch weder für erforderlich noch für gerechtfertigt, die

Patentabteilungen des Patentamts zu veranlassen, trotz Unzulässigkeit des

Einspruchs den sowohl verfahrensrechtlich als auch materiellrechtlich bedenklichen Ausspruch der Aufrechterhaltung des Patents, wie ihn der 20. Senat

nunmehr fordert, nur deshalb zu tenorieren, um im Falle der Beschwerdeeinlegung die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdesenate gemäß § 67

Abs 1, 2. Alternative PatG zu begründen.

Nach Ansicht des Senats sind nämlich – abweichend von der Entscheidung

des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats) vom 23. März 1984 (BPatGE

26, 143) – die Technischen Beschwerdesenate ohnehin auch für Beschwerden gegen isolierte Verwerfungs-Entscheidungen der Patentabteilungen zuständig.

In der die Technischen Beschwerdesenate betreffenden Besetzungsregelung

nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG sind zwar hinsichtlich des Einspruchsverfahrens nur die Sachentscheidungen über die Aufrechterhaltung, den Widerruf und die Beschränkung des Patents aufgeführt. Allgemein anerkannt ist

jedoch, dass der Technische Beschwerdesenat für die Entscheidung über alle

Beschwerden zuständig ist, die in innerem Zusammenhang mit Entscheidungen stehen, für die er ausdrücklich in der Viererbesetzung zuständig ist (vgl

Schulte aaO § 67 Rdn 15; Busse, Patentgesetz, 5. Auflage 1999, § 67 Rdn 29,

30, 34).

Bei der alleinigen Verwerfung des Einspruchs handelt es sich aber noch nicht

einmal um eine Entscheidung in einem Konnexverfahren. Vielmehr ist die Zulässigkeit des Einspruchs in jedem Stadium des Einspruchs-Hauptsacheverfahrens vorab zu prüfen (vgl Schulte aaO § 59 Rdn 131 ff). Jede Sachentscheidung im Einspruchsverfahren setzt die positive Feststellung der Zulässigkeit zumindest eines Einspruchs voraus. Wird die Unzulässigkeit des Einspruchs erst im Beschwerdeverfahren festgestellt, entscheidet der Technische

Beschwerdesenat (vgl Schulte § 59 Rdn 134). Ebenfalls entscheidet der

Technische Beschwerdesenat, wenn der Beschluß der Patentabteilung außer

der Sachentscheidung noch die Verwerfung des Einspruchs enthält.

Die Zuständigkeit der Technischen Beschwerdesenate für Entscheidungen

über Beschwerden gegen Beschlüsse der Patentabteilungen, durch die (lediglich) der Einspruch als unzulässig verworfen wird, ergibt sich nach Ansicht des

Senats im übrigen auch aus der Regelung über die Zurückverweisung gemäß

§ 79 Abs 3 PatG iVm § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG. Denn die alleinige Verwerfung des Einspruchs durch die Patentabteilung stellt an sich einen typischen Fall des § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG dar, in dem das Patentamt noch

nicht in der Sache selbst entschieden hat.

Hält der Beschwerdesenat die Verwerfung des Einspruchs nicht für rechtmäßig und hebt den angefochtenen Beschluß der Patentabteilung deshalb

auf, muß er die Sache gemäß § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG nicht zurückverweisen, sondern kann in der Sache selbst entscheiden. Da für eine derartige

Sachentscheidung über die Aufrechterhaltung, den Widerruf oder die Beschränkung des Patents zweifellos der Technische Beschwerdesenat in der

Besetzung nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG zuständig ist, muß derselbe

Senat auch zuständig sein, wenn die Patentabteilung in der (Einspruchs-) Sache selbst noch nicht entschieden hat, wie es insbesondere bei der bloßen

Verwerfung des Einspruchs als unzulässig der Fall ist.

Soweit gegenwärtig in der Praxis des Patentgerichts noch angenommen wird,

für Beschwerden gegen die alleinige Verwerfung des Einspruchs sei der Juristische Beschwerdesenat in der Besetzung nach § 67 Abs 1, 4. Alternative

PatG zuständig, stehen diesem nur die beiden Entscheidungsmöglichkeiten

zur Verfügung, entweder die Beschwerde zurückzuweisen oder den angefochtenen Beschluß der Patentabteilung aufzuheben und die Sache gemäß

§ 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG an das Patentamt zurückzuverweisen. Demgegenüber geht die Regelung in § 79 Abs 3 PatG jedoch davon aus, dass der

Beschwerdesenat normalerweise eine Sachentscheidung trifft, und zwar auch

dann, wenn das Patentamt in der Sache selbst noch nicht entschieden hat.

Denn in § 79 Abs 3 Satz 1 PatG heißt es in Form einer Ausnahmevorschrift:

„Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in

der Sache selbst zu entscheiden, wenn ...“. Die Sachentscheidung darf gemäß

§ 67 Abs 1, 2. Alternative PatG aber nur durch den Technischen Beschwerdesenat ergehen. Die Zuweisung zum Juristischen Beschwerdesenat beschränkt

somit in gesetzeswidriger Weise die Entscheidungskompetenz, weil damit unzulässig eine Sachentscheidung dieses Senats ausgeschlossen wird. Da die

Zuständigkeit des Juristischen oder Technischen Beschwerdesenats selbstverständlich nicht davon abhängen kann, wie die Endentscheidung des Beschwerdesenats lautet – dies stünde in krassem Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Gebot des gesetzlichen Richters - , muß im Falle der Einspruchsverwerfung auch aus der ratio legis der Zurückverweisungsregelung

des § 79 Abs 3 (insbesondere Satz 1 Nr 1) PatG der Technische Beschwerdesenat in der Besetzung nach § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG zuständig sein.

Demnach vermag den Senat die Entscheidung des 4. Senats (BPatGE 26,

143 ff), soweit der Juristische Beschwerdesenat für Beschwerden gegen isolierte Einspruchs-Verwerfungen der Patentabteilungen zuständig sein soll,

nicht zu überzeugen.

3.) Der erkennende Technische Beschwerdesenat ist gemäß § 147 Abs 3 PatG

iVm § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG für die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren zuständig.

Nach dem hier anzuwendenden § 147 Abs 3 PatG „entscheidet über den Einspruch nach § 59 der Beschwerdesenat des Patentgerichts“. In den Sätzen 2

und 3 des § 147 Abs 3 PatG wird bestimmt:

„Für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des

Patentgerichts gelten die (.......). Der Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung von einem technischen Mitglied als

Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied.“

Bei dieser Besetzung des Beschwerdesenats, die demnach ersichtlich für alle

Entscheidungen im erstinstanzlichen gerichtlichen Einspruchsverfahren –

„über den Einspruch“ – gilt, also auch für die bloße Verwerfung des Einspruchs, kann es sich nur um den (zuständigen) Technischen Beschwerdesenat im Sinne des § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG handeln.

Die Erwägung, nicht der Technische, sondern der Juristische Beschwerdesenat (§ 67 Abs 1, 4. Alternative PatG) in der Besetzung mit drei rechtskundigen

Mitgliedern könnte für die Entscheidung der Verwerfung des Einspruchs zuständig sein, weil in § 67 Abs 1, 2. Alternative PatG, der die Besetzung der

Technischen Beschwerdesenate regelt, lediglich die Sachentscheidungen der

Aufrechterhaltung, des Widerrufs und der Beschränkung des Patents aufgeführt sind (vgl dazu BPatGE 26, 143, 144, 151 und BPatG Beschluß des

20. Senats vom 30. Oktober 2003 – 20 W (pat) 344/02 -), kommt im Fall eines

gerichtlichen (erstinstanzlichen) Einspruchsverfahrens gemäß § 147 Abs 3

PatG somit sicher nicht in Betracht. Sie führte insbesondere zu dem verfassungswidrigen, absurden Ergebnis, dass sich als „gesetzlicher Richter“ die

Besetzung und Zuständigkeit des Beschwerdesenats erst nach und auf Grund

der Entscheidung bestimmen ließe.

Dellinger

Dr. Henkel

v. Zglinitzki

Harrer

Bb