Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 20.04.2004 – 33 W (pat) 301/01
33. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
33 W (pat) 301/01 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 10.99
betreffend die Marke 396 02 494
hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 20. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin
Pagenberg LL.M. Harv. und die Richterin Dr. Hock
beschlossen:
1.
Die Beschlüsse der Markenstelle
für Klasse 19 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2000 und
vom 31. Juli 2001 werden aufgehoben,
soweit der
Widerspruch aus der Marke 1 139 689 „TERRANOVA Von
Grund auf gut.“ zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 139 689 wird die
Löschung der Marke 396 02 494 TERRAPLAN angeordnet.
3.
Die Entscheidung über den Widerspruch aus der Marke
395 39 475 „Terra Dachsysteme“ bleibt dahingestellt.
4.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
5.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I
Die am 22. Januar 1996 angemeldete Wortmarke
TERRAPLAN
„Ziegel“
ist am 22. Mai 1996 für die Ware
in das Register eingetragen und am 30. August 1996 veröffentlicht worden.
Gegen die Eintragung der Marke hat die Inhaberin 1.) auf Grund der am
16. Mai 1989 für Waren der Klassen 19, 1, 2, 3 und 17 eingetragenen Marke
1 139 689 (Widerspruchsmarke 1)
siehe Abb. 1 am Ende
Widerspruch erhoben, der auf die Waren
„Baumaterialien (nicht aus Metall); Verputzmaterialien für Innen-
und Außenwände, Vollwärmeschutzsysteme
(bestehend aus
Klebespachtelmasse, Polystyrol-Hartschaumplatten, Glasgitter und
Außenputz), Wärmedämmputze, Sanierputz, Sanierputzsysteme
(bestehend aus wasserabweisendem Kellenvorspritzer mit
Leichtzuschlagstoffen und wasserabweisendem Sanierputz auf
Perlitebasis), Fassadenputze, Trockenmörtel, Betonausgleichsmörtel, Reparaturmörtel, Verfugungs- und Sichtmauermörtel,
Beton-Putzmörtel;
Fließmörtel; Mauermörtel; Natur-
und
Kunststeine; Fassadenplatten; Mörtelplatten“
gestützt ist und 2.) auf Grund der Wortmarke 395 39 475 (Widerspruchsmarke 2)
Terra Dachsysteme
die am 9. Juli 1996 für die Waren der Klasse 19
„Dachziegel und Dachzubehör aus Ton, soweit in Klasse 19
enthalten“
eingetragen und am 10. Oktober 1996 veröffentlicht worden ist.
Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 bestritten. Daraufhin sind von der Widersprechenden Benutzungsunterlagen
eingereicht worden ua eine eidesstattliche Versicherung der Leiterin
Administration
der
D… GmbH,
Frau S…,
vom
20. Januar 1998 zur Benutzung der Marke mit Umsatzzahlen für die Jahre 1991,
1992 und 1993 sowie Verpackungsmuster, die Preisliste 1993 und Datenblätter
mit Verarbeitungshinweisen.
Die Markenstelle hat in ihrem Beschluss vom 22. Mai 2000 die Frage der
Benutzung offen gelassen und die unmittelbare Verwechslungsgefahr verneint,
weil es wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks an der Ähnlichkeit der
Marken fehle. Der Markenbestandteil „TERRA“ habe wegen seiner Bedeutung von
„Erde“ einen beschreibenden Einschlag und er sei außerdem durch eine Vielzahl
von Drittmarken in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt, so dass er als
verbrauchtes Wort ohne herkunftsbezeichnende Funktion zu werten sei. Eine
Verwechslungsgefahr aus anderen Gesichtspunkten sei nicht ersichtlich.
Der Erinnerungsprüfer hat im Zurückweisungsbeschluss vom 31. Juli 2001 die
assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren
Verwechslungsgefahr behandelt und nicht ausgeschlossen, dass die
Widersprechende den Verkehr an eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil
„Terra“ gewöhnt habe. Dies reiche aber nicht aus, da die Widersprechende
angesichts der Eintragung von 120 nationalen Marken mit dem beliebten Zeichenbestandteil „Terra“ in der Klasse 19 mit ihren „Terra-Marken“ in der Minderheit sei.
Es habe daher keinen Sinn darauf einzugehen, ob die Eintragungen auf
Abgrenzungsvereinbarungen und entsprechend begrenzten Verzeichnissen
beruhten.
Die Widersprechende hat gegen die Zurückweisung der Widersprüche
Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im wesentlichen vor, dass die
jetzige
Inhaberin
der Widerspruchsmarken
S1… GmbH
und
die
Muttergesellschaft
S2…
S…/Frankreich
über
zahlreiche
Marken verfügen und
letztere
internationale Marktführerin
im Bereich
Fassadenputze, Fliesenkleber und bauchemischer Produkte sei. Sie macht eine
umfangreiche Benutzung der Marke „TERRANOVA“ und die Benutzung einer
Vielzahl
von Terra-Marken
in Deutschland geltend. Den beteiligten
Verkehrskreisen seien nicht-metallische Baumaterialien aus dem Hause der
Widersprechenden mit der Bezeichnung „Terra“ seit Jahrzehnten bekannt. Sie
träten dem Verkehr unter zwei Terra-Zeichenserien entgegen. Die erste
Terra-Serie werde für Waren nichtmetallischer Baustoffe, insbesondere Putze,
Mörtel, Fassadenverkleidungen,
verwendet und der Widersprechenden
unmittelbar zugeordnet, während die zweite Terra-Serie etwa zehn Terra-Marken
für die Waren „Dachziegel“ und „Dachziegelzubehör“ umfasse und von den
P…
mit
Zustimmung
der
Widersprechenden
benutzt
werde. Hierzu hat die Widersprechende die Preisliste 2001 sowie Prospekte und
Schreiben
der
P…
vorgelegt.
Auf
die
Aufrechterhaltung
und
Erstreckung der Nichtbenutzungseinrede auf den nach § 43 Abs 1 Satz 2
MarkenG maßgeblichen Zeitraum hinsichtlich der Widerspruchmarke 1 sowie das
Bestreiten der Benutzung hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 im Schriftsatz
vom 24. Juli 2002 hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen von
Herrn
P…
und
Frau
R…
und
weitere
Benutzungsunterlagen
eingereicht, auf die Bezug genommen wird. Die Widersprechende ist der
Auffassung, daß eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „TERRANOVA“
vorliege, weil der Zusatz „Von Grund auf gut“ schutzunfähig sei und den
kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 nicht verändere. Die
Benutzung der Widerspruchsmarke 2 sei der Widersprechenden
trotz des
Zusatzes auf den Dachziegeln
„Made by P…“ zuzurechnen. Eine
Schwächung durch Drittmarken liege nicht vor. Der Registerstand könne nicht
unbesehen zugrundegelegt werden. Insbesondere seien die 51 Marken der
Widersprechenden sowie die ca. 100 Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarungen
der 50-jährigen konsequenten Verteidigung und außerdem nur benutzte
Drittmarken zu berücksichtigen. Auch sei der Bestandteil „Terra“ für die Waren der
Widersprechenden nicht beschreibend. Die angegriffene Marke „TERRAPLAN“
reihe sich zwanglos in die beiden Terra-Zeichenserien der Widersprechenden ein,
so dass angesichts der engen Berührungspunkte der sich ergänzenden bzw zum
Teil austauschbaren Vergleichswaren assoziative Verwechslungsgefahr bestehe.
Im übrigen rügt die Widersprechende neben der pauschalen Behandlung des
Registerstandes die verfahrensfehlerhafte Durchführung des Erinnerungsverfahrens. Über die Erinnerung sei ohne vorherige Zustellung des Schriftsatzes
der Markeninhaberin vom 30. Oktober 2000 entschieden worden, der tatsächliche
Ausführungen zu einer Reihe von Drittzeichen enthalte, auf die sich die
Gegenseite gestützt habe.
Die Widersprechende beantragt,
die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke anzuordnen sowie die Beschwerdegebühr
zurückzuzahlen.
Die Markeninhaberin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie hält die Nichtbenutzungseinreden aufrecht und rügt insbesondere, dass die
Widerspruchsmarke 1 im Inland nicht ernsthaft benutzt worden sei, weil das
Weglassen des Zeichenbestandteils „Von Grund auf gut“ den kennzeichnenden
Charakter der Marke verändere. Die abweichende Form der Benutzung könne
nicht als rechtserhaltend iSv § 26 Abs 3 MarkenG angesehen werden, da der
Slogan „Von Grund auf gut“ im Lichte der neueren Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs schutzfähig sei. Es handele sich um einen eigenständigen
Bestandteil der Widerspruchsmarke 1, was auch durch die unterschiedliche
Schriftform hervorgehoben werde.
Die Umsatzzahlen der eidesstattlichen Versicherungen besagten nichts, solange
nicht die Relation zum Gesamtumsatz der Widersprechenden und
ihres
Marktanteils angegeben sei. Die Vorlage der Preisliste 2001 und die
eidesstattlichen Versicherungen
litten
an
inhaltlichen Mängeln. Die
Widerspruchsmarke 2 werde allenfalls von den Dachziegelwerken der Firma
P… verwendet. Ohne Vorlage des behaupteten Lizenzvertrages könne nicht
geprüft werden, ob eine Benutzung mit Zustimmung der Widersprechenden in
Betracht komme. In den Benutzungsunterlagen werde nur die Firma P…
genannt und ein behaupteter Fremdbenutzungswille sei nicht erkennbar.
Die Markeninhaberin hat das Warenverzeichnis in der mündlichen Verhandlung
auf die Ware „Mauerziegel, ausgenommen Klinker“ beschränkt. Sie ist der
Auffassung, dass die nunmehr noch beanspruchten Waren mit den Waren der
Widersprechenden nicht ähnlich seien. Es bestehe keine Substitution der
Vergleichswaren. Hersteller und Verwendungszweck seien grundverschieden.
Außerdem umfasse das Sortiment der Baustoffhändler sämtliche Baustoffe, die
nicht alle untereinander ähnlich seien, so dass das Angebot mit dem in einem
Kaufhaus vergleichbar sei.
Verwechslungsgefahr bestehe mangels Markenähnlichkeit weder unmittelbar noch
lägen die Voraussetzungen einer assoziativen Verwechslungsgefahr vor. Selbst
wenn ein Lizenzvertrag bestehe, sei dieser den angesprochenen Abnehmern nicht
erkennbar. Die für Dachziegelprodukte verwendeten Terra-Marken träten dem
Verkehr als Marken des Unternehmens P… entgegen, so dass sie nicht der
Widersprechenden zugerechnet werden könnten. Die Widersprechende habe den
Verkehr nicht hinreichend daran gewöhnt, Marken mit dem Bestandteil „Terra“ als
Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen zu erkennen. Vielmehr träten
dem Verkehr Terra-Marken verschiedener Unternehmen entgegen, was sich auch
aus den von der Markeninhaberin vorgelegten Internetauszügen ergebe. Der
Bestandteil Terra sei ohnehin durch Drittmarken in seiner Kennzeichnungskraft
geschwächt und außerdem für Dachkeramik bzw. Tondachziegel beschreibend.
Die angegriffene Marke werde als Hinweis auf ein weiteres Unternehmen und
nicht als weiteres Zeichen einer Serie der Widersprechenden angesehen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Es besteht nach
Ansicht des Senats die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG
derart, dass die jüngere Marke „TERRAPLAN“ auf Grund der Zeichenserie der
Widersprechenden gedanklich mit der Widerspruchsmarke 1 „TERRANOVA Von
Grund auf gut“ in Verbindung gebracht wird.
Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist wie die
unmittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller entscheidungserheblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Auch sie ergibt sich aus der
Wechselwirkung von Waren- und Markenidentität oder -ähnlichkeit und der
Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw des
in Frage stehenden
Stammbestandteils, wobei sich die maßgeblichen Faktoren gegenseitig
ausgleichen können (stRspr vgl BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; GRUR 2002,
542 - BIG; zuletzt WRP 2004, 353 - DONLINE).
1. Wegen der zulässig erhobenen Einrede der Nichtbenutzung können für die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren berücksichtigt werden, für die
rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43
Abs 1 Satz 3 MarkenG). Sie muss gemäss § 26 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2
MarkenG von der Inhaberin bzw mit deren Zustimmung im Inland ernsthaft benutzt
worden sein. Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen,
wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs
entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern, wobei
die Anforderungen am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich
Angebrachten zu messen sind.
Die Widersprechende hat die ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der
Widerspruchsmarke 1 für die beiden maßgeblichen Zeiträume (30. August 1991
bis 30. August 1996 und 20. April 1999 bis 20. April 2004) mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht. Diese
gründet sich auf die Gesamtbetrachtung der
in den eidesstattlichen
Versicherungen vom 20. Januar 1998 und vom 28. April 2003 abgegebenen
Erklärungen und die übrigen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten
Unterlagen. Danach hat Frau S… erklärt, dass die Firma D…
GmbH
die Widerspruchsmarke 1
seit
dem
Jahr
bis Ende
1993 für Trocken- und Nassprodukte ihres Lieferprogramms benutzt und damit
Umsätze von … (1991), … (1992) und … (1993) DM erzielt hat. Für
die Jahre 1994 bis zum Zeitpunkt seiner Erklärung vom 28. April 2003 hat Herr
P… ua an Eides Statt versichert, dass unter der Marke „Terranova“ von der
Widersprechenden
in Deutschland mit Zustimmung der
französischen
Muttergesellschaft zahlreiche Putze, Trockenmörtel und Wärmedämmungsprodukte vertrieben werden, deren Umsätze sich zwischen …, … bzw …
DM beliefen. Aus den Preislisten 1990, 1992, 1997 sowie insbesondere
1993 und 1998 geht zudem hervor, dass neben den TERRANOVA Edelputzen
spezielle Putze unter den Bezeichnungen
„TERRAPOR, TERRABONA,
TERRALTA, TERRAGRANA sowie TERRAGRUND, TERRASAN, TERRASIL,
TERRAPLAST und TERRATHERM“ geführt und verwendet werden. Die
Bezeichnungen „Terra-Light, terragrund, terra-star, terra dur, terrrasil, terrasol,
terravaria, terracolor, terratherm und terrasan“, deren Benutzung ebenfalls
versichert wird, sind in den Preislisten 2000, 2001, 2002, 2003 sowie im
Produktkatalog Fassaden für mineralische Edelputze, Wärmedämm-System,
Sanierputze und technische Mörtel eingesetzt. Auf den Verpackungsmustern ist
die Marke „TERRANOVA“ in Fettdruck mit dem Zusatz „Von Grund auf gut“ in
dünnerer Schrift sowie im Verbund mit „TERRAFIX“ und „TERRATHERM“
angebracht.
Die Widerspruchsmarke 1 ist entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ihrer
Art und Form nach rechtserhaltend benutzt auch soweit der Zusatz „Von Grund
auf gut“ nicht enthalten ist. Denn es handelt sich um einen Zeichenteil, der als
Wortfolge oder Slogan zwar markenfähig
ist, dem aber wegen der rein
beschreibenden Aussage im Sinne einer von Grund auf guten Qualität oder
Beschaffenheit der angebotenen Produkte allein jegliche Unterscheidungskraft
fehlt. Die Abweichung der benutzten Form von der eingetragenen Marke - nämlich
ohne den schutzunfähigen Slogan - verändert den kennzeichnenden Charakter
der Widerspruchsmarke 1 nicht, so dass die Benutzung der Marke “TERRANOVA“
als Benutzung der eingetragenen Widerspruchsmarke 1 gemäss § 26 Abs 3
MarkenG gilt.
Der Senat geht damit von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für die
eingetragenen Waren „Verputzmaterialien für Innen- und Außenwände“ sowie für
die im einzelnen eingetragenen Putze und Mörtel des Warenverzeichnisses der
Widerspruchsmarke 1 aus. In welchem Umfang der Warenoberbegriff „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ über den Kernbereich dieser typischen Baustoffe
hinaus für sämtliche Baumaterialien sowie für die restlichen eingetragenen Waren
als benutzt anzusehen ist, kann demgegenüber dahingestellt bleiben.
2.
Die benutzten Waren sind mit den Waren der angegriffenen Marke auch
nach deren Einschränkung auf „Mauerziegel, ausgenommen Klinker“ in einem
mittleren Grad ähnlich. Nach den vom Europäischen Gerichtshof (GRUR 1998,
922, 923
- Canon) und der höchstrichterlichen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs (vgl GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN) aufgestellten
Grundsätzen
bestehen
zwischen
den Vergleichswaren
derart
enge
Berührungspunkte, dass für den hier angesprochenen Fachverkehr wie für den
durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und
verständigen,
fachlich
interessierten Durchschnittsabnehmer bei unterstellter identischer Kennzeichnung
die Herkunft aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen
Unternehmen naheliegt. Die speziellen Putze und Mörtel der Widersprechenden
sind auf die zu verputzenden oder zu verarbeitenden Mauerziegel abgestimmt und
sie hängen ihrer Art, Konsistenz und Zusammensetzung von ihnen ab, so dass
von ergänzenden und einander bedingenden, jeweils typischen Baumaterialien
auszugehen ist, die für einen gemeinsam zu verfolgenden Verwendungszweck
des Wand-, Fassaden- oder Mauerbaus bestimmt und geeignet sind, was nicht
zuletzt auch durch die Verwendung desselben Begriffs z.B. bei „Mauermörtel“ und
„Mauerziegel“ zum Ausdruck kommt.
3.
Bei der Widerspruchsmarke 1 ist hinsichtlich des allein kennzeichnenden
Bestandteils
„TERRANOVA“ zumindest eine normale Kennzeichnungskraft
zugrunde zu legen, wobei die Frage, inwieweit die lange Dauer der Benutzung der
Marke TERRANOVA und deren behaupteter Bekanntheit die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke 1 gesteigert hat oder hat steigern können, dahingestellt
bleiben kann.
Die Gesamtbezeichnung „TERRANOVA“ ist unbeschadet der Bedeutung der
lateinischen Wörter „Terra“ für „Erde, Gebiet“ und „Nova“ für „neu“ weder von
Haus aus für die Widerspruchswaren als beschreibende Angabe und damit als
kennzeichnungsschwach anzusehen noch durch Drittzeichen geschwächt.
Aus dem pauschalen Hinweis der Markenstelle auf die Registerlage, aus der sich
eine Vielzahl von Eintragungen von Drittmarken mit dem Bestandteil „TERRA“
ergebe und die sich nach den Angaben des Erinnerungsprüfers auf 120 Treffer
belaufe, kann nicht auf einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und
damit geringeren Schutzumfang der Widerspruchsmarke 1 geschlossen werden.
Zum einen gehören der Widersprechenden bzw der Muttergesellschaft nach ihrem
insoweit unbestrittenen Vortrag 51 der eingetragenen Marken. Zum anderen fehlt
es für die Annahme, den Registerstand der eingetragenen Drittzeichen, über
deren Benutzung nichts bekannt
ist, als
Indiz
für eine dahingehende
Kennzeichnungsschwäche heranzuziehen, an der erforderlichen großen Zahl von
Drittmarken, die im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke 1 liegen
(vgl stRspr BGH GRUR 1967 - Vitapur; GRUR 1999, 241, 243 - Lions).
Ebenso wenig lässt sich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft auf der
Grundlage der von der Markeninhaberin angegebenen Drittmarken und deren
Verwendung im Internet feststellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine
Schwächung durch Drittzeichen einen Ausnahmetatbestand darstellt und
voraussetzt, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng
benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang
tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche
Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen
im
Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl BGH, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba
Moda; GRUR 2002, 626, 628 - IMS). Diese Voraussetzung ist bei keiner der in der
mündlichen Verhandlung genannten Kennzeichnungen gegeben. Die „terra-bau“
bezeichnet eine Messe für ökologisches Bauen und Wohnen, „pro Terra“ betrifft
Windkraftprojekte,
„TERRATECH“ den Bau eines Entbindungshauses
im
westafrikanischen Sierra Leone und „terra bausysteme“ den Bau von Reitplätzen
und -anlagen. Hinzu kommt, dass die Widersprechende die Marke „TERRANOVA“
langjährig und intensiv verteidigt und in zahlreichen Vereinbarungen von anderen
Terra-Marken abgegrenzt hat.
4.
Die Vergleichszeichen sind zwar nicht im engeren Sinne miteinander
verwechselbar. Es besteht jedoch Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil
die jüngere Marke „TERRAPLAN“ vom Verkehr als weiteres Serienzeichen der
Widersprechenden zugerechnet wird.
Bei der Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des
Serienzeichens ist zwar Zurückhaltung geboten. Auch setzt sie Abnehmer voraus,
die den fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreisen
angehören. Dem Verkehr ist aber die Übung mancher Unternehmen bekannt, sich
eines Stammzeichens für ihre Waren zu bedienen und dieses Stammzeichen, das
als solches erkennbar bleibt, für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung
abzuwandeln. Ist ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer
Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten und hat diesen an einen bestimmten
Wortstamm gewöhnt, so wird der Verkehr vermuten, es handele sich bei dem
neuen Zeichen um ein solches der Serie (vgl BGH GRUR 2002, 542 - BIG). So ist
es hier.
Die Widersprechende hat die Benutzung einer um die Marke „TERRANOVA“ - die
den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 ausmacht - gruppierte
Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „TERRA“ zur Überzeugung des Senats
hinreichend belegt. Sie bzw die Rechtsvorgängerin hat die Serie bereits vor dem
maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke im Jahre 1996 (vgl
BGH GRUR 1961, 347 - Almglocke) mindestens seit 1990 verwendet, wobei das
Stammzeichen
„TERRANOVA“
zur
damaligen Zeit
auch Teil
der
Unternehmensbezeichnung
„D… GmbH“
war
und
als
Firmenschlagwort benutzt wurde. Die Serie umfasste ua die Kennzeichnungen
„TERRANOVA, TERRASAN, TERRAGRUND, TERRATHERM, TERRASIL,
TERRAPLAST, TERRAGRANA“ (vgl Katalog Preise & Produkte „TERRANOVA -
Von Grund auf gut“ - Juni 1990, 1992, 1993 sowie die Hinweisblätter zur
Verarbeitung der Produkte 1990 und 2/96).
Nach den eidesstattlichen Versicherungen und den übrigen Unterlagen existiert
die Serie, z.T. erweitert durch die Kennzeichen „TERRAPOR, TERRABONA,
TERRASIT, TERRAFIX“ sowie „terra-light, terra-star, terra-lux, terravaria, terradur,
terrasol und terracolor“ (vgl TERRANOVA weber & brountin deutschland, Produkte
und Preise 1997, Preisliste 1998; Preisliste weber & broutin 2000, 2001, 2002,
2003) in Deutschland nach wie vor, auch wenn einige Kennzeichen nicht mehr
erscheinen und die Zeichen nunmehr auf eine andere Firma, nämlich die
Widersprechende, umgeschrieben worden sind, die Teil des Mutterkonzerns
S2… S…/Frankreich ist.
Soweit die Markeninhaberin die Auffassung vertritt, die Widersprechende habe
den Verkehr nicht an eine Zeichenserie mit Hinweischarakter auf ein Unternehmen
gewöhnt, weil dem Verkehr mit der behaupteten Terra-Serie für Dachziegel und
Dachkeramik bei unterstellter Benutzung ein weiteres Unternehmen, nämlich die
Firma Pfleiderer,
entgegentrete,
ohne
dass
eine Verbindung
zur
Widersprechenden für den angesprochenen Verkehr erkennbar sei, vermag der
Senat der Markeninhaberin nicht zu folgen. Die Gewöhnung des Verkehrs an eine
Zeichenserie hängt - wie bei der Benutzung - von dem Auftritt der Kennzeichen im
inländischen Markt und nicht von dessen Kenntnis ab, wie die Firma der
Widersprechenden heißt, ob die benutzende Firma auch
Inhaberin der
Markenrechte ist oder wem die Marken im einzelnen gehören.
Für den Benutzungstatbestand ist in der Rechtsprechung und Literatur anerkannt,
dass eine tatsächliche Benutzung seitens des Dritten ausreicht, soweit sie mit
Einwilligung des Markeninhabers geschieht (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl,
2003, § 26 Rdn 116 f und FN 147 und 149 mwN). Auch ist zum Nachweis der
vorherigen Zustimmung nicht unbedingt die Vorlage eines
förmlichen
Lizenzvertrages nötig und der Fremdbenutzungswille muss nicht nach außen
hervorgehoben sein (vgl Schricker GRUR Int 1969, 14, 24; Fezer Markenrecht,
3. Aufl 2001, § 26 Rn 86; BPatGE 25, 50, 52 - Bommi mwN). Es mag fraglich sein,
ob diese Rechtsgedanken angesichts des verschiedenen Gesetzeszwecks der
beiden Rechtsbegriffe der Benutzung einerseits und der Verwechslungsgefahr auf
Grund einer benutzten Zeichenserie andererseits auf letztere ohne weiteres
übertragbar sind. Der Vergleich mit der Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2 MarkenG) und
der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) zeigt jedoch, dass der in § 26
Abs 2 MarkenG ausdrücklich geregelte Grundsatz der autorisierten Drittbenutzung
insoweit auch für den Erwerb des Markenschutzes und des Schutzumfangs gelten
muss (s.a. Ströbele aaO § 8 Rdn 478). Ebenso ist es für eine einfache
Verkehrsgeltung ausreichend, dass ein nicht unerheblicher Teil der
angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen einem bestimmten, nicht notwendig
namentlich benennbaren Unternehmen zuordnet (vgl Hacker aaO § 4 Rdn 50
mwN). Dem Verkehr ist ohnehin meist nicht bekannt, wer Rechtsinhaber einer
Marke oder Serie ist. Die Kenntnis der Rechtsinhaberschaft kann insbesondere
seit der freien Übertragbarkeit der Marke für den normativen Begriff der
Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der Gewöhnung des Verkehrs an eine
Zeichenserie
im Regelfall nicht ausschlaggebend
sein. Besitzt die
Widersprechende - wie hier - zwei unterschiedlich gebildete Zeichenserien mit
demselben Stamm für verschiedene Produktsegmente, so führt dies in der Regel
zu einer verstärkten Zurechnung für den eingetragenen Markeninhaber und nicht
zur Verneinung der Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr auf Grund einer
benutzten ersten Zeichenserie durch eine zweite. Selbst bei der Verkehrsdurchsetzung kann der Rechtsnachfolger diese wegen der freien Übertragbarkeit der
Marke geltend machen, obwohl diese im wesentlichen auf Benutzungshandlungen
des Rechtsvorgängers beruht. Die Rechtsinhaberschaft geht für die rechtliche
Zuordnung der Vorstellung des Verkehrs und der hinzunehmenden möglichen
Marktverwirrung insoweit vor (vgl Ströbele aaO § 8 Rdn 480).
Die von der Markeninhaberin aufgeworfene Frage kann indes dahingestellt
bleiben, weil die zweite Serie im vorliegenden Fall jedenfalls nicht geeignet ist, die
Gewöhnung des Verkehrs an die erste Serie und damit die Verwechslungsgefahr
unter dem Aspekt des Serienzeichens zu beeinträchtigen. Die Benutzung der
Terra-Serie durch die Firma P… bei unterstelltem Fremdbenutzungswillen
für die Widersprechende auf Grund ihres Schreibens vom 12. Dezember 2001 (Bl
106, d.A.) betrifft nicht den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen
Marke und sie wird für einen anderen Produktbereich verwendet. Hinzu kommt,
dass für den angesprochenen Verkehr, der hier Fachkreise wie Architekten,
Bauunternehmen, Bauträgergesellschaften, Maurer, Fassadenbauer, Dachdecker
aber auch Bauherren und interessierte Endabnehmer umfasst, umso eher
Veranlassung zu der Annahme besteht, bei der angegriffenen Marke ein weiteres
Zeichen der TERRANOVA-Serie vor sich zu haben, als eine Erweiterung des
Lieferspektrums Fassaden der Widersprechenden
insbesondere auch auf
Mauerziegel nahe liegt. Zudem dürften gerade dem Fachpublikum die zahlreichen
Veränderungen, Firmenkäufe, Fusionen und Konsolidierungen, die insbesondere
im Zuge der Wende seit 1993 in der Baubranche eingetreten sind, nicht unbekannt
geblieben sein.
Nachdem die Widersprechende bzw ihre Rechtsvorgänger beim Vertrieb von
Fassadenputzen und den verschiedenen Trockenmörteln
im
Inland eine
Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „TERRA“
in erheblichem Umfang
verwendet und den Verkehr an diese gewöhnt haben, kommt es nicht darauf an,
ob das Wort „Terra“ wegen seiner Bedeutung ua von „Tonerde, Tonboden“,
Lehmerde“ (vgl DUDEN Das Fremdwörterbuch 5. Aufl 1990, 774 - Stichwort
„Terrakotta, Terra rossa“) für die betroffenen Waren einen beschreibenden Inhalt
hat und etwa deswegen als Stammbestandteil ungeeignet sei (vgl BGH GRUR
2002, 542 aE - BIG).
6.
Bei der gegebenen Sachlage kann die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr
auch auf Grund der Widerspruchsmarke 2 „Terra Dachsysteme“ und der
behaupteten Terra-Zeichenserie für „Dachziegel und Dachzubehör aus Ton sowie
Dachkeramik“ anzunehmen ist, dahingestellt bleiben.
7.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 71 Abs 3 MarkenG
angeordnet, weil der angefochtene Erinnerungsbeschluss vom 31. Juli 2001
ergangen ist, ohne dass der unterlegenen Widersprechenden der Schriftsatz der
Markeninhaberin vom 30. Oktober 2000 zuvor zugestellt worden war. Der
Schriftsatz enthielt ua tatsächliches Vorbringen zur behaupteten Schwächung
durch eingetragene Drittzeichen. Der Widersprechenden hätte Gelegenheit
gegeben werden müssen, sich zu dem Sachvortrag zu äußern. Die unterbliebene
Zustellung stellt einen groben Verfahrensfehler dar. Es kann nicht ausgeschlossen
werden - insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen des Erinnerungsprüfers
zum Rollenstand - dass die Entscheidung ohne die Verletzung des rechtlichen
Gehörs anders ausgefallen und die Einlegung der Beschwerde nicht erforderlich
geworden wäre.
8.
Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des
Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).
9.
Die Rechtsbeschwerde wird auf Anregung der Markeninhaberin gemäß
§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Klärung der Rechtsfrage zugelassen, inwieweit die
Existenz zweier Serien von Marken mit demselben Stammbestandteil, die für
dieselbe Widersprechende eingetragen sind, der Gewöhnung des Verkehrs an
eine benutzte Zeichenserie mit Hinweischarakter auf ein Unternehmen als
Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der
Serienmarke entgegensteht, wenn die zweite Serie von einem als Hersteller
gekennzeichneten Unternehmen benutzt wird, dessen Fremdbenutzungswille für
den Verkehr nicht ohne weiteres erkennbar ist.
Dr. Hock
Pagenberg
Vorsitzender Richter Winkler ist im Urlaub und daher verhindert zu unterschreiben
Pagenberg
Abb. 1
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