BPatG Beschluss vom 24.03.2005 – 25 W (pat) 4/01

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 4/01 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 2 034 039

(Lö 176/96) 10.99

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 24. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems

sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 ist

wirkungslos, soweit die Löschung der Marke 2034039

angeordnet wurde.

2.

Im Übrigen wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom

29. Dezember 1998

im Kostenpunkt aufgehoben.

Kosten des Verfahrens einschließlich des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I.

Die am 24. Oktober 1992 angemeldete Wortbildmarke 2034039

war für die Beschwerdeführerin am 5. April 1993 unter der Nummer 2034039 für

die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" in das Register

eingetragen worden.

Die Beschwerdegegnerin beantragte im Dezember 1996 beim Deutschen Patent-

und Markenamt (DPMA), die Marke 2034039 wegen bösgläubiger Anmeldung zu

löschen.

Mit Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 29. Dezember 1998 wurde die

Marke gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht und der Beschwerdeführerin die

Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Löschungsantrag sei zulässig, auch wenn

die angegriffene Marke vor dem 1. Januar 1995 eingetragen worden sei. Die Markeninhaberin habe die Restaurantkette und die dazugehörende Marke der

Löschungsantragstellerin in den USA gekannt, die in Deutschland Markenschutz

gehabt und glaubhaft nachgewiesen habe, dass sie jedenfalls mittelfristig in

Deutschland unter dieser Marke tätig sein wollte. Die Markeninhaberin habe damit

rechnen müssen, dass sich die Beschwerdegegnerin wie andere Restaurant- und

Fast-Food-Ketten in Deutschland ausbreiten werde. Unter diesen Umständen entspreche es auch der Billigkeit, der Markeninhaberin die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

In einem Klageverfahren der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin

auf Löschung der Marke 1 000 940 (TACO BELL) wegen Nichtbenutzung hat die

Beschwerdeführerin vor dem OLG Frankfurt am 11. März 1999 einen Vergleich

geschlossen, in dem sie sich ua verpflichtet hat, ihre Marke 2034039 aufzugeben.

Die Parteien waren sich einig, dabei den kostengünstigsten Weg zu wählen.

Außerdem ist in Punkt 2 des Vergleichs folgendes geregelt:

"Die Beklagte (T… Corporation, Irvine, Californien,

USA) übernimmt sämtliche gerichtlichen Kosten, erstattungsfähigen außergerichtlichen Kosten und sämtliche Verfahrenskosten, die in den Angelegenheiten entstehen, oder bereits

entstanden sind, die durch diesen Vergleich oder aufgrund

dieses Vergleichs beendet werden."

Über die Wirksamkeit und den Inhalt des Vergleichs, dabei insbesondere über die

Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Löschung mit Wirkung ex tunc oder ex nunc

verpflichtet war, herrschte zwischen den Beteiligten alsbald Uneinigkeit.

In einem von der Beschwerdegegnerin erstrittenen Urteil des LG Bielefeld

- Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996 ist die Beschwerdeführerin verurteilt

worden, in die Löschung der Marke 2034039 einzuwilligen. Auf Grund des rechtskräftig gewordenen Urteils des LG Bielefeld hat das DPMA am 5. September 2002

die Marke mit Wirkung ex tunc gelöscht. Ein Antrag auf Rückgängigmachung der

Löschung wurde inzwischen rechtskräftig zurückgewiesen (Beschluss des Senats

vom 14. Januar 2004 - Az 25 W (pat) 1/03).

Gegen den Beschluss der Markenabteilung des DPMA vom 29. Dezember 1998

hat die Löschungsantragsgegnerin Beschwerde erhoben. Sie sei bei der Anmeldung ihrer Marke nicht bösgläubig gewesen. Vielmehr habe die Antragstellerin und

deren Muttergesellschaft ihre in Deutschland geschützten "T…"-Marken

nicht benutzt, sondern diese nur wiederholt angemeldet und versucht, die unbenutzten Vorratsmarken zu erhalten.

Die Beschwerdeführerin beantragt nunmehr - nach der Löschung der Marke aufgrund eines rechtskräftigen zivilgerichtlichen Urteils in einem anderen Verfahren -

eine Entscheidung,

dass der zwischen den Parteien geschlossene Gesamtvergleich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main vom

11. März 1999 das vorliegende Verfahren unmittelbar beendet habe;

hilfsweise widerspricht sie der Erledigterklärung der Löschungsantragstellerin und beantragt die Klageabweisung;

sollte in der Sachentscheidung festgestellt werden, dass der

Rechtstreit in der Hauptsache erledigt sei, wird beantragt, zur

Klarstellung die vorangegangene Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 aufzuheben.

Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass das vorliegende Beschwerdeverfahren unmittelbar durch den Gesamtvergleich vom 11. März 1999 beendet sei,

der auch nach der Mitteilung des erkennenden Senats vom 19. Dezember 2001

relevant sei. Nach diesem Vergleich habe die Beschwerdegegnerin die Kosten

des Verfahrens zu tragen. Der Vergleich stehe dem vorliegenden Beschwerdeverfahren entgegen. Es sei von der Beschwerdegegnerin treuwidrig, sich nicht an die

Vereinbarungen aus dem Gesamtvergleich gehalten zu haben. Sie habe vertragswidrig beantragt, aufgrund des Urteils des LG Bielefeld vom 8. November 1996 die

Marke 2034039 mit Wirkung ex tunc zu löschen, und habe im Widerspruch zum

eigenen Parteivorbringen trotz des wirksamen Vergleichs, aus dem auch das Vollstreckungsverfahren betrieben worden sei, das vorliegende Verfahren weitergeführt.

Soweit ihrem Antrag auf Entscheidung, dass der zwischen den Parteien geschlossene Gesamtvergleich vor dem OLG Frankfurt vom 11. März 1999 das vorliegende Verfahren unmittelbar beendet hat, nicht stattgegeben werde, sei ihrem

Antrag auf Klageabweisung zu entsprechen. Erkläre der Kläger einseitig die

Hauptsache für erledigt, während der Beklagte seinen Klagabweisungsantrag aufrechterhalte, wie es vorliegend der Fall sei, so ende die Rechtshängigkeit der

Klage nicht. Das Gericht müsse dann klären, ob und zu welchem Zeitpunkt ein

erledigendes Ereignis vorliege. Falle das erledigende Ereignis in die Zeit vor

Anhängigkeit der Klage, so komme nach fast einhelliger Auffassung eine Erledigung nicht in Betracht. Unterstellt, die Beschwerdegegnerin habe die Löschung

der Marke ex tunc wegen älterer Rechte aus dem Bielefelder Urteil zu Recht beantragt, was bestritten werde, sei eine rückwirkende Nichtigkeit eingetreten. Infolge

dieser rückwirkenden Nichtigkeit habe der Löschungsklageanspruch in Wahrheit

von Anfang an nicht bestanden. Daher sei die Löschungsklage von Anfang an

unzulässig und unbegründet, zumindest aber jetzt unbegründet. Bei einer einseitigen Erledigungserklärung führe das Fehlen eines nachträglich erledigenden Ereignisses sogar dann zur Klageabweisung, wenn die Klage ursprünglich zulässig und

begründet gewesen wäre, denn ein Kläger dürfe durch eine einseitige Erledigungserklärung die prozessualen Regelungen zur Klagerücknahme nicht unterlaufen.

Die Beschwerdegegnerin hält das Verfahren auf Grund der endgültigen Löschung

der angegriffenen Marke für erledigt und beantragt sinngemäß,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens zu

tragen habe, da es sich um einen typischen Fall der Bösgläubigkeit handele, in

dem es der Billigkeit entspreche, dem Markenanmelder die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die Kostenregelung

des vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleichs, den die Beschwerdeführerin bis heute nicht vollständig erfüllt habe, sei unerheblich. Das vorliegende Verfahren sei nicht der Ort, um die Erfüllung der wechselseitigen Vergleichsverpflichtungen der Parteien zu diskutieren.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

1.) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 ist wirkungslos, soweit die Löschung der Marke

2034039 angeordnet wurde.

a) Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat der Vergleich vor dem

OLG Frankfurt das vorliegende Beschwerdeverfahren nicht unmittelbar beendet.

Im Vergleich wurde zwar vereinbart, dass die Beschwerdeführerin ihre Marke aufgibt, Diese Verpflichtung hat das vorliegende Verfahren jedoch noch nicht unmittelbar beendet, da es an entsprechenden Verfahrenserklärungen im vorliegenden

Beschwerdeverfahren (etwa Rücknahme der Beschwerde oder des Löschungsantrags) gefehlt hat. Auch die von der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom

25. Februar 2005 auf Seite 2 zitierte Rechtsprechung, wonach ein Gesamtvergleich auch andere Prozesse unmittelbar erledigen kann, hat zur Voraussetzung,

dass der Gesamtvergleich insoweit nicht nur eine Verpflichtung zur Rücknahme

der Klage oder des Rechtsmittels enthält. Diese Voraussetzung ist in der von der

Beschwerdeführerin

in

ihrer Eingabe auszugsweise zitierten Passage aus

BAGE 36, 109 ausdrücklich aufgeführt und sogar von ihr unterstrichen worden.

Nach dem vorliegenden Vergleich sollte die kostengünstigste Erledigung gewählt

werden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit weiterer Verfahrenshandlungen. Der

Vergleich selbst enthält dagegen keine Erklärungen, durch die die weiteren Verfahren unmittelbar beendet worden wären. In einem solchen Fall beendet auch ein

Gesamtvergleich die Rechtshängigkeit der anderen Verfahren nicht, da die Parteien im Vergleich etwas anderes vereinbart haben (vgl auch Thomas/Putzo, ZPO,

26. Aufl § 794 Rdn 26 aE). Im Übrigen wurden auch die weiteren Verfahren zwischen den Beteiligten nach Abschluss des Vergleichs von den Beteiligten nicht als

unmittelbar beendet angesehen. Hinzu kommt, dass zwischen den Beteiligten der

Umfang der Verpflichtungen umstritten war, insbesondere ob als Ziel eine Löschung ex tunc oder ex nunc vereinbart war. Dieser Streit zeigt um so mehr, dass

der Vergleich das vorliegende Verfahren nicht unmittelbar beendet hat, zumal

auch die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde nach Abschluss des Vergleichs

noch weiterverfolgt und sich auch in anderen Verfahren (vgl Beschluss des Senats

vom 14. Januar 2004 – Az 25 W (pat) 1/03) gegen die Löschung der Marke

gewehrt hat.

b) Die Beschwerde hat sich hinsichtlich der im Beschluss der Markenabteilung

ausgesprochenen Löschung der Marke erledigt, da die Marke inzwischen mit Wirkung ex tunc gelöscht ist. Auch wenn in § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG Bösgläubigkeit

des Anmelders bei der Anmeldung Tatbestandsmerkmal ist, kann sich die

Löschung der Marke selbst nicht auf einen Zeitraum vor der Eintragung ins Register beziehen. Daher ist der hier angefochtene Beschluss der Markenabteilung

vom 29. Dezember 1998 insoweit gegenstandslos geworden, da nach Löschung

der Marke aufgrund des rechtkräftigen Urteils des LG Bielefelds - Az 10 O 77/96 -

mit Wirkung ex tunc keine Marke mehr existiert, die aus anderen Gründen (nochmals) gelöscht werden könnte. Über den Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit,

der zudem von der Beschwerdegegnerin nicht mehr weiter verfolgt wird, ist daher

in der Sache nicht mehr zu entscheiden. Anders als im Fall der "EASYPRESS"-

Entscheidung (BGH, GRUR 2001, 337) verbleibt kein Zeitraum, in dem die Marke

noch als existent anzusehen ist. Die Löschungsantragstellerin macht insoweit

auch kein Feststellungsinteresse mehr geltend, was wegen der Löschung mit Wirkung ex tunc ohnehin schwer vorstellbar ist. Im Übrigen würde ein solches Feststellungsinteresse, wie es der BGH in der "EASYPRESS"-Entscheidung (GRUR

2001, 337) für den Zeitraum zwischen einem ex nunc wirkenden Verzicht und dem

Zeitpunkt der Eintragung für möglich erachtet hat, nur dem Löschungsantragsteller

zustehen, worauf der Senat die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 1. Februar 2005 bereits hingewiesen hat.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist auch nicht zu entscheiden, ob

der Löschungsantrag wegen bösgläubiger Anmeldung von Anfang an unzulässig

oder unbegründet war. Soweit die Beschwerdeführerin für die zu treffende Entscheidung hierauf abstellen will, ist zu berücksichtigen, dass es vorliegend nicht

um eine zivilrechtliche Klage geht und weder die Voraussetzungen noch die Folgen der Rücknahme einer Beschwerde im vorliegenden Verfahren, insbesondere

die Kostenregelungen, mit den Regelungen eines Zivilprozesses übereinstimmen.

Über die Kosten wird vorliegend auch bei Rücknahme einer Beschwerde nach Billigkeit entschieden (§ 71 Abs 1 und Abs 4 MarkenG). Die Rücknahme eines

Löschungsantrags wegen bösgläubiger Anmeldung ist zudem nicht von der Einwilligung des Gegners abhängig. Die Rücknahme einer Klage nach der ZPO hat

dagegen zur Folge, dass der Kläger nach § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO die Kosten des

Verfahrens zu tragen hat. Die Klage kann ohne Einwilligung des Beklagten außerdem nur bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung zurückgenommen werden.

Würde man bei einer Klage nach der ZPO im Falle einer einseitigen Erledigungserklärung lediglich auf das erledigende Ereignis abstellen, könnte der Kläger die

Voraussetzungen und die Kostenfolgen einer Klagerücknahme durch eine einseitige Erklärung umgehen. Eine solche Umgehung ist im vorliegenden Verfahren

nicht denkbar, da sich die Voraussetzungen und Folgen im Falle einer Rücknahme

des Löschungsantrags einerseits und einer Erklärung seiner Erledigung andererseits nicht in entsprechender Weise unterscheiden. Anders als in zivilrechtlichen

Klageverfahren ist im vorliegenden Verfahren daher auch bei einer nur einseitigen

Erledigungserklärung durch die Löschungsantragstellerin nicht in einer Sachentscheidung zu klären, ob der Löschungsantrag hinsichtlich der inzwischen rechtskräftig mit Wirkung ex tunc gelöschten Marke zulässig und begründet war. Vielmehr reicht in diesem Fall für die Erledigung des Verfahrens das in der rechtskräftigen Löschung der Marke liegende erledigende Ereignis unabhängig von der

ursprünglichen Zulässigkeit und Begründetheit des Löschungsantrags aus, was

auch den Erwägungen der "EASYPRESS"-Entscheidung (BGH, GRUR 2001, 337)

zugrunde liegt. Diese stellt lediglich darauf ab, ob die Löschungswirkung ex tunc

oder ex nunc eintritt, und zieht nur bei einer Löschung mit Wirkung ex nunc einen

Feststellungsantrag in Betracht, wenn der Löschungsantragsteller hierfür ein besonderes Feststellungsinteresse geltend macht. Auf eine ursprüngliche Zulässigkeit und Begründetheit des Löschungsantrags wird dagegen bei der Frage, ob sich

das Löschungsverfahren erledigt hat, nicht abgestellt.

Da der Löschungsantrag nach § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG sich durch die Löschung

aufgrund des rechtskräftigen Urteils des LG Bielefelds erledigt hat, ist der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des DPMA vom 29. Dezember 1998 hinsichtlich

der angeordneten Löschung wegen Bösgläubigkeit für wirkungslos zu erklären

(§ 269 Abs 3 Satz 1 und Abs 4 ZPO analog).

2.)

Im Übrigen wird auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin der angefochtene Beschluss im Kostenpunkt aufgehoben. Kosten des Verfahrens einschließlich

des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt (§§ 63 Abs 1, 71 Abs 1

MarkenG).

Soweit der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens auferlegt worden sind,

hat sich die Sache nicht erledigt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71

Rdn 11). Insoweit war über die Beschwerde noch zu entscheiden.

a) Der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des DPMA vom 29. Dezember 1998

ist im Kostenpunkt aufzuheben. Kosten des Verfahrens werden nicht auferlegt, da

dies nicht der Billigkeit entspricht.

Da sich das Löschungsverfahren in der Hauptsache durch die Löschung der

Marke mit Wirkung ex tunc erledigt hat, ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes über die Kosten zu entscheiden.

Eine patentamtliche Kostenentscheidung unterliegt in vollem Umfang, nicht nur

hinsichtlich der pflichtgemäßen Ermessensausübung der Nachprüfung im Rechtsmittelverfahren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 71 Rdn 22 mwN; aA

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 63 Rdn 4).

Im Falle der Löschung wegen bösgläubiger Markenanmeldung entspricht es zwar

in der Regel der Billigkeit, dem Markeninhaber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 71 Rdn 32). Ein solcher Regelfall liegt hier jedoch nicht vor. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die im

Beschluss der Markenabteilung angeordnete Löschung wegen Bösgläubigkeit

nicht rechtskräftig, sondern wirkungslos ist, da sich das Verfahren wegen der

Löschung auf Grund des Urteils des LG Bielefeld erledigt hat. Zudem hat sich

auch das LG Bielefeld nicht mit der Frage befasst, ob die Beschwerdeführerin bei

der Anmeldung der Marke bösgläubig war. Aus dem geschlossenen Vergleich

vom 11. März 1999 geht außerdem hervor, dass über den Löschungsantrag

wegen Bösgläubigkeit nicht mehr in der Sache entschieden werden, sondern das

Verfahren kostengünstig beendet werden sollte. Zudem entspricht das vorliegende

Verfahren aufgrund der Komplexität der im Anmeldezeitpunkt gegebenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände auch nicht dem Regelfall, bei dem eine Kostenauferlegung billig erscheint. Nach dem bisherigen Sach- und Streitstand entspricht

es insgesamt nicht billigem Ermessen, der Beschwerdeführerin die Kosten des

Verfahrens aufzuerlegen, so dass der Beschluss der Markenabteilung hinsichtlich

der getroffenen Kostenentscheidung aufzuheben ist.

b) Entgegen dem Antrag der Beschwerdeführerin sind die Kosten des Verfahrens auch nicht der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, sondern es bleibt bei dem

Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selber trägt.

Soweit sich die Beschwerdegegnerin im Vergleich vom 11. März 1999 in Ziffer 2

verpflichtet hat, die Kosten der Verfahren zu tragen, die auf Grund dieses Vergleiches beendet werden, rechtfertigt dies nicht, der Beschwerdegegnerin die Kosten

des Verfahrens in diesem Beschluss aufzuerlegen. Nach dem Vergleich sollte für

die Beendigung der Verfahren der kostengünstigste Weg gewählt werden. Die

Verfahrensführung der Beschwerdeführerin entspricht dem nicht, da sie an ihrer

Marke auch nach Abschluss des Vergleichs weiterhin festhielt und die Wirksamkeit des Vergleichs lange Zeit in Frage stellte. Die Kostenregelung im Vergleich

kann unter diesen Umständen nicht zur Grundlage der Kostenentscheidung im

vorliegenden Verfahren gemacht werden, da fraglich ist, ob die vorliegende Verfahrensentwicklung noch von der Kostenregelung des Vergleichs umfasst ist. In

einem solchen Fall entspricht es nicht der Billigkeit, der Beschwerdegegnerin in

dem hier zu erlassenden Beschluss lediglich wegen der Kostenregelung im Vergleich vor dem OLG Frankfurt die gesamten Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Auch besteht kein Anlass, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens im

Hinblick auf die Meistbegünstigungsklausel des § 162 Abs 2 MarkenG unter dem

Gesichtspunkt aufzuerlegen, dass es zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke den

absoluten Löschungsgrund wegen bösgläubiger Anmeldung noch nicht gab. Denn

es hätte auch eine vor Inkrafttreten des Markengesetzes erfolgte Anmeldung

gemäß § 50 Abs 1 Nr 4 MarkenG gelöscht werden können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 50 Rdn 45).

Andere Gesichtspunkte, die für eine Kostenauferlegung sprechen könnten, sind

ebenfalls nicht ersichtlich.

Insgesamt bleibt es daher beim Grundsatz, dass jeder seine Kosten selbst trägt.

3.) Aus den dargelegten Gründen folgt auch, dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens nicht aufzuerlegen sind.

4.) Es bestand keine Veranlassung, auf die Bitte der Beschwerdeführerin vom

16. März 2005 weitere Hinweise nach § 139 ZPO zu geben, da die erforderlichen

und gebotenen Hinweise bereits vor diesem Zeitpunkt mitgeteilt worden sind

(siehe Bescheid vom 23. Dezember 2004 und Zusatz zur Ladung vom 1. Februar 2005). Es sind keine offenen Punkte erkennbar, zu denen zusätzliche Erklärungen sachdienlich und entscheidungserheblich gewesen wären. Die Beschwerdeführerin selbst hat keine konkreten Punkte mehr angesprochen. Vielmehr läuft

ihre Anfrage darauf hinaus, eine umfassende allgemeine Hilfestellung zu gewähren, was weder Aufgabe des Gerichts ist noch vom Sinn und den Regelungen des

§ 139 ZPO gedeckt ist und auch nicht mit dem Gebot der Unparteilichkeit in Einklang stünde.

Kliems

Sredl

Bayer

Fa