Rechtsprechung / BPatG / 2004
BPatG Beschluss vom 14.01.2004 – 25 W (pat) 1/03
25. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Januar 2004
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 2 034 039
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer
beschlossen:
Die Beschwerde und der Antrag auf Vollstreckungsschutz werden
zurückgewiesen. 6.70
G r ü n d e
I.
Die am 24. Oktober 1992 angemeldete Wortbildmarke 2 034 039
der Beschwerdeführerin ist am 5. April 1993 unter der Nummer 2 034 039 für die
Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" in das Register
eingetragen worden.
Durch das von der Firma B… Corp. (U…) erstrittene Urteil des LG Bielefeld
– Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996 ist die Beschwerdeführerin verurteilt
worden, in die Löschung der Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors).
Ihre Berufung dagegen ist vom OLG Hamm – Az 4 U 253/96 – durch Versäumnisurteil vom 6. April 2002 zurückgewiesen worden. Das Urteil ist seit dem 11. Juli 2002 rechtskräftig.
Nach Angabe der Beschwerdeführerin hat sie das Urteil rechtskräftig werden lassen, da sie sich dazu durch einen Vergleich vom 11. März 1999 vor dem
OLG Frankfurt und durch die Zwangsvollstreckung aus diesem Vergleich gezwungen sah.
Mit Eingabe vom 23. Juli 2002, eingegangen am 24. Juli 2002, beantragte die Firma B… Corp, die Marke 2 034 039 zu löschen, da die Beschwerdeführerin
durch das Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996 Az 10 O 77/96 gemäß
Ziff 3 verurteilt worden sei, in die vollständige Löschung der Marke einzuwilligen.
Als Anlage wurde eine beglaubigte Abschrift des mit Rechtskraftvermerk versehenen Urteils des OLG Hamm sowie eine vollstreckbare Ausfertigung des Urteils des
LG Bielefeld (Abschrift) beigefügt.
Die Markenabteilung des DPMA hat ihre Auffassung, dass die Marke wegen des
Versäumnisurteils mit Wirkung ex tunc zu löschen sei, dass die Löschung im Register nur noch deklaratorischen Charakter habe und somit den kurz vor Eintritt der
Rechtskraft eingegangenen Anträgen der Beschwerdeführerin auf Eintragung eines Pfändungspfandrechts zu Gunsten der C… sowie eines sonstigen
dinglichen Rechts zu Gunsten der B… N… GmbH G…
… die Grundlage entzogen sei, der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom
20. August 2002 mitgeteilt (Eingang dort 23. August 2002) und ihr eine Frist zur
Stellungnahme von 2 Wochen eingeräumt.
Am 5. September 2002 hat das DPMA die Marke gelöscht. Die Vornahme der Löschung wurde der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom selben Tage mitgeteilt.
Dem zuvor von der Beschwerdeführerin eingereichten Fristverlängerungsgesuch
wurde nicht stattgegeben. Die Löschung war nach Ansicht des Amtes zu vollziehen, da sich dies aus dem rechtskräftigen Urteil ergäbe und aus Gründen der
Rechtssicherheit sofort vorzunehmen sei. Falls die Beschwerdeführerin anderer
Auffassung sei, stünde es ihr frei, einen Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung zu stellen.
Mit Fax vom 5. September 2002 widersprach die Beschwerdeführerin der Löschung ex tunc, denn das Urteil verpflichte sie nur zu einer Löschung ex nunc. Außerdem rügt sie die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, da die ihr
gesetzte Frist zur Stellungnahme nicht abgewartet worden sei.
Mit Fax vom 23. September 2002 beantragte die Beschwerdeführerin die Rückgängigmachung der Löschung und Wiedereintragung ihrer Marke.
Mit Beschluss vom 15. Oktober 2002 hat die Markenabteilung 9.1. den Antrag auf
Rückgängigmachung der Löschung zurückgewiesen.
Der zulässige Antrag sei nicht begründet. Die Marke sei zu Recht gelöscht worden, weil ein rechtskräftiges Urteil vorliege, durch das die Antragstellerin (jetzige
Beschwerdeführerin) zur Einwilligung in die Löschung verurteilt worden sei. Diese
Einwilligung gelte gemäß § 894 Abs 1 ZPO mit der Rechtskraft des Urteils als erteilt. Die Voraussetzungen für die Löschung seien erfüllt, nämlich dass der Markenabteilung beglaubigte Abschriften einer vollstreckbaren Ausfertigung des erstinstanzlichen Urteils sowie des Berufungsurteils mit Rechtskraftvermerk vorgelegt
worden sind. Es spiele keine Rolle, dass die Markeninhaberin zuvor auf die Marke
verzichtet habe, da gleichzeitig der Widerruf des Verzichts eingegangen sei.
Selbst wenn aber der Verzicht wirksam gewesen wäre, hätte die Marke noch mit
der Wirkung ex tunc gelöscht werden können. Die nachteiligeren Folgen der Löschung wegen Nichtigkeit könnten nicht dadurch vermieden werden, dass vor
Rechtskraft des Urteils auf eine Marke verzichtet werde. Die Markenabteilung treffe keine eigene Entscheidung, sondern vollziehe nur die Entscheidung eines ordentlichen Gerichts und habe die Rechtmäßigkeit des Urteils nicht nachzuprüfen.
Unerheblich seien deshalb insbesondere die rechtlichen Erwägungen im Urteil des
LG Frankfurt – 3/12 O 6/01 – vom 22. Februar 2002, auf das die Antragstellerin
sich beziehe, ebenso wie die Wirksamkeit des 1999 vor dem OLG Frankfurt geschlossenen Vergleichs zwischen der Antragstellerin und der B… Corporation, den die Antragstellerin anzufechten beabsichtige.
Die Markenabteilung hat weiter ausgeführt, dass der Löschung auch nicht das
Pfändungspfandrecht der C… AG und das vermeintlich dingliche Recht
der B… N… GmbH entgegen stünden. Sei eine Marke
wegen Nichtigkeit zu löschen, so sei sie so zu behandeln, als sei sie nie eingetragen worden (§ 52 Abs 2 MarkenG). Soweit Dritte Rechte an der Marke erworben
haben, seien diese ebenso als nichtig anzusehen, denn an einer nichtigen Marke
könnten naturgemäß keine Rechte entstanden sein. Anders als im Falle des Verzichts bedürfe es daher auch keiner Zustimmung des Dritten zur Löschung. Unerheblich sei, dass die Marke unter Geltung des WZG eingetragen worden sei. Das
ordentliche Gericht sei offenbar von den Voraussetzungen der Übergangsregelung
des § 163 Abs 1 MarkenG ausgegangen. Das Amt habe das nicht nachzuprüfen.
Mit ihrer dagegen gerichteten Beschwerde beantragt die Beschwerdeführerin,
die Löschung der Marke 2 034 039 rückgängig zu machen und die
Marke wieder einzutragen,
festzustellen, dass das Erwirken des nach Wirksamwerden des
Vergleichs später rechtskräftig gewordenen Urteils sittenwidrig sei,
den Antrag der B… Corporation als rechtsmissbräuchlich zurückzuweisen,
ferner, die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld zu durchbrechen, weil der Rechtsstreit bereits mit Wirksamwerden des Gesamtvergleichs beendet und beseitigt sowie die Rechtshängigkeit
erloschen sei, bevor die Rechtskraft eintrat,
weiter die antragsgemäße Eintragung der Maßnahme einer
Zwangsvollstreckung und eines dinglichen Rechts an der Marke
2 034 039,
die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld dem Grunde
nach – weil es durch den Abschluss des Generalvergleichs wirkungslos und als Vollstreckungstitel ungeeignet sei – zurückzuweisen,
den Antrag der B… Corp. als rechtsmissbräuchlich und sittenwidrig, und wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben und die
Vorschriften der ZPO zurückzuweisen,
hilfsweise im Falle der Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld
vom 8. November 1996, die Einwilligung in die Löschung ex nunc
zum Zeitpunkt der Rechtskraft im Juni 2002 festzustellen,
hilfsweise, den Antrag der B… Corp. als unzulässig zurückzuweisen,
äußerst hilfsweise, die Vollstreckung aus diesem Urteil zurückzuweisen, weil es nicht im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung (BIG BERTHA) stehe und die Vollstreckung gegen die verfassungsmäßig garantierte Gleichbehandlung verstoßen würde,
das Verfahren wegen beabsichtigter Rechtsmittel gegen die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld vom 8. November 1996
auszusetzen,
sowie Vollstreckungsschutz im Sinne von § 765 ZPO zu gewähren.
Die Beschwerdeführerin ist aus folgenden Gründen der Auffassung, dass die Marke zu Unrecht gelöscht worden sei:
Einer Löschung stehe die wirksame Pfändung zugunsten der C… AG
entgegen. Diese Verfügungsbeschränkung sichere den Pfandgläubiger vor
Rechtsänderungen durch Rechtshandlungen des Schuldners - vorliegend ihrer
Einwilligung in die Löschung – ohne seine Zustimmung. Die C… AG sei
nicht Vertrags- bzw Prozesspartei seien.
§ 52 Abs 2 MarkenG sei vorliegend nicht einschlägig und auf die rechtskräftige
Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung (Verzicht) nicht anwendbar. Die Klägerin habe ihre Klage auf Firmenverletzung und unlauteren Wettbewerb gestützt.
Das LG Bielefeld habe diese Klage als Anträge nach §§ 12 BGB, 15 MarkenG, 37
Abs 2 HGB und 1 UWG gedeutet. Die Einwilligung in die Löschung (Verzicht) gelte
mit Rechtskraft als eingetreten. Mangels gesetzlicher Anordnung der Rückwirkung
wirke die Löschung auf Antrag des Markeninhabers nur ex nunc. Diese Wirkung
habe hier aber nicht eintreten können, da nicht nur die Löschung der Marke, sondern bereits die Wirksamkeit der Verzichtserklärung die Zustimmung des dinglich
Berechtigten voraussetze.
Außerdem sei die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt. Der Prozessvergleich vom 11. März 1999 habe den Prozess beendet. Daher erlösche mit seinem Wirksamwerden in seinem Umfang die Rechtshängigkeit. Das OLG Frankfurt
habe mit Endurteil vom 21. Dezember 2000 entschieden, dass der Vergleich wirksam sei. Vorhergehende, die Vergleichsgegenstände des Generalvergleichs betreffende, nicht rechtskräftige Urteile, also auch das Urteil des LG Bielefeld, seien
durch den Prozessvergleich wirkungslos und seien als Vollstreckungstitel ungeeignet. Auch die Auslegung des Generalvergleichs sei rechtskräftig. Danach sei sie
zum Verzicht ihrer Marken ex nunc verpflichtet. Bei einem gerichtlichen Vergleich
sei § 894 ZPO unanwendbar. Das Erwirken des später – nach Feststellung des
DPMA - rechtskräftig gewordenen Urteils des LG Bielefelds/OLG Hamm, dem im
übrigen eine Einwilligung in die Löschung ex tunc nicht zu entnehmen sei, sei sittenwidrig. Der B… Corp sei durch das Versäumnisurteil unverdient eine
Rechtsposition zugefallen, die ihr nach dem Inhalt des Vergleichs nicht zugestanden habe. Diese Rechtsposition sei genauso wie der Vergleich selber sittenwidrig
erschlichen worden. Ihre Verpflichtungen aus dem Vergleich seien unter Beachtung des von der C… geltend gemachten Pfandrechts im Urteil des LG
Frankfurt vom 22. Februar 2002 festgelegt. Danach müsse sie zuerst das Pfandrecht eintragen lassen und dann den Verzicht erklären, so dass sich dann die …
B… Corp. nur noch mit der Pfandgläubigerin auseinandersetzen müsse. Daran
habe sie sich gehalten. Es sei eine ungerechtfertigte Unterstellung, sie hätte die
nachteiligeren Folgen der Löschung wegen Nichtigkeit durch Verzicht vermeiden
wollen. Die Löschungsantragstellerin müsse die ihr unverdient durch Erschleichen
zugefallene Rechtsposition aufgeben. Eine Löschung der Marke ex tunc sei im
Vergleich nicht vereinbart worden. Hierfür bedürfte es auch eines besonderen
Rechtsschutzinteresses der B… Corp, das nicht gegeben sei.
Äußerst hilfsweise macht sie geltend, dass das Urteil des LG Bielefeld erkennbar
falsch sei. Sie hätte mit größter Wahrscheinlichkeit die Berufung gewonnen, wenn
sie nicht allein auf Grund der Verpflichtung aus dem Vergleich gezwungen worden
wäre, das Berufungsverfahren zu beenden. Die Vollstreckung aus einem erkennbar falschen Urteil würde gegen geltendes Recht verstoßen und gegen die verfassungsmäßige Garantie auf Gleichbehandlung.
Dafür, dass der Vergleich alle Verfahren mitbetroffen und beendet habe, bietet sie
Beweis an.
Außerdem rügt die Beschwerdeführerin, dass ihr rechtliches Gehör verletzt worden sei. Die Marke sei vor Ablauf der Frist zur Stellungnahme gelöscht worden.
Ihre Erklärungen seien in dem Beschluss nicht berücksichtigt und in den Entscheidungsgründen nicht verarbeitet worden. Ihr sei außerdem nicht mitgeteilt worden,
dass an der ihr gegenüber geäußerten Rechtsauffassung, entscheidungserheblich
sei allein, ob die Pfändung der Löschung entgegen stehe, nicht mehr festgehalten
werde. Denn der Beschluss stelle lediglich darauf ab, dass die Markenabteilung
keine eigene Sachentscheidung über die Löschung zu treffen habe, sondern nur
die Entscheidung eines ordentlichen Gerichts vollzogen werde. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe sich nicht damit auseinander gesetzt, dass die C…
… nicht an das Urteil gebunden sei.
Die Beschwerdeführerin regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.
Außerdem begehrt sie Vollstreckungsschutz, da die B… Corp. ihren Verpflichtungen aus dem Vergleich noch nicht nachgekommen sei, und da sie selbst
Zeit benötige, um die erforderlichen Schritte gegen die Vollstreckung aus dem Urteil des LG Bielefeld zu unternehmen.
Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung hat der Senat die Beschwerdeführerin auf den Gegenstand des Verfahrens und die wesentlichen Fragen hingewiesen
sowie darauf, dass das Pfandrecht der C… AG an der Marke die Löschung wohl nicht hindern könnte.
Die Beschwerdeführerin hat beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung
zu verlegen und das Verfahren auszusetzen, bis über ihren Rechtsbehelf nach
§ 732 ZPO, gegebenenfalls auch über eine noch einzulegende Vollstreckungsgegenklage entschieden wird. Außerdem ist sie der Auffassung, das als Popularklage ausgestaltete Löschungsverfahren 25 W (pat) 4/01, in dem es um die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit geht, sei vorgreiflich.
Sie ist der Ansicht, dass die B… Corp an dem vorliegenden Verfahren beteiligt sei. Ihrer Ansicht nach handele es sich um ein zweiseitiges Verfahren.
Dem Terminsverlegungsantrag wurde nicht stattgegeben, und der Senat hat nochmals auf die Gegenstände der verschiedenen Verfahren hingewiesen sowie darauf, dass wohl erst ein Erfolg im Verfahren 25 W (pat) 1/03, also die Rückgängigmachung der bereits vollzogenen Markenlöschung, dann eine Entscheidung im
Verfahren 25 W (pat) 4/01 erforderlich machen würde.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
1.) Die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenabteilung 9.1. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Oktober 2002 ist zulässig erhoben worden. Die Beschwerdegebühr wurde von der Pfandgläubigerin – wie diese mit
Schriftsatz vom 10. Februar 2003 klargestellt hat - nicht für eine eigene Beschwerde, sondern für die der Beschwerdeführerin entrichtet.
2.) Die Beschwerde ist nicht begründet.
a) Gegenstand der Beschwerde ist – worauf der Senat die Beschwerdeführerin
bereits in der Ladung zur mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - der Beschluss der Markenabteilung vom 15. Oktober 2002 (§ 66 Abs 1 MarkenG), mit
dem der Antrag auf Rückgängigmachung der Löschung der Marke 2 034 039 zurückgewiesen worden ist.
Eine Rückgängigmachung der Löschung im Wege der Berichtigung des Registers
könnte allenfalls dann erfolgen, wenn sie ohne Vorliegen einer verfahrensrechtlich
wirksamen Anordnung (möglicherweise versehentlich) erfolgt ist. Denn eine solche
Löschung würde wohl keine rechtswirksame Löschung der eingetragenen Marke
darstellen. Auf Antrag des Markeninhabers könnte dann das förmliche Registerrecht mit der ursprünglichen Priorität durch Eintragung der Marke in das Register
wiederhergestellt werden (so Fezer, Markenrecht, 3. Aufl, § 52 Rd 19; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 52 Rdn 4).
Im vorliegenden Fall kann daher nur nachgeprüft werden, ob das DPMA die Marke
aufgrund des Urteils des LG Bielefeld, in dem die Beschwerdeführerin zur Einwilligung in die Löschung der Marke 2 034 039 verurteilt wurde, wirksam gelöscht hat.
Mit Rechtskraft des Urteils wird die Abgabe der Einwilligung fingiert (§ 894 ZPO).
Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines zivilgerichtlichen Urteils oder
gegen seine Vollstreckung können nur in den dafür vorgesehenen Verfahren und
vor den nach der ZPO zuständigen Gerichten vorgebracht werden (Einlegung von
Rechtsmitteln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO). Das DPMA und das
BPatG haben weder eine Zuständigkeit noch eine Prüfungskompetenz für Einwendungen gegen das Urteil des LG Bielefeld, seine Vollstreckung und die Hintergründe, die zu diesem Urteil führten. Vielmehr kann der Senat nur die Löschung als registerrechtliche Umsetzung der durch das rechtskräftige des Urteils des LG Bielefeld fingierten Willenserklärung überprüfen.
b) Das Verfahren vor dem DPMA leidet an keinem Mangel, der zur Aufhebung der
Entscheidung führt.
Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs geltend
macht, da die Marke vor Ablauf der von der Markenabteilung des DPMA gewährten 2-wöchige Frist zur Stellungnahme gelöscht wurde, muss dies nicht näher erörtert werden. Das BPatG ist eine Tatsacheninstanz, so dass die Beschwerdeführerin ihre Argumente nunmehr vortragen konnte. Selbst wenn ein wesentlicher
Verfahrensfehler vorgelegen haben sollte, kann der Senat daher in der Sache
selbst entscheiden (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).
Der Beschluss wurde von der zuständigen Stelle erlassen (Markenabteilung), wobei die Angelegenheit einer Angehörigen der Markenabteilung übertragen werden
konnte, da es sich nicht um die Löschung einer Marke nach § 54 MarkenG handelte (§ 56 Abs 3 S 3 MarkenG).
Der angefochtene Beschluss erging zutreffend auch lediglich gegenüber der Beschwerdeführerin, ohne dass die B… Corporation formell beteiligt wurde.
Auch wenn die Löschung der Marke auf Grund des Urteils des LG Bielefeld von
der B… Corporation veranlasst war, handelt es sich bei der Durchführung
der Löschung nicht um ein zweiseitiges Verfahren. Ein rechtskräftiges Urteil fingiert die Einwilligung der Markeninhaberin in die Löschung und leitet kein neues
kontradiktorisches Verfahren ein. Gleichermaßen ist die Frage einer Berichtigung
des Registers durch Wiedereintragung der Marke kein zweiseitiges Verfahren.
Selbst wenn angenommen würde, dass die Vollstreckungsgläubigerin hätte beteiligt werden müssen, wären die Rechte der Beschwerdeführerin dadurch nicht beeinträchtigt, da der Verfahrensgegenstand dadurch nicht erweitert worden wäre,
worauf der Senat bereits mit Schreiben vom 21. Oktober 2003 hingewiesen hatte.
c) Die Markenabteilung hat den Antrag der Beschwerdeführerin (im Schriftsatz
vom 23. September 2002) auf Rückgängigmachung der Löschung zu Recht zurückgewiesen.
Die Markenabteilung hat die Marke 2034039 rechtswirksam auf Grund des Urteils
des LG Bielefeld – Az 10 O 77/96 - vom 8. November 1996, in dem die Antragstellerin auf Klage der Firma B… Corp. verurteilt worden ist, in die Löschung der
Marke 2 034 039 einzuwilligen (Ziffer 3 des Tenors), gelöscht. Das Urteil ist seit
dem 11. Juli 2002 rechtskräftig, nachdem die Berufung der Beschwerdeführerin
gegen dieses Urteil vom OLG Hamm – Az 4 U 253/96 – durch Versäumnisurteil
vom 6. April 2002 zurückgewiesen worden war.
Die Rechtskraft des Urteils bewirkt nach § 894 ZPO, dass die Erklärung der Beschwerdeführerin, in die Löschung einzuwilligen, als abgegeben gilt. Aus dem
DPMA zugegangenen Urteil folgt eine Löschung mit Wirkung ex tunc, da nur dies
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wurde sie in dem Urteil des LG Bielefeld nicht zur Erklärung des Verzichts (ex nunc) im Sinne von § 48 Abs 1 MarkenG verurteilt. Dies ergibt sich aus dem Tenor des Beschlusses. Die (aufgrund
der durch rechtskräftiges Urteil fingierten) Einwilligung in die Löschung stellt im
Falle der Löschung wegen Nichtigkeit lediglich eine formale Voraussetzung für das
registerrechtliche Verfahren dar. Die Löschung einer Marke im Klagewege wegen
Bestehens älterer Rechte ist völlig unabhängig von der Regelung eines Verzichts
nach § 48 MarkenG. Diese Vorschrift regelt eigentlich nur eine selbstverständliche
Dispositionsfreiheit des Markeninhabers in Abs 1 sowie eine Einschränkung dieser
Dispositionsfreiheit in Abs 2 und ist für eine Löschung aus anderen Gründen wie
Nichtigkeit oder Verfall nicht anwendbar. Wenn die Löschung der Eintragung nicht
mit Wirkung von Anfang an hätte erfolgen sollen, hätte in diesem Fall im Tenor ein
Zeitpunkt angegeben werden müssen, wie dies etwa bei Löschungsverfahren wegen Verfalls möglich ist (vgl § 52 Abs 1 Satz 2 MarkenG). Da sich im Falle einer
Löschung wegen älterer Rechte im Sinne der §§ 9-13 MarkenG die Nichtigkeit von
Anfang an vor allem aus der gesetzlichen Regelung des § 52 Abs 2 MarkenG ergibt, ist das Urteil auch hinreichend bestimmt, ohne dass die Wirkung ex tunc im
Tenor ausdrücklich ausgesprochen werden musste. Das DPMA hatte aufgrund
des Urteils des LG Bielefeld davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin zu
einer Einwilligung in die Löschung der Marke mit Wirkung von Anfang an verurteilt
worden ist.
Auch die Gründe des Urteils sprechen für ein solches Verständnis, wobei das
Deutsche Patent- und Markenamt eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit des Urteils aber nicht vornehmen durfte, da dies nicht in seine Prüfungskompetenz fällt.
Den Ausspruch in Ziffer 3 des Tenors, dass die Beklagte verurteilt werde, in die
Löschung ihrer Marke 2 034 039 einzuwilligen, stützt das Landgericht auf § 12
BGB, § 15 MarkenG und § 37 Abs 2 HGB. Nach diesen Vorschriften musste die
Beklagte die Löschung ihrer Marke ebenso bewilligen wie die Löschung der Firmenbezeichnung "B… N… GmbH" und musste – so die
Urteilsgründe - veranlassen, dass ein gesetzmäßiger Zustand eintritt. Das Landgericht Bielefeld hat die Beklagte eindeutig auf Grund des Vorliegens älterer Rechte
der Klägerin zur Einwilligung in die Löschung verurteilt. Im Ergebnis handelt es
sich daher um eine Löschung ex tunc im Sinne des § 55 in Verbindung mit § 51
MarkenG wegen Nichtigkeit aufgrund Bestehens älterer Rechte im Sinne der §§ 9-
13 MarkenG, zu denen neben eingetragenen Marken (§§ 9, 10 MarkenG) insbesondere auch Benutzungsmarken sowie geschäftliche Bezeichnungen (§ 12 MarkenG) und auch sonstige ältere Rechte wie zB Namensrechte (§ 13 MarkenG) gehören, auch wenn nicht alle einschlägigen Vorschriften im Urteil ausdrücklich genannt sind. Nach der von dem LG Bielefeld herangezogenen Vorschrift des § 15
Markengesetz kann nämlich auch Störungsbeseitigung verlangt werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 15 Rdn 149). Eine Teilregelung des Störungsbeseitigungsanspruchs stellt der Löschungsanspruch gegenüber jüngeren rechtsverletzenden Registermarken dar (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 14
Rdn 284).
Das Deutsche Patent- und Markenamt musste auch nicht das Pfändungspfandrecht der C… AG an der Marke bei der Löschung berücksichtigen. Der
Antrag, das dingliche Recht einzutragen, was nach § 29 Abs 2 MarkenG möglich
ist, wurde bereits am 1. Juli 2002 und damit vor Rechtskraft des später vorgelegten Urteils gestellt. Im vorliegenden Fall ist jedoch § 52 Abs 2 MarkenG zu beachten. Dieser bestimmt, dass die Wirkungen der Eintragung in dem Umfang, in dem
die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Diese Fiktion ist nur für die in § 52 Abs 3 MarkenG geregelten, hier
aber nicht vorliegenden Fälle aufgehoben. Dabei spielt es keine Rolle, dass das
Urteil nicht auch gegenüber der C… AG erging. Im Verhältnis zu den
Prozessparteien gilt die Einwilligung in die Löschung als abgegeben (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl § 55 Rdn 21). Wenn eine Marke wegen Nichtigkeit gelöscht wird, dann wird sie mit absoluter Wirkung gelöscht, ohne dass im Verhältnis
zu nicht am Verfahren Beteiligten ein Rechtsstatus erhalten bleiben könnte.
Doch auch wenn die Beschwerdeführerin so gestellt werden müsste, als ob das
Pfandrecht bereits vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld eingetragen gewesen wäre, hätte dies nach Überzeugung des Senats die Löschung nicht verhindern
können. Da die Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit
(aufgrund älterer Rechte) keinen Verzicht im Sinne des § 48 MarkenG darstellt, ist
die Vorschrift des § 48 Abs 2 MarkenG, die eine Löschung von der Zustimmung
des im Register eingetragenen Inhabers eines Rechtes an der Marke abhängig
macht, in einem solchen Fall nicht einschlägig. Auch aus der EASYPRESS-Entscheidung (BGH GRUR 2001, 337), wonach der Verzicht das Markenrecht ex
nunc vernichtet, den Zeitraum vor der Erklärung aber nicht berührt und daher ein
Löschungsverfahren wegen Nichtigkeit sich durch einen Verzicht noch nicht ohne
weiteres erledigt hat, lässt sich entnehmen, dass streng zwischen einer Löschung
wegen Verzichts und der Löschung wegen Nichtigkeit zu trennen ist. Auch § 52
Abs 1 und Abs 2 MarkenG setzen voraus, dass eine Löschung auf unterschiedlichen Rechtsgründen beruhen kann. Eine Zustimmung des Pfandgläubigers zur
Löschung einer Marke wegen Nichtigkeit ist nicht erforderlich, da für diese Fälle eine dem § 48 Abs 2 MarkenG entsprechende Regelung fehlt.
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist es keine widersinnige Regelung,
den Verzicht von der Zustimmung des dinglich Berechtigten abhängig zu machen,
bei der Löschung wegen Nichtigkeit dagegen eine solche Zustimmung nicht zu fordern. Vielmehr ist eine Differenzierung zwischen Verzicht und Verurteilung zur
Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit sachlich gerechtfertigt. Während
es nämlich geradezu geboten erscheint, dem Pfandgläubiger die Möglichkeit zu
eröffnen, sich vor einem der freien Disposition des Markeninhabers unterliegenden
Verzicht auf die Marke gemäß § 48 MarkenG zu schützen, wäre es unverständlich, wenn der erfolgreiche Nichtigkeitskläger sein Recht nur mit Zustimmung eines
Pfandgläubigers durchsetzen könnte, ebenso wie auch eine Löschung aufgrund
Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG nicht von einer
Zustimmung des Pfandgläubigers abhängig sein kann. Zudem sind anders als
beim Verzicht, der ex nunc wirkt, bei einer Vernichtung des Rechts ex tunc wegen
Bestehens älterer Rechte dingliche Rechte an der Marke zeitlich nachrangig gegenüber den Rechten des Klägers.
Die von der Beschwerdeführerin vor Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beantragte Eintragung einer Lizenz an der Marke musste das Amt nicht vornehmen.
Lizenzen werden nicht nach § 29 MarkenG in das Register eingetragen, da es sich
bei einer Lizenz nicht um ein sonstiges dingliches Recht handelt (Ströbele/Hacker,
Markengesetz, 7. Aufl, § 29 Rdn 13, § 30 Rdn 36 f). Im übrigen würde für die Lizenz dasselbe gelten wie für das Pfandrecht, wenn man annähme, dass es sich
bei einer ausschließlichen Lizenz um ein sonstiges dingliches Recht im Sinne des
§ 29 MarkenG handele.
Auch den zunächst von der Beschwerdeführerin erklärten Verzicht hat die Markenstelle zutreffend als unbeachtlich angesehen, da die Rücknahme des Verzichts am
gleichen Tag einging und daher nicht wirksam war (§ 130 Abs 1 S 2 BGB; vgl
auch BPatG 26 W (pat) 27/00). Doch selbst ein wirksamer Verzicht hätte an dem
Urteil des LG Bielefeld nichts mehr geändert, so dass die Löschung wegen Nichtigkeit mit den Rechtswirkungen des § 52 Abs 2 MarkenG vom DPMA nicht hätte
abgelehnt werden können.
Einwendungen gegen das Urteil des LG Bielefeld oder seine Vollstreckung und
den Hintergrund, wie es zu diesem Urteil kam, musste das DPMA nicht prüfen, da
Einwendungen gegen die inhaltliche Richtigkeit eines Urteils oder gegen seine
Vollstreckung nur in den dafür vorgesehenen Verfahren (Einlegung von Rechtsmitteln, Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO) vorgebracht werden können.
Das DPMA hatte lediglich die durch rechtskräftiges Urteil fingierte Einwilligung der
Beschwerdeführerin in die Löschung ihrer Marke wegen Nichtigkeit registermäßig
umzusetzen.
Eine entsprechende Überprüfung eines zivilgerichtlichen Urteils und der Berechtigung seiner Vollstreckung ist auch durch das Bundespatentgericht nicht möglich.
Eine Vollstreckungsabwehrklage ist nach § 767 ZPO bei dem Prozessgericht des
ersten Rechtszugs zu erheben. Das gleiche gilt für eine Klage gegen die Vollstrekkungsklausel nach § 768 ZPO. Außerdem ist bei einer Verurteilung im Sinne von
§ 894 ZPO das Urteil bezüglich der Abgabe der Willenserklärung mit Eintritt der
Rechtskraft zugleich auch vollstreckt, da es insoweit keiner weiteren Maßnahme
bedarf (s. Thomas/ Putzo, ZPO 25. Aufl, § 894 Rdn 7; Zöller, Zivilprozessordnung,
23. Aufl, § 894 Rdn 5). Die Wirkung entfällt nur dann, wenn das rechtskräftige Urteil später wieder aufgehoben wird (Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 894 Rdn 7).
Für eine Wiederaufnahme des Verfahrens müssten jedoch die Voraussetzungen
für die zudem fristgebundenen Nichtigkeits- und Restitutionsklagen (§§ 578, 579,
580, 586 ZPO) vorliegen, so dass hier auch deshalb nicht von einem möglichen
Wegfall der Rechtskraft des Urteils ausgegangen werden kann.
d) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Vergleich vor dem
OLG Frankfurt habe die Rechtskraft des Urteils des LG Bielefeld beseitigt, und eine Vollstreckung aus dem Urteil sei sittenwidrig, kann dies zu keiner anderen Entscheidung führen.
Durch einen Prozessvergleich kann ein Rechtsstreit beendet und die Rechtshängigkeit beseitigt werden. Bei einem Gesamtvergleich endet auch die Rechtshängigkeit der anderen nicht vor dem protokollierenden Gericht anhängigen Prozesse,
soweit deren Streitgegenstände mitverglichen sind und die Parteien nichts anderes vereinbart haben (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 25. Aufl, § 794 Rdn 26), wobei die
Beendigung der anderen Verfahren erst eintritt, wenn das Vergleichsprotokoll bei
dem anderen Gericht eingeht oder beide Parteien den Vergleichsabschluss mitteilen (so Stein/Jonas, ZPO, § 794 Rdn 32d). Im vorliegenden Fall wurde jedoch mit
dem Vergleich vor dem OLG Frankfurt vom 11. März 1999 die Klage vor dem
LG Bielefeld/OLG Hamm nicht für erledigt erklärt, sondern es wurde im Vergleich
lediglich vereinbart, dass die Beschwerdeführerin ihre Marken mit dem Bestandteil "Taco Bell" aufgibt. Wie dies prozessrechtlich in Bezug auf das Verfahren vor
dem LG Bielefeld/OLG Hamm umzusetzen ist, ob zB durch Rücknahme der Berufung oder beidseitige Erledigungserklärung, wurde im Vergleich nicht ausdrücklich
geregelt. Das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm war daher noch nicht
durch den Vergleich beendet, sondern erst mit dem Versäumnisurteil. Darüber hinaus wäre es Sache des Berufungsverfahrens gewesen, gegebenenfalls einen dem
Urteil entgegenstehenden Vergleich zu berücksichtigen. Das DPMA ist nicht zu einer inhaltlichen Überprüfung des Urteils befugt.
Eine Durchbrechung der Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (§ 826 BGB) ist zwar
in Ausnahmefällen wie bei einer arglistigen Urteilserschleichung und Ausnutzung
eines Urteils in sittenwidriger Weise möglich (Zöller, Zivilprozessordnung, 24. Aufl,
Vor § 322 Rdn 72, 74), jedoch ist eine solche Sittenwidrigkeit hier nicht ersichtlich.
Da der Vergleich einerseits keine konkreten Regelungen in Bezug auf das Verfahren vor dem LG Bielefeld/OLG Hamm enthält, und zudem die Wirksamkeit und
Tragweite der Regelungen in dem Vergleich zwischen den Parteien umstritten
sind, die Beschwerdeführerin selbst sogar die Wirksamkeit des Vergleichs bestritten hat, erscheint es nicht sittenwidrig, wenn die B… Corporation das durch
Versäumnisurteil des OLG Hamm rechtskräftig gewordene Urteil des LG Bielefeld
nutzt, um die Marke im Register löschen zu lassen. Eine Durchbrechung der
Rechtskraft wegen Sittenwidrigkeit (§ 826 BGB) kann daher nicht festgestellt werden, auch wenn unter den Parteien streitig sein mag, ob auch der Vergleich auf eine Löschung mit Wirkung ex tunc gerichtet ist.
3.) Für die Anordnung eines Vollstreckungsschutzes im Sinne des § 765 a ZPO ist
das Bundespatentgericht nicht zuständig. Vollstreckungsschutz kann beim Vollstreckungsgericht beantragt werden (§ 765 a ZPO), also bei dem Amtsgericht, in
dessen Bezirk das Vollstreckungsverfahren stattfinden soll oder stattgefunden hat,
sofern nicht das Gesetz ein anderes Amtsgericht bezeichnet (§ 764 ZPO). Außerdem geht es hier auch nicht um eine den Gerichten zugewiesene Anordnung von
Vollstreckungshandlungen, sondern vielmehr um die gerichtliche Überprüfung der
vom Amt durchgeführten registermäßigen Umsetzung einer Einwilligung in eine
Löschung wegen Nichtigkeit.
4.) Es besteht kein Anlass, die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung
über den von der Beschwerdeführerin eingelegten Rechtsbehelf nach § 732 ZPO
(Erinnerung gegen Erteilung der Vollstreckungsklausel) beim Landgericht Bielefeld
und eine gegebenenfalls auch noch einzuleitende Vollstreckungsgegenklage anzuordnen. Eine Aussetzung kommt nach § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit
§ 148 ZPO bei Vorgreiflichkeit in Betracht und steht im pflichtgemäßen Ermessen
des Gerichts. Die bloße Einleitung solcher Verfahren kann eine Vollstreckung nicht
verhindern, es sei denn, es ergehen entsprechende einstweilige Anordnungen,
was hier jedoch nicht der Fall ist. Zudem geht es hier nur noch um die Frage der
registermäßigen Umsetzung einer durch Urteil fingierten Einwilligung in die Löschung wegen Nichtigkeit, so dass der Senat nicht davon ausgeht, dass durch die
von der Beschwerdeführerin bei dem Prozessgericht gestellten bzw beabsichtigten
Anträge die Fiktion der Einwilligung in die Löschung entfallen könnte, da die
Zwangsvollstreckung mit Eintritt der Rechtskraft beendet ist (Thomas/Putzo, ZPO,
25. Aufl, § 894 Rdn 7).
5.) Da das Bundespatentgericht nach § 66 Abs 1 MarkenG nur für die Überprüfung
der Beschlüsse der Markenabteilungen und Markenstellen zuständig ist, können
die weiteren von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge ebenfalls keinen Erfolg haben, was sich aus den Ausführungen zu den oben behandelten Punkten ergibt.
6.) Die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde
nach § 83 Abs 1 und Abs 2 MarkenG ist nicht veranlasst, da keine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist und auch nicht die Fortbildung
des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
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