Rechtsprechung / BPatG / 2005
BPatG Beschluss vom 15.09.2005 – 25 W (pat) 248/03
25. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
25 W (pat) 248/03 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache 08.05
betreffend die Marke 2 084 971
hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 15. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die am 31. Dezember 1994 bekanntgemachte Marke
Spiruderm
ist nach § 6 a WZG unter der Nummer 2 084 971 für die Waren
„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie
Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke; Babykost“
eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“
seit dem 15. Oktober 1984 eingetragenen Marke 1 069 148
Spiruskin
Widerspruch erhoben.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke
vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 12. Juli 2000 bestritten. Die Widersprechende hat darauf hin zu Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung
mit Schriftsatz vom 02. August 2001 Preislisten, Broschüren, Packungen sowie
eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vorgelegt. Mit Schriftsatz
vom 14. September 2001 hat sie eine weitere eidesstattliche Versicherung ihrer
Geschäftsführer zu den erzielten Umsätzen mit der Marke Spiruskin in den Jahren
1990 bis 1995 vorgelegt.
Durch Beschluss der Markenstelle vom 18. August 2003 wurde der Widerspruch
zurückgewiesen. Zwar weise der übereinstimmende Anfangsbestandteil „Spiru-„
wegen des Hinweises auf die Algenart „Spirulina“ sprechenden Charakter auf. Die
Vergleichsmarken unterlägen jedoch einer begrifflichen Ähnlichkeit, da die jeweiligen Endbestandteile „skin“ und „derm“ vom Verkehr als englisch- bzw. lateinischsprachige Begriffe für „Haut“ erkannt würden. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ergebe sich daraus jedoch nicht, da die Widersprechende zwar
eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs 1
Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum 1998 bis 2003 glaubhaft gemacht habe,
nicht jedoch für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum vom
31. Dezember 1989 bis 31. Dezember 1994, da die vorgelegten Produktproben
und Preislisten nicht aus diesem Zeitraum stammten.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,
den Beschluss der Markenstelle vom 18. August 2003 aufzuheben
und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.
Als Anlage zum Schriftsatz vom 12. März 2004 legt die Widersprechende Kopien
von Preislisten und Rechnungen als Benutzungsunterlagen für den Zeitraum
31. Dezember 1989 bis 31. Dezember 1994 vor. Sie vertritt dazu die Auffassung,
dass mit diesen Unterlagen und den bereits vor der Markenstelle eingereichten eidesstattlichen Versicherungen ein Benutzung auch für den vorgenannten Zeitraum
glaubhaft gemacht worden sei. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe auch
Verwechslungsgefahr, da beide Marken wegen der in ihrer Bedeutung für „Haut“
übereinstimmenden Bestandteilen „skin“ und „derm“ eine begriffliche Verwechslunsgefahr bestehe, wovon auch die Markenstelle ausgegangen sei. Sie macht
ferner geltend, dass die Widersprechende über mehrere „Spiru“-Marken verfüge.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke.
Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen
Marke vor der Markenstelle eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs 1 MarkenG für den nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum vom 31. Dezember 1989 bis 31. Dezember 1994 auch mit den im
Verlaufe des Beschwerdeverfahrens als Anlage zum Schriftsatz vom
12. März 2004 vorgelegten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht hat.
Die ohne nähere Differenzierung vor der Markenstelle von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 28. August 2000 erhobene und im Beschwerdeverfahren ausdrücklich wiederholte Nichtbenutzungseinrede umfasst
sowohl die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG als auch die nach § 43
Abs. 1 Satz 1 MarkenG, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war
und somit auch die tatbestandlichen Voraussetzungen der Einrede nach § 43
Abs. 1 Satz 1 MarkenG erfüllt waren (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz,
7. Aufl, § 43 Rdnr 35). Somit bestand für die Widersprechende aufgrund der von
der Markeninhaberin erhobenen Einrede die Obliegenheit, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang sowohl für
den nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre
vor der Entscheidung über den Widerspruch als auch nach § 43 Abs 1 Satz 1
MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der angegriffenen
Marke und damit für Zeitraum vom 31. Dezember 1989 bis 31. Dezember 1994
glaubhaft zu machen.
Dem ist die Widersprechende jedenfalls für den nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG
relevanten Zeitraum nicht nachgekommen. Die im Beschwerdeverfahren durch
Vorlage entsprechender Unterlagen, in denen ua Cremes und sonstige Hautpflegeprodukten mit der Bezeichnung „Spiruskin“ aufgeführt sind, glaubhaft gemachte
Verwendung der Widerspruchsmarke in Preislisten und Rechnungen reicht allein
nicht für eine rechtserhaltende Benutzung der Marke nach § 26 Abs 1 MarkenG
aus. Denn eine rechtserhaltende Benutzung erfordert eine funktionsgemäße, der
verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechende Verwendung der
Marke, die einen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren aufweist. Ein
solcher unmittelbarer Bezug besteht jedoch grundsätzlich nur bei einer kennzeichenmäßige Verwendung der Marke auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder
Umhüllung, sofern auf dem fraglichen Warengebiet Marken üblicherweise in dieser
Form benutzt werden, da nur dann die Marke ihre Funktion verwirklicht, gegenüber dem Verkehr Waren verschiedener betrieblicher Herkunft zu kennzeichnen.
Hingegen genügt es für eine rechtserhaltende Benutzung regelmäßig nicht, die
Marke lediglich auf Briefbögen, in Preislisten bzw. Prospekten oder – wie hier- in
Rechnungen zu benutzen (BGH GRUR 1996, 267, 268 – AQUA; BPatG GRUR
1996, 981, 982 – ESTAVITAL; BPatG GRUR 1998, 1032, 1033 –
MAPAX/MAPAG; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 14/02 v. 09.08.04 – SANTA
HELENA/Sta. Helena; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 26 Rdnr 14 u
21). Eine entsprechende funktionsgemäße Verwendung ist daher durch Vorlage
geeigneter Glaubhaftmachungsmittel, aus denen eine Anbringung der Marke auf
der Verpackung oder Umhüllung bzw. eine Verwendung der Marke in anderem,
unmittelbarem räumlichen Zusammenhang mit der Ware zu ersehen ist, darzulegen. Daran fehlt es aber vorliegend. Die von der Widersprechenden vor der Markenstellen vorgelegten Unterlagen wie zB Verpackungsmuster und Broschüren
sind undatiert, so dass sie auch nicht geeignet sind, eine funktionsgemäße Verwendung der Widerspruchsmarke im hier maßgeblichen Zeitraum zu bestätigen
(vgl dazu EuG, GRUR Int. 2005, 701, 703 Tz. 44 – SALVITA). Sie stehen offenbar
auch in Zusammenhang mit der gleichzeitig vor der Markenstelle vorgelegten eidesstattlichen Versicherung zu den Umsätzen der Jahre 1996 bis 2000. Soweit die
Widersprechenden im Beschwerdeverfahren eine weitere eidesstattliche Versicherung zu Umsätzen in den Jahren 1990 bis 1995 vorgelegt hat, kann dieser ebenfalls nichts über eine funktionsgemäße Verwendung der Widerspruchsmarke entnommen werden.
Die seitens der Widersprechenden glaubhaft gemachte Verwendung der Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum auf
Preislisten und Rechnungen wäre ausnahmsweise dann als rechtserhaltend anzusehen, wenn die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der
Ware nicht ermöglicht bzw naheliegt oder zwingende wirtschaftliche Gründe einer
solchen Verbindung entgegenstehen (BGH aaO – AQUA). Ein derartiger Ausnahmefall liegt jedoch hier nicht vor, da die Verwendung einer solchen Marke bei Mitteln der Körper- und Schönheitspflege nicht nur ohne weiteres möglich, sondern
auch üblich ist.
waren nicht veranlasst. Insbesondere war der Senat nicht gehalten, die Widersprechende auf die Vorlage zusätzlicher Mittel zur Glaubhaftmachung der weiterhin bestrittenen Benutzung hinzuweisen. Dies wäre sowohl mit dem im Rahmen
des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatz als auch mit der
Neutralitätspflicht des Gerichts nicht zu vereinbaren. Die nach § 139 Abs 1 ZPO
bestehende Hinweis- und Aufklärungspflicht des Gerichts findet dort ihre Grenzen,
wo die Widersprechende ihrer Pflicht zu vollständigen Erklärung nach § 128 Abs 2
ZPO nicht mit der erforderlichen Sorgfalt nachkommt und insbesondere entsprechende Hinweise an eine Partei deren verfahrensrechtliche Position stärken und
gleichzeitig die der anderen Partei schwächen würden (vgl BPatG GRUR 1996,
981, 982 – ESTRAVITAL; BPatG GRUR 2000, 900, 902 – Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 43 Rdnr 71 u 75). Dies gilt umso mehr, als
die Grundanforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung in ständiger Rechtsprechung geklärt und keine neueren abweichenden
Entwicklungen zu verzeichnen sind, ein Hinweis über die Notwendigkeit weiteren
Vorbringens also auch nicht aufgrund einer unklaren Rechtslage veranlasst war.
Da es bereits an einer funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke
fehlt, kann die Frage, ob die Benutzung der Marke in Bezug auf ihre Form, ihren
Umfang und ihre Dauer als rechtserhaltend angesehen werden könnte, ebenso
dahingestellt bleiben wie auch die Frage, ob und in welchem Umfang zwischen
den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht. Insoweit
weist der Senat jedoch darauf hin, dass er ebenso wie die Markenstelle in dem
angefochtenen Beschluss dazu neigen würde, eine markenrechtlich relevante
Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken zu verneinen. In schriftbildicher
und klanglicher Hinsicht ist eine entsprechende Verwechslungsgefahr wegen der
sich insoweit deutlich unterscheidenden aufweisenden Endsilben „-skin“ bzw. „-
derm“ beider Markenwörter von vornherein auszuschliessen. Begriffliche Ähnlichkeit besteht zwar im Aussagegehalt beider Marken, da der übereinstimmende
Anfangsbestandteil „Spiru-“ auf die Algenart „Spirulina“ hinweist und die abweichenden Endbestandteile „-derm“ bzw „-skin“ in ihrer Bedeutung als „Haut“ als
Hinweis auf den Anwendungsbereich der beanspruchten Waren verstanden werden könnten. Dieser übereinstimmende Aussagegehalt beider Marken ist aber rein
beschreibender Natur und daher grundsätzlich nicht schutzfähig, so dass eine insoweit bestehende Übereinstimmung auch eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen dürfte.
Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.
Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass
Kliems
Bayer
Merzbach
Na