Rechtsprechung / BPatG / 2006
BPatG Beschluss vom 10.11.2006 – 24 W (pat) 37/05
24. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
10.11.2006
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen:
MarkenG § 50 Abs. 1, § 152, § 158 Abs. 6
Löschung von Altmarken
Auch vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldete Marken, bei dessen gemäß § 158 Abs. 6 MarkenG nach der Bekanntmachung absolute Schutzhindernisse nicht mehr berücksichtigt werden konnten, unterliegen der Regelung des § 50 Abs. 1 MarkenG, wonach für die Löschung einer entgegen § 8 MarkenG eingetragenen Marke auf das Vorliegen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Eintragung abzustellen ist. Insoweit ist eine derartige Altmarke auch dann zu löschen, wenn das betreffende Schutzhindernis zwar noch nicht im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Markengesetzes, aber im späteren Zeitpunkt der Eintragung vorlag.
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
10. November 2006
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 2 106 376
hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mündlichen Verhandlung vom 27. Juni 2006 unter Mitwirkung …
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
2 Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.
G r ü n d e
I.
Die am 18. Juni 1994 angemeldete Wortmarke
ist für die Waren
Cerasome
„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“
am 30. November 1994 gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht und nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 24. Oktober 2000 gemäß §§ 41 i. V. m.
158 Abs. 4 MarkenG unter der Nr. 2 106 376 in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.
Der Antragsteller hat am 26. Januar 2004 beim DPMA die Löschung der Marke
„Cerasome“ wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
a. F. beantragt, weil diese als eine für die registrierten Waren nicht unterscheidungskräftige, beschreibende freihaltebedürftige sowie üblich gewordene Bezeichnung von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG ausgeschlossen sei. Der Begriff „Cerasome“ werde gemäß den beigefügten Internet-
Ausdrucken von mehreren Unternehmen als Stoffbezeichnung für ihre Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege verwendet und besitze daher keine Hinweisfunktion
auf ein bestimmtes Unternehmen. Darüber hinaus sei den angesprochenen Fachverkehrskreisen „Cerasome“ als ein an den Begriff „Liposome“ angelehnter, entsprechend üblicher Liposombezeichnungen wie „Microsome“, „Hydrosome“,
„Phytosome“ oder „Sphingosome“, gebildeter warenbeschreibender Fachausdruck
ohne weiteres verständlich. Dass es sich bei „Cerasome“ um eine schon vor der
Eintragung der Marke bekannte und seitdem fortdauernd verwendete Bezeichnung für eine bestimmte Art von Partikeln handle, ergebe sich zudem aus einem
Artikel in Chemistry Letters, 07/1999, in dem „Cerasome“ als Name für einen
neuen Typ von Liposomen mit einer keramischen Oberfläche beschrieben werde,
sowie aus weiteren zeitlich nachfolgenden Fachbeiträgen, anhand welcher sich
die Entwicklung der Bezeichnung „Cerasome“ zu einem gebräuchlichen Begriff für
Liposome, welche Ceramide enthielten, nachvollziehen lasse. Es habe somit
schon vor der Eintragung ein Freihaltebedürfnis an der Marke vorgelegen, welches in gesteigerter Form noch fortbestehe. Außerdem ergebe sich aus den Unterlagen, dass der Begriff „Cerasome“ zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sei.
Die Antragsgegnerin hat der beantragten Löschung fristgerecht widersprochen.
Nach ihrer Auffassung sei „Cerasome“ eine willkürliche Fantasiebezeichnung aus
Wortbestandteilen der chemischen Stoffgruppen „Ceramide“ und „Liposome“, welche keinen Inhaltsstoff von kosmetischen Mitteln nach der INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredience) bezeichne und auch vor dem Anmeldetag
der Marke nicht durch Dritte benutzt worden sei. Der Begriff sei ferner nicht zur
Bezeichnung der registrierten Waren üblich geworden. Gegen die von der Antragstellerin genannten Unternehmen sei die Antragsgegnerin wegen unberechtigter
markenmäßiger Benutzung vorgegangen, zum Teil handle es sich um autorisierte
Partner der Antragsgegnerin. Die Fachartikel stammten aus der Zeit nach der Anmeldung der Marke, weshalb nicht ausgeschlossen werden könne, dass darin der
Markenname übernommen worden sei. Im Übrigen könnten die auf wenige japanische Autoren zurückgehenden englischsprachigen, in Japan veröffentlichten
Artikel keine Verkehrsbekanntheit in den deutschen Verkehrskreisen begründen.
Mit Beschluss vom 3. Dezember 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA die
Löschung der Marke 2 106 376 angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei
Eintragung eine beschreibende freihaltebedürftige Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG dargestellt habe und noch gegenwärtig darstelle. Wenngleich hier die
Besonderheit vorliege, dass die angegriffene Marke im Jahr 1994 noch nach den
Bestimmungen des WZG als Anmeldung bekanntgemacht worden sei und mit Inkrafttreten des Markengesetzes aufgrund der Übergangsregelung des § 158
Abs. 6 MarkenG vor ihrer Eintragung keine weitere Prüfung auf absolute Schutzhindernisse mehr habe stattfinden können, sei nach dem Wortlaut der §§ 152, 50
Abs. 1 und 2 MarkenG für die Löschung auf die Verhältnisse zur Zeit der Eintragung der Marke sowie zum Entscheidungszeitpunkt über den Löschungsantrag
abzustellen. Zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke im Oktober 2000 sei dem Markenwort „Cerasome“ aber bereits eine tatsächlich begründete inhaltliche Bedeutung zugekommen, so dass bezüglich der von der Bezeichnung beschriebenen Erzeugnisse ein zumindest zukünftiges Freihalteinteresse zu
berücksichtigen gewesen sei. Es handle sich vorliegend um den typischen Fall
des Aufkommens eines neuen Terminus zur Benennung eines neuen wissenschaftlichen Sachverhalts. Es seien nachweislich schon im Jahr 1999 wissenschaftliche Ergebnisse auf dem Gebiet der pharmazeutisch-kosmetisch orientierten Liposom-Forschung publiziert worden, die einen neuen Typ stabiler doppelschichtiger Nano-Hohlpartikel betroffen hätten, zu deren Bezeichnung ein japanisches Forscherteam das Kunstwort „Cerasome“ gewählt habe. Der Begriff sei alsbald von anderen Forschergruppen sowie in der fachlich interessierten Öffentlichkeit zur Bezeichnung der betreffenden Stoffklasse übernommen worden. Seit der
einsetzenden Entwicklung marktreifer Substanzen, erstmals bereits im Jahr 1999,
werde die Angabe von etlichen Anbietern einschlägiger Waren zur stofflichen Beschreibung ihrer Produkte sowie außerdem auch in Patentanmeldungen verwendet. Im Hinblick auf den offensichtlich beschreibenden Charakter der Verwendungen spiele es keine Rolle, ob die jeweiligen Unternehmen zur Benutzung autorisiert worden seien. Auch mache die inhaltlich wie sprachlich naheliegende
Fachwortbildung eine Nachahmung der angemeldeten Marke unwahrscheinlich.
Unbeachtlich sei ferner, ob die Antragsgegnerin das Wort „Cerasome“ schon früher kreiert habe. Entwickle sich ein Wort nachträglich, nach seiner Anmeldung zu
einer Fachangabe, stehe seiner Eintragung § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.
Unerheblich sei insoweit, dass die Bezeichnung „Cerasome“ nicht in der INCI aufgenommen sei. Diese Nomenklatur könne nicht als allein entscheidungserheblicher Negativnachweis des beschreibenden Gebrauchs einer kosmetischen Stoffbezeichnung angesehen werden, abgesehen davon, dass der Begriff „Cerasome“
als eher oberbegrifflich zu verstehende Stoffklassenbezeichnung möglicherweise
gar nicht für eine Aufnahme in die INCI in Betracht komme.
Hiergegen richtet sich Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie trägt zur Begründung
vor, die Markenabteilung habe unzutreffend für das Vorliegen von absoluten
Schutzhindernissen auf den Eintragungszeitpunkt der Marke abgestellt. Nach der
Entscheidung des Bundesgerichtshofs „MICRO CHANNEL“ (GRUR 1993, 744) sei
der Tag der Entscheidung über die Eintragung, nicht der Tag der Eintragung maßgeblich. Gemäß der Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG sei für noch
unter Geltung des Warenzeichengesetzes bekanntgemachte Altanmeldungen mit
dem Inkrafttreten des Markengesetzes zum 1. Januar 1995 eine weitere Prüfung
absoluter Schutzhindernisse mit einer Nachbeanstandung und ggf. Zurückweisung
der Marke während oder nach Abschluss eines anhängigen Widerspruchsverfahrens ausgeschlossen. Nach dem 31. Dezember 1994 aufgetretene absolute
Schutzhindernisse hätten daher bei der Entscheidung über die Eintragung nicht
mehr berücksichtigt werden können. Die Übergangsregelungen der §§ 152 ff.
MarkenG dienten dazu, Benachteiligungen für Inhaber älterer Anmeldungen gegenüber neuen Anmeldungen zu vermeiden. Wenn man aber für die Entscheidung
über die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse einer noch gemäß § 5
Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke auf den Eintragungszeitpunkt abstelle und
nicht auf das Inkrafttreten des Markengesetzes, werde die Altanmeldung gegenüber einer nach dem 31. Dezember 1994 angemeldeten und vor der Durchführung
des Widerspruchsverfahrens eingetragenen Marke benachteiligt. Denn bei den
bekanntgemachten Altanmeldungen werde insoweit auf einen späteren Zeitpunkt
abgestellt als bei Neuanmeldungen, bei denen nachträglich im Lauf des Widerspruchsverfahrens entstandene Schutzhindernisse als Nichtigkeitsgründe keine
Berücksichtigung mehr finden könnten. Maßgeblich für die Löschung bekanntgemachter Altanmeldungen müsse daher der Zeitpunkt sein, an dem zum letzten Mal
über absolute Schutzhindernisse hätte entschieden werden können, also der
31. Dezember 1994. Nachdem die Markenabteilung in dem Löschungsbeschluss
ausführe, dass erstmals 1999 der Begriff „Cerasome“ zur stofflichen Beschreibung
von Produkten eingesetzt worden sei, könnten die Gründe des angefochtenen Beschlusses die Löschung der Marke nicht tragen.
Die Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben.
Sie regt außerdem an, die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Frage zuzulassen,
ob mit dem Übergang vom Warenzeichengesetz zum Markengesetz absolute
Schutzhindernisse gegen die Eintragung einer noch nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke, die erstmals nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes,
aber innerhalb des Widerspruchsverfahrens aufgetreten seien, bei einem Löschungsantrag gemäß § 50 MarkenG zu berücksichtigen seien.
Der Antragssteller beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen
und
die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.
Nach seiner Auffassung ist für das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse im Löschungsverfahren auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke abzustellen. Die
nur auf das Eintragungsverfahren bezogene Übergangsregelung des § 158 Abs. 6
MarkenG verhindere lediglich dadurch die Benachteiligung des Inhabers einer früheren, nach dem WZG bekanntgemachten Markenanmeldung, dass vor der Eintragung der Marke eine Prüfung auf absolute Schutzhindernisse während oder
nach einem Widerspruchsverfahren ausgeschlossen sei. Sie könne jedoch nicht
dahin verstanden werden, dass nach der Bekanntmachung einer solchen Markenanmeldung mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes zu keinem Zeitpunkt, auch
nicht in einem späteren Löschungsverfahren, eine weitere Prüfung auf absolute
Schutzhindernisse
stattfinden
könne.
Insoweit auf das Datum des
31. Dezember 1994 abzustellen, erscheine willkürlich und ergebe sich weder aus
dem Wortlaut des Gesetzes noch aus der Gesetzesbegründung. Die Übergangsregelung solle nicht den Nachteil ausgleichen, dass eine jüngere, unmittelbar eingetragene Marke, im Gegensatz zu einer bekanntgemachten Altanmeldung, nicht
wegen erst später im Widerspruchsverfahren entstandener Schutzhindernisse
gelöscht werden könne. Die Übergangsbestimmungen seien nicht geschaffen
worden, um die Löschung bzw. Nichteintragung schutzunfähiger Zeichen zu verhindern. Der Kostenantrag sei gerechtfertigt, da die Antragsgegnerin im Hinblick
auf weitere anhängige Verfahren offenbar an einer langen Dauer des Löschungsverfahrens interessiert sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf
die von den Beteiligten eingereichten sowie von der Markenabteilung in das Verfahren eingeführten Unterlagen, verwiesen.
II.
1.
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen
Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats ist die angegriffene Marke entgegen
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG bzw. § 50
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F.). Nachdem das Schutzhindernis noch fortbesteht (§ 50
Abs. 2 Satz 1 MarkenG), ist die Entscheidung der Markenabteilung, auf den nach
Marke anzuordnen, zu Recht erfolgt.
1.1. Nicht zu beanstanden ist insoweit zunächst, dass die Markenabteilung für
die Frage, ob der Eintragung der Marke Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG
entgegengestanden haben, auf den Zeitpunkt der Eintragung der Marke abgestellt
hat. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG
(bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a. F.), welcher für die Beurteilung der Löschungsreife wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG ausdrücklich
auf die Eintragung der Marke abstellt, und welcher gemäß der Übergangsbestimmung des § 152 MarkenG auch auf die angegriffene, vor dem Inkrafttreten des
Markengesetzes angemeldete Marke Anwendung findet.
Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin lässt sich etwas anderes nicht aus
der Übergangsregelung des § 158 Abs. 6 MarkenG herleiten, wonach in Fällen
einer gemäß § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Altanmeldung, die gemäß § 41
MarkenG eingetragen wird, nachdem gegen die Eintragung kein Widerspruch erhoben oder (wie hier) ein erhobener Widerspruch zurückgewiesen worden ist
(§ 158 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 MarkenG), eine Zurückweisung der Anmeldung aus von Amts wegen zu berücksichtigenden Eintragungshindernissen
nicht stattfindet. Diese Regelung bezieht sich nach ihrem eindeutigen Wortlaut nur
auf das Eintragungsverfahren, nicht auch auf das Löschungsverfahren. Sie stellt
insoweit keine spezielle Übergangsregelung für nach dem Warenzeichengesetz
bekanntgemachte Altanmeldungen dar, die der in § 152 MarkenG vorgesehene
Anwendung der Löschungsvorschrift des § 50 MarkenG auf vor dem
1. Januar 1995 angemeldete Marken vorgehen würde.
Keine entscheidungsrelevante Bedeutung kommt dabei der von der Antragsgegnerin vorgenommenen Differenzierung zwischen der Eintragung und der Entscheidung über die Eintragung (vgl. BGH GRUR 1993, 744, 745 „MICRO
CHANNEL“) zu. Denn die Entscheidung über die Eintragung geht in Form der
Eintragungsverfügung des zuständigen Prüfers der Markenstelle dem bloßen
Realakt der Eintragung zeitlich regelmäßig unmittelbar voraus. Dass bei dieser
Entscheidung im Fall einer bekanntgemachten Altanmeldung aufgrund der gesetzlichen Bestimmung des § 158 Abs. 6 MarkenG das Vorliegen von Eintragungshindernissen unberücksichtigt bleiben muss, ändert nichts an ihrer Qualität als der
Entscheidung über die Eintragung.
Zwar ergibt sich nach der geltenden Gesetzeslage in zeitlicher Hinsicht eine Ungleichbehandlung von bekanntgemachten Altanmeldungen gegenüber nach Inkrafttreten des Markengesetzes neu angemeldeten Marken sowie auch gegenüber
nicht (mehr) nach dem Warenzeichengesetz bekanntgemachten Altanmeldungen
insoweit, als bei den beiden zuletzt genannten die Eintragung nach Abschluss der
Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse (§ 41 MarkenG bzw. § 157 i. V. m.
§ 41 MarkenG) vor der Durchführung des Widerspruchsverfahren (§§ 42, 43 MarkenG) erfolgt, weshalb in Löschungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG absolute
Schutzhindernisse, die erst während eines nach der Eintragung der Marke durchgeführten Widerspruchsverfahrens entstanden sind, keine Löschungsgründe darstellen. Bei vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marken, bei denen das Widerspruchsverfahren im Anschluss an
die Bekanntmachung der Anmeldung vor der Eintragung durchgeführt wird bzw.
wurde (§ 5 Abs. 4 WZG i. V. m. § 158 Abs. 1 und 4 MarkenG), sind hingegen im
Löschungsverfahren auch während eines Widerspruchsverfahrens entstandene
absolute Schutzhindernisse bis zur Eintragung zu berücksichtigen. Dies rechtfertigt es aber ebenfalls nicht, § 50 Abs. 1 MarkenG mit Blick auf § 158 Abs. 6 MarkenG erweiternd dahin auszulegen, dass im Fall der Löschung einer nach dem
Warenzeichengesetz bekanntgemachten Altanmeldung für das Vorliegen von absoluten Schutzhindernissen nicht auf den Zeitpunkt der Eintragung bzw. der Entscheidung über die Eintragung, sondern auf das Inkrafttreten des Markengesetzes
abzustellen ist.
Der Gesetzgeber hat die Konsequenzen der in Rede stehenden Bestimmung des
§ 158 Abs. 6 MarkenG nämlich durchaus gesehen und erkannt, dass es infolge
der im Rahmen des Eintragungsverfahrens ausgeschlossenen Zurückweisung
bekanntgemachter Altanmeldungen wegen absoluter Eintragungshindernisse mitunter zu Fehleintragungen kommen kann. In der Begründung zum Markenrechtsreformgesetz hat er insoweit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine nachträgliche Korrektur dieser Entscheidung über die Bekanntmachung und Eintragung
nur im Löschungsverfahren nach § 50 MarkenG möglich ist (vgl. AmtlBegr.,
BlPMZ 1994 - Sonderheft - S. 128). Hätte der Gesetzgeber auch hinsichtlich des
Löschungsverfahrens eine Gleichstellung bekanntgemachter Altanmeldungen mit
Marken gewollt, die unmittelbar nach Prüfung der Eintragungserfordernisse und
absoluten Schutzhindernisse nach § 41 MarkenG zur Eintragung gelangen, hätte
er eine entsprechende Übergangsregelung erlassen müssen, was jedoch nicht
geschehen ist. Vielmehr hat der Gesetzgeber offensichtlich das Ziel, die Eintragung schutzunfähiger Marken zu korrigieren, höher bemessen als das Ziel, die
Ungleichbehandlung im Löschungsverfahren auszugleichen, welche sich bei diesen Marken in zeitlicher Hinsicht durch das der Eintragung einerseits vorgeschaltete und das ihr andererseits nachgeschaltete Widerspruchsverfahren ergibt. In
diesem Zusammenhang ist außerdem zu berücksichtigen, dass es eine solche
zeitliche Ungleichbehandlung bereits unter Geltung des Warenzeichengesetzes
zwischen Marken gegeben hat, die nach § 5 Abs. 2 WZG bekanntgemacht worden
sind und Marken, die gemäß § 6a WZG beschleunigt ohne vorherige Bekanntmachung und Durchführung eines Widerspruchsverfahrens eingetragen worden sind.
Auch bei diesen Marken ist für die Löschung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG einheitlich auf das Vorliegen von Schutzhindernissen im Zeitpunkt der Eintragung abgestellt worden.
1.2. Als zutreffend erweist sich weiterhin die Beurteilung der Markenabteilung,
dass zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke das Schutzhindernis
einer beschreibenden
freihaltebedürftigen Angabe
i. S. d. § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG vorgelegen hat.
Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die
ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder
Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht,
dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25)
„Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674,
676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) „BIOMILD“). Als
eine solche im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung der von der Marke beanspruchten Waren geeignete Angabe war das Wort „Cerasome“ bereits zum fraglichen Zeitpunkt im Oktober 2000 feststellbar.
Zwar ließ sich zur Zeit der Anmeldung der angegriffenen Marke sowie ihrer Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 WZG im Jahr 1994 ein bestimmter, für die beanspruchten Mittel zur Körper- und Schönheitspflege konkret beschreibender
Begriffsgehalt der aus den Wortelementen „Cera“ und „some“ kombinierten Wortbildung „Cerasome“ nicht feststellen. Ein solcher hat sich jedoch noch vor der Eintragung der Marke herausgebildet.
So lässt sich, wie auch die Antragsgegnerin nicht in Abrede stellt, für Ende der
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts die Entwicklung des Wortes „Cerasome“
zu einem Fachbegriff für eine bis dahin noch nicht bekannte Liposom-Formulierung belegen. Wie einer Publikation in den Chemistry Letters 1999, S. 661, entnommen werden kann (vgl. Anlage 20 zum Schriftsatz des Antragstellers vom
9. September 2004), hat offenbar in diesem Jahr eine japanische Gruppe von
Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Liposomforschung eine neue Klasse organisch-anorganischer Hyprid Vesikel („Vesikel“ sind bestimmte kugelförmige Anordnungen von oberflächenaktiven Molekülen in einer Flüssigkeit (Synonym:
Liposom); vgl. Wikipedia-Online-Lexikon zu „Vesikel“) synthetisiert und mit dem
Begriff „Cerasome“ benannt (vgl. hierzu auch Punkt 4A505 der Tagesordnung der
77th National Meeting of Chemical Society of Japan im Jahr 1999, Anlage L2 des
angefochtenen Beschlusses). Dabei handelt es sich ersichtlich nicht um den unberechtigten markenmäßigen Gebrauch der zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland noch im Eintragungsverfahren befindlichen angegriffenen Marke, sondern um
die Schaffung eines neuen Gattungsbegriffs für eine neue chemische Stoffgruppe,
für die es bis dahin keine treffende Bezeichnung gab (vgl. hierzu BGH
GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“).
Im Hinblick darauf, dass Liposome schon vor dem fraglichen Eintragungszeitpunkt
im Bereich der Kosmetik, insbesondere der Hautpflege als Wirkstoffträger sowie
zur Verbesserung des Feuchtigkeitsgehalts der Haut vielfach Verwendung fanden
(vgl. Herbert P. Fiedler, Lexikon der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und angrenzende Gebiete, 4. Aufl. 1996, S. 926 ff. zu „Liposome“ mit Publikationsnachweisen, die bis 1979 zurückgehen), konnte des weiteren davon ausgegangen
werden, dass auch diese neu entwickelten liposomalen Vesikel mit dem wissenschaftlichen Namen „Cerasome“ als Inhaltsstoffe für kosmetische Erzeugnisse in
Betracht kommen und folglich der Begriff „Cerasome“ im Verkehr zur Bezeichnung
der stofflichen Beschaffenheit der hier in Rede stehenden „Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege“ dienen kann.
Einer solchen Annahme steht nicht entgegen, dass für die Zeit vor der Markeneintragung einschlägige Fachbeiträge über die Neuentwicklung des besagten
Vesikels in Deutschland nicht belegt sind, die Veröffentlichungen vielmehr aus
Japan stammen und auf eine relativ kleine Gruppe von japanischen Wissenschaftlern zurückgehen, sowie auch eine beschreibende Verwendung der Bezeichnung „Cerasome’“ für kosmetische Mittel, nicht festgestellt ist. Denn das
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die beteiligten inländischen Verkehrskreise die chemische Stoffbezeichnung im fraglichen
Eintragungszeitpunkt aktuell kennen und mit den betroffenen Waren in Verbindung
bringen bzw. zu beschreibenden Zwecken verwenden, vielmehr genügt, wenn dies
vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726
(Nr. 31) „Chiemsee“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 56) „Postkantoor“; GRUR 2004,
680, 681 (Nr. 38) „BIOMILD“). Einen solchen Schluss aber ließen die zum Eintragungszeitpunkt belegbaren tatsächlichen Gegebenheiten zu.
Nachdem die wissenschaftlich-technologische Forschung heute nicht national begrenzt ist, sondern ein Austausch auf internationaler Ebene stattfindet, war davon
auszugehen, dass ein neues Forschungsergebnis, vor allem aus dem Kreis der
führenden Industrie- und Wissenschaftsstaaten, zu dem Japan zählt, auch in den
anderen Industrieländern von dem betroffenen Fachpublikum zur Kenntnis genommen und entsprechend Verbreitung finden wird. In diesem Zusammenhang ist
außerdem zu berücksichtigen, dass das Schutzhindernis einer beschreibenden
Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keine einhellige Verkehrsauffassung erfordert (vgl. BPatG GRUR 2005, 865, 869 „SPA“). Vielmehr ist ein Wort dann zur
Merkmalsbeschreibung der betroffenen Waren im Verkehr geeignet, wenn die
beteiligten Verkehrskreise, also der Handel und/oder die Durchschnittsverbraucher
der betreffenden Waren, in der Lage sind bzw. nach vernünftiger Einschätzung in
Zukunft sein werden, die beschreibende Bedeutung des Begriffes zu erkennen
(vgl. EuGH GRUR 2006, 411 ff. (Nr. 24, 26 und 32) „Matratzen Concord/Hukla“).
Jedenfalls von den insoweit in markenrechtlicher Hinsicht beachtlichen beteiligten
Fachverkehrskreisen, d. h. den Händlern und auch Herstellern kosmetischer Mittel, konnte erwartet werden, dass sie sich, etwa aufgrund einschlägiger Fachpublikationen oder sonstiger Informationsquellen, über neue Inhaltsstoffe kosmetischer
Erzeugnisse sowie die hierfür verwendeten Fachtermini unterrichten und daher
künftig in der Lage sein würden, das Wort „Cerasome“ als einschlägige Fachbezeichnung zu erkennen.
Diese schon im Eintragungszeitpunkt absehbare Entwicklung zu einer Inhaltsstoffangabe für kosmetische Mittel, die von den beteiligten Fachverkehrskreisen verstanden und zur Beschreibung einschlägiger Produkte im Verkehr verwendet werden kann, hat sich im Nachhinein bestätigt, wie die von dem Antragsteller und der
Markenabteilung eingebrachten Belege zeigen. Zu verweisen ist hierzu etwa auf
den im Jahr 2001 in Euro Cosmetics 9, 27-28, veröffentlichten Bericht „Cerasome:
Liposomenformulierungen aus Hornschichtlipiden“, in dem u. a. der mögliche Einsatz von Cerasomen in Kosmetika erwähnt ist (vgl. Anlage 19 zum Schriftsatz des
Antragstellers vom 26.1.2004), den im BEAUTY FORUM 3/2001, S. 20+21, erschienen Artikel „Kaviar-Extrakt ein Pflege-System“, in dem „Cerasome“ als Beispiel für liposomenartige Hohlkugeln genannt sind, in denen Kaviar-Extrakt eingelagert wird (vgl. Anlage L4 zum angefochtenen Beschluss), weiterhin die Patent-
Offenlegungsschrift DE 103 08 852 betreffend „Mittel gegen Faltenbildung der
Haut“, wo der Begriff „Cerasome“ zur Bezeichnung für ein Wirkstoff-Trägersystem
gebraucht wird (vgl. Anlage L10 zum angefochtenen Beschluss) sowie verschiedene Internet-Seiten, die einen zweifelsfrei beschreibenden Gebrauch des Begriffs
„Cerasome“ zur Bezeichnung eines Inhaltsstoffs von kosmetischen Mitteln erkennen lassen (vgl. Anlage 2, 7 und 8 zum Schriftsatz des Antragstellers vom
26.1.2004, Anlage L8 zum angefochtenen Beschluss).
Dem Umstand, dass der Begriff „Cerasome“ nicht in der Internationalen Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe (INCI) aufgeführt ist, hat die Markenabteilung
zutreffend keine das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließende Bedeutung beigemessen. Die in der Europäischen Union seit 1997
verbindliche Nomenklatur (vgl. Beschluss 96/335/EG der Kommission vom
8. Mai 1996 zur Festlegung einer Liste und einer gemeinsamen Nomenklatur der
Bestandteile kosmetischer Mittel, ABl EG Nr. L 132, S. 1) kann nicht als abschließendes Verzeichnis sämtlicher im - inländischen - Verkehr zulässiger Bezeichnungen von kosmetischen Inhaltsstoffen angesehen werden. Dies ergibt sich
aus der Bestimmung des § 5a KosmetikV, die in Abs. 4 Satz 2 vorsieht, dass, sofern eine INCI-Bezeichnung nicht vorhanden ist, die chemische Bezeichnung, die
Bezeichnung des Europäischen Arzneibuches, der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene nicht geschützte Name (INN) oder eine sonstige Bezeichnung
zur Identität des Bestandteils anzugeben ist. Auch ohne in der INCI aufgenommen
zu sein, kann der Begriff „Cerasome“ daher zur Bezeichnung von Bestandteilen
kosmetischer Mittel im inländischen Verkehr dienen.
2.
Der Senat sah keine Veranlassung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen,
weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war
(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs
erfordert (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zwar ist die von der Antragsgegnerin formulierte Rechtsfrage hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts für das Vorliegen
von absoluten Schutzhindernissen nach § 8 MarkenG bei der Entscheidung über
die Löschung einer vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und nach § 5
Abs. 2 WZG bekanntgemachten Marke gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG - soweit
ersichtlich - noch nicht gerichtlich, insbesondere nicht vom Bundesgerichtshof,
entschieden worden. Im Hinblick auf die oben unter Ziff. 1.1. dargelegte eindeutige
gesetzliche Regelung und den diesbezüglich klar erkennbaren Willen des
Gesetzgebers sowie außerdem darauf, dass die Rechtsfrage allenfalls noch
wenige, künftig nicht mehr vorkommende Altfälle betrifft,
ist
ihr keine
grundsätzliche Bedeutung beizumessen
(vgl. BPatGE 3, 173, 178; BGH
BlPMZ 1962, 186). Auch bedarf sie daher unter dem Gesichtspunkt der
Rechtsfortbildung keiner höchstrichterlichen Entscheidung.
3.
Es bestand kein Anlass für die vom Antragsteller beantragte Auferlegung
der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin. Nach § 71 Abs. 1
Satz 2 MarkenG hat im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren auch für den Fall
des Unterliegens grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstanden Kosten selbst
zu tragen. Anderes gilt nur dann, wenn aus Gründen der Billigkeit eine hiervon
abweichende Entscheidung geboten ist (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Besondere,
von der Norm abweichende Umstände, die eine Kostenüberbürdung rechtfertigen
könnten, etwa ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten
der Antragsgegnerin, sind nicht ersichtlich. Soweit die Antragsgegnerin wegen
wettbewerbsrechtlicher Auseinandersetzungen mit dem Antragsteller vor den ordentlichen Gerichten ein Interesse an einer möglichst langen Dauer des hier anhängigen Löschungs-Beschwerdeverfahrens haben sollte, wie von dem Antragsteller behauptet, hat sich ein solches Interesse jedoch in keiner Weise in einem das Beschwerdeverfahren verzögernden Verhalten der Antragsgegnerin niedergeschlagen.
gez.
Unterschriften