BPatG Beschluss vom 26.07.2007 – 24 W (pat) 296/04

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 296/04

_______________

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt

zugestellt am

26. Juli 2007

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 2 909 399

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mündlichen Verhandlung vom 13. März 2007 unter Mitwirkung …

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

StadtNet

ist am 24. Juli 1995 für u. a. die Waren und Dienstleistungen

„Betrieb einer Mailbox, Bereitstellung von Telekommunikations-

und Computerdienstleistungen, Dienstleistung einer Datenbank,

nämlich mittelbar oder unmittelbar entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank über On-Line-Leitungen, Entwerfen, Vermitteln und Bereitstellen von Suchalgorithmen für die Bedienung

der Datenbank, Ausdruck der ermittelten Recherchedaten

und/oder Vermitteln des Zugangs zu anderen Datenbanken;

Sammeln, Liefern und Übermitteln von Informationen, Anzeigen

und Nachrichten, Erstellen von Computerprogrammen, Software

(soweit in Klasse 9 enthalten); Werbung, Werbeberatung, Vermittlung von Inseraten und Anzeigen“

unter der Nr. 2 909 399 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)

geführte Register eingetragen worden.

Der Antragsteller hat am 21. Juli 2003 beim DPMA die teilweise Löschung der

Marke 2 909 399 für die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen wegen

absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nrn. 1

und 2 MarkenG (§§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG n. F.) beantragt.

Die Bezeichnung „StadtNet“ weise auf die Beschaffenheit der unter ihr angebotenen Waren und Dienstleistungen hin. Der Wortbestandteil „Net“ sei eine rein beschreibende Angabe und beziehe sich auf das Internet, das vielfach auch abgekürzt als „Netz“ oder „Net“ bezeichnet werde. In Verbindung mit dem Wortbestandteil „Stadt“ liege ein Hinweis auf Waren und Dienstleistungen vor, bei denen

Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den jeweiligen Orten über das Internet

ermöglicht würden. Der Begriff „StadtNet“ sei als rein beschreibende Angabe auch

freihaltebedürftig.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr vom DPMA zugestellten Löschungsantrag rechtzeitig widersprochen.

Mit Beschluss vom 11. August 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA antragsgemäß die teilweise Löschung der Marke 2 909 399 für die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei

gemäß §§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG begründet, da der Marke im beantragten

Umfang schon zum Zeitpunkt ihrer Eintragung die erforderliche markenrechtliche

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt habe und

dieses Eintragungshindernis gegenwärtig noch

fortbestehe. Die Angabe

„StadtNet“ setze sich sprachüblich aus dem Bestandteil „Stadt“ und dem der englischen Sprache entnommenen Bestandteil „Net“ zusammen. Bei dem Bestandteil

„Net“, der wörtlich übersetzt „Netz“ oder „Netzwerk“ bedeute, handele es sich um

ein Kürzel, das häufig als Synonym für das Internet verwendet werde. Damit sei

die angemeldete Wortkombination „StadtNet“ im Sinne von „Stadtnetz“ aus sich

heraus verständlich und weise die möglichen Kunden ohne Weiteres darauf hin,

dass sich die in Streit stehenden Waren und Dienstleistungen auf den Bereich

„Stadt“ - sei es räumlich, strukturell usw., sei es im Sinne von Kommunikationsmöglichkeiten über das Internet oder in anderer netzwerktypischer Weise - bezögen. Obwohl der Begriff „StadtNet“ diese Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibe, stehe doch eine sachbezogene und keine betriebsbezogene

Information im Vordergrund. Ohne Durchsetzung im Verkehr weise der allgemeine

Aussagegehalt der Bezeichnung „StadtNet“ daher nicht auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb hin. Dementsprechend sei dem angemeldeten Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Dahingestellt bleiben könne somit,

ob die Marke „StadtNet“ auch eine freihaltebedürftige Angabe im Sinne von § 8

Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder eine üblich gewordene Bezeichnung im Sinne von § 8

Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Die Teillöschung der

Marke sei zu Unrecht erfolgt, da die Bezeichnung „StadtNet“ hinreichend unterscheidungskräftig sei. Die Markenabteilung habe verkannt, dass die Bezeichnung

„StadtNet“ einen fantasievollen Überschuss aufweise. Die Begriffe „Stadt“ und

„Net“ ließen sich nicht sinnvoll miteinander verknüpfen. Bei einer Stadt handele es

sich um eine größere Ansiedlung, die durch eine geschlossene Form und örtliche

Begrenztheit gekennzeichnet sei. Dagegen werde das Kürzel „Net“ häufig als

Synonym für das Internet verwandt. Das Internet habe aber einen weltweiten Bezug, wobei ihm räumliche, kulturelle oder sprachliche Grenzen fremd seien. Der

Begriff „StadtNet“ werde daher von den beteiligten Verkehrskreisen als Paradoxon

empfunden. Ferner sei zu beachten, dass die Bezeichnung „StadtNet“ eine Kombination aus dem deutschsprachigen Wort „Stadt“ und dem englischsprachigen

Begriff „Net“ darstelle. Derartige sprachübergreifende Wortkombinationen seien

derzeit noch nicht so werbeüblich, dass ihnen jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Der Begriffsinhalt der Bezeichnung „StadtNet“ bleibe

letztlich im Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen offen

und unklar. Die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „StadtNet“ ergebe sich zudem

aus der Voreintragung zahlreicher vergleichbarer Marken. Selbst wenn die von der

Markenabteilung 3.4. unterstellte Interpretation des Begriffs „StadtNet“ zutreffen

sollte, wäre zumindest nicht ersichtlich, inwiefern der Begriff bezogen auf die

Dienstleistungen „Werbung“, „Werbeberatung“ und „Vermittlung von Inseraten und

Anzeigen“ beschreibend sein sollte.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 11. August 2004 aufzuheben.

Der Antragsteller beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Seiner Auffassung nach hat die Markenabteilung 3.4. zu Recht und mit überzeugender Begründung die Löschung der Marke „StadtNet“ im beantragten Umfang

angeordnet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach Auffassung des Senats ist die Marke „StadtNet“ für die mit dem Löschungsantrag angegriffenen Waren und Dienstleistungen jedenfalls entgegen § 8 Abs. 2

Nr. 1 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Da das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft insoweit noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1

MarkenG), hat die Markenabteilung 3.4. auf den nach §§ 50 Abs. 1, 54 Abs. 1

MarkenG zulässigen Löschungsantrag zu Recht die teilweise Löschung der

Marke 2 909 399 in dem beantragten Umfang angeordnet.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal

informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in

Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die

betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer

Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder

Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f.

(Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004,

943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2004, 507, 509 „Transformatorengehäuse“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere solche Wortmarken, denen die maßgeblichen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder

Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden

Begriffsinhalt zuordnen oder durch die ein enger beschreibender Bezug zu diesen

Waren und Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678

(Nr. 86)

„Postkantoor“; BGH GRUR 2005, 417, 419

„BerlinCard“; BGH

GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Davon ist bei der Wortmarke „StadtNet“ für die von der Löschungsanordnung der Markenabteilung betroffenen Ware „Software“ und für die streitgegenständlichen Dienstleistungen

- sowohl bezogen auf den Zeitpunkt der Markeneintragung als auch auf den aktuellen Entscheidungszeitpunkt - auszugehen.

Die Marke „StadtNet“ stellt in Bezug auf die von ihr umfasste Ware „Software“ und

die streitgegenständlichen Dienstleistungen ein nicht unterscheidungskräftiges

Zeichen dar. Zutreffend hat die Markenabteilung den in der Marke enthaltenen,

dem Wort „Stadt“ nachgestellten Wortbestandteil „Net“ als einen bereits zum Eintragungszeitpunkt bekannten Ausdruck für ein Netzwerk, insbesondere aber als

Synonym für das Internet beurteilt (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 30 W (pat) 36/00

„MEDIANET“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 93/00

„AGRARNET.de“; PAVIS

PROMA, 29 W (pat) 346/00 „BOSnet“).

In dem Begriff „StadtNet“ sehen die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis dahingehend, dass es sich bei den mit

dem Begriff gekennzeichneten Dienstleistungen um solche handelt, welche mittels

Internet oder lokaler Netzwerke bereitgestellt werden oder die dem Zugang zu Informationen über eine bestimmte Stadt oder allgemein zum Thema „Stadt“ dienen.

Dies trifft ohne Weiteres auf die konkreten Dienstleistungen „Betrieb einer Mailbox“, „mittelbar oder unmittelbar entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank über On-Line-Leitungen“, „Entwerfen, Vermitteln und Bereitstellen von Suchalgorithmen für die Bedienung der Datenbank“ und die Dienstleistung „Ausdruck

der ermittelten Recherchedaten und/oder Vermitteln des Zugangs zu anderen

Datenbanken“ zu. Obwohl ein Hinweis auf ein im Internet verfügbares Angebot

von Dienstleistungen im vorliegenden Fall näher liegen mag als in Bezug auf Waren, vermittelt das Kürzel „Net“ jedenfalls bezüglich der Ware „Software“, z. B. im

Hinblick auf den nicht seltenen Fall, dass der Zugang zu bestimmten Internetdienstleistungen erst durch den Erwerb einer bestimmten Software eröffnet wird,

eine naheliegende Sachinformation. In Bezug auf die Ware „Software“ erweckt die

Marke „StadtNet“ ohne Weiteres den Eindruck, es handele sich hierbei um Programme für die elektronische Datenverarbeitung, die benötigt würden, um Zugang

zu einem speziellen im Internet bereitgestellten Dienstleitungsangebot eine bestimmte Stadt betreffend oder allgemein zum Thema „Stadt“ erhalten zu können.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend auch weite Oberbegriffe wie „Bereitstellung von Telekommunikations- und Computerdienstleistungen“, „Erstellen von

Programmen für die Datenverarbeitung“, „Sammeln, Liefern und Übermitteln von

Informationen“ und „Erstellen von Computerprogrammen“ umfasst, die Löschung

einer Marke bereits dann im Umfang des gesamten Oberbegriffs angezeigt ist,

wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den Oberbegriff fallende Einzeldienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (BGH GRUR 2002, 261, 262 „AC“;

BPatG GRUR 2007, 63, 65 - „KielNET“). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch

zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-

und/oder Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird

(vgl. Ströbele/Hacker,

MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 69). So fallen beispielweise unter die Dienstleistungsoberbegriffe „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“, „Sammeln,

Liefern und Übermitteln von Informationen“ und „Erstellen von Computerprogrammen“ eine ganze Reihe von Einzeldienstleistungen, welche die elektronische Zurverfügungstellung von Informationen über eine Stadt einschließlich dort lebender

Personen und ansässiger Institutionen zum Leistungsgegenstand haben. Dem

weiten Oberbegriff „Bereitstellung von Telekommunikations- und Computerdienstleistungen“ unterfällt neben technischer Beratung jeder Art auch eine Bereitstellung von Informationen über eine Stadt, welche z. B. auch im Betreiben und der

Zurverfügungstellung eines Chatrooms liegen kann.

Der Annahme fehlender Unterscheidungskraft steht nicht entgegen, dass die

Marke selbst keine völlig eindeutigen und konkreten Merkmale der von ihr umfassten Ware „Software“ und der streitgegenständlichen Dienstleistungen, nämlich

mit dem Wort „Stadt“ nur vage die Art der Informationen und mit dem Kürzel „Net“

als Informationsquelle irgendein lokales Netwerk oder das Internet, bezeichnet.

Die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer

Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten

tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegenstehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs fehlt die Unterscheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die

Waren oder Dienstleistungen zwar selbst nicht unmittelbar beschreiben, durch die

aber ein so enger beschreibender Bezug zu diesen Waren und Dienstleistungen

hergestellt wird, dass die Annahme gerechtfertigt ist, der Verkehr werde den beschreibenden Begriffsgehalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten

erfassen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“; GRUR 2005, 417, 419

„BerlinCard“; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“). Im vorliegenden Zusammenhang besteht hiernach kein Zweifel, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (vgl. hierzu: EuGH GRUR 2004

, 943, 944 „SAT.2“) die Bezeichnung „StadtNet“ in den oben genannten Bedeutungen verstehen wird, obwohl es

sich hierbei um eine allgemeine Angabe handelt und der Verkehr im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren und Dienstleistungen nicht genau im Einzelnen

weiß, welche Leistungsinhalte sich hinter einem so bezeichneten Angebot konkret

verbergen. Insbesondere im Hinblick darauf, dass heute sowie auch schon im

Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke Dienstleistungen im Internet und

Software für den Internetzugang angeboten werden bzw. wurden, lässt sich ein

solcher enger Bezug zwischen den in Rede stehenden Ware „Software“ und den

mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen einerseits und solcher Produkte andererseits, die für bzw. über das Internet angeboten werden,

nicht verneinen.

Ein solcher enger beschreibender Bezug besteht - entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin - auch zu den Dienstleistungen „Werbung“, „Werbeberatung“ und

„Vermittlung von Inseraten und Anzeigen“. In diesem Zusammenhang darf nicht

übersehen werden, dass lokale Netzwerke und insbesondere das Internet bedeutende Werbemedien darstellen. Insoweit, als es das Internet betrifft, bilden Werbeeinnahmen in vielen Fällen sogar die alleinige wirtschaftliche Grundlage von im

Internet angebotener Informationsdienstleistungen. Die Bezeichnung „StadtNet“

wird daher im Zusammenhang mit den drei vorstehenden Dienstleistungen von

einem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher in der Weise verstanden, dass es sich hierbei um eine Plattform im Internet oder in einem lokalen Netzwerk handelt, die Gewerbetreibenden

und/oder Privatpersonen einer bestimmten Stadt oder nach Städten und Regionen

geordnet Raum für das Schalten von Werbeanzeigen, Inseraten oder sonstiger

Veröffentlichungen sowie eine entsprechende Beratung bietet. Die Kombination

„StadtNet“ ist hierbei als sprachübergreifende Kombination des deutschsprachigen

Wortes „Stadt“ und des englischsprachigen Begriffs „Net“ - entgegen der Ansicht

der Antragsgegnerin - keineswegs ungewöhnlich (vgl. z. B. BPatG PAVIS

PROMA, 33 W (pat) 89/99

„NETCLUB“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 93/00

„AGRARNET.de“; PAVIS PROMA, 27 W (pat) 174/00

„GAS-NET“; BPatG

GRUR 2007, 63, 65 - „KielNET“). Davon, dass – wie die Antragsgegnerin meint -

der Begriff „StadtNet“ ein Paradoxon sei, kann keine Rede sein. In der Wortkombination kommt vielmehr zum Ausdruck, dass der Markenbestandteil „Net“ mit

zahlreichen Wörtern der deutschen Sprache zu einem sinnvollen Gesamtbegriff

verbunden werden kann, da nahezu jede Ware und jede Dienstleistung im Internet

beworben und gegebenenfalls über das Internet bezogen werden kann und im

Internet praktisch zu jedem thematischen Schwerpunkt Information abrufbar sind.

Deshalb geht die Zusammenstellung des Wortes „Stadt“ mit dem nachgestellten

Kürzel „Net“ in ihrer Gesamtheit auch weder hinsichtlich der sprachlichen Form

noch hinsichtlich ihres begrifflichen Inhalts über die bloße Summe der beiden

Sachangaben hinaus (vgl. zur Bedeutung dieses Kriteriums für die Unterscheidungskraft: EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 98-100) „Postkantoor“; GRUR 2004,

680, 681 (Nr. 39-41) „BIOMILD“; GRUR 2006, 229, 230 f. (Nr. 34-37) „BioID“).

Auch soweit sich die Antragsgegnerin bereits im patentamtlichen Löschungsverfahren darauf berufen hat, das DPMA und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hätten Zeichen, die mit der vorliegend angegriffenen Marke

vergleichbar seien, in der Vergangenheit eingetragen, kommt diesem Umstand

weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung

der Unterscheidungskraft zu. Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer

Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten, ist in

Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten. So ist dieser Grundsatz vom

Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG

GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene

Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen

ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme

als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“;

GRUR 1997, 527, 529

„Autofelge“; BlPMZ 1998, 248, 249

„Today“). Dieser

Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem

im Gemeinschaftsmarkenrecht

(vgl.

insbesondere

EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-

50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung

(EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein

dürfen.

Da sich die angegriffene Marke hiernach bereits wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht als schutzfähig erweist, kann dahingestellt bleiben, ob diese im fraglichen Umfang auch wegen des Schutzhindernisses einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe im

Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen war.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften