Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 20.02.2008 – 26 W (pat) 101/06
26. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
20. Februar 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
betreffend die Marke 302 10 246
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
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ündliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wisse
mann sowie des Richters R
eker und der Richterin
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eschlossen:
Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse
der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2005 und vom 11. August 2006 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die für die Waren
„Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten; Raucherartikel; Streichhölzer“
eingetragene Wortmarke 302 10 246
CAPITAL
ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren
„Aus Ländern des englischen Sprachbereichs importierte Zigarren“
eingetragenen prioritätsälteren Marke 1 066 018
Charles Fairmorn CAPITAL
bezüglich aller Waren der Klasse 34, hilfsweise „Zigarren“.
Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in
zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die
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öschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist im Beschluss
des Erstprüfers ausg
eführt worden, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei
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laubhaft gemacht worden. Bei weitestgehender Identität der Vergleichswaren und
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ls deskriptiver Bedeutung - einer durchschnittlichen Kennzeichnu
ngskraft
der Wid
erspruchsmarke,
die durch die Benutzung gesteigert sei, könnten Verw
echslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht ausgeschlossen werden. Der
Verkehr werde in beachtlichem U
mfang bei Benennung der Widerspruchsmarke
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en Bestandteil „Charles Fairmorn“ als Firmenschlagwort bzw. Eigennamen erkennen
und daher weglassen. Im Erinneru
ngsbeschluss ist hinsichtlich des Benutz ungsnachweises ergänzend ausgeführt worden, die Widersprechende habe - ungeachtet des Fehlens einer eidesstattlichen Versicherung - durch eine Vielzahl
ausgewählter Rechnungskopien, aus denen sich Lieferungen in ganz Deutschland
ergäben, eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Aus den von
der Widersprechenden vorgelegten Katalogen sei auch ersichtlich, dass das Widerspruchszeichen ohne maßgebliche Abweichungen von der registrierten Form in
der Funktion einer Marke entsprechenden Weise auf der Warenverpackung verwendet worden sei.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet nach
wie vor die Benutzung der Widers
pruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und hat in der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2008 sowie im
Schriftsatz vom gleichen Tage die Benutzung der Widerspruchsmarke auch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Die Rechnungskopien allein belegten
in nicht die Markenverwendung. Darüber h aus sei der kennzeichnende Charakter
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er Widerspruchsmarke in der tatsächlich benutzten Form verändert und entspreche der ebenfalls eingetragenen Wort-Bild-Marke 989 297 „Charles Fairmorn“.
Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr vertritt die Markeninhaberin die Auffassung,
der Bestandteil „CAPITAL“ wirke in der Kombinationsbezeichnung „Charles Fairmorn CAPITAL“ eher adjektivisch als Metapher für „großartig“ (wie z. B. in den
Ausdrücken „kapitaler Hirsch“, „kapitaler Fehler“); im en
glischen Sprachbereich sei
„C
apital“ als „exzellent“ zu verstehen, was auf Premiumzigaretten hinweise.
Sie beantragt daher,
die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch
zurückzuweisen.
Die Widersprechende beantragt,
die Be
schwerde zurückzuweisen.
Sie hat die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG als verspätet gerügt und vorsorglich Schriftsatzfrist beantragt. Darüber hinaus vertritt die Widersprechende die Auffassung, die Vergleichsmarken seien verwechselbar, da der Firmenname „Charles Fairmorn“ innerhalb der Widerspruchsmarke zurücktrete und allein mit dem Zeichenteil „CAPITAL“ geworben werde. Die
Verwendung der Marke in der eingetragenen Form ergebe sich aus den im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Katalogen bzw. Internet-Ausdrucken.
Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich auch als begründet.
Der Widerspruch ist zurückzuweisen, da die Widersprechende entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Benutzung der Widerspruchsmarke auf den zulässigen Nichtbenutzungseinwand der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG nicht ausreichend glaubhaft machen konnte.
Die mit Schriftsatz vom 7. November 2003 erhobene Nichtbenutzungseinrede der
Markeninhaberin ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, nachdem die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 17. Mai 2002 länger als fünf Jahre eingetragen war, nämlich
seit dem 17. Juli 1984. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, hatte die
Widersprechende demnach glaubhaft zu machen, dass sie im Fünfjahreszeitraum
vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (17. Mai 1997 bis 17. Mai 2002) die
Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat. Einen solchen Nachweis hat sie
nicht geführt.
Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne
des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen
Versicherung auch Unterlagen wie die von der Widersprechenden eingereichten
Rechnungskopien, Kataloge und Internet-Auszüge gehören können, auch wenn
sie den Formerfordernissen des Urkundsbeweises nach §§ 415 ff. ZPO nicht entprechen, muss sich eindeutig s
ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in
welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl.
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 43). Die zum Nachweis der
rechtserhaltenden Benutzung wesentlichen Angaben können allein aus den Rechnungskopien und den Katalogen bzw. Internet-Auszügen nicht entnommen werden. Sämtliche eingereichten Rechnungskopien enthalten die Bestandteile der
Widerspruchsmarke „Charles Fairmorn“ und „CAPITAL“ nic
ht als zusammenhängende Wortfolge, sondern deutlich getrennt; in der Kopfzeile der Rechnungen befindet sich die als Firmenname wirkende Kennzeichnung „Charles Fairmorn“, während einzelne Rechnungsposten u. a. die als Sortenbezeichnung wirkende Ang
abe „Capital“ aufweisen. Dies stellt eine so gravierende Abweichung gegenüber
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er eingetragenen, einzeiligen Wortfolge dar, dass die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter
der Widerspr
uchsma
rke verändern (§ 26 Abs. 3
S. 1 Mark enG). Damit ist aufgrund der fehlenden zusammenhängenden Wiedergabe der
Widerspruchsmarke deren Benutzung in der eingetragenen Form nicht nach
gewiesen. Soweit die Widersprechende Internet-Auszüge vorgelegt hat, die eine zusammenhängende Wiedergabe der Bestandeile „Charles Fairmorn CAPITAL“ auf
Zigarrenkisten aufweisen, ist diesbezüglich zwar trotz bestehender graphischer
Abweichungen von der eingetragenen Form und einer unterschiedlichen Anordnung der Wortbestandteile eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wohl noch zu bejahen (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 3 MarkenG, wonach eine Benutzung auch dann anzuerkennen ist, wenn die abweichende Form ebenfalls als
Marke eingetragen worden ist). Indes hat die Widersprechende weder durch eine
eidesstattliche Versicherung noch sonst glaubhaft gemacht, dass und in welchem
Umfang die mit dieser aus dem Internet ersichtlichen Kennzeichnung versehenen
Waren in den Verkehr gelangt sind, insbesondere dass die durch die eingereichten Rechnungskopien ausgewiesenen Umsätze mit den aus dem Internet ersichtlichen Verwendungsformen erzielt worden sind. Aufgrund dieses fehlenden Bezugs zwischen Verwendungsform und Umsatzerzielung ist eine rechtserhaltende
Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht worden.
Bei dieser Sachlage bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die von
der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verspätet erhoben worden ist sowie - ungeachtet der Benutzungslage - eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG vorliegt. Die Beschwerde ist demnach erfolgreich.
Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.
Dr. Fuchs-Wissemann
Reker
Kopacek
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