BPatG Beschluss vom 23.02.2008 – 32 W (pat) 131/05

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 131/05

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(Aktenzeichen)

Verkündet am

23. Januar 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

…

betreffend die Marke 301 28 996

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde der aus der Marke 2 064 014 Widersprechenden ist derzeit gegenstandslos.

G r ü n d e

I .

Die am 8. Mai 2001 angemeldete Wortmarke

Picoletto

ist am 30. Juli 2001 für

„30: Zuckerwaren, Backwaren und nicht medizinische Kaugummis“

unter der Nr. 301 28 996 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben ist aus zwei prioritätsälteren Marken unterschiedlicher Inhaberinnen, nämlich

1. von der Widersprechenden zu 1) aus der am 12. Februar 1994 angemeldeten

und am 4. Mai 1994 gemäß § 6a WZG für die Waren

„Schokolade, Schokoladewaren, auch solche mit Füllungen aus

Weinen, Spirituosen, alkoholfreien Getränken oder Milchprodukten, Zuckerwaren, feine Back- und Konditorwaren“

eingetragenen Marke 2 064 014

(ein Widerspruchsverfahren gegen diese Marke wurde am 3. Februar 1997 abgeschlossen);

2. von der Widersprechenden zu 2) aus der am 28. Januar 1953 angemeldeten

und am 16. Juli 1954 eingetragenen Marke 660 241

Rigoletto

die für folgende Waren Schutz genießt:

„Kakao, Haferkakao, Kakaoextrakte für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaoerzeugnisse, nämlich Schokolademassen und Kuvertüren; Schokolade, Zuckerwaren, Marzipan, Marzipanersatz,

Back- und Füllmassen, Schokolade- und Zuckerwaren als Christbaumschmuck, Pralinen mit flüssiger Füllung, insbesondere aus

Weinen und Spirituosen, Bonbons, Back- und Konditorwaren,

Keks, Biskuits, Zwieback, Hefe, Backpulver, Puddingpulver,

Rahmspeiseeis, Fruchtspeiseeis, Hefeextrakte für Nahrungszwecke, Kakaobutter, Speiseeispulver“.

Die Widersprüche richten sich jeweils gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsätzen, die am 27. Februar 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, die rechtserhaltende Benutzung

beider Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechenden haben Unterlagen

zur Glaubhaftmachung einer Benutzung ihrer jeweiligen Marken eingereicht. Die

Markeninhaberin hat (nur) die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke zu 2. aufrechterhalten.

Seitens der Markenstelle für Klasse 30 sind in einem ersten Beschluss vom

20. August 2003 beide Widersprüche zurückgewiesen worden, und zwar der Widerspruch zu 1. (aus der Marke 2 064 014) wegen fehlender Verwechslungsgefahr, der Widerspruch zu 2. (aus der Marke 660 241) wegen nicht ausreichender

Glaubhaftmachung einer Benutzung.

Beide Widersprechenden haben Erinnerung eingelegt. Die Widersprechende zu 2)

hat ergänzende Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, u. a. eidesstattliche Versicherungen eines Prokuristen und einer Angestellten mit Angaben zu den Umsätzen in den Jahren 1997 bis 2003.

Durch Beschluss der Markenstelle vom 22. September 2005 wurde die Erinnerung

der Widersprechenden zu 1) zurückgewiesen. Die angegriffene Marke halte den

angesichts der Warenidentität erforderlichen hohen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In der Gesamtheit, unter Mitberücksichtigung der graphischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke, unterschieden sich die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht (schriftbildlich, klanglich und begrifflich) deutlich. Aber selbst wenn

man davon ausgehe, dass die Widerspruchsmarke 2 064 014 in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „piccolo“ geprägt werde, bemerke ein durchschnittlich

informierter, aufmerksamer und verständiger Verbraucher den Unterschied zu „Picoletto“.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) wurde der Erstbeschluss hinsichtlich dieses Widerspruchs aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke

angeordnet. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Schokolade“ sei für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume glaubhaft gemacht

worden. Die Vergleichsmarken stimmten in Vokalfolge, Wortaufbau, Silbenzahl,

Betonung und Wortlänge überein; die Abweichungen in lediglich zwei Konsonanten könnten die Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht ausräumen.

Gegen diese Entscheidung haben die Widersprechende zu 1) und die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt.

Nach Ansicht der Widersprechenden zu 1) besteht angesichts der Warenidentität,

der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - der Sinngehalt von „piccolo“ erschließe sich deutschen Durchschnittsverbrauchern mangels

Italienischkenntnissen nicht - sowie der schriftbildlichen, klanglichen und komplexen Zeichenähnlichkeit die Gefahr einer Verwechslung der Vergleichsmarken.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30

vom 20. August 2003 und vom 22. September 2005 die Löschung

der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt demgegenüber,

die Beschwerde der Widersprechenden zu 1) zurückzuweisen.

Sie hält die ergangenen Beschlüsse der Markenstelle, soweit sie sich auf diesen

Widerspruch beziehen, für zutreffend.

Bezüglich des Widerspruchs zu 2. ist die Markeninhaberin der Auffassung, die den

sich insoweit gegenüberstehenden Marken gemeinsame Endung „-letto“ sei, wie

der Verkehr wisse, in Wörtern italienischer Herkunft häufig anzutreffen und diene

gerade auf dem Lebensmittelsektor dazu, den werbemäßigen Hinweis auf (gute)

italienische Küche und Lebensart zu vermitteln. Die Aufmerksamkeit des Verkehrs

richte sich daher verstärkt auf die jeweiligen Anfangsbestandteile, welche sowohl

in den Eingangskonsonanten „P“ und „R“, als auch in den mittleren Lauten “c“ und

„g“ deutlich vernehmbare Unterschiede aufwiesen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss

der Markenstelle

für Klasse 30

vom

22. September 2005, soweit er den Widerspruch aus der Marke

660 241 betrifft, aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 2) beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die für die Widerspruchsmarke 660 241 benutzte Ware „Schokolade“ sei mit „Zuckerwaren“ identisch und mit „Backwaren“ hochgradig ähnlich. Beim Erwerb dieser

Produkte sei die Aufmerksamkeit der Verbraucher, zu denen auch Kinder gehörten, nicht besonders hoch. Nach dem Gesamteindruck der Vergleichsmarken,

wobei die jeweilige Endung „- letto“ nicht gänzlich außer acht gelassen werden

dürfe, bestehe sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zu 2) eine weitere eidesstattliche Versicherung mit Angaben zu den Umsätzen in den Jahren 2003 bis

2007 nebst Verpackungsmustern vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Beschwerde der Markeninhaberin

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist in der Sache nicht begründet,

weil die sich insoweit gegenüberstehenden Marken „Picoletto“ und „Rigoletto“ der

Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1

MarkenG unterliegen.

a) Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat die

Widersprechende zu 2) im Laufe des patentamtlichen und des Beschwerdeverfahrens für beide nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträume Unterlagen vorgelegt, welche den Schluss auf eine ausreichende

rechtserhaltende Benutzung der Marke „Rigoletto“ für Schokolade zulassen.

Bezüglich des ersten Benutzungszeitraums (August 1996 bis August 2001) ist

zwar die erste, als „Muster“ bezeichnete eidesstattliche Versicherung vom

27. März 2002 unbehelflich; die weiteren eidesstattlichen Versicherungen vom

14. Oktober 2003 und vom 30. März 2004 lassen aber in Verbindung mit den ergänzenden Unterlagen (Umsatzaufstellungen und Verpackungsmustern) eine ausreichende inländische Markenbenutzung zumindest in den Jahren 1999 bis 2001

erkennen.

Für den zweiten Benutzungszeitraum (Januar 2003 bis Januar 2008) kommt vor

allem der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Projektmanagerin Hennings vom 15. Januar 2008 Bedeutung zu; aus

dieser ergibt sich eine nochmalige erhebliche Steigerung der Umsätze. Selbst

wenn die betreffende Mitarbeiterin nicht bei der Widersprechenden selbst, sondern

bei einer „Schwestergesellschaft“ beschäftigt ist, hat der Senat keinen Anlass zu

zweifeln, dass die Erklärende aus eigener Kenntnis mit den Benutzungsverhältnissen ausreichend vertraut ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl.,

§ 43 Rdn. 47, 50). Dass die Benutzung - überwiegend - durch ein verbundenes

Unternehmen erfolgte, ist nach der Regelung des § 26 Abs. 2 MarkenG unschädlich. Die bildliche Ausgestaltung (Umrahmung) in der tatsächlich benutzten Form

verändert oder beeinträchtigt das eigentliche Markenwort „Rigoletto“ in keiner Weise (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Da die unter der Widerspruchsmarke benutzten

Einzelwaren (d. h. bestimmte Schokoladensorten) angegeben werden, was nach

§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG stets erforderlich ist, und diese unter den registrierten

Warenbegriff „Schokolade“ fallen, kann der Widersprechenden zu 2) nachgesehen

werden, dass die eidesstattliche Versicherung an anderen Stellen (zu pauschal)

von „Süßwaren“ spricht. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden inländischen Benutzung der Widerspruchsmarke 660 241 für „Schokolade“

ist nach Überzeugung des Senats für beide Benutzungszeiträume gegeben (vgl.

Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 32).

b) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hat

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken, der Ähnlichkeit der

mit ihnen gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke

sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998,

387, Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 1999, 734, Nr. 19 - Lloyd/Loints; BGH

GRUR 2005, 513, 514 - Ella May/MEY; GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz).

Die Ware „Schokolade“, welche - wie ausgeführt - auf Seiten der Widersprechenden zu 2) nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG berücksichtigt werden muss, ist mit

sämtlichen für die jüngere Marke registrierten Erzeugnissen ähnlich, wobei die

Ähnlichkeit zu „Zuckerwaren“ hochgradig und auch die zu den übrigen Waren

noch überdurchschnittlich ist. „Backwaren“ werden häufig mit Schokoladenfüllung

oder -überzug angeboten, „nicht medizinische Kaugummis“ können einen Schokoladengeschmack aufweisen. Zudem stehen die jeweiligen Produkte auch in einem

Austauschverhältnis.

Die Kennzeichnungskraft des Wortes „Rigoletto“ liegt für Schokolade von Hause

aus im durchschnittlichen Bereich. Dass hierin eine sachbezogene Anspielung

- auf Schokolade in Riegelform - gesehen würde, liegt nicht nahe. Andererseits

kann der Widerspruchsmarke kein erhöhter Schutzumfang zugebilligt werden; die

Marke ist zwar vergleichsweise alt, eine umfangreiche Benutzung ist aber - durch

die zuletzt vorgelegte eidesstattliche Versicherung - nur für die letzten Jahre (ab

2004), nicht aber für den davor liegenden Zeitraum, in den die Anmeldung der

jüngeren Marke fällt, glaubhaft gemacht (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O,.

§ 9 Rdn. 35, 194).

Ob die sich gegenüber stehenden Zeichenwörter klanglich - wie die Markenstelle

angenommen hat - verwechselbar sind, kann dahingestellt bleiben, weil jedenfalls

eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit gegeben ist. Insoweit sind sämtliche verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, also auch eine Wiedergabe beider Marken ganz in Versalien (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9

Rdn. 144). Bei einer solchen kommen sich die ansonsten in Wortaufbau, Silbengliederung und Buchstabenanzahl übereinstimmenden Wörter „PICOLETTO“ und

„RIGOLETTO“ auch in den jeweils abweichenden Buchstaben sehr nahe, weil „P“

leicht für „R“ und „C“ für „G“ gelesen werden können. Dass „Rigoletto“ einen Begriffsinhalt verkörpert - Titelfigur einer Oper von G. Verdi - vermag sich vorliegend

nicht verwechslungsmindernd auszuwirken, weil kein Bezug zu den betroffenen

Waren vorhanden ist und dieser Name in der alltäglichen Vorstellungswelt der angesprochenen breiten Verbraucherkreise nicht allgemein geläufig ist (vgl. Hacker

in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 152 m. w. N.).

Das Konsumentenleitbild des normal informierten, angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Nr. 24

- SAT.2; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND) steht der Annahme von Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht entgegen. Denn der Grad

der Aufmerksamkeit ist je nach Art der betroffenen Waren unterschiedlich ausgeprägt (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 115 m. w. N.), mithin bei

den hier maßgeblichen, vergleichsweise geringwertigen Alltagserzeugnissen des

Genuss- und Lebensmittelsektors nicht besonders hoch.

2. Beschwerde der Widersprechenden aus der Marke 2 064 014

Da die angegriffene Marke 301 28 996 auf den Widerspruch aus der Marke

660 241 vollständig zu löschen ist, bedarf es keiner abschließenden Entscheidung

in der Sache über den weiteren Widerspruch aus der Marke 2 064 014. Die

betreffende Beschwerde der Widersprechenden zu 1) ist derzeit (d. h. vorbehaltlich einer etwaigen erfolgreichen - fristgebundenen - Eintragungsbewilligungsklage

der Markeninhaberin gemäß § 44 MarkenG) gegenstandslos.

3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) sind in keinem der beiden Widerspruchsverfahren ersichtlich.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu