Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 13.03.2008 – 26 W (pat) 153/04
26. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
_______________
(Aktenzeichen)
An Verkündungs Statt
zugestellt am
13. März 2008
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
… 08.05
…
betreffend die Marke 301 16 926.8 S 246/02 Lö
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 28. November 2007 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der
Richterin Kopacek
beschlossen:
Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4.
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2004 aufgehoben. Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I
Gegen die für die Waren und Dienstleistungen
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit
in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse, Drucksachen;
Schreibwaren; Transportwesen; Durchführung von Kurier-, Express- und Transportdienstleistungen; Beförderung von Gütern,
Paketen, Päckchen, Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und
sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Postkarten, Drucksachen, Warensendungen, adressierte und nicht adressierte Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen,
Zeitschriften, Druckschriften; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen
am 14. März 2001 angemeldeten und am 8. Mai 2001 eingetragenen Bildmarke
301 16 926
hat der Antragsteller einen auf Bösgläubigkeit gestützten Löschungsantrag gestellt. In seiner Antragsschrift hat der Antragsteller weiterhin ausgeführt, der als
Marke geschützte Tagesstempel sei als ein Funktionskennzeichen für den Verkehr
wesentlich und daher freihaltebedürftig, weshalb der Löschungsgrund der §§ 50
Abs. 1 Nr. 3, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenfalls zu berücksichtigen sei.
Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Antragsgegnerin habe mit der angegriffenen Marke eine Sperrmarke
angemeldet. In seiner bisher üblichen Verwendung stelle der Tagesstempel keine
Marke, sondern ein Funktionskennzeichen dar. Hieraus folge, dass die Antragsgegnerin keinen markenrechtlichen Besitzstand an dem Zeichen habe erwerben
können und sie dieses bisher auch nicht als Marke benutzt habe. Unter diesem
Gesichtspunkt entfalle ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Monopolisierung für sich. Die Antragsgegnerin sei nach Eintragung der Marke gegen die
(Mit-)Wettbewerber, die ähnliche Zeichen verwendet oder ihren Kunden zur
Verwendung vorgegeben hätten, vorgegangen. Dies stelle eine erhebliche
Behinderung der Wettbewerber dar, da die Verwendung einer
runden
Stempelform die üblichste sei; eine Umstellung auf andere Stempelformen sei
nicht zumutbar. Durch die Anmeldung weiterer Marken mit runden Stempelformen
gebe die Antragsgegnerin zu erkennen, dass sie eine Monopolisierung aller
runden Stempelformen für sich anstrebe. Da sie auch diese - wie die angegriffene
Marke selbst - nicht verwende, sei die Behinderung der Wettbewerber
wesentliches Motiv für die Markenanmeldung, weshalb eine Bösgläubigkeit der
Antragsgegnerin zu bejahen sei.
Hiergegen wendet sich die Antragsgegnerin mit der Beschwerde. Sie vertritt die
Auffassung, der Tatbestand einer sog. „Sperrmarke“ setze voraus, dass ein Wettbewerber in Kenntnis vom Besitzstand eines Vorbenutzers ohne zureichenden
sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren/Dienstleistungen die gleiche
oder eine verwechselbare ähnliche Bezeichnung zur Eintragung angemeldet habe.
In ihren bisherigen Ausführungen habe die Antragsgegnerin deutlich gemacht,
dass die Anmeldung der in Frage stehenden Bildmarke in Wahrung eines eigenen
berechtigten Interesses erfolgt sei. Sie habe insbesondere dargelegt, dass sie
bzw.
ihre Rechtsvorgängerin die Gestaltung die angegriffene Marke als
(Tages)-Stempelkennzeichen seit Jahrzehnten benutzt habe und der Verkehr
daran
gewöhnt
sei. Nach
der
Liberalisierung
der
Brief-
und
Paketbeförderungsdienstleistungen
im
Jahr 1995
habe
sich
für
die
Antragsgegnerin die Notwendigkeit, Bezeichnungen, Symbole und Farben als
Kennzeichnungen schützen zu lassen, ergeben, wobei die angegriffene Marke
aufgrund ihrer originären Unterscheidungskraft ohne das Erfordernis einer
Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei. Der Antragsteller sei zudem
offenbar von einer Schutzfähigkeit der Formgestaltung der angegriffenen Marke
ausgegangen, da er ansonsten einen Löschungsantrag gemäß §§ 3 und 8
MarkenG gestellt hätte.
Die Antragsgegnerin habe als langjährige Vorbenutzerin der entsprechenden
Kennzeichnung einen schutzwürdigen Besitzstand erworben und zum Schutz vor
Anmeldungen und Benutzungen identischer oder verwechslungsfähiger Kennzeichnungen Dritter und damit zur Wahrung ihres Besitzstandes die Anmeldung
getätigt. Selbst der Antragsteller sei davon ausgegangen, dass es sich bei der
betreffenden Grafik um einen „Formensatz“ handele, der von der Rechtvorgängerin der Antragsgegnerin benutzt worden sei. Mit der Liberalisierung des Zustellmarktes in Deutschland sei keinesfalls die Freigabe aller durch die Deutsche Bundespost benutzten Kennzeichnungsrechte einhergegangen. Die Frage, ob eine
markenmäßige Benutzung der angegriffenen Marke erfolgt sei, sei den ordentlichen Gerichten vorbehalten und nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens.
Eine markenmäßige Benutzung habe überdies durch das Markierungsrecht (Aufbringen des Stempels bei Abgabe der Sendung durch den Briefschreiber) vorgelegen. Auch mit Blick auf die BGH-Entscheidung „LOTTO“ (PAVIS PROMA
I ZB 11/04) müsse angenommen werden, dass die Benutzung einer Marke während eines Monopols sehr wohl einen wertvollen Besitzstand begründen könne.
Die Antragsgegnerin beantragt daher sinngemäß,
den Beschluss der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und den Löschungsantrag des Antragstellers zurückzuweisen.
Der Antragsteller beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er erachtet den Beschluss der Markenabteilung für zutreffend und hat darauf hingewiesen, dass die Monopolkommission in ihrem Sondergutachten für das
Jahr 2003 festgestellt habe, der Streit um die Nutzung des Tagesstempels belege
den Versuch der D… AG, die Wettbewerber zu behindern. Soweit die
Antragsgegnerin auf eine langjährige Nutzung der angegriffenen Marke verweise,
werde bestritten, dass es sich um eine markenmäßige Benutzung gehandelt habe.
Bestritten werde insbesondere auch eine Übertragung eines solchen markenmäßigen Besitzes auf die Antragsgegnerin durch die Deutsche Bundespost als
Rechtsvorgängerin. Aus Artikel 143 b GG ergebe sich, dass der Bund den privatrechtlich organisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost lediglich temporär absolute Rechte habe übertragen dürfen, nämlich nur zum Zweck
des Übergangs vom Behörden- zum Wettbewerbsbetrieb. Die umstrittene Stempelgrafik sei von der Antragsgegnerin nicht entwickelt, sondern nur als Funktionszeichen von ihrer Rechtsvorgängerin, der Deutschen Bundespost, fortbenutzt
worden. Die Benutzung dieses Symbols habe aber auch anderen offengestanden;
so hätten sämtliche Hersteller von Frankiermaschinen diese mit dem Tagesstempel ausgestattet, was die Antragsgegnerin auch geduldet habe. Die von der Antragsgegnerin vorgelegten Geschäftsbedingungen der Firma F…,
in denen die Behauptung aufgestellt werde, der Tagesstempel sei Eigentum der
D…AG, könnten kein Eigentumsrecht begründen.
Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze
nebst Anlagen Bezug genommen.
II
Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin erweist sich als begründet, weil
entgegen der Auffassung der Markenabteilung keine hinreichenden Gründe für die
Löschung der Marke 301 16 926 gemäß § 50 MarkenG vorliegen.
Eine Marke ist gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag zu löschen, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen ist. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs ist von der Bösgläubigkeit eines Anmelders i. S. d. vorgenannten Vorschriften auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich
oder sittenwidrig erfolgt ist. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit eines Anmelders
sind daher die zum ausserkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch aus § 1
UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes entwickelten
Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 - S. 100). Danach ist von einer Sittenwidrigkeit der Anmeldung auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel gehandelt hat, diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er
die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt hat (vgl. BGH
GRUR 2000,
1032,
1034 - EQUI 2000;
BPatG
PAVIS
PROMA
27 W (pat) 47/01 - LE FER ROUGE). Voraussetzung für eine Bösgläubigkeit ist
also neben einem vorsätzlichen Eingriff der Antragsgegnerin
in den
schutzwürdigen Besitzstand des Antragstellers vor allem der Nachweis eines
sittenwidrigen Handelns. An diesen Voraussetzungen fehlt es indes vorliegend.
Der Antragsteller hatte zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
(14. März 2001) an der betreffenden Stempelgrafik keinen schutzwürdigen Besitzstand inne. Vielmehr besteht im vorliegenden Fall die umgekehrte Konstellation
dergestalt, dass sich die Antragsgegnerin ihrerseits auf einen schutzwürdigen Besitzstand aufgrund langjähriger Vorbenutzung durch ihre Rechtsvorgängerin, die
Deutsche Bundespost, berufen kann, wodurch die Annahme einer Störung eines
anderen Besitzstandes bereits ausgeschlossen ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 439). Die von der Antragsgegnerin vorgetragenen Umstände der jahrzehntelangen Benutzung des angegriffenen Zeichens (seit dem
Jahr 1962) durch ihre Rechtsvorgängerin aufgrund des Postmonopols sprechen
für die Annahme eines wertvollen Besitzstandes. Dabei kann ein Besitzstand als
rechtlich schutzwürdig auch dann anzusehen sein, wenn die fragliche Kennzeichnung im Zeitraum der Vorbenutzung eine nicht eintragungsfähige Angabe darstellte (vgl. BGH a. a. O. - S. 100; GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of
Elégance), was zum einen mit Blick auf eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung
anzunehmen ist, zum anderen aber auch wegen der Schwierigkeit einer nachvollziehbaren Differenzierung zwischen schutzfähigen und schutzunfähigen Marken
sowie markenmäßiger und nicht markenmäßiger Verwendung (vgl. Ströbele
GRUR 2001, 658, 660 f.). Somit kann es auch auf die vom Antragsteller aufgeworfene Frage einer markenmäßigen Benutzung des Stempelkennzeichens durch
die Antragsgegnerin für die Feststellung eines schutzwürdigen Besitzstands nicht
ankommen. Die vom Antragsteller genannte Vorschrift des Art. 143 b GG, woraus
sich ergebe, dass der Bund den privatrechtlich organisierten Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost lediglich temporär absolute Rechte habe übertragen dürfen, erscheint für die Frage der tatsächlichen Benutzung des Stempelkennzeichens durch die Antragstellerin ebenfalls nicht relevant, zumal die angegriffene Marke im Jahr 2001 bereits von der Rechtsnachfolgerin D…
AG und nicht von der Deutschen Bundespost angemeldet worden ist. Auch die
Verwendung der mit der angegriffenen Marke ausgestatteten Frankiermaschinen
durch die Wettbewerber hindert den schutzwürdigen Besitzstand der Antragsgegnerin nicht, da diese - wie der Antragsteller selbst einräumt - mit dem Verweis auf
die Eigentumsrechte der Antragsgegnerin erfolgte.
Die weitere Voraussetzung für die Annahme einer Bösgläubigkeit, nämlich die
Ausnutzung der mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundenen Sperrwirkung als zweckfremdes Mittel des Wettbewerbskampfes, ist vorliegend ebenfalls nicht gegeben. Wie die Antragsgegnerin dargelegt hat, erfolgte die Anmeldung der Stempelgrafik erst im Jahr 2001 und damit zu einem Zeitpunkt, als erkennbar wurde, dass die beherrschende Marktstellung der Antragsgegnerin durch
weitere Bewerber im Zuge der seit dem Jahr 1995 fortschreitenden Liberalisierung
des Zustellmarktes gefährdet werden könnte. Dieser Entwicklung mit der Anmeldung der entsprechenden Grafik zu begegnen und nach erfolgreicher Eintragung
jedweden Versuchen potentieller Mitbewerber, sich auf dem Zustellungsmarkt mit
dem Stempelkennzeichen zu etablieren, zu unterbinden, stellt indes keine Bösgläubigkeit dar, die eine Löschung rechtfertigt (vgl. BPatG GRUR 2004,
685 ff. - LOTTO). Es handelt sich bei der angegriffenen Marke weder um eine
Sperrmarke, die in erkennbar wettbewerbswidriger Absicht angemeldet wurde, um
Dritte von der Aufnahme oder Fortführung der Benutzung der Stempelform auszuschließen, noch um einen ungerechtfertigten Eingriff in die Rechtsposition anderer
Verwender. Auch wenn die Antragsgegnerin durch den Markenerwerb, Abmahnungen und Klagen Dritte an der Benutzung des Stempels tatsächlich hindern und
damit ihre wirtschaftliche Dispositionsfreiheit beengen, so fehlt es doch an dem
subjektiven Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit. Die Antragsgegnerin durfte
der Auffassung sein, dass sie das Stempelkennzeichen als Marke seit Jahrzehnten redlich benutze. Markeninhaber, die befürchten müssen, dass sich ihre Marke
zur Gattungsbezeichnung (zurück-)entwickeln kann, müssen ihre Marke nachdrücklich und nachhaltig verteidigen, wenn sie auch in Zukunft noch Rechte aus
ihr herleiten wollen. Das gilt nicht nur für Marken, die ursprünglich ohne Markenqualität - nur durch Verkehrsdurchsetzung - Unterscheidungskraft erlangt haben,
sondern auch für Marken, denen von vornherein Unterscheidungskraft zukommt,
die aber so beliebt werden, dass der Verkehr geneigt ist, sie alsbald als Produktbezeichnungen zu verwenden (wie z. B. „Walkman“ oder „Tempo“).
Die Einschätzung der Monopolkommission zur Wettbewerbssituation in ihrem
Sondergutachten aus dem Jahr 2003 vermag keine Änderung der markenrechtlichen Beurteilung zu begründen, da - wie bereits von der Markenabteilung festgestellt - der Regulierungsbehörde eine spezielle Sach- und Entscheidungskompetenz in Bezug auf das markenrechtliche Löschungsverfahren nicht zukommt.
Somit ist der Löschungsgrund der Bösgläubigkeit nach §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 4
MarkenG a. F. (jetzt: § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) nicht gegeben.
Im Hinblick auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lassen sich der Antragsschrift keine substantiierten Ausführungen entnehmen, aus denen sich eine Eignung der Marke zur
Beschreibung einer Produkteigenschaft der Waren, für die die angegriffene Marke
eingetragen ist, ergeben könnte. Auch für die Dienstleistung „Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern der vorgenannten Sendungen“ ist kein Allgemeininteresse
insbesondere der Mitbewerber der Antragsgegnerin ersichtlich, dass gerade das
angegriffene Zeichen als Tagesstempel zur Verfügung stehen muss, da hierfür
vielfältige - wenn auch nur leicht variierende - Gestaltungsmöglichkeiten in
Betracht kommen.
Der Schutzausschließungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist vom Antragsteller nicht geltend gemacht worden, so dass eine Prüfung der Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens
ist.
Der Löschungsantrag kann daher keinen Erfolg haben, weshalb der Beschwerde
der Antragsgegnerin stattzugeben und der angefochtene Beschluss - auch hinsichtlich der Kostenauferlegung - aufzuheben war.
Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 ZPO bestand kein
Anlass, da eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nicht ersichtlich ist
und auch im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung nicht geboten ist.
III
Für eine Kostenauferlegung aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1
MarkenG bietet die Sache keinen Anlass.
Dr. Fuchs-Wissemann
Reker
Kopacek
Bb