Rechtsprechung / BPatG / 2008
BPatG Beschluss vom 16.04.2008 – 29 W (pat) 44/06
29. Senat
Zitiert von 1 Entscheidungen Zitiert 2 Entscheidungen 15+ zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
16. April 2008
Rechtsbeschwerde zugelassen:
ja
Normen:
§ 28 Abs. 1 MarkenG §§ 80, 81 InsO § 185 Abs. 2 BGB
perfect.
./. Perfector
Wurde der Widerspruch im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch den nicht vertretungsberechtigten Anwalt des in der Insolvenz befindlichen und daher nicht verfügungsbefugten Markeninhabers eingelegt, so können beide Mängel durch die entsprechende Genehmigung des Insolvenzverwalters geheilt werden.
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 44/06 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Marke 303 52 823
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 16. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 23. Februar 2006 wird aufgehoben.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Gegen die Eintragung der blau-roten Wort-/Bildmarke DE 303 52 823
für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 und für
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und
Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen
Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
wurde Widerspruch erhoben aus der am 25. September 1959 eingetragenen Wortmarke 729 405
Perfector
eingetragen für die Waren der
Klasse 16: Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren;
wobei sich der Widerspruch nur gegen die Waren „Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe; Schreibwaren“ der Klasse 16 richtet.
Die am 25. September 1959 eingetragene Widerspruchsmarke war ursprünglich
für
die
C…
GmbH
registriert
und
ist
im
Jahr 2000
auf die C… KG umgeschrieben worden. Am 7. April 2005 und 22. Februar 2006 erfolgten - nach der Widerspruchseinlegung - erneute Umschreibungen
auf
die
Firma
S… GmbH &
Co. KG
bzw.
die
Firma S1… GmbH & Co. KG.
Die ab 2000 als Markeninhaberin eingetragene Firma C… KG änderte
ihre Firmenbezeichnung im Jahr 2003 in „C… GmbH & Co. KG“. Über
deren Vermögen wurde aufgrund des Beschlusses des Amtsgerichts Essen vom
27. Juni 2003 (Az.: 162 IN 214/03) ein Insolvenzverfahren eingeleitet und am
1. September 2003
eröffnet. Rechtsanwalt N… wurde
zum
Insolvenzverwalter bestimmt. Der im vorliegenden Verfahren erhobene Widerspruch
datiert vom 10. Mai 2004, mithin nach Insolvenzeröffnung, und wurde ausweislich
des Formblatts unter Ziffer 8 von der C… KG als „im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke“ durch ihre Vertreter, die Patentanwälte
A… & D…
eingelegt. Die Mitteilung
über
das
Insolvenzverfahren erfolgte mit Schriftsatz vom 12. Oktober 2004, jedoch nicht durch die Inhaberin
der Widerspruchsmarke, sondern durch die Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke. Diese schlussfolgerten, dass zum Zeitpunkt des
Widerspruchs weder
die C… KG
noch
die C… GmbH &
Co. KG parteifähig oder widerspruchsbefugt waren. Eine wirksame Vertretung
zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs durch die Patentanwälte A…
und Partner sei ebenfalls nicht erfolgt, da deren Prozessvollmacht wegen der
Durchführung eines Insolvenzverfahrens erloschen sei.
Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in
der Folge den Widerspruch mit Beschluss vom 23. Februar 2006 als unzulässig
verworfen. Die angegriffene Marke DE 303 52 823 sei am 20. Februar 2004 eingetragen worden.
Innerhalb der Widerspruchsfrist habe die Kanzlei A…,
in
D…
für
die
Firma
C…
KG
in
E…,
Widerspruch aus der älteren Wortmarke DE 729 405 „Perfector“ eingelegt. Zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung sei die Fa. C… KG
im Markenregister eingetragen gewesen. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 27. Juni 2003
sei allerdings die Vollmacht der bis dahin für die C… KG bevollmächtigten Patentanwälte A… und Partner erloschen. Damit hätte nur der Insolvenzverwalter selbst oder ein von ihm Bevollmächtigter wirksam Widerspruch einlegen können. Die vorgelegten Unterlagen, u. a. das Schreiben vom 8. März 2005,
bestätigten nach Auffassung der Markenstelle nicht, dass der Insolvenzverwalter
von Anfang an den vorgenannten Patentanwälten eine Vollmacht erteilt habe. Eine
spätere Genehmigung der Widerspruchseinlegung scheide aus, da im Falle der
fehlenden Prozessfähigkeit eine Genehmigung keine Rückwirkung entfalte.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom
21. März 2006. In ihr wird ausgeführt, der Widerspruch sei wirksam erhoben worden. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. September 2003 sei am
10. Mai 2004 Widerspruch eingelegt worden. Der Auftrag zur Erhebung desselben
sei mündlich vom
Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt N…, erteilt worden.
Eine schriftliche Vollmacht sei entbehrlich gewesen, da der Widerspruch durch einen Patentanwalt eingereicht worden sei. Patentanwalt Dr. D… habe darüber
hinaus die mündliche Bevollmächtigung durch den Insolvenzverwalten anwaltlich
versichert. Nach Bestreiten des Vorliegens einer Vollmacht durch die Markeninhaberin habe die damals noch tätige Kanzlei A… weiter eine schriftliche Bestätigung des Insolvenzverwalters vom 8. März 2005 eingereicht, die eine Generalvollmacht zugunsten der Kanzlei A… für das Betreiben aller Verfahren im
Zusammenhang mit Marken der
insolventen Fa. C… GmbH & Co. KG
enthalten habe. Aus vorgelegten Aktennotizen und Vermerken ergebe sich die
entsprechende Bevollmächtigung ebenfalls.
In der Sache liege Verwechslungsgefahr vor, da es sich um identische Waren bei
nur geringfügig unterschiedlichen Marken handle, die im Wesentlichen übereinstimmen würden.
Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle vom 23. Februar 2006 aufzuheben und
die Löschung der jüngeren Marke im beantragten Umfang anzuordnen.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Sie ist der Auffassung, der Widerspruch vom 10. Mai 2004 sei nicht wirksam eingelegt worden. Die
vormaligen Vertreter A… & Dr. D…
seien
nicht wirksam zur Einlegung des Widerspruchs bevollmächtigt worden. Eine rückwirkende Genehmigung komme aus rechtlichen Gründen nicht in Betracht, da das
markenrechtliche Widerspruchsverfahren aufgrund der Wirkung einer Eintragung
für und gegen alle anderen Marktteilnehmer anders als sonstige Verfahren zu behandeln sei. Aufgrund der Prozessgeschichte und widersprüchlicher Angaben
auch in 25 anderen Verfahren, die für die Fa. C… KG von denselben
Patentanwälten betrieben worden seien, ergäben sich Zweifel sowohl an der angeblichen mündlichen Bevollmächtigung wie auch an der Richtigkeit der vorgelegten „Generalbestätigung“, die in der Betreffzeile im Übrigen nur das Stichwort
„FOCUS“, nicht aber einen Hinweis auf das vorliegende Verfahren enthalte. Insbesondere die fehlende Mitteilung über die Insolvenz und die schleppenden Informationen auf konsequentes Nachfragen durch die Verfahrensbevollmächtigten der
Markeninhaberin ließen ernsthafte Bedenken an der Richtigkeit sämtlicher Angaben aufkommen.
Sachlich bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die jüngere Marke durch ihre
grafischen Elemente geprägt werde. Der Wortbestandteil „perfect“ sei beschreibend, weshalb sich der Schutzbereich der angegriffenen Marke nach ihrer grafischen Gestaltung richte. Die Widerspruchsmarke könne im Übrigen nicht auf den
Bestandteil „perfect“ reduziert werden.
Die Widerspruchsmarke wurde am 22. Februar 2006 auf die jetzige Beschwerdeführerin umgeschrieben. Mit Schriftsatz vom 25. September 2006 haben die neuen
Verfahrensbevollmächtigten erklärt, dass sie anstatt der Patentanwälte A…
& D… die Vertretung der Beschwerdeführerin übernähmen.
Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.
II.
A.
Die Beschwerde der jetzigen Widersprechenden und Beschwerdeführerin
ist zulässig. Die Beschwerdeführerin wurde am 22. Februar 2006 als Inhaberin der
Widerspruchsmarke eingetragen. Der Verwerfungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts datiert vom 23. Februar 2006. Sie war damit bereits Beteiligte am patentamtlichen Widerspruchsverfahren gem. § 28 Abs. 1 MarkenG.
B.
Die Beschwerde ist auch begründet, da die Widerspruchseinlegung durch
die Patentanwälte A… und D…
im Ergebnis
form- und
fristgerecht erfolgt ist. Die Beschwerdeführerin als Widersprechende im Amtsverfahren
verfügte zwar bereits zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung nicht mehr über
die erforderliche Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über die zur Insolvenzmasse gehörende Widerspruchsmarke. Diese Befugnis stand kraft Amtes nur
mehr dem eingesetzten Insolvenzverwalter zu. Dieser hat die Einlegung des Widerspruchs wirksam - mit ex tunc-Wirkung - genehmigt. Der angefochtene Beschluss war daher aufzuheben und das Verfahren zurückzuverweisen, da das
Deutsche Patent- und Markenamt in der Sache noch nicht entschieden hat (§ 70
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Es ist davon ausgegangen, dass die Einlegung des Widerspruchs unzulässig war und hat aus seiner Sicht folgerichtig zur Begründetheit
deshalb keine Entscheidung getroffen.
1. Gem. § 42 Abs. 1 MarkenG kann der Widerspruch nur vom Inhaber einer Marke
mit älterem Zeitrang eingelegt werden. Die Widerspruchsbefugnis setzt somit nach
§ 42 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich die materielle Berechtigung des Widersprechenden voraus.
1. 1. Diese Rechtsinhaberschaft wird jedoch für einen im Register Eingetragenen
aufgrund der formellen Legitimation gem. § 28 Abs. 1 MarkenG vermutet. Diese
Vermutungswirkung bedeutet, dass im Regelfall zum Nachweis der Berechtigung
der Hinweis auf die Registereintragung ausreicht, da davon auszugehen ist, dass
Registereintrag und materielle Berechtigung übereinstimmen (Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1 Markenverfahrensrecht, Rn. 371). Ist der Widersprechende als Inhaber der Widerspruchsmarke eingetragen und wird die Berechtigung nicht ausdrücklich bestritten, erfolgt im Hinblick auf die Vermutungswirkung
des § 28 Abs. 1 MarkenG daher keine Prüfung von Amts wegen, obwohl die Aktivlegitimation des Widersprechenden eine von Amts wegen zu beachtende Verfahrensvoraussetzung darstellt (Kirschneck
in Ströbele/Hacker, Markengesetz,
8. Aufl., § 42 Rn. 13). Erst bei einem Bestreiten der Aktivlegitimation wird dem entsprechenden Einwand durch das Deutsche Patent- und Markenamt nachgegangen. Die gesetzliche Vermutung kann also widerlegt werden, wenn der Gegner
Umstände geltend macht, welche die gesetzliche Vermutung ernsthaft erschüttern.
Es ist dann Sache des formell Berechtigten, seine materielle Berechtigung im Einzelnen nachzuweisen (Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 28 Rn. 4).
1. 2. Formal stimmte bei der Widerspruchseinlegung am 10. Mai 2004 die widersprechende Fa. C… KG mit der eingetragenen
Inhaberin der Widerspruchsmarke überein, so dass keine Veranlassung zur Überprüfung durch das
Deutsche Patent- und Markenamt bestand. Erst durch den Hinweis auf das Insolvenzverfahren im Oktober 2004 durch die gegnerischen Rechtsanwälte kam die
Amtsprüfung in Gang.
2. Aufl. 2007, § 35 Rn. 367). Der Gemeinschuldner bleibt im Falle der Insolvenz jedoch nach § 80 Abs. 1 InsO Inhaber der Rechte und Pflichten (MüKomm-Ott/
Vuia, a. a. O., § 80 Rn. 27), und damit auch Inhaber der Marke. Seine Berechtigung, das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwalten und darüber zu
verfügen, geht allerdings mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den Insolvenzverwalter über, der im Prozess als gesetzlicher Prozessstandschafter die uneingeschränkte Prozessführungsbefugnis unter Ausschluss des Gemeinschuldners erlangt und damit selbst Partei ist (a. a. O.). Verfügungen des Gemeinschuldners sind gem. § 81 Abs. 1 InsO jedermann gegenüber absolut unwirksam, können aber gem. § 185 Abs. 2 BGB analog genehmigt werden (Hess, a. a. O., § 81
Rn. 28; MüKomm-Ott/Vuia, a. a. O., § 81 Rn. 13; Uhlenbruck, Insolvenzordnung,
12. Aufl. 2003, § 81 Rn. 8).
2. 1. Die Insolvenzbefangenheit wird auf Antrag des Insolvenzverwalters oder -gerichts gem. § 29 Abs. 3 S. 1 MarkenG in das Markenregister eingetragen (Hacker
in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 29 Rn. 23; Uhlenbruck, a. a. O., § 47 Rn. 69). Mit
der Eintragung gilt die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf die
Verfügungsbefugnis des eingetragenen Markeninhabers nur noch eingeschränkt.
Fehlt - wie im vorliegenden Fall - dieser Eintrag, ist für das Deutsche Patent- und
Markenamt nicht erkennbar, dass der im Register Eingetragene in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt ist. Auch ohne diese Kenntnis sind Verfügungen des
Gemeinschuldners über einen Gegenstand der Insolvenzmasse, und damit auch
über die zur Masse gehörende Marke, gem. § 81 Abs. 1 InsO nach Eröffnung des
Insolvenzverfahrens generell unwirksam. Auf eine Kenntnis des Gegners, der Prozessbevollmächtigten oder des Deutschen Patent- und Markenamts kommt es dabei nicht an. Die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis steht ab Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausschließlich dem Insolvenzverwalter zu. Nur er kann damit
durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ebenfalls erlöschen (vgl. Thomas/
Putzo-Hüßtege, ZPO, 29. Auflage, § 87 Rn. 3 für das Gerichtsverfahren). Ein Mangel der Vollmacht ist jedoch nicht von Amts wegen zu berücksichtigen, wenn ein
Patentanwalt oder Rechtsanwalt den Widerspruch eingelegt hat (§ 15 Abs. 4
DPMAV).
2. 2. Die in § 81 Abs. 1 S. 1 InsO angeordnete absolute Unwirksamkeit erlaubt es
allerdings, in entsprechender Anwendung des § 185 Abs. 2 BGB Verfügungen eines Nichtberechtigten über einen Gegenstand durch Genehmigung des Insolvenzverwalters zu heilen. Der Gemeinschuldner im Insolvenzverfahren ist „Nichtberechtigter“, nämlich nicht verfügungsberechtigter Rechtsinhaber
(Palandt-
Heinrichs, BGB, 67. Aufl. 2008, § 185 Rn. 5a). Der Begriff der „Verfügung“ umfasst
Rechtsgeschäfte, die darauf gerichtet sind, auf ein bestehendes Recht
einzuwirken oder es zu verändern. Nach h. M. beinhaltet er auch Prozesshandlungen, bei denen es sich um Erwirkungshandlungen handelt (Hess, a. a. O., § 81
Rn. 15 m. w. N.). Prozesshandlungen, die die Aktivmasse betreffen, werden durch
die Genehmigung des Insolvenzverwalters mit rückwirkender Kraft „ex tunc“ wirksam (Hess, a. a .O., § 81 Rn. 28; Eickmann in: Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Aufl., § 81 Rn. 9; MüKomm-Ott/Vuia, a. a. O., § 81 Rn. 17;
Uhlenbruck, a. a. O., § 81 Rn. 8). Bei der Einlegung des Widerspruchs im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt handelt es sich zwar nicht um
eine „Prozesshandlung“ im eigentlichen Sinn, da das Verfahren kein Gerichtssondern ein Verwaltungsverfahren ist. Gem. § 2 Nr. 3 VwVfG sind die Verfahren
vor der Verwaltungsbehörde Deutsches Patent- und Markenamt aber dem Verwaltungsverfahrensgesetz entzogen, da die Verfahren weitgehend in justizmäßiger
Form ausgestaltet sind und das Amt eine „justizähnliche Verwaltungstätigkeit“
(Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl. 2001, § 2 Rn. 86)
ausübt. Insoweit trifft der Begriff der „Prozesshandlung“ in entsprechender Anwendung auf die Einlegung des Widerspruchs im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu.
2. 3. Für die Einlegung des Widerspruchs im konkreten Fall bedeutet dies, dass
- berechtigter - Widersprechender der Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes
und Inhaber der Verfügungsbefugnis war, nicht mehr jedoch die Fa. C…
KG als Markeninhaberin. Der
Insolvenzverwalter konnte sich seinerseits
wiederum z. B. durch einen Patentanwalt vertreten lassen.
2. 3. 1. Die Widerspruchseinlegung beinhaltet die formale Einhaltung bestimmter
Mindestvoraussetzungen. Der Widerspruch muss zum einen schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegt werden. Weitere Mindestvoraussetzungen einer wirksamen Widerspruchserklärung sind zum anderen gem. § 30 Abs. 1
MarkenV die Angaben zur angegriffenen Marke, zur Widerspruchsmarke und zur
Person des Widersprechenden (Fezer/Fink, a. a. O., Rn. 377).
2. 3. 2. Angaben zur Person des - berechtigten - Widersprechenden fehlen jedoch. Im Formblatt sind die angegriffene Marke DE 303 52 823 und die Widerspruchsmarke DE 729 405 angegeben. Weiter ist Feld 8 des amtlichen Vordrucks
des Deutschen Patent- und Markenamts korrekt ausgefüllt, da als „der im Register
eingetragene
Inhaber der Widerspruchsmarke“ die Fa. C… KG eingetragen ist. Unschädlich ist die Tatsache, dass im Zeitpunkt der Widerspruchserhebung im Mai 2004 im Register noch die Fa. C… KG, nicht die in Insolvenz befindliche Fa. C… GmbH & Co. KG, eingetragen war.
Insoweit
besteht kein Zweifel, dass es sich lediglich um einen identitätswahrenden Formwechsel und damit um dasselbe Unternehmen gehandelt hat. Das Insolvenzverfahren über die Fa. C… GmbH & Co. KG war bereits vor Widerspruchseinlegung im September 2003 eröffnet worden. Zum Insolvenzverwalter ist
Rechtsanwalt N… bestellt worden. An der Legitimation der im Markenregister Eingetragenen als Markeninhaberin hat sich durch die Insolvenz nichts geändert, da keine Veränderung der materiell-rechtlichen Rechtslage erfolgt ist, sondern lediglich die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis auf den Insolvenzverwalter übergegangen ist (vgl. insoweit zum Patentrecht: BGH GRUR 2008, 551 f.
- Rn. 9, 13 - Sägeblatt). In Feld 9 „Widersprechender“ befindet sich formularmäßig
der ausdrückliche Hinweis „nur ausfüllen, wenn abweichend von Feld 8“. Ist der im
Register Eingetragene daher aufgrund einer Beschränkung der Verfügungsbefugnis oder aus anderen Gründen nicht der richtige Widersprechende, ist dieses Feld
auszufüllen. Korrekt wäre damit die Benennung des Insolvenzverwalters gewesen.
2. 3. 3. Da Feld 9 nicht ausgefüllt war, musste das Deutsche Patent- und Markenamt davon ausgehen, dass die eingetragene Inhaberin der Widerspruchsmarke
mit der Widersprechenden übereinstimmte, so dass formal keine Veranlassung
zur Überprüfung der Befugnis zur Widerspruchseinlegung bestand. Der Widerspruch ist ferner durch Patentanwälte eingelegt worden, so dass entsprechend
§ 15 Abs. 4 DPMAV eine Prüfung auch nicht deshalb erforderlich war, weil keine
entsprechende Vollmacht vorgelegen hätte.
2. 3. 4. Die ursprüngliche - durch die Gemeinschuldnerin vor der Insolvenz erteilte - Vollmacht an die Patentanwaltskanzlei A… und Partner war gem.
Damit war eine wirksame Einlegung eines Widerspruchs durch die Patentanwälte
A… im Namen der Gemeinschuldnerin nicht mehr möglich, ein Handeln für
den Insolvenzverwalter nicht erkennbar.
2. 4. Die Einlegung des Widerspruchs durch die nichtberechtigte Markeninhaberin
bzw. ihre vollmachtlosen Vertreter wurde jedoch geheilt durch die nachträgliche
Genehmigung seitens des Insolvenzverwalters.
2. 4. 1. Gem. § 167 BGB ist eine mündliche Bevollmächtigung ausreichend. Patentanwalt Dr. D… hat mit Schriftsatz vom 25.07.2006 anwaltlich versichert,
dass ein mündlicher Auftrag zur Widerspruchseinlegung durch den Insolvenzverwalter vorgelegen habe. Die anwaltliche Versicherung über Vorgänge, die der
Rechtsanwalt in seiner Berufstätigkeit wahrgenommen hat, ist ein geeignetes Mittel der Glaubhaftmachung im Sinn von § 294 ZPO (OLG Köln GRUR 1986, 196).
Dies gilt auch für den Patentanwalt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Auflage, § 81
Rn. 12).
2. 4. 2. Zudem liegt eine schriftliche Genehmigung vor. Bereits im Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt hat Patentanwalt Dr. D… mit Schreiben vom 15. März 2005 ein Schreiben des Insolvenzverwalters vom 8. März 2005
zur Vorlage beim Deutschen Patent- und Markenamt und beim Bundespatentgericht zu den Akten gereicht. Aus diesem ergibt sich eine Bestätigung dahingehend,
dass Patentanwalt Dr. D… im Zeitraum zwischen der Insolvenzeröffnung über
das Vermögen der Fa. C… GmbH & Co. KG und der Übernahme der
Marken durch die Fa. S… GmbH & Co. KG
im Auftrag des
Insolvenzverwalters tätig war. Mit Schriftsatz vom 25. Juli 2006 hat Patentanwalt Dr. D… weitere Unterlagen vorgelegt, aus denen sich eine entsprechende
Bevollmächtigung der Anwaltskanzlei bereits vor Einlegung des Widerspruchs zur
Vertretung des Insolvenzverwalters ergibt. Es handelt sich dabei um einen Vermerk vom 25. März 2004, der vom Insolvenzverwalter gezeichnet ist. Aus diesem
ergibt sich, dass Patentanwalt Dr. D… sich um die Marken der C…
GmbH & Co. KG kümmern und Widerspruchsverfahren über benutzte
Marken nach eigener Beurteilung führen sollte („Insofern erfolgt eine Einzelabstimmung mit Herrn Dr. D… nicht, vielmehr wird er nach dieser Maßgabe Widersprüche einlegen bzw. nicht einlegen.“ Bl. 60 d. A.). Die von den Vertretern der
Beschwerdegegnerin erhobenen Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Unterlagen bzw. dem unterschwelligen Vorwurf des kollusiven Zusammenwirkens von
Patentanwalt und Insolvenzverwalter hegt der Senat nicht.
2. 5. Der Senat teilt auch den Einwand der Vertreter der Beschwerdegegnerin
nicht, dass in Fällen wie dem vorliegenden eine Genehmigung ausgeschlossen
sei, da die analoge Anwendung des § 89 Abs. 2 ZPO wegen der Sondervorschrift
zur Unzulässigkeit der Wiedereinsetzung gem. § 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG in markenrechtlichen Streitigkeiten nicht statthaft ist.
2. 5. 1. Der Bundesgerichtshof hat für das Patentrecht entschieden, dass der Zulässigkeit des Einspruchs nicht entgegensteht, wenn der Patentanwalt die Vollmacht dem Deutschen Patent- und Markenamt nach Ablauf der Einspruchsfrist,
aber noch vor der Entscheidung über den Einspruch einreicht (GRUR 1995, 333,
334 - Aluminium-Trihydroxid). Es fehlte insoweit dem berechtigten Einsprechenden an der Prozessführungsbefugnis. Prozesshandlungen, die von einem vollmachtlosen Vertreter vorgenommen werden, sind wegen der fehlenden Prozesshandlungsvoraussetzung zwar unwirksam, aber grundsätzlich heilbar (Thomas/
Putzo-Hüßtege, ZPO, 28. Aufl. 2007, § 89 Rn. 9). Die Heilung der Handlung des
vollmachtlosen Vertreters durch Genehmigung wirkt dabei ex tunc und ist dem Gericht, dem Gegner oder Vertreter gegenüber zu erklären, auch stillschweigend
durch rügelose Weiterführung des Prozesses oder Bevollmächtigung des bisher
vollmachtlosen Vertreters in Kenntnis der Prozesslage (Ströbele in: Ströbele/
Hacker, a. a. O. , § 81 Rn. 12).
2. 5. 2. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Einlegung des Widerspruchs
vor dem Deutschen Patent- und Markenamt um eine nichtberechtigte, da nicht
verfügungsbefugte, Markeninhaberin, die ihrerseits zudem nicht ordnungsgemäß
vertreten war. Es ergibt sich die Konstellation, dass die Hürde der Nichtberechtigung und zum zweiten die der vollmachtlosen Vertretung zu nehmen ist. Für die
Nichtberechtigung gilt die Sonderregelung des § 81 InsO i. V. m. § 185 Abs. 2
BGB analog: Verfügt ein Gemeinschuldner nach Insolvenzeröffnung, sind seine
Handlungen unwirksam, aber heilbar. Von der Interessenlage handelt es sich dabei ebenfalls um eine „Heilungsmöglichkeit eigener Art“ für Handlungen des nichtberechtigten Rechtsinhabers in der Sondersituation einer Insolvenz. Der Mangel,
dass der nichtberechtigte Rechtsinhaber zudem durch vollmachtlose Patentanwälte vertreten war, wird wiederum dadurch geheilt, dass der Insolvenzverwalter zwar
selbst handeln, sich aber seinerseits anwaltlich vertreten lassen kann. Die nachträgliche Genehmigung der Widerspruchseinlegung durch den berechtigten Insolvenzverwalter mittels nachträglich bevollmächtigter Vertreter führt somit ebenfalls
zu einer Wirksamkeit des Widerspruchs von Anfang an.
Der Beschluss war daher aufzuheben und zurückzuverweisen.
3. Der erkennende Senat teilt die Auffassung des 32. Senats des Bundespatentgerichts im Verfahren 32 W (pat) 51/06 - FOCUS Forum „Die Erfolgsmacher“
nicht.
Das Formblatt des Deutschen Patent- und Markenamts ist zwar nicht korrekt ausgefüllt, da es die ehemalige Markeninhaberin als Rechtsinhaberin aufführt, allerdings nicht den über das Recht verfügungsbefugten Insolvenzverwalter. Diese
Tatsache kann jedoch für sich genommen nicht dazu führen, dass eine vom Gesetz vorgesehene Heilungsmöglichkeit nicht angewendet wird. Das Formblatt hat
keine rechtsgestaltende Wirkung, sondern allenfalls Beweiskraft als Urkunde.
C.
Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr wird das Deutsche Patent- und
Markenamt Folgendes zu berücksichtigen haben:
Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn von der Identität oder Ähnlichkeit der
Marken einerseits und von der Identität und Ähnlichkeit der durch diese Marken
erfassten Waren bzw. Dienstleistungen andrerseits auszugehen ist. Daneben sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (st.
Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. –
- Rn. 18 – Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 – Rn. 23 – Sabèl/Puma; BGH GRUR
2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 16 – Malteserkreuz;
GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner
Feigling). Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend von Verwechslungsgefahr
ausgegangen werden.
1. Der Widerspruch der für die Waren „Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren“ eingetragenen Widerspruchsmarke richtet sich nur gegen die Waren
„Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe; Schreibwaren“ der
angegriffenen Marke, die im Identitäts- bzw. engsten Ähnlichkeitsbereich liegen.
2. Die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist durchschnittlich. Hinweise auf eine Steigerung oder Schwächung liegen nicht vor. Die Marke
„Perfector“ ist für Papier- und Pappwaren nicht beschreibend, weshalb die jüngere
Marke einen deutlichen Abstand einzuhalten hat.
3. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie
unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm
entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen,
mit der Folge, dass auch beschreibenden Angaben entnommene Bestandteile den
Gesamteindruck mitprägen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042,
1044 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM;
GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Auszugehen
ist weiter von dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den
Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH
GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT).
Die Grafik der jüngeren Marke ist unauffällig und geht nicht über das normal Werbeübliche hinaus. Die Marke erschöpft sich daher ohne Weiteres in der wörtlichen
Benennung mit „perfect“. Die Vergleichsmarken sind klanglich unmittelbar verwechselbar. Sie stimmen in den ersten sieben von insgesamt neun Buchstaben
überein. Das Markenwort „perfect“ ist dabei vollständig im Markenwort „Perfector“
enthalten. Geht man von den Grundsätzen aus, dass einerseits Wortanfänge werden stärker beachtet werden als Wortenden und andererseits das Erinnerungsbild
der betreffenden Verkehrskreise verschwimmt, sofern sie die Marken nicht nebeneinander sehen, hält das jüngere Zeichen den erforderlichen weiten Abstand zum
älteren Zeichen nicht ein (vgl. EuG GRUR Int. 2007, 597 - terra/Terranus; BPatG
24 W (pat) 185/87 - Maximat/Maximator; BPatG 27 W (pat) 370/03 - POWDER-
JECT/Powderjector; HABM R 0115/00-1 22.03.2002 - MUNDICOR/MUNDICO-
LOR).
D.
Die Rechtsbeschwerde war gem. § 83 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG zur Sicherung
der Einheitlichkeit der Rechtsprechung zuzulassen, da bzgl. der Zulässigkeit des
Widerspruchs in einem ähnlich gelagerten Fall ein anderer Senat des Bundespatentgerichts (32 W (pat) 51/06 - FOCUS Forum „Die Erfolgsmacher“) zu einer unterschiedlichen Auffassung gekommen ist.
Grabrucker
Fink
Dr. Mittenberger-Huber
Ko