BPatG Beschluss vom 15.07.2008 – 33 W (pat) 104/06

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 104/06

_______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am

15. Juli 2008

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

… 08.05

betreffend die Marke 303 00 039

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die

mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss

der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufgehoben und die Löschung der

angegriffenen Marke 303 00 039 angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 303 00 039

electronica INNOVA

für Dienstleistungen der Klassen 37, 38 und 41, nämlich

Planung, Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen,

Messen und Kongressen

sowie

von Darbietungen

für

unterhaltende und werbende Zwecke; organisatorische und

wirtschaftliche Beratung von Personen und Unternehmen

bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und

Kongressen

für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende

Zwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften,

insbesondere Kataloge, Druckereierzeugnisse und Fotografien;

Bereitstellung eines Internetportals für Ausstellungen, Messen und

Kongresse

ist Widerspruch erhoben worden aus der aufgrund Verkehrsdurchsetzung

eingetragenen, farbigen Wort-/Bildmarke 1 025 206

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41 und 42, nämlich

Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen; Veranstaltung

von Fachmessen und Fachtagungen

für Bauelemente und

Baugruppen der Elektronik; Veröffentlichung und Herausgabe von

Katalogen

für vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche

vorgenannten Waren und Dienstleistungen vorzugsweise

für

gewerbliche Abnehmer bestimmt.

Mit Schriftsatz vom 26. August 2003 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die

rechtserhaltende Benutzung der seit 1981 eingetragenen Widerspruchsmarke

zunächst vollumfänglich bestritten, woraufhin die Widersprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt hat. Sodann hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom

19. Januar 2004 erklärt, dass sie den Einwand der Nichtbenutzung insoweit

aufrecht erhalte, als die Widersprechende behaupte, die Marke werde über den

Publikumskreis der gewerblichen Abnehmer und Fachleute hinaus benutzt. In der

mündlichen Verhandlung hat sie dazu klargestellt, dass sich die Rücknahme der

Nichtbenutzungseinrede nur auf Waren und Dienstleistungen für gewerbliche

Abnehmer und den Fachverkehr beziehen soll.

Mit Beschluss vom 14. Juni 2006 hat die Markenstelle für Klasse 35 des

Deutschen Patent- und Markenamts durch ein Mitglied des Patentamts den

Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle verfügt die

aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragene Widerspruchsmarke nur über

ein geringe Kennzeichnungskraft. Im Hinblick auf Zurückweisungsentscheidungen

der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt

und des Europäischen Gerichts erster

Instanz zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" geht die Markenstelle davon aus, dass diese Marke für

die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen beschreibend und nicht

unterscheidungskräftig ist. Die Kennzeichnungskraft sei daher gering.

Mit ihrem Schriftsatz vom 19. Januar 2004 habe die Markeninhaberin eine

Benutzung für die Veranstaltung von Fachmessen anerkannt. Damit begegneten

sich die Marken im Bereich sehr ähnlicher Dienstleistungen, denn auch die

jüngere Marke sei u. a. für Messeveranstaltungen eingetragen, allerdings für

allgemeine Kreise. Demnach seien an den Markenabstand hohe Anforderungen

zu stellen. Diesen halte die jüngere Marke jedoch ein. Ihr Gesamteindruck werde

nicht durch den Bestandteil "electronica" allein geprägt. Sowohl die Bezeichnung

"electronica" als auch die Bezeichnung "INNOVA" leiteten sich von glatt

beschreibenden Begriffen ab, nämlich von "Elektronik" und "Innovation", wobei

letzterer "Erneuerung/Veränderung" bedeute. Daher seien beide Bestandteile

gleich kennzeichnungsschwach und stünden gleichberechtigt nebeneinander.

Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass es sich bei "INNOVA" um den

Firmenkern der Widersprechenden handele. Hinzu komme, dass die angegriffene

Marke einen einheitlichen Gesamtbegriff i. S. v. "Elektronik-Neuerung" darstelle.

Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr sei daher nicht anzunehmen.

Zudem sei der Bestandteil "electronica" aus den genannten Gründen nicht als

Stammbestandteil im Sinne einer assoziativen Verwechslungsgefahr geeignet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Nach

ihrer Auffassung

ist aufgrund der aus dem Register ersichtlichen

Verkehrsdurchsetzung

von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke auszugehen. Auch aus dem Umstand, dass die Marke schon

länger eingetragen sei, könne sich nichts anderes ergeben, da die eingereichten

Unterlagen belegten, dass die Messe "electronica" regelmäßig alle zwei Jahre

stattfinde, so dass die Verkehrsbekanntheit eher zugenommen habe. Ergänzend

hat sie in der mündlichen Verhandlung verschiedene Internetausdrucke vorgelegt,

die nach

ihrer Meinung Besucherzahlen

in Höhe von … bis … und

Ausstellerzahlen in Höhe von … bis … belegten. Die electronica sei die Leitmesse

für elektronische Bauelemente.

Den von der Markenstelle angeführten Entscheidungen des Harmonisierungsamts

und des Europäischen Gerichts erster Instanz sei für die Unterscheidungskraft der

deutschen Widerspruchsmarke keine Aussage zu entnehmen, da sie damit

begründet worden seien, dass der Begriff "electronica" in der niederländischen,

spanischen und portugiesischen Sprache existiere und ein wesentliches Merkmal

der Dienstleistungen beschreibe. Dies stehe zwar der Eintragungsfähigkeit als

Gemeinschaftsmarke entgegen, hinsichtlich der deutschen Marke müsse jedoch

auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise abgestellt werden, denen

diese Fremdsprachen nicht ohne weiteres bekannt seien.

Die jüngere Marke werde ausschließlich durch den ersten Wortbestandteil

"electronica" geprägt, da das Unternehmenskennzeichen

"INNOVA" als

Firmenname der

Inhaberin der

jüngeren Marke

im Gesamteindruck der

angegriffene Marke zurücktrete. Das gelte umso mehr, als nach ständiger

Rechtsprechung der Verkehr dem Anfang eines Kennzeichens regelmäßig mehr

Bedeutung beimesse als den Zeichenendungen. Zudem werde der Verkehr durch

die angegriffene Marke an die Widerspruchsmarke erinnert, da diese infolge ihrer

gesteigerten Kennzeichnungskraft ein gängiger Begriff sei. In der Messebranche

seien auch Untergliederungen von Messen bekannt, wie die Fachmesse "Bioanalytica", die eine Spezialmesse der "Analytica" sei. Auch die "ispo" verfüge z. B.

über eine weitere Spezialmesse. Die jüngere Marke könne daher für die Bezeichnung einer Spezialmesse der Widersprechenden gehalten werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 14. Juni 2006 aufzuheben und

Löschung der angegriffenen Marke 303 00 039 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffene Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zudem regt sie an, ggf. die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle der Widerspruchsmarke zu Recht nur

eine geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt, wobei auch die Markeninhaberin auf

die Entscheidungen des Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts

erster Instanz zur Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" verweist. Das

Wort "electronica" komme in nahezu identischer Schreibweise in mehreren

europäischen Sprachen vor. Dies sei dem deutschen Durchschnittsverbraucher

z. B. aus fremdsprachigen Gebrauchsanleitungen durchaus bekannt. Einem Wort,

dessen beschreibende Bedeutung vom inländischen Publikum ohne weiteres

erfasst werde,

sei

regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft

abzusprechen. Dabei beziehe die Kommentarliteratur auch ausdrücklich Wörter

der spanischen oder portugiesischen Sprache mit ein. Ein Zeichen, das nur mit

Mühe geeignet sei, im Rechtsverkehr auf irgendein Unternehmen hinzuweisen

oder auf dessen Verwendung man im geschäftlichen Verkehr angewiesen sei,

könne allenfalls dann als nicht kennzeichnungsschwach angesehen werden, wenn

seine intensive und nachhaltige Benutzung nachgewiesen werde, was bei der

Widerspruchsmarke nicht der Fall sei. Die von der Widersprechenden in der

mündlichen Verhandlung genannten Besucher- und Ausstellerzahlen bestreitet die

Markeninhaberin.

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des Bestandteils "INNOVA" weist die

Markeninhaberin auf mehrere Beschlüsse des 29. Senats (29 W (pat) 204/00 - T-

INNOVA; 29 W (pat) 220/00 = GRUR 2003, 70

- T-INNOVA/Innova und

29 W (pat) 69/02 - innovatel) hin, in denen von einer normalen Kennzeichnungskraft ausgegangen worden sei. Außerdem sei das Wortelement "INNOVA"

nicht nur ein Unternehmenskennzeichen sondern auch eine eigenständige Marke,

so dass

ihm auch die Funktion einer Herkunftsidentifikation zukomme.

Demgegenüber könne der weitere Markenbestandteil

"electronica" den

Gesamteindruck der angemeldeten Marke nicht prägen, da er sich von dem glatt

beschreibenden Begriff "electronic" bzw. "Elektronik" ableite und damit einen

überwiegend beschreibenden Charakter habe. Auch wirke die jüngere Marke

"electronica INNOVA" wie ein Gesamtbegriff (etwa "elektronische Innovation"),

weil sie durch die Voranstellung von "electronica" wie ein Adjektiv mit einem

nachfolgendem Hauptwort gebildet sei.

Die von der Widerspruchsmarke ausschließlich angesprochenen Fachleute

würden die Verschiedenartigkeit der Herkunft und des Verwendungszwecks der

von den Vergleichsmarken jeweils geschützten Waren bzw. Dienstleistungen auch

dann erkennen, wenn eine gewisse Produktnähe und Markenähnlichkeit

vorhanden sei. Insbesondere seien die Marken auch nicht nach den Grundsätzen

der Entscheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE verwechselbar.

Diese Entscheidung habe sich auf einen Fall bezogen, in dem einem bekannten

Firmen- bzw. Handelsnamen die Marke eines anderen beigefügt worden sei.

"INNOVA" sei jedoch nicht als Firmenname erkennbar und stelle auch keinen bekannten Handelsnamen dar. Zudem sei die Nachstellung eines Handelsnamens

im Messebereich unüblich. Im Übrigen sei das THOMSON LIFE - Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was auch der 27. Senat des Bundespatentgerichts in zwei

Entscheidungen zu erkennen gegeben habe, nur in Ausnahmefällen anwendbar.

Ihm liege der Grundgedanke zugrunde, die Usurpation von Marken zu verhindern.

Wenn hingegen die beiden Markenbestandteile - wie vorliegend - einen Gesamtbegriff bildeten, sei das Urteil nicht anwendbar. Zudem gehe es nicht an, die Monopolisierung eines von Haus aus schutzunfähigen Zeichens, das nur im Wege

der Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, weiter auszuweiten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den

beiderseitigen Marken besteht eine Verwechslungsgefahr i. S. d. §§ 9 Abs. 1

Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dies gilt unter Berücksichtigung der eingeschränkten Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede auch, soweit auf Seiten

der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur eingetragene

Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, die sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer und Fachverkehrsteilnehmer richten. Auf die Frage einer

weitergehenden Benutzung der Widerspruchsmarke kommt es daher nicht mehr

an. Somit ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf das Verständnis

eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser angesprochenen Verkehrskreise abzustellen, der regelmäßig über besondere Fachkenntnisse, spezielle Erfahrungen und höhere

Aufmerksamkeit verfügen wird (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2, Rn. 24).

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die

betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die

kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren

oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH Mitt. 2006, 512 - LIFE/THOMSON und

jüngst GRUR 2008, 343 - BAINBRIDGE/Bridge, Nr. 33 m. w. N.).

a) Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marken verfügen regelmäßig über durchschnittliche Kennzeichnungskraft (BGH GRUR 2007, 1071

- Kinder II, Rn. 28).

Zu Unrecht hat die Markenstelle nur eine geringe Kennzeichnungskraft zugrunde

gelegt. Zwar hat sie im Ansatz richtig darauf abgestellt, dass das Markenwort

"electronica" aufgrund seiner Verkehrsdurchsetzung die absoluten Schutzhindernisse überwunden habe, so dass zunächst von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Sodann hat sie jedoch auf Entscheidungen des

Harmonisierungsamts und des Europäischen Gerichts erster Instanz verwiesen, in

denen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung "electronica" für die inhaltlich gleichen Waren und Dienstleistungen, wie sie hier für die Widerspruchsmarke geschützt sind, allein wegen ihres v o n H a u s a u s erkennbaren beschreibenden

Begriffsinhalts in Bezug auf verschiedene europäische Sprachen zurückgewiesen

worden ist. Dabei ist die Markenstelle mit den o. g. europäischen Instanzen davon

ausgegangen, dass "electronica" beschreibend und nicht unterscheidungskräftig

sei. Demnach erweise sich die Kennzeichnungskraft der 1981 eingetragenen Widerspruchsmarke "als inzwischen gering".

Diese Beurteilung berücksichtigt nur die Kennzeichnungskraft, die der Widerspruchsmarke von Haus aus zukommen mag, trägt jedoch dem Umstand nicht

hinreichend Rechnung, dass die Widerspruchsmarke seinerzeit aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden ist. Denn die Bedenken gegen ihre

Schutzfähigkeit, die aus dem Verständnis i. S. v. "Elektronik" herrühren, hat die

Widerspruchsmarke infolge ihrer nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung nach § 8

Abs. 3 MarkenG gerade überwunden. Sie dürfen ihr aus Rechtsgründen daher

nicht mehr entgegengehalten werden. Alles andere würde darauf hinauslaufen,

dass die Eintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung zumindest teilweise wieder "entwertet" wird, indem die bei solchen Marken von Haus aus naturgemäß bestehenden Bedenken gegen ihre Schutzfähigkeit und damit zumeist auch zugleich

gegen ihre Kennzeichnungskraft wieder aufleben. Hierfür lassen sich dem Gesetz

keine Anhaltspunkte entnehmen. Zudem hat der Bundesgerichtshof in jüngeren

Entscheidungen klargestellt, dass er die Eintragung einer Marke aufgrund von

Verkehrsdurchsetzung nicht als Zuerkennung minderen Markenschutzes ansieht.

Dementsprechend hat er die Beschwer für Rechtsbeschwerden gegen Aufhebungsentscheidungen des Bundespatentgerichts verneint, die aufgrund von hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzungen der angemeldeten Marken

ergangen sind (BGH GRUR 2006, 701 - Porsche 911; Mitt. 2006, 449

- Fahrzeugkarosserie). Der aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gewährte Markenschutz wäre aber vergleichsweise minderwertig, wenn einer solchen Registermarke nach ihrer Eintragung immer noch der von Haus aus bestehende beschreibende Begriffsgehalt mit der Folge einer geringeren Kennzeichnungskraft entgegengehalten werden könnte. Konsequenterweise hätte dann ein gegen eine solche Eintragungsentscheidung eingelegtes Rechtmittel auch als zulässig erachtet

werden müssen.

Zwar ist es anerkannt, dass auch die Kennzeichnungskraft einer verkehrsdurchgesetzten Marke als geschwächt beurteilt werden kann. Das kann z. B. bei glatt

beschreibenden Begriffen mit nur grenzwertigen Durchsetzungsgraden angenommen werden (BGH GRUR 2007, 1071 - Kinder II, Rn. 28, 33), woran es hier

schon fehlt, weil "electronica" auch ohne Berücksichtigung seiner eher banalen

farbigen Gestaltung jedenfalls kein glatt die Themengebiete der geschützten Waren und Dienstleistungen beschreibendes gebräuchliches Wort der deutschen

Sprache ist. Außerdem kann z. B. auch eine durchgesetzte Marke irgendwann im

Begriff sein, sich wieder zur beschreibenden Angabe oder Gattungsbezeichnung

zurückzuentwickeln (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9, Rdn. 187

m. w. N.). Hierfür müssen aber besondere tatsächliche Umstände vorliegen, die

von dem abweichen, was bereits im Verkehrsdurchsetzungsverfahren geklärt worden ist. Dies ist hier jedoch nicht einmal ansatzweise ersichtlich oder auch nur

vorgetragen.

Da die Verkehrsdurchsetzung in Verbindung mit einer bloßen (rechtserhaltenden)

Benutzung entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht umgekehrt

bereits zu einer Stärkung der Kennzeichnungskraft führt, und die von ihr vorgetragenen Besucher- und Ausstellerzahlen von der Markeninhaberin bestritten und

(mangels Offenkundigkeit) nicht liquide sind, ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

b) Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegen mit den Dienstleistungen

der Widerspruchsmarke teilweise im Identitätsbereich im Übrigen im engen Ähnlichkeitsbereich.

Die

für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen "Planung,

Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen, Messen und Kongressen

sowie von Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" sind mit den für

die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Veranstaltung von

Fachmessen und Fachtagungen für Bauelemente und Baugruppen der Elektronik"

insofern teilidentisch, als sich die beiderseitigen Dienstleistungen im Bereich

elektronikbezogener Fachmessen und -tagungen überschneiden. Hieran ändern

auch die Einschränkungen nichts, die sich durch die teilweise Aufrechterhaltung

der Nichtbenutzungseinrede ergeben könnten. Diese

führt nur zu einer

Einschränkung des Verkehrskreises, bei dem sich die Dienstleistungen als

identisch begegnen

(Fachkreise) beseitigt aber nicht die

Identität bzw.

hochgradige Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen.

Zudem liegt - ohne dass es dann noch entscheidungserheblich darauf ankommt -

auch außerhalb der Elektronikfachmessen und -tagungen immer noch eine

hochgradige Ähnlichkeit vor.

Insbesondere stimmen die Erbringer der

beiderseitigen Dienstleistungen überein, denn Messe- und Tagungsveranstalter

spezialisieren sich bekanntlich nicht auf bestimmte Themenbereiche, sondern

bieten an ihren jeweiligen Standorten zeitlich gestaffelt unterschiedliche Messen

und Veranstaltungen zu den verschiedensten Themen an, mit denen immer

zugleich auch gewerbliche Fachverkehrsteilnehmer angesprochen werden. Dabei

sind die messe-, ausstellungs- und

tagungsbezogenen Dienstleistungen

unabhängig vom jeweiligen Messe- oder Tagungsthema im Wesentlichen von

gleicher Natur, erfordern also gleichartige Organisationstätigkeiten. Selbst zu

Messen und Veranstaltungen, die sich vorrangig an private Besucher wenden,

würde noch eine hochgradige Ähnlichkeit bestehen. Auch wenn man also

zugunsten der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten

der Widerspruchsmarke nur Veranstaltungsdienstleistungen im Bereich reiner

Elektronik-Fachmessen für gewerbliche Abnehmer als benutzt zugrunde legt, so

besteht Teilidentität, im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit der beiderseitigen

messe-, ausstellungs- und tagungsbezogenen Dienstleistungen.

Dies gilt mit nur geringen Einschränkungen auch für die Dienstleistungen

"Darbietungen für unterhaltende und werbende Zwecke" der angegriffenen Marke.

Denn auch solche Dienstleistungen können innerhalb bzw. aus Anlass einer

Elektronik-Fachmesse für reines Fachpublikum mit erbracht werden und damit

parallel auch vom gleichen Veranstalter organisiert und durchgeführt werden, so

dass auch insoweit noch eine hohe Ähnlichkeit festzustellen ist. Sie können sich

auch inhaltlich auf elektronische Medien beziehen, z. B. bei der Unterhaltungselektronik oder im Bereich der Werbung, wo zunehmend moderne elektronische

Elemente und Träger eingesetzt werden.

Hochgradige Ähnlichkeit besteht zudem zwischen der für die jüngere Marke

eingetragenen Dienstleistung "organisatorische und wirtschaftliche Beratung von

Personen und Unternehmen bezüglich der Teilnahme an Ausstellungen, Messen

und Kongressen für wirtschaftliche, unterhaltende und werbende Zwecke" und den

auf Fachmessen- und –tagungen bezogenen Veranstaltungsdienstleistungen der

Widersprechenden. Denn die beiderseitigen, sich ausschließlich an gewerbliche

Fachleute wendenden Dienstleistungen weisen

einen

gemeinsamen

Sachzusammenhang mit dem Messe-, Veranstaltungs- und Ausstellungswesen

auf und verlangen in etwa gleiche Erfahrungen und Fertigkeiten ihres jeweiligen

Erbringers auf diesem Gebiet.

Auch zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen

"Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften, insbesondere Kataloge,

Druckereierzeugnisse und Fotografien" und der

für die Widersprechende

eingetragenen Ware "Kataloge für nachstehend genannte Fachmessen", vor allem

ihrer Dienstleistung "Veröffentlichung und Herausgabe von Katalogen

für

vorstehend genannte Fachmessen; sämtliche vorgenannten Waren und

Dienstleistungen vorzugsweise für gewerbliche Abnehmer bestimmt" besteht

selbst unter Ersetzung des Begriffs "vorzugsweise" durch "ausschließlich" (Teil-)

Identität, im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit, was angesichts der Offensichtlichkeit keiner weiteren Erläuterung bedarf.

Schließlich besteht auch eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen der für die

jüngere Marke eingetragenen Dienstleistung "Bereitstellung eines Internetportals

für Ausstellungen, Messen und Kongresse" und den für die Widersprechende

eingetragenen, auf Elektronikfachmessen bezogenen Veranstaltungs- und

Veröffentlichungsdienstleistungen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass

Internetportale

für Ausstellungen, Messen und Kongresse nicht von den

Messeveranstaltern selbst (entgeltlich für Dritte) sondern allenfalls für sie (als

Kunden) betrieben werden, so besteht dennoch ein enger

fachlicher

Zusammenhang zwischen den beiderseitigen Dienstleistungen. Die für die

Widersprechende geschützten Kataloge und Veröffentlichungsdienstleistungen

haben einen ähnlichen Informations- bzw. Werbezweck wie ein auf Ausstellungen,

Messen und Kongresse bezogenes Internetportal. Letzteres stellt im Grunde nur

die moderne (korrespondierende) Online-Ergänzung solcher Druckwerke dar.

c) Die angegriffene Marke hält den bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität, zumindest hochgradiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen, erforderlichen deutlichen Abstand zur Gegenmarke nicht ein. Es bestehen

für die angesprochenen Fachverkehrskreise deutliche schriftbildliche, klangliche

und begriffliche Ähnlichkeiten.

Zwar kann der Beurteilung der Markenstelle und der Auffassung der Markeninhaberin noch darin gefolgt werden, dass die Marken in ihrer Gesamtheit wegen

des nur in der jüngeren Marke vorhandenen zusätzlichen Markenworts "INNOVA"

leicht unterschieden werden können, zumal dieses dreisilbige Wort mit sechs

Buchstaben gegenüber der Widerspruchsmarke eine Verlängerung um mindestens ein Drittel darstellt, damit also weder übersehen noch überhört werden kann.

Mit der Markenstelle ist auch davon auszugehen, dass die jüngere Marke nicht in

der Weise allein vom gemeinsamen Bestandteil "electronica" geprägt wird, dass

dem anderen Teil "INNOVA" für den Gesamteindruck keine maßgebliche Bedeutung mehr zukommt. Eine prägende Stellung von "electronica" ergibt sich insbesondere nicht aus einem Verhältnis der beiden Bestandteile als Firmen- und Produktkennzeichen. Es erscheint schon zweifelhaft, was aber

im Ergebnis

dahingestellt bleiben kann, ob maßgebende Teile des Verkehrs in dem Bestandteil

"INNOVA" der jüngeren Marke überhaupt einen Firmennamen erkennen. Hiergegen dürfte schon die Nachstellung des fraglichen Bestandteils sprechen, die in

dieser Form bei Kombinationen aus Firmen- und Produktname unüblich ist, und

einen entsprechenden Zusatz (z. B. "von INNOVA", "by INNOVA") erwarten ließe.

Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass es sich bei "INNOVA" im Bereich

der hier relevanten veranstaltungs- und messebezogenen Dienstleistungen um

einen bekannten Anbieter handelt, so dass ein solcher Zusatz eventuell

entbehrlich wäre. Überhaupt sind in diesem Dienstleistungsbereich Kombinationen

aus dem Namen des Veranstalters und der Bezeichnung der konkreten Messe

unüblich, vielmehr

taucht allenfalls der Name des Veranstaltungsorts als

Ergänzung zum eigentlichen Messenamen auf (z. B. "CeBIT" oder "CeBIT

Hannover", nicht aber "Deutsche Messe (AG) CeBIT", "CeBIT Deutsche Messe"

o. ä.). Angesichts der Gleichgewichtigkeit beider Bestandteile reicht auch die

Voranstellung von "electronica" nicht für eine Prägung aus, zumal dieser

positionsbedingten Hervorhebung wiederum die Kleinschreibung von "electronica"

gegenüber dem großgeschriebenen "INNOVA" als relativierend entgegensteht.

Jedoch kommt dem Markenwort "electronica" innerhalb der jüngeren Marke eine

selbständig kennzeichnende Stellung zu, die nach den Grundsätzen der Leitentscheidung EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE ebenfalls zur Feststellung

einer Verwechslungsgefahr führen kann. Zunächst verfügt "electronica" in der jüngeren Marke bildlich, klanglich und begrifflich über die erforderliche Selbständigkeit als Markenbestandteil. Insbesondere bildet es entgegen der Auffassung der

Markeninhaberin mit dem weiteren Bestandteil "INNOVA" keinen Gesamtbegriff, in

dem es unter Verlust seiner Selbständigkeit aufgehen könnte. Auch Verkehrsteilnehmer, die das Wort "electronica" unmittelbar und ausschließlich als Wort einer

romanischen oder der niederländischen Sprache für "Elektronik"/"elektronisch"

verstehen, werden keinen Gesamtbegriff mit "INNOVA" erkennen, da letzteres

eben kein Wort einer solchen Sprache darstellt und die dem deutschen Begriff

"elektronische Innovation" korrespondierende Wortkombinationen jedenfalls in romanischen Sprachen unter Nachstellung des Adjektivs gebildet werden (z. B. "innovacion electronica"). Schon rein sprachlich kann daher für den größten Teil der

Verkehrskreise, gerade soweit sie fremdsprachlich bewandert sind, kein komplett

einer bestimmten Fremdsprache zuordenbarer Gesamtbegriff vorliegen (was in

der Anmeldephase der jüngeren Marke auch zur Beanstandung wegen absoluter

Schutzfähigkeit Anlass gegeben hätte). Auch wenn "INNOVA" naheliegend als

sprechende Kennzeichnung mit dem Anklang zu "Innovation" erkannt wird, so

bleibt damit eine kennzeichnende Eigenständigkeit beider Markenbestandteile erhalten. Ähnliches gilt für Verkehrskreise, die auch in "electronica" kein fremdsprachliches Wort, sondern einen ihnen unbekannten, aber erkennbar sprechenden Hinweis mit dem Anklang an den Begriff "Elektronik" erkennen. Auch für diese

Verkehrskreise stehen die beiden zwar sprechenden aber doch kennzeichnenden

Bestandteile "electronica" und "INNOVA" als zwei eigenständige Markenwörter

nebeneinander, was nicht zuletzt durch die unterschiedliche Schreibweise in

durchgängiger Klein- und Großschreibung deutlich wird.

Da "electronica" somit eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, sind unter diesem Gesichtspunkt zumindest assoziative Verwechslungen nicht ausgeschlossen. Hierbei war auch zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke

nach dem insoweit unbestrittenen und im Übrigen durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemachten Vortrag der Widersprechenden bereits seit 1964 für die

gleichnamige Elektronikfachmesse verwendet wird. Wer als (Fach-)Teilnehmer

des Messepublikums die schon seit Jahrzehnten veranstaltete "electronica"-Messe

der Widersprechenden kennt, läuft Gefahr, diese Kennzeichnung innerhalb der

Kombination "electronica INNOVA" wiederzuerkennen und so auf ein weiteres

Messeprodukt der Widersprechenden oder eines mit ihr organisatorisch oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmens zu schließen, z. B. auf eine neue Spezialmesse der "electronica" für innovative Produkte oder mit einem innovativen Messekonzept. Dieser Eindruck wird schriftbildlich auch noch dadurch verstärkt, dass

"electronica" in beiden Zeichen in gleicher Weise, nämlich ausschließlich mit

Kleinbuchstaben, auch mit kleinem Anfangsbuchstaben, geschrieben ist.

Auch wenn man bei der Anwendung der Grundsätze des o. g. THOMSON LIFE

- Urteils Zurückhaltung übt, wie dies die Markeninhaberin unter Hinweis auf zwei

Entscheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts vertritt, so gelangt der

Senat hier dennoch zu einer Verwechslungsgefahr. Denn der Europäische Gerichtshof hat in dem genannten Urteil zu erkennen gegeben, dass er eine Markenusurpation auch über die engen Grenzen der Prägung bzw. der das Gesamtzeichen dominierenden Stellung des gemeinsamen Elements hinaus als Fall einer

Verwechslungsgefahr ansieht. Er hat dabei a. a. O. unter Rdn. 34 ausgeführt,

dass die selbständig kennzeichnende Stellung "z. B." dann zu bejahen sei, wenn

der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das

diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreiht. Ebenso

wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke

und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Im Leitsatz hat er auch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten und einer normal

kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke mit einbezogen.

Vorliegend stellt zwar "INNOVA" keine bekannte Marke oder eine für den Verkehr

erkennbare Unternehmensbezeichnung dar, jedoch ähneln sich die Fallgestaltungen derart, dass der im THOMSON LIFE - Urteil zum Ausdruck kommende Gedanke des Schutzes gegen eine Markenusurpation auch hier zur Annahme einer

zumindest assoziativen Verwechslungsgefahr führen muss. Denn zur effektiven

Gewährleistung eines solchen Schutzes darf es zum einen nicht darauf ankommen, dass der weitere Kombinationsbestandteil (hier: "INNOVA") eine bekannte

Marke ist, da ansonsten nur die Inhaber bekannter Marken, die vergleichsweise

noch am Wenigsten eine Motivation zur Ausnutzung fremder Zeichen haben dürften, überhaupt ein "Potenzial" zur Markenusurpation hätten. Diese Gefahr geht bei

lebensnaher Betrachtung eher von anderen Personen aus. Zum anderen darf der

Schutz vor Markenusurpation auch nicht auf Fälle beschränkt werden, in denen

der Dritte seine Unternehmensbezeichnung mit einer fremden älteren Marke kombiniert. Dies zeigt auch der vorliegende Fall, in dem "INNOVA" von weiten Teilen

des Verkehrs zwar nicht als Unternehmenskennzeichen, dann aber als Produktmarke, z. B. Produktzweitmarke, aufgefasst wird, so dass zumindest der irrtümliche Schluss auf die Zugehörigkeit zur Produktfamilie der Widersprechenden hervorgerufen werden kann. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der

älteren Marke, dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken in dem übereinstimmenden Element, das in der Anmeldung einen selbständig kennzeichnenden

Bestandteil darstellt, und der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der konkurrierenden Waren und Dienstleistungen besteht nach Erkenntnis des Senats Verwechslungsgefahr.

Nach alledem war der Beschwerde stattzugeben und die angegriffene Marke zu

löschen.

2. Die Voraussetzungen für die Rechtsbeschwerde sind nach § 83 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben. Soweit die Markeninhaberin dies unter Hinweis auf zwei Entscheidungen des 27. Senats des Bundespatentgerichts anregt, in denen das o. g.

THOMSON LIFE - Urteil des Europäischen Gerichtshof als einen Ausnahmefall

betreffend angesehen worden ist, hält der erkennende Senat eine Rechtsbeschwerdezulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung angesichts

der unterschiedlichen Fallgestaltungen nicht für erforderlich. Der Senat hat die

selbständig kennzeichnende Stellung des gemeinsamen Markenbestandteils

"electronica" nach den Grundsätzen der THOMSON LIFE - Entscheidung nur innerhalb einer Fallgestaltung angewendet, die einer Markenusurpation entspricht,

ähnlich wie sie der Europäische Gerichtshof, a. a. O., zu beurteilen hatte.

Einen Widerspruch zu den von der Markeninhaberin genannten beiden Entscheidungen des 27. Senats ist hierbei nicht ersichtlich. Im Fall 27 W (pat) 22/06

- Street Nats/Street ist der 27. Senat davon ausgegangen, dass die jüngere Marke

"Street Nats" einen Gesamtbegriff darstelle bzw. vom Verkehr zumindest als ein

solcher vermutet werde. Ein Gesamtbegriff, der der Annahme einer selbständig

kennzeichnenden Stellung entgegenstehen würde, liegt hier aber gerade nicht vor

(s. o.). Im Fall 27 W (pat) 27/06 - SIGNALE by CAMELOT/SIGNAL hat der

27. Senat in der Angabe "by Camelot" eine Herstellerangabe gesehen, die unter

Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur

Markenkollision auf dem Bekleidungssektor nicht zurücktrete, sondern sogar das

eigentlich prägende Element darstelle und als Herstellerangabe (so die Interpretation des THOMSON LIFE - Urteils durch den 27. Senat) ein zusammengesetztes

Zeichen stets dominiere. Diese Besonderheiten des Bekleidungssektors spielen

vorliegend keine Rolle. Außerdem fehlt es hier an einer deutlichen Herausstellung

des Firmenbestandteils durch die gebräuchliche und auch deutschen Verkehrskreisen verständliche Präposition "by" oder "von". Eine Uneinheitlichkeit der

Rechtsprechung ist damit nicht zu besorgen.

Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof, der über die Rechtsbeschwerde zu befinden hätte, in seiner Entscheidung GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz erkennen lassen, dass er die Grundsätze des THOMSON LIFE - Urteils offenbar auch weit

über die Fallgestaltungen der Aneinanderreihung eigenständiger Markenwörter mit

mindestens normaler Kennzeichnungskraft hinaus anwenden will. Rechtsbeschwerden sind daher gegenwärtig allenfalls zur Rechtsfrage veranlasst, wie weit

die THOMSON LIFE - Grundsätze überhaupt noch ausgedehnt werden sollen.

Bender

Knoll

Kätker

Cl