Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 03.03.2009 – 17 W (pat) 24/05
17. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
17 W (pat) 24/05 _______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am 3. März 2009
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 100 85 391.9-53
…
hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 3. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Prasch sowie der Richterin
Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt 08.05
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
G r ü n d e
I.
Die vorliegende Patentanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase,
welche die Priorität einer Voranmeldung in den USA vom 20. September 1999 in
Anspruch nimmt und als WO 01 / 22 216 A1 in englischer Sprache veröffentlicht
wurde. Ihr Anmeldetag ist der 29. August 2000. Sie trägt in der deutschen Übersetzung die Bezeichnung:
„Selektives Schreiben von Datenelementen aus gepackten Daten auf der Grundlage einer Maske unter Verwendung der Prädikation“.
Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 06 F des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2004 mit der Begründung
zurückgewiesen, dass der Patentanspruch 1 mangels Rechtssicherheit nicht gewährbar sei: es könne dem sachkundigen Dritten (d. h. dem Leser der Patentansprüche) nicht zugemutet werden, aus einer Sammlung von Ausführungsbeispielen dasjenige herauszusuchen, das a) nichttrivial und b) ausführbar sei. Der zumutbare Aufwand zur Bestimmung des Schutzbereichs gemäß § 14 PatG werde
durch das vorliegende Patentbegehren bei weitem überschritten (unter Verweis
Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt
den Antrag,
den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
Gemäß Hauptantrag mit Patentansprüchen 1-26 vom 5. Februar 2009, Beschreibung Seiten 1-3 vom 16. März 2004, Seiten 4-14 vom 19. März 2002, 4 Blatt Zeichnungen mit Figur 1 vom
5. Februar 2009, Figuren 2-4 vom 19. März 2002,
gemäß Hilfsantrag I mit Patentansprüchen 1-20 vom 5. Februar 2009 (dort bezeichnet mit „zweiter Hilfsantrag“), noch anzupassender Beschreibung und Zeichnungen mit Figuren wie Hauptantrag.
Außerdem regt sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an, und ferner die
Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage, ob sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 für den Fachmann unter Einbeziehung seines Fachwissens in
naheliegender Weise aus dem vorliegenden Stand der Technik (D1, D4, D5)
ergab.
Zur Begründung ihrer Beschwerde führt sie aus, soweit „keine ausreichende
Rechtssicherheit bezüglich des Schutzbereichs“ gerügt werde, sei darauf hinzuweisen, dass der Schutzbereich im Rahmen des Prüfungsverfahrens nicht zu
bestimmen sei; soweit die Prüfungsstelle möglicherweise andeuten wollte, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht klar sei, könne dem nicht gefolgt werden,
da der Anspruch 1 in eindeutiger und unmissverständlicher Weise ein Verfahren
mit bestimmten Merkmalen definiere, wobei die verwendeten Begriffe in der
Beschreibung in ausreichender Weise erläutert würden; und eine nachvollziehbare
Begründung, weshalb der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruhe, sei dem Beschluss nicht zu entnehmen. Das beanspruchte Verfahren gehe über eine simple Kombination von Prädikation mit der schrittweisen
Verarbeitung der Datenelemente von gepackten Operanden (z. B. durch Microcode) hinaus. Insbesondere sei die Ausführung der beanspruchten Arbeitsschritte
auf parallelen Verarbeitungseinheiten (gemäß Hilfsantrag) durch keine der entgegengehaltenen Druckschriften nahegelegt, was umso mehr gelte für die spezielle
Auswahl derjenigen Befehle, die für die parallele Verarbeitung vorgeschlagen würden. Darum sei erfinderische Tätigkeit erforderlich, um zur beanspruchten Lösung
zu gelangen.
Zu ihrer Anregung zur Rückerstattung der Beschwerdegebühr trägt sie vor, dass
das Prüfungsverfahren an einem wesentlichen Mangel leide, weil ihr Antrag auf
Anhörung trotz Sachdienlichkeit zurückgewiesen worden sei. Dass sie „erkennbar
kein Interesse an einer Abgrenzung des Schutzbereichs durch eine entsprechende Klarstellung“ zeigte, sei einerseits keine ausreichende Begründung für fehlende Sachdienlichkeit und andererseits schlicht nicht zutreffend.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag, hier mit einer Gliederung ähnlich wie
im Zurückweisungsbeschluss versehen, und der ihm nebengeordnete Patentanspruch 22 lauten:
(a)
„1. Verfahren zum selektiven Schreiben von Datenelementen
(a1) aus einem Operanden gepackter Datenelemente
(a2) in die den jeweiligen Orten der Datenelemente entsprechenden Orte eines Speicherplatzes für Operanden gepackter
Datenelemente,
(b) wobei jedes Datenelement selektiv in Abhängigkeit von
einem dem Datenelement zugeordneten Maskenelement
einer gepackten Maske geschrieben wird,
(b1) indem das Datenelement dann in den entsprechenden Ort
des Speicherplatzes geschrieben wird, wenn das zugehörige
Maskenelement dies anzeigt,
dadurch gekennzeichnet, dass für jedes Datenelement:
(c)
a) ein Prädikatwert aus dem zugehörigen Maskenelement
bestimmt wird, wobei der Prädikatwert ein einem Prädikatfeld
eines Befehls zuordenbarer Wert ist, der bestimmt, ob der
Befehl ausgeführt werden soll oder nicht,
(d) b) durch Ausführung eines mit einem Prädikatfeld, dem der
Prädikatwert zugeordnet ist, versehenen Schreibbefehls das
Datenelement dann in den entsprechenden Ort des Speicherplatzes geschrieben wird, wenn der zugeordnete Prädikatwert dies anzeigt.“
„22. Ein Prozessor (410), aufweisend:
einen Decodierer (416) zum Dekodieren eines Befehls oder
eines Satzes mehrerer Befehle zum selektiven Schreiben
jedes Datenelements eines Operanden gepackter Daten in
einen zugehörigen Speicherplatz;
eine mit dem Decodierer gekoppelte Prädikationsschaltung (413) zum Bestimmen eines Prädikatwerts für jedes
Datenelement des Gepackte-Daten-Operanden auf der
Grundlage eines oder mehrerer Bits eines Gepackte-Daten-
Masken-Elements, welches anzeigt, ob das zugehörige
Datenelement zum Schreiben in den zugehörigen Speicherplatz ausgewählt wird;
eine mit dem Decodierer gekoppelte Ausführungseinheit (412), welche eine oder mehrere Verarbeitungseinheiten
aufweist, die bewirken, dass das selektiv in den zugehörigen
Speicherplatz zu schreibende Datenelement in Abhängigkeit
von dem Prädikatwert geschrieben wird.“
Wegen der Unteransprüche 2 – 21 und 23 – 26 wird auf die Akte verwiesen.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I, mit einer entsprechenden Gliederung
versehen, lautet:
(a)
„Verfahren zum selektiven Schreiben von Datenelementen
(a1) aus einem Operanden gepackter Datenelemente
(a2) in die den jeweiligen Orten der Datenelemente entsprechenden Orte eines Speicherplatzes für Operanden gepackter
Datenelemente,
(b) wobei jedes Datenelement selektiv in Abhängigkeit von
einem dem Datenelement zugeordneten Maskenelement
einer gepackten Maske geschrieben wird,
(b1) indem das Datenelement dann in den entsprechenden Ort
des Speicherplatzes geschrieben wird, wenn das zugehörige
Maskenelement dies anzeigt,
dadurch gekennzeichnet, dass für jedes Datenelement:
(c)
a) ein Prädikatwert aus dem zugehörigen Maskenelement
bestimmt wird, wobei der Prädikatwert ein einem Prädikatfeld
eines Befehls zuordenbarer Wert ist, der bestimmt, ob der
Befehl ausgeführt werden soll oder nicht,
(d) b) durch Ausführung eines mit einem Prädikatfeld, dem der
Prädikatwert zugeordnet ist, versehenen Schreibbefehls das
Datenelement dann in den entsprechenden Ort des Speicherplatzes geschrieben wird, wenn der zugeordnete Prädikatwert dies anzeigt,
(e) wobei die Schritte, die jeweils für jedes Datenelement ausgeführt werden, auf parallelen Verarbeitungseinheiten ausgeführt werden,
(e1) wobei - beginnend mit dem zweiten Datenelement - Schritt a)
für ein Datenelement auf einer ersten parallelen Verarbeitungseinheit ausgeführt wird,
(e2) während Schritt b) für ein vorhergehendes Datenelement auf
einer zweiten parallelen Verarbeitungseinheit ausgeführt
wird.“
Wegen seiner Unteransprüche 2 - 20 wird wiederum auf die Akte verwiesen; der
Nebenanspruch wird im Hilfsantrag nicht aufrechterhalten.
Als Aufgabenstellung ist nunmehr (siehe Seite 3 vom 16. März 2004, Zeile 8 - 10) angegeben, „den Nachteil einer spezialisierten Schaltung zu vermeiden,
ohne die Verarbeitungsgeschwindigkeit wesentlich zu verringern“.
II.
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulässig. Sie ist jedoch nicht begründet, weil das Verfahren gemäß Patentanspruch 1
des Haupt- wie auch des Hilfsantrags zum Prioritätszeitpunkt nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhte (§ 4 PatG).
1.
Gemäß ihrer Beschreibungseinleitung befasst sich die vorliegende Patentanmeldung mit einem speziellen, besonders für Multimedia-Anwendungen geeigneten Mikroprozessor-Befehl aus der Gruppe der SIMD- (Single Instruction, Multiple Data-) Befehle, wie sie beispielsweise zum Befehlssatz des im Februar 1999
auf den Markt gekommenen Pentium-III-Prozessors gehören, auf den sich die
Anmelderin bezieht (siehe Beschreibung Seite 7 Zeile 11 - 16). Sie betrifft konkret
ein Verfahren zum selektiven Schreiben von Datenelementen aus gepackten
Daten auf der Grundlage einer Maske unter Verwendung von Prädikation.
Der vorbekannte Stand der Technik wird anhand von Figur 1 der Anmeldung
erläutert. Sie zeigt die Implementierung eines SIMD-Befehls „MASKMOVQ“ zum
selektiven Schreiben von Bytes („Datenelementen“) eines 8 Bytes umfassenden
Operanden („gepackte Daten“ in dem Sinne, dass die 8 Bytes gemeinsam in
einem 64-Bit-Register MM1 stehen, aber 8 voneinander unabhängige Datenelemente darstellen) als Hardware-Struktur innerhalb einer SIMD-Architektur eines
Mikroprozessors; dabei soll das „selektive Schreiben“, d. h. die Auswahl der zu
schreibenden Bytes, von einem als „Maske“ bezeichneten zweiten Operanden
abhängen, der 8 Masken-Bytes umfasst, die ebenfalls in einem 64-Bit-Register
MM2 stehen und somit als eine „gepackte Maske“ verstanden werden können. Der
Befehl ordnet jedem der Bytes des Operanden-Registers MM1 das entsprechende
Byte des Masken-Registers MM2 zu und bewirkt, dass in einem 8 Byte breiten
Ziel-Speicherbereich (106 in Figur 1) nur diejenigen Bytes mit dem Wert aus dem
Operandenregister MM1 überschrieben werden, die durch einen entsprechenden
Wert („FF“) im zugeordneten Masken-Byte dafür gekennzeichnet sind (= „selektives Schreiben“). Die parallele Hardware-Struktur macht es möglich, dass jeweils
8 Bytes gleichzeitig bearbeitet werden können.
Anmeldungsgemäß soll diese spezialisierte Hardware-Struktur eingespart werden,
ohne auf den MASKMOVQ-Befehl verzichten zu müssen. Dies kann auf einfache
Weise durch eine nacheinander erfolgende Bearbeitung der einzelnen Bytes des
gepackten Operanden erreicht werden, z. B. als Micro-Code programmiert. Nachteilig an einer solchen Lösung ist aber die erheblich längere Ausführungszeit für
die schrittweise Bearbeitung. Sie wird obendrein noch durch viele Verzweigungen
im Befehlsfluss verlängert, weil für jedes einzelne Byte zu prüfen ist, ob das zugeordnete Maskenbyte ein Überschreiben freigibt, andernfalls der jeweilige Schreibbefehl übersprungen werden muss; bei einem Mikroprozessor mit Sprungvorhersage (Verzweigungsvorhersage, „branch prediction“) würden so sehr viele Fehl-
Vorhersagen auftreten, welche die Effektivität einer Befehls-Pipeline stark verringern.
Daher schlägt die Anmeldung zusätzlich vor, anstelle von Verzweigungsbefehlen
Prädikations-Schreibbefehle einzusetzen. „Prädikation“ bedeutet eine nur bedingte
Befehlsausführung: abhängig von einer vorher zu prüfenden Bedingung wird ein
Prädikatwert gesetzt, und die folgenden dafür gekennzeichneten Prozessorbefehle
werden nur ausgeführt, wenn der Prädikatwert stimmt; wenn nicht, werden sie als
Nulloperation (NOP) behandelt. Dadurch kann auf explizite Sprungbefehle verzichtet werden, so dass auch keine Fehl-Vorhersagen auftreten: der Befehlsfluss
bleibt „geradlinig“.
Gemäß Hilfsantrag wird darüber hinaus noch vorgeschlagen, die einzelnen Teilschritte für jedes einzelne Datenelement auf parallelen Verarbeitungseinheiten
auszuführen, wobei eine erste parallele Verarbeitungseinheit jeweils ein Maskenelement überprüft und davon abhängig einen Prädikatwert bestimmt, während
eine zweite parallele Verarbeitungseinheit zeitlich versetzt einen Prädikations-
Schreibbefehl ausführt, d. h. abhängig vom zuvor bestimmten Prädikatwert das
zugeordnete Datenelement in die zugeordnete Speicherzelle entweder schreibt
oder nicht schreibt.
Als Fachmann für derartige Überlegungen ist ein Entwicklungsingenieur mit Hochschulausbildung anzusehen, der mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung
von Mikroprozessor-Architekturen und Micro-Code hat.
2.
Die Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag bleiben im Rahmen der
ursprünglichen Offenbarung.
Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag geht zurück auf den ursprünglichen
Anspruch 1, der durch Details aus der Beschreibung etwas klarer gefasst wurde.
Er beschreibt in seinem Oberbegriff (Merkmale (a) bis (b1)) in ganz allgemeiner
Weise das Prinzip des MASKMOVQ-Befehls, also das selektive Schreiben einzelner Datenelemente abhängig von einem zugeordneten Maskenelement für eine
Mehrzahl von Datenelementen. Dabei bleibt z. B. offen, ob die einzelnen Datenelemente gleichzeitig oder nacheinander bearbeitet werden, und ob die Ausführung ganz (wie in Figur 1 der Anmeldung) oder teilweise durch eine Hardware-
Schaltung, oder auch vollständig durch ein Mikroprozessor-Programm (Micro-
Code, Makroprogrammierung, oder etwa als Teil des Betriebssystems) erfolgt.
Der kennzeichnende Teil (Merkmale (c) und (d)) ist auf ein Prädikationsverfahren
zum Schreiben der Datenelemente gerichtet, derart, dass jedes einzelne Datenelement jeweils (nur) dann geschrieben wird, wenn der zugehörige, vorher
bestimmte Prädikatwert dies anzeigt. Dies ergibt sich ebenfalls aus dem ursprünglichen Anspruch 1 sowie aus Figur 3 und Seite 11 der Beschreibung. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher zulässig.
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist - ansonsten identisch – ergänzt um die
Merkmale (e), (e1) und (e2), die auf eine bestimmte Zuordnung von Arbeitsschritten zur Ausführung auf zwei parallelen Verarbeitungseinheiten gerichtet sind.
Auch das ist zulässig, diese Lehre war bereits Gegenstand des ursprünglichen
Anspruchs 1 und wird auf den Seiten 10 - 12 der Beschreibung näher erläutert.
3.1
Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Haupt- wie nach Hilfsantrag ist für
den genannten Fachmann ausführbar.
Gemäß § 34 Abs. 4 PatG ist die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Das ist hier gegeben, da die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe wie „gepackte Datenelemente“, „selektives Schreiben“, „Operand“, „Prädikatwert“ / „Prädikatfeld“ u. a.
in der Beschreibung erläutert werden und zumindest das Ausführungsbeispiel (ab
Seite 10 unten) in Verbindung mit Figur 3 dem Fachmann verdeutlicht, wie das
beanspruchte Verfahren durchgeführt werden könnte.
Dabei ist unerheblich, ob die Formulierung eines Anspruchs unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten umfasst (soweit diese nicht im Widerspruch zur Gesamtoffenbarung stehen), und ob der Anspruch selbst möglicherweise nicht erkennen
lässt, inwieweit Hardware- und Software-Komponenten an der Umsetzung des
Verfahrens beteiligt sind. Ist ein Anspruchsmerkmal allgemein und breit gefasst,
so dass viele Aspekte und Realisierungen darunter fallen, handelt es sich nicht um
eine Frage der Ausführbarkeit oder der Klarheit, sondern der Neuheit und der
erfinderischen Tätigkeit (vgl. BPatGE 47, 163 „Frühestmöglicher Auslösezeitpunkt“).
3.2 Wenn die Prüfungsstelle im Zurückweisungsbeschluss argumentiert, der
Patentanspruch 1 gewährleiste „keine ausreichende Rechtssicherheit bezüglich
des Schutzbereichs der Patentanmeldung“, dann ist das grundsätzlich nicht zu
beanstanden. Zwar ist der Anmelderin zuzustimmen, dass der Schutzbereich
eines Patentes im Rahmen des Prüfungsverfahrens nicht zu bestimmen ist.
Jedoch ist „im Erteilungsverfahren … für Patentansprüche zu sorgen, die die unter
Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben“ (BGH GRUR 1988, 757,
760 re. Sp. - „Düngerstreuer“), so dass „der Schutzbereich eines Patents für
Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist“ (BGH GRUR 1989, 903 „Batteriekastenschnur“).
Soweit die Prüfungsstelle „fehlende Rechtssicherheit“ hier aber mit der großen
Anspruchsbreite, mit unterschiedlichen Realisierungsmöglichkeiten oder allgemein
mit mangelnder Klarheit zu begründen versucht, kann dem im konkreten Fall nicht
gefolgt werden, s. o. 3.1.
4.
Hingegen konnte die Anmelderin den Senat nicht davon überzeugen, dass
das Auffinden des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 nach Haupt- oder nach
Hilfsantrag erfinderische Tätigkeit erforderte.
Besondere Bedeutung dafür haben die im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen
Druckschriften
D1 Thakkar, S.; Huff, Tom: The Internet Streaming SIMD Extensions. In: Intel Technology Journal Q2, 1999, S. 1 - 8, siehe:
http://www.intel.com/technology/itj/Q21999/pdf/simd_ext.pdf
D4 Song, Peter: Demystifying EPIC and IA-64. In: Microprocessor Report Newsletter, 26. Jan. 1998, S. 1 - 7
D5 Gwennap, Linley: Intel, HP Make EPIC Disclosure. In: Microprocessor Report Vol. 11 No. 7, 27. Okt. 1997, S. 1 - 5
4.1
Zum Hauptantrag
Die Merkmale (a) bis (b1) des Patentanspruchs 1 sind auf das Prinzip des MASK-
MOVQ-Befehls gerichtet, wie es im „Pentium III“-Prozessor der Anmelderin verwirklicht ist. Dieses wird beispielsweise in der im Mai 1999, also vor-veröffentlichten Druckschrift D1 insbesondere Seite 6 rechts unten / Seite 7 links oben beschrieben. Dem gemäß haben die Entwickler eine spezielle Hardware-Lösung gewählt, um den höchstmöglichen Performance-Gewinn zu erzielen.
Ferner lässt sich der D1 aber entnehmen (siehe Seite 7 links oben, Zeile 8 - 13),
dass die Entwickler alternativ auch eine Lösung mittels Mikroprogramm und
bedingten Sprungbefehlen in Betracht gezogen hatten, diese aber wegen zu
hohem Performance-Verlust durch die große Anzahl der erforderlichen Mikro-Operationen und die zwangsläufig auftretenden Sprungziel-Fehlvorhersagen („misspredictions for the branch approach“) verworfen hatten.
Dass man bedingte Programm-Sprünge und damit die zwangsläufigen Sprungziel-
Fehlvorhersagen durch den Einsatz von Prädikationsverfahren vermeiden kann,
war dem Fachmann zum Prioritätszeitpunkt jedoch vertraut, vgl. etwa D4 Seite 1
linke Spalte, Absatz 2 und Seite 3 linke Spalte unten - rechte Spalte oben (hier
wird die Verwendung von Prädikation entsprechend den beanspruchten Merkmalen (c) und (d) sogar ausdrücklich für bedingte MOVE-Befehle (wie es auch
MASKMOVQ ist) vorgeschlagen!), oder D5 Figur 2 und zugehörige Beschreibung.
Wegen des Hinweises in D1 auf den Nachteil der Sprungziel-Fehlvorhersagen,
und andererseits des Vorschlags in D4, für bedingten MOVE-Befehle Prädikation
einzusetzen, drängte es sich für den Fachmann darum geradezu auf, anstelle der
spezialisierten Hardware-Schaltung eine Programm-Lösung mit Prädikations-
Schreibbefehlen in Betracht zu ziehen. Damit war er aber schon beim beanspruchten Verfahren gemäß Hauptantrag angelangt.
Die Anmelderin hat als Indiz gegen ein Naheliegen angeführt, dass im Stand der
Technik eine andere Lösung gewählt worden sei; wenn die beanspruchte Lösung
wirklich nahegelegen hätte, dann wäre sie doch auch gewählt worden. Dieses
Argument vermag nicht zu überzeugen: Auch bei Wahl eines Prädikations-Verfahrens wird eine Ausführung als Micro- oder Makro-Programm immer langsamer
sein als eine spezielle Hardware-Schaltung. Wenn also „maximale Performance“
erreicht werden soll, ist die bekannte Hardware-Schaltung für den Fachmann die
erste Wahl. Es liegt aber im Rahmen seines fachmännischen Denkens und Handelns, Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und die durch D1 in Verbindung mit D4 oder D5 nahegelegte Programm-Prädikations-Lösung zu wählen,
wenn der Vorteil des Verzichts auf spezielle Hardware von ihm wichtiger beurteilt
wird als höchstmögliche Geschwindigkeit.
Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag ist somit nicht gewährbar, da sein
Gegenstand nicht auf einer erfinderische Tätigkeit beruht.
Über Unter- und Nebenansprüche brauchte nicht mehr befunden zu werden, da
über einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997,
120 „Elektrisches Speicherheizgerät“).
Dem Hauptantrag konnte sonach nicht gefolgt werden.
4.2
Zum Hilfsantrag
Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag umfasst zusätzlich noch die o. g. Merkmale (e), (e1) und (e2).
4.2.1 Nach Merkmal (e) sollen die Schritte, die jeweils für jedes Datenelement
ausgeführt werden, auf parallelen Verarbeitungseinheiten ausgeführt werden.
Mikroprozessoren mit mehreren parallelen Verarbeitungseinheiten waren dem
Fachmann zum Prioritätszeitpunkt zumindest als prinzipielles Konzept bereits
bekannt, siehe beispielsweise D4 Seite 1 rechte Spalte Zeile 9 - 12 oder Seite 2
rechte Spalte Zeile 9 - 11. Der zusätzliche Aufwand, solche parallelen Verarbeitungseinheiten einzubauen, ist beträchtlich; der Fachmann würde dies niemals
allein deshalb tun, damit ein bestimmter Befehl wie MASKMOVQ bei Bearbeitung
durch Micro-Code schneller abläuft. Wenn aber bei der Entscheidung über das
Design eines neuen Mikroprozessors parallele Verarbeitungseinheiten vorgesehen
werden, dann ist es völlig selbstverständlich, dass das Entwicklungs-Team jeden
Micro-Code (also ggf. auch den für einen MASKMOVQ-Befehl) sorgfältig für die
Nutzung der möglichen Parallelität optimiert.
Merkmal (e) ist somit für den Fachmann trivial.
4.2.2 Darüber hinaus geben die Merkmale (e1) und (e2) noch die spezielle Lehre,
dass auf einer ersten parallelen Verarbeitungseinheit jeweils eine Überprüfung
eines Maskenelementes zur Bestimmung eines Prädikatwerts ablaufen soll, während von einer zweiten parallelen Verarbeitungseinheit zeitlich versetzt die Prädikations-Schreibbefehle ausgeführt werden.
Nach Überzeugung des Senats entspricht eine solche dezidierte Zuordnung der
genannten Arbeitsschritte zu parallelen Verarbeitungseinheiten dem üblichen fachmännischen Handeln und kann das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit nicht
begründen.
Denn wie bereits festgestellt, lag es für einen Entwicklungsingenieur aus dem
Bereich der Mikroprozessor-Architekturen nahe, beim Design eines neuen Mikroprozessors für den MASKMOVQ-Befehl anstelle der beim „Pentium III“-Prozessor
vorgesehenen speziellen Hardware-Schaltung eine Ausführung durch Micro-Code
oder Makro-Programmbefehle in Betracht zu ziehen; entsprechende Überlegungen finden sich bereits in D1. Einem solchen Fachmann ist immer klar, dass eine
Schritt-für-Schritt-Bearbeitung einen erheblichen Geschwindigkeitsverlust bedeutet. Wenn der neue Prozessor die Möglichkeit dafür bietet, wird er deshalb eine
Parallelverarbeitung der Teilbefehle bzw. Arbeitsschritte in Betracht ziehen. Dabei
muss genau geprüft und abgewogen werden, welche Arbeitsschritte für parallele
Verarbeitung geeignet sind.
Im vorliegenden Fall bietet sich nur eine sehr begrenzte Anzahl von Möglichkeiten
an: Am einfachsten wäre eine gleichzeitige Verarbeitung aller (im Beispiel acht)
Datenelemente in (acht) parallelen Verarbeitungseinheiten, aber das war zum
damaligen Zeitpunkt schon wegen des großen Aufwandes unrealistisch. Im Falle
von (nur) zwei parallelen Verarbeitungseinheiten könnte der Fachmann entweder
viermal nacheinander jeweils zwei Datenelemente gleichzeitig bearbeiten lassen,
oder er teilt die Bearbeitung eines einzelnen Datenelementes auf die beiden Verarbeitungseinheiten auf und lässt diesen „Befehlsblock“ achtmal durchlaufen (dabei muss er natürlich beachten, dass ein jeweiliger Prädikatwert erst abgefragt
werden kann, nachdem er bestimmt wurde); letzteres entspricht den beanspruchten Merkmalen (e1) und (e2).
Es ist übliches fachmännisches Handeln, die Vor- und Nachteile der erkennbaren
Alternativen gegeneinander abzuwägen und daraus eine Auswahl zu treffen. Dies
gilt erst recht für einen Entwicklungsingenieur mit Hochschulausbildung, darum
erfordern die Merkmale (e1) und (e2) im gegebenen Zusammenhang von dem hier
zuständigen Fachmann keine erfinderische Tätigkeit.
Die Anmelderin hat eingewendet, dass die anmeldungsgemäße Zuordnung bestimmter Arbeitsschritte zu bestimmten parallelen Verarbeitungseinheiten im entgegengehaltenen Stand der Technik an keiner Stelle erwähnt werde und darum
die speziell beanspruchte Form der Parallelität nicht vorbekannt sei und sich auch
nicht ableiten lasse.
Zwar ist zuzustimmen, dass der zitierte Stand der Technik die konkrete Aufteilung
der Arbeitsschritte nicht explizit vorwegnimmt. Dies ist aber auch keine notwendige Vorbedingung für das „Naheliegen“ einer technischen Maßnahme, vgl. z. B.
BGH GRUR 2006, 930 „Mikrotom“ II. 3b). Wie ausgeführt, muss der zuständige
Fachmann für die Nutzung einer Parallelverarbeitung routinemäßig untersuchen,
welche Arbeitsschritte dafür überhaupt geeignet sind und wie der beabsichtigte
Ablauf des Programms sichergestellt werden kann. Dabei stößt er zwangsläufig
- als eine von sehr wenigen zu überprüfenden Möglichkeiten - auf die beanspruchte Lösung.
Die seitens des Durchschnittsfachmanns vorgenommene Auswahl einer von sehr
wenigen aus dem Stand der Technik ohne weiteres erkennbaren Alternativen vermag der Senat daher nicht als „erfinderische Tätigkeit“ zu werten, siehe BGH
GRUR 1996, 857 „Rauchgasklappe“.
Auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag ist daher nicht gewährbar, da sein
Gegenstand nicht auf einer erfinderische Tätigkeit beruht.
Mit dem Patentanspruch 1 fallen ebenfalls seine Unteransprüche.
Somit konnte auch dem Hilfsantrag nicht gefolgt werden.
Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss der Prüfungsstelle war
daher zurückzuweisen.
III.
Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen, weil dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Auf den Ausgang des
Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht entscheidend an, vgl. Benkard,
PatG, 10. Auflage (2006), § 80 Rdnr. 23. Maßgebend sind vielmehr alle Umstände
des Falles. Die Billigkeit der Rückzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensverstoß durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard,
Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhörung stellt einen solchen
Verfahrensverstoß dar. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis
zum Beschluss über die Erteilung auf Antrag zu hören ist, wenn es sachdienlich
ist. Sachdienlich ist eine Anhörung immer dann, wenn sie das Verfahren fördern
kann, insbesondere wenn sie eine schnellere und bessere Klärung als eine schriftliche Auseinandersetzung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhörung
kommt deshalb nur ausnahmsweise in Betracht, nämlich wenn triftige Gründe
dafür vorliegen, weil z. B. die Anhörung zu einer überflüssigen Verfahrensverzögerung führen würde (Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 ff.) - etwa wenn die Anmelderin
zu der Argumentation der Prüfungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt
oder überhaupt keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentansprüche durchzuführen. Dem Prüfer ist bei der Anwendung des unbestimmten
Rechtsbegriffs der „Sachdienlichkeit“ ein Beurteilungsspielraum zuzugestehen; bei
der Nachprüfung der Sachdienlichkeit der Anhörung ist der Senat unter Ausschluss von Zweckmäßigkeitserwägungen auf eine Rechtskontrolle beschränkt
(Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).
Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Prüfers jedoch überschritten worden, da der zur Rechtfertigung der Ablehnung des Antrags auf Anhörung
genannte Grund nicht vorliegt und andere Gründe nicht ersichtlich sind:
Im Bescheid vom 29. April 2004 hatte die Prüfungsstelle einen Vorschlag für einen
klargestellten Anspruch 1 gemacht, den die Anmelderin jedoch aus mehreren
Gründen für nicht geeignet hielt; ausführlich und auf technischen Sachverstand
gestützt setzte sie sich mit diesem Vorschlag auseinander (vgl. BPatG
7 W (pat) 57/03) und zeigte auf, warum sie mit ihm nicht einverstanden sein
konnte (siehe Eingabe vom 11. November 2004, Seite 3 unten f.). Sie legte statt
dessen eine eigene Umformulierung vor. Gerade ihre dortigen Ausführungen (Seite 6 letzter Absatz): „Sollten Bedenken dagegen bestehen bleiben, so wird telefonische Rücksprache zur Erörterung möglicher Änderungsvorschläge und/oder
eine Anhörung angeregt“ verbieten die von der Prüfungsstelle gezogene Schlussfolgerung, die Anmelderin zeige erkennbar kein Interesse an einer Abgrenzung
durch eine entsprechende Klarstellung.
Darüber hinaus entspricht es der Lebenserfahrung, dass scheinbar „harte“ Verhandlungspositionen im Rahmen eines Dialogs aufgegeben werden, wenn ihre
Aussichtslosigkeit deutlich wird, gleichzeitig aber erkennbar ist, welche Einschränkungen Erfolg versprechen könnten. Wenn auch die Beschwerde vor dem Bundespatentgericht letztendlich keinen Erfolg hatte, war es dennoch unbillig und für
das Verfahren nicht förderlich, der Anmelderin durch die Ablehnung des Antrags
auf Anhörung die Möglichkeit auf eine sachliche, den Stand der Technik betreffende Diskussion zu nehmen. Von einer „überflüssigen Verfahrensverzögerung“
kann keine Rede sein.
Sonach war die Sachbehandlung der Anmeldung durch die Prüfungsstelle mängelbehaftet und ursächlich für die Beschwerdeerhebung, so dass die angeordnete
Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit entspricht.
IV.
Die Rechtsbeschwerde zu der von der Anmelderin aufgeworfenen Frage, ob sich
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 für den Fachmann unter Einbeziehung
seines Fachwissens in naheliegender Weise aus dem vorliegenden Stand der
Technik (D1, D4, D5) ergab, war nicht zuzulassen, da weder die Fortbildung des
Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung
des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) noch eine Rechtsfrage
von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).
Dabei ist der Begriff der Rechtsfrage - in Abgrenzung zu Tatfragen - umfassend zu
verstehen (Busse, PatG, 6. Aufl., § 100 Rdnr. 22). Rechtsfrage ist die richtige
Erfassung patentrechtlicher Begriffe, die richtige Subsumtion des Sachverhalts
unter einen Rechtssatz, wohl auch die Richtigkeit der Merkmalsanalyse, auch das
richtige Erkennen des Rechtsbegriffs der erfinderischen Tätigkeit an sich, wohl
auch die Bestimmung des Fachmanns i. S. v. § 4 (Busse, a. a. O., § 100 Rdnr. 22,
§ 143 Rdnr. 303, § 4 Rdnr. 193). Dagegen ist Tatfrage die Feststellung des Sachverhalts im Einzelfall (Busse, a. a. O., § 143 Rdnr. 299). Hierzu zählen (u. a.) alle
Vorgänge im Erteilungsverfahren, die dem Fachmann offenbarte Lehre oder ob
Kenntnisse aus einem anderen Fachgebiet dem Fachmann zur Verfügung gestanden haben, ob und in welchem Umfang Wissen aus einem anderen Fachgebiet zu
berücksichtigen ist und das, was der Fachmann einem allgemeinen Erfindungsgedanken entnimmt (Busse, a. a. O., § 143 Rdnr. 299). Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist im wesentlichen Tatfrage (vgl. auch Schulte, PatG, 8. Aufl.,
BGH GRUR 87, 510, 512 - Mittelohrprothese), und zwar auch die Gesamtschau
des Standes der Technik (Busse, a. a. O., § 4 Rdnr. 193). In den Tatsachenbereich gehört es nämlich, wenn im Rahmen der Ermittlung des in der Patentschrift
offenbarten Erfindungsgedankens festgestellt wird, wie der Durchschnittsfachmann die in den Patentansprüchen verwendeten Begriffe unter Berücksichtigung
der Beschreibung und der Zeichnungen versteht und welche konkreten Vorstellungen er mit ihnen und mit dem geschilderten Erfindungsgedanken verbindet (BGH
GRUR 1999, 977 m. w. N.).
Damit handelt es sich bei der von der Anmelderin aufgeworfenen Frage nicht um
eine Rechts-, sondern um eine Tatfrage. Es geht nämlich nicht um die Bestimmung des Fachmanns als solchen, sondern darum, was der Fachmann dem Erfindungsgedanken entnimmt.
Dr. Fritsch
Prasch
Eder
Baumgardt
Fa