BPatG Beschluss vom 01.04.2009 – 29 W (pat) 102/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 102/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 46 059.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 1. April 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin

Grabrucker, der Richterin Fink sowie des Richters Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

1.

Das Verfahren wird fortgesetzt.

2.

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 werden aufgehoben.

3.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt

zurückverwiesen.

4.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I.

Die Wort-/Bildmarke

wurde am 25. Juli 2006 zur Eintragung in den Farben Rot, Schwarz, Weiß und

Grau angemeldet für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 29:

Fertiggerichte aus Fleisch; Fisch, Geflügel und Wild; Wurst

[Bratwurst, Brühwurst]; Wurstwaren; Fleischextrakte; Hamburger;

Sandwiches; Obst und Gemüse, alles konserviert, getrocknet oder

gekocht; Pommes frites und Kartoffelchips; Bratkartoffeln; Zwiebelringe; Milch, Milchshakes, Milchgetränke; Käse; Pickles; Fertiggerichte und Bestandteile für Mahlzeiten;

Klasse 35:

Merchandising; Verkaufsförderung [Sales Promotion] [für Dritte];

Online-Dienstleistungen eines E-Commerce-Abwicklers, nämlich

Waren- und Dienstleistungspräsentation, Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von

E-Commerce; Organisation, Entwicklung von Prämienprogrammen für Marketingzwecke; Vermittlung von Handelsgeschäften für

Dritte über Online-Shops; telefonische und/oder computerisierte

Bestellannahme für Teleshopping-Angebote für Dritte; Vermittlung

von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet;

Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren

und/oder Dienstleistungen für Dritte; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im

Internet und anderen Medien; Geschäftsführung, Unternehmensberatung; Personalmanagementberatung; organisatorisches Projektemanagement im EDV-Bereich; Franchising, nämlich Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how; Sammeln von Informationen

aller Art in Computerdatenbanken; Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Facility-Management, nämlich Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung

und Marketing für Immobilien; Durchführung von Auktionen und

Versteigerungen, auch im Internet; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Werbung; Werbung in allen Medien, einschließlich

Rundfunk-, Fernseh-, Kino, Print-, Videotext-, Online- und Textwerbung; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte,

Drucksachen, Warenproben); Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Aktualisierung von Werbematerial; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; Marketing [Absatzforschung]; Marketing für

Dritte in digitalen Netzen; Marktforschung; Meinungsforschung;

Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations]; Organisation und Veranstaltung von Werbeveranstaltungen; Präsentation von Firmen im

Internet und anderen Medien; Sponsoring in Form von Werbung;

Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen; Organisation

von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Erteilung von Auskünften (Information) für Verbraucher in

Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung];

Klasse 38:

Bereitstellung einer E-Commerce-Plattform im Internet; Bereitstellung von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung und Betrieb von

Chatlines, Chatrooms und Foren; Dienstleistungen eines Internet-

Providers, nämlich Vermietung und Vermittlung von Zugriffszeiten

zu Datennetzen, insbesondere zum Internet; Telefondienste für

eine Hotline oder Callcenter; Erbringen von Dienstleistungen in

Verbindung mit Onlinediensten, nämlich Liefern von Nachrichten

und Übermittlung von Informationen in Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen elektronischen Mediendiensten; Bereitstellen des Zugriffs von Informationen im Internet; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeine Informationen,

auch elektronischer Art, sowie Ausstrahlen von (TV/Radio)-Programmen im World Wide Web; Telekommunikation, insbesondere

datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste sowie in Klasse 38 enthalten für offene und

geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung

durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netzwerke, Telefon-

und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien,

Ausstrahlen von Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk);

Klasse 43:

Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants, einschließlich Außer-Haus-Verkauf.

Auf die Beanstandung der Anmeldung wegen entgegenstehender absoluter

Schutzhindernisse trug die Anmelderin vor, dass bereits eine Serie entsprechend

gebildeter Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten

eingetragen sei. Mit zwei Beschlüssen vom 8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 wies

das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurück

für die Waren und Dienstleistungen

Fertiggerichte aus Fleisch; Geflügel und Wild; Wurst (Bratwurst,

Brühwurst); Wurstwaren; Sandwiches; Fertiggerichte und Bestandteile für Mahlzeiten;

Sammeln von Informationen aller Art in Computerdatenbanken;

Zusammenstellung und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Erteilung von Auskünften (Information) für Verbraucher in Handels-

und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung];

Bereitstellung von Plattformen und Portalen im Internet; Erbringen

von Dienstleistungen in Verbindung mit Onlinediensten, nämlich

Liefern von Nachrichten und Übermittlung von Informationen in

Computernetzwerken, einschließlich On-Demand und anderen

elektronischen Mediendiensten; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeine Informationen, auch elektronischer Art, sowie Ausstrahlen von (TV/Radio)-Programmen im World Wide

Web; Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste,

soweit in Klasse 38 enthalten für offene und geschlossene Benutzerkreise; Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien, Ausstrahlen von

Rundfunksendungen (Funk und Fernsehfunk);

Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants, einschließlich Außer-Haus-Verkauf.

Zu den geltend gemachten Voreintragungen wurde ohne nähere Begründung

ausgeführt, dass die Eintragung identischer Bezeichnungen für identische Produkte keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung gewähre.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung verweist sie auf ihren Vortrag in den Parallelverfahren 29 W (pat) 128/05

- Volks-Handy, 78/06 - Volks-Vermögen, 79/06 - Volks-Camcorder, 80/06 - Volks-

Förderung, 119/06 - Volks-Kredit, 91/07 - Volks-DSL und beantragt die Zusammenfassung der Verfahren zur einheitlichen Entscheidung. Der Senat hat die

Verfahren gem. § 82 Abs. 1 MarkenG, § 147 ZPO verbunden und sie in gemeinsamer mündlicher Verhandlung behandelt. In den genannten Parallelverfahren hat

die Beschwerdeführerin ausgeführt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt

über die im Anmeldeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere

Marken vor Erlass der angefochtenen Beschlüsse eingetragen habe und weitere

Marken nach diesem Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu

ihren Gunsten eingetragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den

verfahrensgegenständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für

die Abweichung von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich

die Zurückweisungen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspraxis beeinträchtige sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschäftsmodell sei auf die beanspruchten Markenserie gestützt, die sie im Verkehr

intensiv benutze und auch gegenüber Wettbewerbern verteidige.

Der Senat hat in den Parallelverfahren 29 W (pat) 128/05 - Volks-Handy, 78/06 -

Volks-Vermögen, 79/06 - Volks-Camcorder, 80/06 - Volks-Förderung und 119/06 -

Volks-Kredit mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des

Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten.

Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes

beruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen

begründeten Eintrgungspraxis abgewichen sei.

Der Beitritt zu diesen Verfahren wurde erklärt (§ 68 Abs. 2 MarkenG) und im

Weiteren ausgeführt, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken

nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung

nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine

Bindungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare

Entscheidung. Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher

keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei

der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der

freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in jedem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen werden.

Der Senat hat in den Parallelverfahren zu 29 W (pat) 128/05 - Volks-Handy,

29 W (pat) 79/06 - Volks-Camcorder und 29 W (pat) 119/06 - Volks-Kredit das

Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

vier Fragen zur Berücksichtigung von Voreintragungen im Rahmen der Erhaltung

der gleichen Wettbewerbschancen vorgelegt (GRUR 2008, 164 ff.). U. a. lautet die

im Weiteren entscheidungserhebliche Frage 2: "Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung

nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?".

In der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zum

Vorlegegesuch vom 12. Februar 2009 (verbundene Rechtssachen C-39/08 und C-

43/08) wird in den Randnummern 15 bis 19 folgende entscheidungserhebliche

Antwort gegeben:

"15. Zudem kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats

zwar die Eintragung einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in einem

anderen Mitgliedstaat berücksichtigen, doch ergibt sich daraus

nicht, dass sie durch eine solche Entscheidung gebunden wäre,

denn die Eintragung einer Marke hängt in jedem Einzelfall von

besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, dass die

Marke nicht unter eines der in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 89/104

aufgeführten

Eintragungshindernisse

fällt

(Urteil

vom

12. Februar 2004, Henkel, C 218/01, Slg. 2004, I 1725, Rdn. 61

und 62). Der Gerichtshof hat betont, dass die Eintragung einer

identischen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen in

einem Mitgliedstaat für die Entscheidung der zuständigen Behörde, die Anmeldung einer bestimmten Marke zur Eintragung

zuzulassen oder zurückzuweisen, jedenfalls nicht maßgebend

sein kann (Urteil Henkel, Rdn. 63).

16. Diese Grundsätze müssen auch dann Anwendung finden,

wenn die Anmeldung einer Marke in einem Mitgliedstaat darauf

gestützt wird, dass eine ähnliche oder identische Marke bereits

eingetragen worden sei.

17. Die für die Eintragung zuständige nationale Behörde muss

zwar im Rahmen der Prüfung einer solchen Anmeldung, soweit sie

in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, die zu ähnlichen

Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und

besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch ist sie keinesfalls an diese

Entscheidungen gebunden.

18. Außerdem muss der von den Beschwerdeführerinnen der

Ausgangsverfahren angeführte Gleichbehandlungsgrundsatz in

Einklang gebracht werden mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns. Daraus folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte

Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um

eine identische Entscheidung zu erlangen (vgl. Urteile vom

9. Oktober 1984, Witte/Parlament, 188/83, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985, Williams/Rechnungshof, 134/84, Slg.

1985, 2225, Rdn. 14). Somit kann sich ein Unternehmen vor der

zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats jedenfalls nicht zu seinen Gunsten auf eine Entscheidungspraxis dieser Behörde berufen, die den Anforderungen aus der Richtlinie 89/104 zuwiderliefe oder dazu führte, dass die Behörde eine rechtswidrige Entscheidung trifft.

19. Daher ist auf die Fragen 1 bis 3 zu antworten, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, nicht verpflichtet ist, die in Art. 3

Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf

Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare

Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung

als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder

ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht."

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom

8. Januar 2007 und 18. Juli 2007 aufzuheben.

Der Senat hat das hier anhängige Verfahren mit Beschluss vom 2. April 2008

ausgesetzt gem. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 148 ZPO aufgrund der Parallelität

der Rechtsfragen in den Verfahren derselben Beschwerdeführerin und der damit

verbundenen Vorgreiflichkeit des Vorlagegesuchs.

II.

1.

Die Aussetzung des Verfahrens aufgrund des Vorlagegesuchs kann nach der

Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom

12. Februar 2009 aufgehoben und das Verfahren nunmehr fortgesetzt werden (verb. Rs. C-39/08 und C- 43/08).

2.

Der Gerichtshof hat in Rn. 17 seines Beschlusses festgestellt, dass eine

nationale Behörde bei Prüfung einer Anmeldung die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen muss und

dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen

Sinne zu entscheiden ist oder nicht - auch wenn insoweit keine Bindung an

Vorentscheidungen besteht. Daraus folgt, dass unter dem Aspekt des allgemeinen rechtsstaatlichen Gebots, das in jeder Verfahrensordnung gilt - gleich

ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren -, dem jeweiligen Adressaten einer

ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz

gilt gem. § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur

die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den

Adressaten auch erkennbar sein, was nur durch entsprechende Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung erfolgen kann.

Diese Rechtslage, wie sie der Gerichtshof nunmehr verlangt, stimmt mit der

früheren Prüfungsrichtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom

27. Oktober 1995 (vgl. BlPMZ 1995, 378, 383), Ziffer 4 a), überein, die lautet:

"Die Recherche …bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. …Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer

einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu

nutzen sind. …Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute

Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz

gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet werden, wenn die

frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren

oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftliche Stellungnahme des Prüfers einzuholen.

Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst

kürzere Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben

Marke die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung

hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren

Beurteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben

Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits

unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist zunächst zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat

und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen

dieselben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder

in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entscheidung

hingewiesen. Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen

für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der

Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter."

Hingegen genügt die nunmehr seit 2005 geltende Prüfungsrichtlinie des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (vgl. BlPMZ 2005,

245, 252) diesen Anforderungen des Gerichtshofs nicht. Sie lautet:

"Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender

Einzelfall. …Bestehende Eintragungen nationaler Marken

führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung."

Mit dieser Formulierung deckt die Richtlinie des Deutschen Patent- und

Markenamts nur einen Teil der in der oben genannten Entscheidung des

Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften aufgestellten Anforderungen

ab, nämlich insoweit als Vorentscheidungen selbstverständlich nicht bindend

sein können, wenn sie rechtswidrig sind oder Grund für eine andere Beurteilung des Zeichens, d. h. eine differenzierende Betrachtung besteht. Davon

war der vorlegende Senat in seinem Vorlagegesuch ebenfalls ausgegangen

und hatte - wie der Gerichtshof in Rn. 18 - auf das Spannungsverhältnis

zwischen der Gleichbehandlung der Wettbewerber und dem Gebot rechtmäßigen Handelns hingewiesen.

Der Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts von 2005 mangelt es

aber insoweit an einer Regelung, als der Gerichtshof nunmehr ausdrücklich

verlangt, dass zu ähnlichen Anmeldungen ergangene Entscheidungen berücksichtigt werden müssen und besonderes Augenmerk auf die Frage gerichtet werden muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Das

bedeutet eine Pflicht zum Vergleich, der angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale

Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine differenzierte

Beurteilung angeben, oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur unter dieser Voraussetzung

ist der Feststellung des Gerichtshofs in Rn. 18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden muss mit dem Gebot rechtstaatlichen Handelns" Genüge getan. Dies entspricht im Übrigen auch der

von der Europäischen Kommission in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008

in Rn. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt

der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.

Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts

enthalten keine derartige Begründung. Eine solche wurde auch nicht während des Beschwerdeverfahrens in den Parallelverfahren gegeben, denen

der Präsident des DPMA beigetreten ist. Der Senat geht daher davon aus,

dass eine solche Begründung auch hier zu den angegriffenen Beschlüssen

nicht gegeben werden sollt. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler

vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 S. 2 MarkenG gegebenes

Ermessen dahingehend ausübt, dass er das Verfahren zur vergleichenden

Würdigung der Vorentscheidungen in materiell rechtlicher Hinsicht entspr.

Rd. 17 der Entscheidung des Gerichtshofs und zur Begründung nach § 61

Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt insbesondere unter dem

Aspekt, dass dem Amt als zuständiger Behörde hier das erste Prüfungsrecht

als gesetzesvollziehende Gewalt zukommen soll, da sie diesen Punkt bislang

noch nicht geprüft hat. Dabei spielt der Gedanke des Instanzverlustes oder -

gewinnes keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent-

und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen handelt, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalt im

Sinne der Gewaltenteilung.

Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung auch

möglich, da es in dieser Hinsicht über Informationen verfügt, um die zu ähnlichen Anmeldungen vom DPMA vorgenommenen Eintragungen zu berücksichtigen" (vgl. EuGH verb. Rs. C-39/08 und C-43/08 Beschluss vom

12. Februar 2009, Rn. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene Datenverarbeitungssystem des Amtes dient der "Harmonisierung der

Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA 2006, S. 20).

Darüber hinaus hat die Anmelderin bereits in einem sehr frühen Verfahrensstadium, nämlich nach Erhalt der Beanstandung der Anmeldung wegen

absoluter Schutzhindernisse auf die zu ihren Gunsten erfolgten Voreintragungen hingewiesen, so dass sie insoweit auch ihrer Mitwirkungspflicht genügt hat (vgl. 29 W (pat) 13/06, Beschluss v. 1. April 2009 - SCHWABEN-

POST).

3.

Die Rechtsbeschwerde wird zur Fortbildung des Rechts gemäß § 83 Abs. 2

Nr. 2 zugelassen.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu