BPatG Beschluss vom 30.04.2009 – 35 W (pat) 419/07

BUNDESPATENTGERICHT

L e i t s a t z

Aktenzeichen:

35 W (pat) 419/07

Entscheidungsdatum:

30. April 2009

Normen:

§ 19 S 3 GebrMG, § 269 Abs 1 ZPO

Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.). Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die Beurteilung des - Demonstrationsschrank) weiterhin fest.

(vgl. BGH, GRUR 2006, 842

"erfinderischen Schritts"

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 419/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend das Gebrauchsmuster 298 24 133

(hier Löschungsantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter

Dipl.-Chem. Dr. Gerster und die Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

1. Es wird

festgestellt, dass die Antragstellerin

ihren

Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 wirksam zurückgenommen hat und dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 14. Februar 2007 damit gegenstandslos ist.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

3. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Löschungsverfahrens

in beiden Rechtszügen.

G r ü n d e

I

Die Antragsgegnerin

ist

Inhaberin des durch Abzweigung aus der

DE 198 34 925.4 mit

dem Anmeldetag

4. August 1998

eingetragenen

Gebrauchsmusters 298 24 133 mit der Bezeichnung „ Biologische Substanz“.

Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss

vom 14. Februar 2007 teilgelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.

Hiergegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2008 in der Parallelsache

35 W (pat) 440/07 vor dem erkennenden Senat hat der Vorsitzende die Beteiligten

einführend darauf hingewiesen hat, dass nach vorläufiger Auffassung des Senats

der Beschwerde des Antragsgegners wohl stattzugeben sein werde. Daraufhin

haben die Beteiligten nach weiterer Erörterung der Sach- und Rechtslage und kurzer Unterbrechung übereinstimmend eine Vertagung beantragt, um die begonnenen Vergleichsverhandlungen insbesondere hinsichtlich etwaiger Lizenzhöhe, Anspruchsfassung und Einbeziehung aller Verfahren umfassend abschließen zu

können.

Nach Scheitern dieser Vergleichsverhandlungen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 den Löschungsantrag zurückgenommen.

Auf die gerichtliche Mitteilung der Erledigung des Verfahrens durch die Rücknahmeerklärung hat die Antragsgegnerin vorgetragen, sie stimme der Antragsrücknahme nicht zu. Sie halte das Verhalten der Antragstellerin aus mehreren Gründen für rechtsmissbräuchlich, da damit nur bezweckt werde, eine das Verletzungsgericht gemäß § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung zu verhindern. In

Hinblick auf den Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung müsse daher anders als

im Nichtigkeitsverfahren die Wirksamkeit einer Löschungsantragsrücknahme nach

mündlicher Verhandlung gemäß § 269 Abs. 1 ZPO von der Zustimmung der Antragsgegnerin abhängig gemacht werden.

Die Antragsgegnerin beantragt,

a) das Löschungsbeschwerdeverfahren fortzuführen,

b) hilfsweise, festzustellen, dass sich die Antragstellerin im

Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des

angefochtenen Beschlusses berufen darf,

c) weiter hilfsweise, Zulassung der Rechtsbeschwerde

d) weiter hilfsweise, festzustellen, dass das Gebrauchsmuster in

der ursprünglich eingetragenen Fassung gültig und die Antragstellerin die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu

tragen hat.

Die Antragstellerin beantragt,

die Anträge der Antragsgegnerin in vollem Umfang als unzulässig

abzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf die Gesetzeskommentierung zur Rücknahme des

Löschungsantrags, im übrigen sei die Stellung von Anträgen nach Abschluss des

Verfahrens in der Hauptsache nicht mehr zulässig.

II.

1. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag wirksam zurückgenommen. Die

Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren

ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren nach ständiger und gefestigter Rechtsprechung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist zulässig und führt zur Beendigung des Verfahrens (vgl. Bühring,

GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. Nw.).

Das durch § 269 Abs. 1 ZPO berücksichtigte Rechtsschutzinteresse des Beklagten, durch eine Klageabweisung vor einer erneuten Klage geschützt zu werden,

entfällt sowohl beim Löschungsantrag als auch bei der Nichtigkeitsklage auf Grund

der gesetzlichen Ausgestaltung dieser Rechtsbehelfe als Popularklage, § 18

Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG.

Der Senat sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen,

wenngleich die Antragsgegnerin vorliegend zutreffend darauf hinweist, dass damit

der Beklagte in einem Verletzungsstreit eine für ihn negative und den Verletzungsrichter gem. § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung des Deutschen Patent-

und Markenamtes oder des Patentgerichts im Löschungsverfahren verhindern und

im Verletzungsstreit im Gegensatz zum Patentverletzungsstreit nochmals die Einrede der Schutzunfähigkeit erheben kann.

Seiner Entscheidung legt der Senat die Tatsache zugrunde, dass der Gesetzgeber

mit der gesetzlichen Regelung des § 19 GebrMG dem aus einem Gebrauchsmuster auf Verletzung Beklagten die Wahl gelassen hat, die Schutzfähigkeit des

Gebrauchsmusters allein mit der Einrede der Schutzunfähigkeit im Rahmen des

Verletzungsprozesses anzugreifen oder zusätzlich ein Löschungsverfahren vor

dem Patentamt durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser vom Gesetz freigestellten unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeiten stellt es sich auch als ein

legitimes prozessuales Verhalten dar, wenn der Verletzungsbeklagte im parallel

geführten Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw.

im nachfolgenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht den Löschungsantrag zurücknimmt, selbst wenn dies nur geschieht, um - wie im vorliegenden Fall - eine auf Grund der durchgeführten mündlichen Verhandlung offensichtlich drohende vollständige oder teilweise Zurückweisung des Löschungsantrags zu verhindern.

Da sich die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Zurückweisung des Löschungsantrags auch bereits vor der Durchführung der mündlichen Verhandlung andeuten

kann, - sei es durch vorbereitende Hinweise des DPMA oder des Beschwerdesenats, sei es durch Erlass eines Zwischenbescheids - und in diesem Fall eine Anwendung des § 269 Abs. 1 ZPO ohnehin ausscheidet, kann allein das Abwarten

der mündlichen Verhandlung der Rücknahme des Löschungsantrags nicht den

Charakter einer rechtsmissbräuchlichen Verfahrensweise des Antragstellers verleihen.

Der Senat verkennt dennoch nicht, dass angesichts der Entwicklung des

Gebrauchsmusters in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis Zweifel angebracht sind, ob sich die Vorschrift des § 19 S. 3 GebrMG noch als zeitgemäß erweist.

Den diese Vorschrift rechtfertigenden Grundgedanken, dass es sich bei dem

Gebrauchsmuster um ein „kleines“ Patent und damit um eine leicht verständliche

Erfindung handelt, deren Schutzfähigkeit auch der erfahrene Verletzungsrichter

beurteilen kann, hat der Gesetzgeber niemals im Gesetzeswortlaut verwirklicht.

Das einzige Tatbestandsmerkmal, das das Gebrauchsmuster noch im GebrMG

1987 vom Patent abgrenzen sollte, die so genannte „Raumform“ hat sich sehr bald

als völlig untauglich erwiesen und wurde vom Gesetzgeber im Produktpirateriegesetz vom 1. Juli 1990 ersatzlos gestrichen. Als Folge hat sich in den letzten

20 Jahren gezeigt, dass - abgesehen von den vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen Verfahrenserfindungen - bei den Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen kein qualitativer Unterschied mehr besteht und viele Erfindungen -

wie auch vorliegend - parallel angemeldet werden. Da der Bundesgerichtshof mit

der in Hinblick auf diese Entwicklung längst überfälligen Entscheidung zum jeweiligen Erfindungsgehalt von Gebrauchsmuster und Patent (BGH GRUR 2006, 842 -

Demonstrationsschrank) nur den letzten, konsequenten Schritt vollzogen hat, steht

der Verletzungsrichter vor der zunehmend schweren Aufgabe, unter Umständen

im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren bei der Frage der Schutzfähigkeit über

einen schwierigen technischen Sachverhalt eigenverantwortlich zu entscheiden,

ohne wie im Patentverletzungsstreit auf die Sachkunde des Bundespatentgerichts

zurückgreifen zu können.

Da sich diese rechtliche Problematik auch dann stellt wenn neben dem Verletzungsstreit aus einem Gebrauchsmuster kein Löschungsantrag gestellt wird oder

wenn ein Löschungsantrag vor einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen

wird, kann sie sich nach Auffassung des Senats auf die Wirksamkeit einer Antragsrücknahme unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht auswirken

und in keinem Fall dazu führen, das Verhalten der Antragsstellerin als rechtsmissbräuchlich einzustufen.

Letztlich vermag auch der Hinweis der Antragsgegnerin auf die „Enforcement guideline“ (Richtlinie 2004/EG) und eine darin gesehene Verpflichtung zur Beschleunigung der Durchsetzung von Gebrauchsmustern nicht zu einer anderen Entscheidung führen.

Eine Verzögerung der Entscheidung im Verletzungsstreit aus einem Gebrauchsmuster ergibt sich bereits durch die dem Verletzungsbeklagten frei gestellte Stellung eines Löschungsantrags. Diese Verzögerung tritt auch dann ein, wenn der

Löschungsantrag vor der mündlichen Verhandlung und damit in jedem Fall ohne

dem Erfordernis der Zustimmung durch den Antragsgegner zurückgenommen

wird.

Die Rechtsfolge der wirksamen Antragsrücknahme war in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 4 ZPO durch Beschluss auszusprechen.

2. Der hilfsweise gestellte Antrag, festzustellen, dass sich der Antragstellerin im

Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des angefochtenen Beschlusses berufen darf, erweist sich als unzulässig.

Die Frage, welche Anträge oder welche Einwände die Parteien eines Verletzungsstreits im Einzelfall zulässigerweise stellen bzw. erheben dürfen, ist allein in die

Entscheidungskompetenz des Verletzungsrichters gestellt und einer Entscheidung

durch das Patentgericht nicht zugänglich.

3. Da es sich bei der Frage der Wirksamkeit der Rücknahme des Löschungsantrags nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung um eine Frage grundsätzlicher Bedeutung handelt, war entsprechend dem Antrag die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

4. Die Verpflichtung der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens in

beiden Rechtszügen zu tragen, ergibt sich aus entsprechender Anwendung von

§ 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Auch diese Rechtsfolge war in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 durch Beschluss auszusprechen.

Da die Antragstellerin in dem Löschungsverfahren aller Voraussicht nach weitgehend unterlegen wäre, besteht aus Billigkeitsgründen kein Anlass von dieser Entscheidung abzuweichen , § 18 II GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.

Müllner

Dr. Gerster

Dr. Schuster

Pr