Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 30.04.2009 – 35 W (pat) 440/07
35. Senat
BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen:
Entscheidungsdatum:
30. April 2009
Rechtsbeschwerde zugelassen:
ja
Normen:
Biologische Substanz
Die Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren die Klage ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (Fortführung der gefestigten Rechtsprechung vgl. Bühring, GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. N.). Der Senat hält an dieser Rechtsprechung auch nach der neuen Rechtsauffassung über die Beurteilung des "erfinderischen Schritts" (vgl. BGH, GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank) weiterhin fest.
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 440/07 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 299 24 716
(hier Löschungsantrag)
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter
Dipl.-Chem. Dr. Gerster und die Richterin Dr. Schuster
beschlossen:
1. Es wird
festgestellt, dass die Antragstellerin
ihren
Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 wirksam zurückgenommen hat und dass der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 2. Juli 2007 damit gegenstandslos ist.
2.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
3. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Löschungsverfahrens
in beiden Rechtszügen.
G r ü n d e
I
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des durch Abzweigung aus der europäischen
Patentanmeldung 99 952 243.6 mit dem Anmeldetag 4. August 1999 mit Priorität
4. August 1998 (DE 198 34 925.4) eingetragenen Gebrauchsmusters 299 24 716
mit der Bezeichnung „Biologische Substanz, hergestellt aus Kernen oder Nüssen“.
Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin vom 5. Juli 2005 hat das Deutsche
Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss vom 2. Juli 2007 im über die Schutzansprüche 1 und 2 nach
Hilfsantrag vom 2. Juli 2007 der Antragsgegnerin hinausgehenden Umfang teilgelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.
Hiergegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt.
In der mündlichen Verhandlung vom 26. November 2008 vor dem erkennenden
Senat hat der Vorsitzende die Beteiligten einführend darauf hingewiesen hat, dass
nach vorläufiger Auffassung des Senats der Beschwerde der Antragsgegnerin
wohl stattzugeben sein werde. Daraufhin haben die Beteiligten nach weiterer Erörterung der Sach- und Rechtslage und kurzer Unterbrechung übereinstimmend
eine Vertagung beantragt, um die begonnenen Vergleichsverhandlungen insbesondere hinsichtlich etwaiger Lizenzhöhe, Anspruchsfassung und Einbeziehung
aller Verfahren umfassend abschließen zu können.
Nach Scheitern dieser Vergleichsverhandlungen hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 16. Januar 2009 den Löschungsantrag zurückgenommen.
Auf die gerichtliche Mitteilung der Erledigung des Verfahrens durch die Rücknahmeerklärung hat die Antragsgegnerin vorgetragen, sie stimme der Antragsrücknahme nicht zu. Sie halte das Verhalten der Antragstellerin aus mehreren Gründen für rechtsmissbräuchlich, da damit nur bezweckt werde, eine das Verletzungsgericht gemäß § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung zu verhindern. In
Hinblick auf den Zweck dieser gesetzlichen Bestimmung müsse daher anders als
im Nichtigkeitsverfahren die Wirksamkeit einer Löschungsantragsrücknahme nach
mündlicher Verhandlung gemäß § 269 Abs. 1 ZPO von der Zustimmung der Antragsgegnerin abhängig gemacht werden.
Die Antragsgegnerin beantragt,
a) das Löschungsbeschwerdeverfahren fortzuführen,
b) hilfsweise, festzustellen, dass sich die Antragstellerin im
Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des
angefochtenen Beschlusses berufen darf,
c) weiter hilfsweise, Zulassung der Rechtsbeschwerde
d) weiter hilfsweise, festzustellen, dass das Gebrauchsmuster in
der ursprünglich eingetragenen Fassung gültig und die Antragstellerin die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzen zu
tragen hat.
Die Antragstellerin beantragt,
die Anträge der Antragsgegnerin in vollem Umfang als unzulässig
abzuweisen.
Zur Begründung verweist sie auf die Gesetzeskommentierung zur Rücknahme des
Löschungsantrags, im übrigen sei die Stellung von Anträgen nach Abschluss des
Verfahrens in der Hauptsache nicht mehr zulässig.
II.
1. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag wirksam zurückgenommen. Die
Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren nach ständiger und gefestigter Rechtsprechung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist wirksam und führt zur Beendigung des Verfahrens (vgl. Bühring,
GebrMG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. Nw.).
Das durch § 269 Abs. 1 ZPO berücksichtigte Rechtsschutzinteresse des Beklagten, durch eine Klageabweisung vor einer erneuten Klage geschützt zu werden,
entfällt sowohl beim Löschungsantrag als auch bei der Nichtigkeitsklage auf Grund
der gesetzlichen Ausgestaltung dieser Rechtsbehelfe als Popularklage, § 18
Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG.
Der Senat sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen,
wenngleich die Antragsgegnerin vorliegend zutreffend darauf hinweist, dass damit
der Beklagte in einem Verletzungsstreit eine für ihn negative und den Verletzungsrichter gem. § 19 S. 3 GebrMG bindende Entscheidung des Deutschen Patent-
und Markenamtes oder des Patentgerichts im Löschungsverfahren verhindern und
im Verletzungsstreit im Gegensatz zum Patentverletzungsstreit nochmals die Einrede der Schutzunfähigkeit erheben kann.
Seiner Entscheidung legt der Senat die Tatsache zugrunde, dass der Gesetzgeber
mit der gesetzlichen Regelung des § 19 GebrMG dem aus einem Gebrauchsmuster auf Verletzung Beklagten die Wahl gelassen hat, die Schutzfähigkeit des
Gebrauchsmusters allein mit der Einrede der Schutzunfähigkeit im Rahmen des
Verletzungsprozesses anzugreifen oder zusätzlich ein Löschungsverfahren vor
dem Patentamt durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser vom Gesetz freigestellten unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeiten stellt es sich auch als ein
legitimes prozessuales Verhalten dar, wenn der Verletzungsbeklagte im parallel
geführten Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw.
im nachfolgenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht den Löschungsantrag zurücknimmt, selbst wenn dies nur geschieht, um - wie im vorliegenden Fall - eine auf Grund der durchgeführten mündlichen Verhandlung offensichtlich drohende vollständige oder teilweise Zurückweisung des Löschungsantrags zu verhindern.
Da sich die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Zurückweisung des Löschungsantrags auch bereits vor der Durchführung der mündlichen Verhandlung andeuten
kann, - sei es durch vorbereitende Hinweise des Senats, sei es durch Erlass eines
Zwischenbescheids - und in diesem Fall eine Anwendung des § 269 Abs. 1 ZPO
ohnehin ausscheidet, kann allein das Abwarten der mündlichen Verhandlung der
Rücknahme des Löschungsantrags nicht den Charakter einer rechtsmissbräuchlichen Verfahrensweise des Antragstellers verleihen.
Der Senat verkennt dennoch nicht, dass angesichts der Entwicklung des
Gebrauchsmusters in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis Zweifel angebracht sind, ob sich die Vorschrift des § 19 S. 3 GebrMG noch als zeitgemäß erweist.
Den diese Vorschrift rechtfertigenden Grundgedanken, dass es sich bei dem
Gebrauchsmuster um ein „kleines“ Patent und damit um eine leicht verständliche
Erfindung handelt, deren Schutzfähigkeit auch der erfahrene Verletzungsrichter
beurteilen kann, hat der Gesetzgeber niemals im Gesetzeswortlaut verwirklicht.
Das einzige Tatbestandsmerkmal, das das Gebrauchsmuster noch
im
GebrMG 1987 vom Patent abgrenzen sollte, die so genannte „Raumform“ hat sich
sehr bald als völlig untauglich erwiesen und wurde vom Gesetzgeber im Produktpirateriegesetz vom 1. Juli 1990 ersatzlos gestrichen. Als Folge hat sich in den
letzten 20 Jahren gezeigt, dass - abgesehen von den vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen Verfahrenserfindungen
- bei den Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen kein qualitativer Unterschied mehr besteht und
viele Erfindungen - wie auch vorliegend - parallel angemeldet werden. Da der
Bundesgerichtshof mit der in Hinblick auf diese Entwicklung längst überfälligen
Entscheidung zum jeweiligen Erfindungsgehalt von Gebrauchsmuster und Patent
(BGH GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank) nur den letzten, konsequenten
Schritt vollzogen hat, steht der Verletzungsrichter vor der zunehmend schweren
Aufgabe, unter Umständen im Gebrauchsmusterverletzungsverfahren bei der
Frage der Schutzfähigkeit über einen schwierigen technischen Sachverhalt eigenverantwortlich zu entscheiden, ohne wie im Patentverletzungsstreit auf die Sachkunde des Bundespatentgerichts zurückgreifen zu können.
Da sich diese rechtliche Problematik auch dann stellt, wenn neben dem Verletzungsstreit aus einem Gebrauchsmuster kein Löschungsantrag gestellt wird oder
wenn ein Löschungsantrag vor einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen
wird, kann sie sich nach Auffassung des Senats auf die Wirksamkeit einer Antragsrücknahme unter den Umständen des vorliegenden Falles nicht auswirken
und in keinem Fall dazu führen, das Verhalten der Antragsstellerin als rechtsmissbräuchlich einzustufen.
Letztlich vermag auch der Hinweis der Antragsgegnerin auf die „Enforcement guideline“ (Richtlinie 2004/EG) und eine darin gesehene Verpflichtung zur Beschleunigung der Durchsetzung von Gebrauchsmustern nicht zu einer anderen Entscheidung führen.
Eine Verzögerung der Entscheidung im Verletzungsstreit aus einem Gebrauchsmuster ergibt sich bereits durch die dem Verletzungsbeklagten frei gestellte Stellung eines Löschungsantrags. Diese Verzögerung tritt auch dann ein, wenn der
Löschungsantrag vor der mündlichen Verhandlung und damit in jedem Fall ohne
dem Erfordernis der Zustimmung durch den Antragsgegner zurückgenommen
wird.
Die Rechtsfolge der wirksamen Antragsrücknahme war in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 4 ZPO durch Beschluss auszusprechen.
2. Der hilfsweise gestellte Antrag, festzustellen, dass sich der Antragstellerin im
Verletzungsverfahren nicht auf die fehlende Bestandskraft des angefochtenen Beschlusses berufen darf, erweist sich als unzulässig.
Die Frage, welche Anträge oder welche Einwände die Parteien eines Verletzungsstreits im Einzelfall zulässigerweise stellen bzw. erheben dürfen, ist allein in die
Entscheidungskompetenz des Verletzungsrichters gestellt und einer Entscheidung
durch das Patentgericht nicht zugänglich.
3. Da es sich bei der Frage der Wirksamkeit der Rücknahme des Löschungsantrags nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung um eine Frage grundsätzlicher Bedeutung handelt, war entsprechend dem Antrag die Rechtsbeschwerde zuzulassen.
4. Die Verpflichtung der Antragstellerin die Kosten des Löschungsverfahrens in
beiden Rechtszügen zu tragen, ergibt sich aus entsprechender Anwendung von
§ 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Auch diese Rechtsfolge war in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 durch Beschluss auszusprechen.
Da die Antragstellerin in dem Löschungsverfahren aller Voraussicht nach weitgehend unterlegen wäre, besteht aus Billigkeitsgründen kein Anlass von dieser Entscheidung abzuweichen, § 18 II GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.
Müllner
Dr. Gerster
Dr. Schuster
Pr