Rechtsprechung / BPatG / 2009
BPatG Beschluss vom 10.06.2009 – 29 W (pat) 73/08
29. Senat
Zitiert von 2 Entscheidungen Zitiert 4 Entscheidungen 8 zitierte Normen
BUNDESPATENTGERICHT
29 W (pat) 73/08 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Markenanmeldung 307 78 307.3 08.05
hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 10. Juni 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Grabrucker, der Richterin Kopacek sowie des Richters Dr. Kortbein
beschlossen:
1.
Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. Mai 2008 wird aufgehoben.
2.
Der Erinnerungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. August 2008 wird insoweit aufgehoben, als
die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.
3.
Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückverwiesen.
4.
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e
I.
Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. November 2007 die Wortmarke
SUPERgirl
für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften,
Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder und Architekturmodelle aus Papier und Pappe; Fotografien und
Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in
Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel
(ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate);
Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung,
Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und
Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet;
Marketing, auch
für Dritte
in digitalen Netzen
(Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung
von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing;
Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung
(Sales Promotion), Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Dienstleistungen
einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von
Firmen im Internet und anderen Medien; Organisation
von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und
Werbezwecke; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Geschäftsführung für
andere; Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung bei der Organisation und Führung von
Unternehmen, insbesondere Entwicklung von Geschäftskonzepten; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; Unternehmensberatung; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die
Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte,
auch im Rahmen von e-commerce; Dienstleistungen
einer Merchandising-Agentur, soweit in Klasse 35 enthalten;
Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen,
auch in elektronischer Form und auch im Internet;
Online-Publikationen,
insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios,
nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen
auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung
von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von
Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen
von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung,
insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in
Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung
von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und
Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von
Spielen im Internet.
Mit Beschluss vom 22. Mai 2008 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die
Anmeldung mit einer pauschalierten Begründung zurückgewiesen, nachdem die
Beschwerdeführerin zu dem Beanstandungsschreiben vom 10. März 2008 keine
Stellungnahme abgegeben hatte. Dagegen hat diese Erinnerung eingelegt und zur
Begründung ausgeführt, dass für eine Zurückweisung ein lediglich mittelbarer
Sachbezug des angemeldeten Zeichens, der sich erst bei analysierender
Betrachtung und unter Zugrundelegung weiterer Gedankenschritte erschließe,
nicht ausreiche. Die Bezeichnung "SUPERgirl" beschreibe die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar und sei zudem mehrdeutig. Die
Schutzfähigkeit werde auch durch die unterschiedliche Schreibweise der Zeichenbestandteile begründet, da die vorliegende Kombination von Groß- und Kleinschreibung praxisfern und nicht branchenüblich sei. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich um eine ungewöhnliche Gesamtbezeichnung, die von einer
Sachangabe auf Grund ihrer Wortstruktur und Semantik abweiche. Es sei unzulässig, alle Ausdrücke, die irgendwie thematische Bezüge zu Medienprodukten
aufweisen könnten, als schutzunfähig anzusehen. So seien u. a. bereits die Marken 303 28 687 ("essen & trinken jedenTag"), 398 48 834 ("mein schöner Garten")
oder 307 45 400 ("gartenspaß") sowie die sprechenden Marken 307 08 198 ("Die
reinste Freude am Leben"), 305 44 827 ("Natürlich sind Sie schön") und
307 28 365 ("Das freundliche Versicherungsbüro") eingetragen worden. Darüber
hinaus seien ausweislich der von ihr vorgelegten Auszüge im nationalen, europäischen und internationalen Markenregister mehrere hundert Marken mit dem
Wortbestandteil "SUPER" eingetragen. Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin
geltend gemacht, dass vom Bundespatentgericht das Zeichen "Super Post"
(32 W (pat) 196/04) und vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Zeichen "SUPERFUND" (GM 002 271 286) für schutzfähig erachtet worden seien.
Schließlich trägt die Beschwerdeführerin vor, dass das angemeldete Zeichen kein
Freizeichen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sei.
Mit Erinnerungsbeschluss vom 20. August 2008 hat die Markenstelle für Klasse 16
den Beschluss vom 22. Mai 2008 teilweise aufgehoben und die Zurückweisung
der Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen bestätigt:
Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften,
Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber (Papeteriewaren), Kalender; Schilder aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung,
Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und
Internetwerbung; Werbung über Mobilfunknetze; Werbung durch Handy-TV; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet;
Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Verteilen von
Waren zu Werbezwecken; Verkauförderung (Sales
Promotion); Öffentlichkeitsarbeit; Dienstleistungen
einer PR-Agentur; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Organisation von Ausstellungen und Messen
für wirtschaftliche und Werbezwecke; Veranstaltung
von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken;
Beratung in Bezug auf Werbung und Marketing, insbesondere Entwicklung
von Geschäftskonzepten;
Dienstleistungen einer Merchandising-Agentur, soweit
in Klasse 35 enthalten;
Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern,
sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen,
auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen
Büchern und Zeitschriften
(nicht herunterladbar);
Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios,
nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen
auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung
von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von
Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen
von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie
kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in
Klasse 41 enthalten; Organisation und Veranstaltung
von Konferenzen, Kongressen, Konzerten und
Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle Zwecke; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Unterhaltung durch IP-TV; Durchführung von
Spielen im Internet.
in die deutsche Sprache bereits Eingang gefundene Element "girl" im Sinne von
Mädchen verstanden werde. Insofern komme dem angemeldeten Gesamtbegriff
die Bedeutung einer besonders weiblich wirkenden jungen Frau zu. Er werde
vielfach verwendet und reihe sich in die Folge vergleichbar gebildeter Verbindungen wie "Powergirl" oder "Klassegirl" ein. Damit vermittle das angemeldete Zeichen nur die Aussage, dass die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen Supergirls zum Inhalt hätten oder sich an solche junge Frauen wenden
würden. Auf einen etwaigen Werktitelschutz komme es hierbei nicht an, da die an
ihn zu stellenden Anforderungen niedriger seien. Bei "SUPERgirl" handele es sich
auch nicht um ein Wortzeichen, das nach Art eines Phantasietitels gebildet sei.
Selbst wenn darunter eine Fülle von Themen abgehandelt werden könnten, so
begründe diese Unschärfe und Mehrdeutigkeit nicht seine Herkunftsfunktion. Dies
gelte auch für die Schreibweise, die eine einfache, werbeübliche und den beschreibenden Aussagegehalt nicht verändernde Gestaltung sei. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen könnten zu keiner anderen Entscheidung führen, da sie weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung der über die Eintragung zu entscheidenden Stellen führen würden.
Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,
den Beschluss vom 22. Mai 2008 und den Beschluss vom
20. August 2008 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, sowie das gegenständliche Zeichen für alle
beanspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen.
Zur Begründung verweist sie auf das Vorbringen gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt.
II.
1.
Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 waren unter Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist. Sie entsprechen nicht den
Vorgaben des Beschlusses des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 12. Februar 2009 betreffend die verbundenen Rechtssachen
C-39/08 (Wort-/Bildmarken Volks.Handy, Volks.Camcorder und Volks.Kredit)
und C-43/08 (Wortmarke SCHWABENPOST). Darin hat er in Rdnr. 17 festgestellt, dass zwar keine Bindungswirkung von Vorentscheidungen besteht.
Jedoch muss eine nationale Behörde bei der Prüfung einer Anmeldung die
zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen früheren Entscheidungen berücksichtigen und dabei besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht. Daraus folgt, dass unter Berücksichtigung des allgemeinen rechtsstaatlichen, in jeder Verfahrensordnung
- gleich ob Gerichts- oder Verwaltungsverfahren - geltenden Gebots, dem jeweiligen Adressaten einer ihn belastenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe, die die Entscheidung tragen und für sie kausal sind, mitzuteilen sind. Dieser Grundsatz gilt gemäß § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG auch für
das Markeneintragungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt. Es besteht also nicht nur die Verpflichtung zur Einbeziehung von Vorentscheidungen in die Entscheidungsfindung als solche, sondern diese Überlegungen müssen für den Adressaten auch erkennbar sein. Dazu bedarf es
entsprechender Ausführungen in der die Anmeldung zurückweisenden Entscheidung.
a)
Dies bedingt eine Pflicht zum Vergleich des angemeldeten mit den eingetragenen vergleichbaren Zeichen. Diesen vom Gerichtshof geforderten Vergleich muss das Deutsche Patent- und Markenamt als zuständige nationale Behörde anstellen und gegebenenfalls die Gründe für eine
differenzierte Beurteilung angeben oder aber, wenn es die Voreintragungen für rechtswidrig hält, dies zum Ausdruck bringen. Denn nur
unter dieser Voraussetzung ist der Forderung des Gerichtshofs in Rdnr.
18, dass "der Gleichbehandlungsgrundsatz in Einklang gebracht werden [muss] mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns", Genüge getan.
Dies entspricht im Übrigen auch der von der Europäischen Kommission
in ihrer Stellungnahme von 13. Juni 2008 in Rdnr. 21 vertretenen Ansicht, dass das Gericht "unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht und nicht unter demjenigen des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes dazu verpflichtet ist, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen oder gegebenenfalls das Verbot einer festgestellten wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung zu berücksichtigen" hat.
b)
Die hier angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts enthalten keine derartige Begründung. Der Beschluss vom
20. August 2008 geht auf die im Rahmen des Erinnerungsverfahrens
von der Beschwerdeführerin erstmals geltend gemachten nationalen
Voreintragungen der eigenen Marken 290 03 56 - SUPER ILLU und
307 48 711 - SUPERillu sowie der Marken von Wettbewerbern, wie beispielsweise 396 33 383 - SUPER TV, 304 27 410 - Super Spaß oder
399 50 864 - Super Dog, nicht ein. Insoweit liegt ein wesentlicher Verfahrensfehler vor, weshalb der Senat sein ihm nach § 70 Abs. 3 Nr. 2
MarkenG eingeräumtes Ermessen dahingehend ausübt, dass er das
Verfahren zur vergleichenden Würdigung der Vorentscheidungen in
materiell-rechtlicher Hinsicht entsprechend Rdnr. 17 der Entscheidung
des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften
vom
12. Februar 2009 und zur Nachholung der Begründung gemäß § 61
Abs. 1 S. 1 MarkenG zurückverweist. Dies gilt vor allem unter dem Aspekt, dass das Amt als zuständige Behörde die Frage der Vergleichbarkeit der Voreintragungen bislang noch nicht geprüft hat, ihm aber als
gesetzesvollziehende Gewalt hier das erste Prüfungsrecht zukommt.
Dabei spielt der Gedanke des Instanzgewinns bzw. -verlusts keine Rolle, da es sich im Verhältnis zwischen Deutschem Patent- und Markenamt und Bundespatentgericht nicht um Instanzen, sondern um Exekutive und Judikative als grundsätzlich verschiedene Gewalten im Sinne
der Gewaltenteilung handelt.
Dem Deutschen Patent- und Markenamt ist die Vergleichsüberprüfung
im Hinblick auf die von ihm selbst eingetragenen Marken auch möglich,
da es "in dieser Hinsicht über Informationen verfügt" (vgl. EuGH,
a. a. O., Rdnr. 17). Denn das neue, im Mai 2006 in Betrieb genommene
Datenverarbeitungssystem des Amtes dient u. a. der "Harmonisierung
der Prüfungs- und Entscheidungspraxis" (vgl. Jahresbericht DPMA
2006, S. 20).
c)
Es darf hierbei jedoch nicht die Mitwirkungspflicht der Beschwerdeführerin übersehen werden, handelt es sich doch bei der Entscheidung
über die Registrierbarkeit eines Zeichens um einen mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsakt. Die für das Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt geltende Amtsermittlungspflicht hat ihre Grenze im
Maß des Zumutbaren. Das Amt muss nicht jeder noch so geringfügigen
Ähnlichkeit nachgehen. Die immanente Einschränkung der Amtsermittlung liegt nämlich in der materiellen Mitwirkungslast der Beschwerdeführerin in Bezug auf Tatsachen, die für ihren Anspruch auf Eintragung sprechen (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis,
Band 1
Markenverfahrensrecht,
Rdnr. 232;
Kopp/Ramsauer,
VerwVerfG, 9. Auflage, § 24, Rdnr. 42). Auch sie muss in ihrem Vortrag
auf entsprechende Vorentscheidungen hinweisen und diese unter Nennung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen belegen. Die
Beschwerdeführerin hat dabei zu berücksichtigen, dass nicht jede irgendwie geartete Vorentscheidung heranzuziehen ist, sondern der Vergleich mit Vorentscheidungen nur dann vernünftigerweise vom Amt angestellt werden kann, wenn sich nicht ohne weiteres und sofort die
Unterschiedlichkeit der Zeichen ergibt, und zwar - dies sei hervorgehoben - auf Grund der jeweils eingetragenen Waren und Dienstleistungen sowie des Zeitpunkts der Eintragung. Die Beschwerdeführerin hat
daher bei der Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere hinsichtlich
der Existenz vergleichbarer Voreintragungen und Zurückweisungen einschließlich gerichtlicher Vorentscheidungen, mitzuwirken und ihren
diesbezüglichen Sachvortrag entsprechend zu substantiieren (vgl.
BPatG 29 W (pat) 49/07 - Traunsteiner Anzeigen-Kurier).
Dieser Mitwirkungspflicht muss in einem möglichst frühen Stadium des
Verfahrens vor der Markenstelle nachgekommen werden. In der Regel
ist folglich bereits in der Erwiderung auf das Schreiben, mit dem erstmals die mangelnde Schutzfähigkeit des Zeichens beanstandet wird,
auf Voreintragungen und Zurückweisungen hinzuweisen. Wird von dem
Anmelder nichts vorgetragen und sind für das Amt auch keine einschlägigen Vorentscheidungen ersichtlich, so ist der vom Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften geforderten Begründungspflicht Genüge
getan, wenn es diesen Umstand darlegt.
Dieser Mitwirkungspflicht ist die Beschwerdeführerin bisher nur sehr unvollständig nachgekommen, so dass auch aus diesem Grund die Sache
an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war. Die
von ihr vorgelegten 54 Seiten umfassenden Listen aus DPINFO mit
Marken mit dem Bestandteil "SUPER" lassen nicht erkennen, ob diese
mit vorliegendem Zeichen vergleichbar sind. Zum einen sind die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht genannt. Auch geht aus
ihnen nicht hervor, ob es sich um Wort- oder Bildmarken handelt, zumal
bei letztgenannten nur die Wortbestandteile wiedergegeben sind. Zum
anderen fehlt eine konkrete Auswertung der Beschwerdeführerin, so
dass offen bleibt, welche der aufgeführten Marken dem angemeldeten
Zeichen entsprechen sollen. Insofern ist ihr Vortrag nicht ausreichend
substantiiert. Darüber hinaus ist sie auf Zurückweisungen vergleichbarer Zeichen nicht eingegangen.
Im Übrigen sind die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt und
der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in die Überlegungen nicht
einzubeziehen, da sich der Vergleich auf die vom Deutschen Patent-
und Markenamt vorgenommenen Eintragungen und Zurückweisungen
beschränkt.
d)
Hier liegt die Begründungspflicht des Deutschen Patent- und Markenamts darin, die Differenzierung darzulegen und ggf. rechtswidrige Eintragungen als solche erkennbar zu machen. Dabei sind allerdings
Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten des Publikums über
einen länger zusammenhängenden Zeitraum mit einzubeziehen, die zu
einer anderen Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens
führen können (vgl. BGH I ZB 48/08, Beschluss vom 4. Dezember 2008
- Willkommen im Leben). Eine neue Beurteilung kann auch wegen der
Änderung der Rechtsprechung oder der generellen Eintragungspraxis
Bezug auf rechtswidrig eingetragene Marken einleitet, bleibt ihr überlassen. Dem Amt ist es gesetzlich verwehrt, entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1
bis 3 MarkenG vorgenommene Eintragungen von Amts wegen der Löschung zuzuführen.
2.
Die Rechtsbeschwerde wird zwecks Fortbildung des Rechts gemäß § 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugelassen.
Grabrucker
Kopacek
Dr. Kortbein
Hu