BPatG Beschluss vom 30.06.2009 – 24 W (pat) 64/07

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 64/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache 08.05

betreffend die Marke 301 64 708

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 30. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Kober-Dehm und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

G r ü n d e

I.

advokaarst

ist am 5. Dezember 2001 unter der Nummer 301 64 708 für die Dienstleistungen

„Rechtsberatung und -vertretung“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 11. Januar 2002 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren und Dienstleistungen

„9

Software; bespielte CDs, MCs und Schallplatten; Codekarten, Magnetkarten und Chipkarten.

Druckereierzeugnisse; Kundenkarten aus Kunststoff.

Versicherungswesen; Vermittlung von Versicherungen; Finanzwesen; Ausgabe von Kreditkarten.

Sammeln und Liefern von Nachrichten; Errichten und Betreiben

einer Datenbank.

Rechtliche Beratung“

am 6. November 2002 eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 979 120

AdvoCard

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken

eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und mit Beschlüssen vom

9. Februar 2005 und 18. Juni 2007, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren

ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Begründet hat

sie ihre Entscheidung damit, dass sich mit „Rechtsberatung und -vertretung“ einerseits und „rechtlicher Beratung“ andererseits identische Dienstleistungen gegenüberstünden. Unter diesen Umständen und bei Annahme einer durchschnittlichen - wenngleich mit einer gewissen Tendenz zur Schwächung behafteten -

Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke „advokaarst“ den notwendigen, eine Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand

gegenüber der Widerspruchsmarke „AdvoCard“ nicht mehr ein. Maßgeblich für die

Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der Marken, bei

dem auch der Einfluss von übereinstimmenden, beschreibenden oder anderweitig

kennzeichnungsschwachen Bestandteilen zu berücksichtigen sei. Nach dem jeweiligen Gesamteindruck stimmten beide Zeichen in Silbenzahl, Vokalfolge und in

dem Bestandteil „advo“ überein. Die klanglichen Unterschiede in der zweiten

Worthälfte seien dagegen nicht hinreichend deutlich. „Card“ werde ebenso wie

„kaarst“ mit langem „a“ gesprochen; der nicht in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe „s“ könne bei normaler Sprechweise leicht überhört werden. Auch

der unterschiedliche Sinngehalt der Worte „Card“ und „Kaarst“ vermöge das hinreichend sichere Auseinanderhalten der Marken nicht zu gewährleisten. Angesichts des hohen Maßes an phonetischer Übereinstimmung würde den Verkehrsteilnehmern im Falle eines erwartungsgemäßen Verhörens der abweichende

Begriffsinhalt regelmäßig nicht bewusst werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er

ist der Auffassung, dass die Markenstelle zu Unrecht von einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausgegangen sei. Beide Marken

griffen unter spielerischer Veränderung das sehr bekannte Wort „Advokat“ auf. Bei

der Widerspruchsmarke habe allerdings nur die etwas andere Schreibweise

(„-Card“ gegenüber „-kat“) zur Eintragungsfähigkeit geführt. Die klangliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke tendiere wegen dieser klanglichen Ähnlichkeit zum Wort „Advokat“ gegen Null. Die sich gegenüberstehenden Silben

„-card“ und „-kaarst“ seien sowohl optisch als auch klanglich vollkommen unterschiedlich. Die Endung „-rd“ werde weich ausgesprochen, während es sich bei

„-rst“ um einen harten Zischlaut handele. Im Übrigen hätte von der Markenstelle

erkannt werden müssen, dass die Bekanntheit der Widerspruchsmarke ausschließlich auf einer kennzeichnenden Verwendung für Versicherungsdienstleistungen zurückzuführen sei. Dagegen sei die Widerspruchsmarke dort, wo

Dienstleistungsidentität zur angegriffenen Marke bestehe, nämlich bei den

Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, nie benutzt worden und daher insoweit nur

schwach kennzeichnungskräftig.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse

der Markenstelle

für Klasse 42

vom

9. Februar 2005 und vom 18. Juni 2007 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach hat die Markenstelle zutreffend erkannt, dass zwischen den

streitgegenständlichen Marken eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr

im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Widerspruchsmarke weise

eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf; in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen komme ihr sogar eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft

zu. Dagegen könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke tatsächlich

zur Kennzeichnung von „rechtlicher Beratung“ benutzt worden sei, denn nach

ständiger Rechtsprechung bestehe zwischen der unstreitig ausgeübten Dienstleistung „Versicherungswesen“ und der von der angegriffenen Marke umfassten

Dienstleistung „Rechtsberatung“ hochgradige Ähnlichkeit. Aufgrund der vorhandenen Identität der Dienstleistungen sei, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden, ein erheblicher Zeichenabstand zu fordern. Dieser Abstand werde aber - wie

die Markenstelle zu Recht festgestellt habe - von der angegriffenen Marke nicht

eingehalten. Die beiden Zeichen wiesen die gleiche Vokalfolge „a-o-a“ auf. Der

Wortbestandteil „kaarst“ der angegriffenen Marke beginne mit „kaar“ und ende auf

„st“. Dem stehe das klangliche identische „car“ vom Wortbestandteil „card“ der

Widerspruchsmarke gegenüber, das zudem auf dem hart ausgesprochenen Konsonanten „d“ ende. Die beiden jeweils letzten Konsonanten „d“ und „t“ würden im

täglichen Sprachgebrauch in der Regel nicht so deutlich ausgesprochen werden,

dass ein Unterschied zu erkennen sei. Der Verkehr berücksichtige bei den beiden

Zeichen auch den identischen Wortanfang „Advo“, der keineswegs schwach sei.

Der Bedeutungsinhalt des Wortbestandteils „kaarst“ mindere nicht die Verwechslungsgefahr, da es sich bei „Kaarst“ um eine Stadt handele, die dem Verkehr weitgehend unbekannt sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat in der Sache

keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls in klanglicher

Hinsicht eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9

Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht gemäß §§ 43 Abs. 2

Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1 MarkenG die Löschung der angegriffenen

Marke angeordnet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der

Waren-/Dienstleistungsidentität oder

-ähnlichkeit, der Markenidentität oder

-ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen

durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH

GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044

(Nr. 27) „THOMSON LIFE“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH

GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) „Pantohexal“).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die seit dem 6. November 2007 nach

§§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG mögliche Einrede der mangelnden Benutzung nicht erhoben, weshalb für die Widerspruchsmarke von den im Register

eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen ist. Insoweit stehen sich

daher identische Dienstleistungen gegenüber, nämlich die mit der angegriffenen

Marke beanspruchten Dienstleitungen „Rechtsberatung und -vertretung“ und die

ebenfalls in Klasse 42 einzuordnende Dienstleistung „Rechtliche Beratung“, für die

die Widerspruchsmarke u. a. eingetragen ist.

Im vorliegenden Fall kann - entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke - noch von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „AdvoCard“ ausgegangen werden, soweit es die mit der Widerspruchmarke beanspruchte, hier in erster Linie interessierende Dienstleistung

„Rechtliche Beratung“ betrifft. Der BGH hatte bereits mehrfach Gelegenheit, über

die Schutzfähigkeit von sogenannten „Card“-Marken zu befinden. Hiernach ist von

einem hinreichend engen beschreibenden Bezug, der zu einer Kennzeichnungsschwäche aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft führt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), in Bezug auf Waren wie „Multifunktionskarten“ (z. B. Ausweis-, Berechtigungs-, Kredit- oder Kundenkarten) und im Übrigen nur in Bezug auf solche Waren und Dienstleistungen auszugehen, die üblicherweise im Zusammenhang mit

EDV-Kartensystemen angeboten werden oder in technischer Hinsicht im Zusammenhang mit einem solchen System stehen können (vgl. BGH GRUR 2005, 417,

419 „BerlinCard“ und WRP 2009, 960, 962 (Nr. 19) „DeutschlandCard“). Auf die

mit der Widerspruchsmarke beanspruchte Dienstleistung „Rechtliche Beratung“

trifft dies ersichtlich nicht zu. Allerdings wird man im Zusammenhang mit der

Dienstleistung „Rechtliche Beratung“ auch nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchmarke „AdvoCard“ aufgrund einer (gegebenenfalls)

intensiven Benutzung der Marke im Bereich des Versicherungswesens ausgehen

können; eine derartige „Ausstrahlung“ einer durch Benutzung erworbenen, erhöhten Kennzeichnungskraft auf andere Waren und Dienstleistungen ist nur in Fällen

engster Ähnlichkeit von Waren und/oder Dienstleistungen möglich, was jedoch auf

die Dienstleistungen „Versicherungswesen“ einerseits und „Rechtliche Beratung“

andererseits nicht zutrifft (vgl. BPatG in PAVIS PROMA, 25 W (pat) 247/03

„JUCALL/JurCall“).

Mit Rücksicht auf die genannten, die Gefahr von Kollisionen erhöhenden Faktoren

genügen die in den Markenworten vorhandenen geringfügigen Abweichungen

nicht mehr, um eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu

vermeiden. Vielmehr ist hierfür ein deutlicher Markenabstand erforderlich, der jedenfalls im Klangeindruck der Vergleichsmarken nicht mehr eingehalten ist.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist maßgeblich auf den von den Kollisionsmarken hervorgerufenen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen. Insoweit kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht

auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736

(Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; BGH

GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“; GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18)

„SIERRA ANTIGUO“).

Nicht zu beanstanden ist die Feststellung der Markenstelle, dass in der Phonetik

der Markenwörter insgesamt die Gemeinsamkeiten gegenüber den Abweichungen

deutlich überwiegen. Gemäß dem beiderseitigen Gesamteindruck stimmen die

Kollisionszeichen in der Vokalfolge „a-o-a“, in ihrer Silbenzahl und auch in dem

- vom Verkehr regelmäßig mit erhöhter Aufmerksamkeit bedachten Anfangsbestandteil - „Advo“ überein. Zutreffend ist zwar der Einwand des Inhabers der angegriffenen Marke, dass der in beiden Marken enthaltene Bestandteil „Advo“ als

Kürzel für das Wort „Advokat“ verstanden wird und daher im Zusammenhang mit

rechtsberatenden Tätigkeiten an sich kennzeichnungsschwach ist. Jedoch entbindet dies in markenrechtlicher Hinsicht nicht davon, die beiderseitigen Marken in

ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen. Eine Verwechslungsgefahr ist bei

Vorhandensein eines gemeinsamen, beschreibenden Markenbestandteils nur

dann zu verneinen, wenn die durch die Abwandlung des beschreibenden Bestandteils entstandenen Unterschiede im Gesamteindruck hinreichend deutlich

werden. Die Markenstelle ist deshalb zu Recht davon ausgegangen, dass auch

der übereinstimmend vorhandene, beschreibende Markenbestandteil „Advo“ bei

der Beurteilung des Gesamteindrucks der beiderseitigen Marken berücksichtigt

werden muss (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-

FIBRAFLEX“;

GRUR 2008,

719,

(Nr. 37)

„idw Informationsdienst Wissenschaft“).

Beim Vergleich der Kollisionsmarken zeigt sich, dass die Unterschiede der Kollisionsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht hinreichend deutlich in Erscheinung treten. Neben den vorstehend bereits genannten, klanglichen Gemeinsamkeiten der Kollisionsmarken fällt zusätzlich ins Gewicht, dass - worauf ebenfalls die Widersprechende hingewiesen hat - das Wort „Card“ ebenso wie „kaarst“

mit langem „a“ gesprochen wird, die beiden Wortbestandteile mit einem deutlich

hörbaren „d“ bzw. „t“ enden und daher der in der Widerspruchsmarke enthaltene

Blaslaut „s“ bei normaler Sprechweise - insbesondere aber bei fernmündlicher

Kommunikation - leicht überhört werden wird.

Die in klanglicher Hinsicht weitgehend vorhandene Ähnlichkeit der Kollisionszeichen kann hierbei nicht durch etwaige abweichende Begriffsinhalte der Marken als

reduziert angesehen werden. Dies ist grundsätzlich zwar möglich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 214 ff.), setzt aber voraus, dass die

Sinngehalte, die eine oder beide Marken verkörpern, den inländischen Verkehrskreisen weitgehend geläufig und sofort erfassbar sind (vgl. EuGH GRUR 2006,

237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35) “ZHIR/SIR“; BGH

GRUR 2004,

600,

„d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2005,

326,

„il Patrone/Il Portone“). Auf die in der angegriffenen Marke begrifflich enthaltene

Kleinstadt „Kaarst“, die nur verhältnismäßig wenigen Verkehrteilnehmern geläufig

ist, trifft dies jedoch nicht zu, weshalb dieser Sinngehalt ein sicheres Auseinanderhalten der Marken nicht zu bewirken vermag.

Die vorliegende Entscheidung steht im Einklang mit einer vergleichbaren Entscheidung des 33. Senats des BPatG vom 10. Februar 2004, 33 W (pat) 256/02

(„AdvoCare/AdvoCard“), die in PAVIS PROMA veröffentlicht ist. Da für die Feststellung einer markenrechtlich beachtlichen Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit

der Marken in einer Richtung genügt (vgl. BGH a. a. O. „il Padrone/Il Portone“,

GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „cocodrillo“), kann letztlich dahingestellt bleiben, ob

auch die Ähnlichkeit der Kollisionsmarken in schriftbildlicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr begründen könnte.

Dafür, dem/der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb