BPatG Beschluss vom 24.09.2009 – 21 W (pat) 73/05

BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 73/05 _______________

(Aktenzeichen)

Verkündet am 24. September 2009

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 10 899.0-54

…

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. September 2009 unter Mitwirkung

des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter

Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Morawek und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. 08.05

G r ü n d e

I

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 101 10 899.0-54 wurde am

7. März 2001 unter der Bezeichnung "Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereiche,

Krankenzimmer und Ställe für den Aufenthalt von Menschen und Tieren, die durch

ecotrope Viren und infektiöse Prionen gefährdet oder infiziert sind" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am

26. September 2002.

Im Prüfungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 199 29 077 A1

D2 DE 199 11 303 A1

D3 DE 199 11 304 A1

D4 DE 197 47 622 A1

D5 DE 41 17 246 A1

D6 DE 37 00 074 A1

in Betracht gezogen worden.

Der Anmelder hat am 23. November 2004 neue Patentansprüche 1 bis 6 eingereicht.

Patentanspruch 1 lautet danach wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

M1 Herstellung eines Stoffgemisches aus Wassermolekülen und

Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren

enthalten ist, durch

M2 Abschirmung von Wänden, Decken, Körpern und elektrischen

Betriebsmitteln, die Teil von Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen sind, gegen

technisch erzeugte elektrische Felder

M3 und Abschirmung von elektrischen Leitungen zur Verhinderung der Emission technisch erzeugter elektrischer Felder

M4 und Vermeidung von Vorrichtungen zur Erzeugung anderer

elektromagnetischer Felder in den Fahrgastzellen, Wohn- und

Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen,

M5 und in den Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen sich Menschen aufhalten, oder Jung-

Tiere gehalten oder aufgezogen werden, oder Babys sich aufhalten

M6 und durch infektiöse Prionen oder durch ecotrope Viren gefährdet sind, oder Träger von diesen sind, oder an einer Verminderung der Immunfunktion, oder einer Autoimmunerkrankung, oder einer Nervenkrankheit, vornehmlich multipler Sklerose (MS), leiden.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

N1 Anordnung zur Herstellung eines Stoffgemisches nach Anspruch 1,

N2 wobei der Aufenthaltsbereich von Menschen oder Tieren im

Wirkungsbereich von Vorrichtungen zur Erzeugung von quasistatischen oder niederfrequenten magnetischen Feldern liegt.

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 lautet wie folgt (Merkmalsgliederung hinzugefügt):

P1 Herstellung von Gemischen des Stoffes Wasser und seiner Ionen durch Magnetfelder

P2 wobei die Einwirkung des Magnetfeldes auf Menschen, Tiere

oder Lebensmittel erfolgt, die mögliche Träger von infektiösen

Prionen oder ecotropen Viren sind

P3 und die Einwirkung von zeitlich begrenzter Dauer, vornehmlich

im Bereich von Minuten liegt,

P4 oder die Einwirkung lokal begrenzt ist und vornehmlich durch

Permanentmagnete erzeugt wird.

Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 N des Deutschen Patent- und Markenamts hat

mit Beschluss vom 11. Juli 2005 die Anmeldung zurückgewiesen, da der Gegenstand der Anmeldung durch den neu eingereichten Patentanspruch 1 vom

23. November 2004 unzulässig erweitert sei. Das Gleiche gelte auch für die nebengeordneten Patentansprüche 2 und 6. Ein Angebot des Anmelders "ein persönliches Gespräch über die anstehenden Fragen zu führen", hat die Prüfungsstelle mit dem Hinweis, die Durchführung einer Anhörung wäre als nicht sachdienlich anzusehen, abgelehnt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders der beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 N des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2005 aufzuheben und

das Patent zu erteilen mit den Patentansprüchen 1 bis 6, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am

23. November 2004, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß Offenlegungsschrift, sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist aber nicht begründet, denn das Verfahren

nach Patentanspruch 1 ist nicht mehr neu gegenüber dem Stand der Technik nach

Druckschrift D1. Es kann daher dahinstehen, ob der Gegenstand der Anmeldung

durch den Patentanspruch 1 unzulässig erweitert ist.

Trotz der Zurückweisung der Beschwerde ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, da die Prüfungsstelle dem Anmelder das Recht, sich zu äußern, verfahrenfehlerhaft versagt hat, § 80 Abs. 3 PatG.

1. Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, die Belastungen zu

beseitigen, die ursächlich sind für Nervenkrankheiten, die auf einer Zerstörung

oder Beeinträchtigung der Schutzschichten um die Nerven beruhen, wie MS [=

multiple Sklerose], nvCJD [= neue Variante der Creutzfeldt-Jacobschen Krankheit]

und BSE [= bovine spongiforme Enzephalopathie]. Als Belastung werden u. a.

technisch erzeugte 50/60 Hz elektrische Felder angesehen (vgl. Offenlegungsschrift, Seite 8, Abs. [0056] und [0057]).

2. Das zur Lösung dieser Aufgabe im geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte

Verfahren ist nicht mehr neu, so dass dahinstehen kann, ob es sich beim Beanspruchten möglicherweise um ein nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 S. 1 PatG dem Patentschutz nicht zugängliches Therapieverfahren handelt oder ob eine unzulässige Erweiterung gegenüber dem ursprünglichen Gegenstand der Anmeldung vorliegt,

aus der gemäß § 38 Satz 2 PatG keine Rechte hergeleitet werden können.

2.1. Der Patentanspruch 1 hat nach seinem Wortlaut die Herstellung eines Stoffgemisches aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von

Menschen und Tieren enthalten ist, zum Gegenstand. Durch die Beeinflussung

des natürlichen Körperwassers soll "neues" Wasser mit veränderter Zusammensetzung hinsichtlich des Anteils an Wassermolekülen und Ionen im Körper von

Menschen und Tieren entstehen.

2.1.1. Die unter M5 angegebenen Merkmale bringen lediglich zum Ausdruck, dass

sich in Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen oder Krankenzimmern Menschen oder Babys aufhalten, oder dass in Ställen Jungtiere gehalten oder aufgezogen werden, was üblicherweise der Fall ist, denn Fahrgastzellen oder Wohn-

und Arbeitsbereiche sind bestimmungsgemäß für den Aufenthalt von Menschen

vorgesehen. Gleiches gilt sinngemäß für den Aufenthalt von Jungtieren in Ställen.

Ein Bezug zu der beanspruchten Herstellung eines Stoffgemisches ist weder ersichtlich noch vom Anmelder vorgetragen worden. Gleiches gilt für die unter M6

angegebenen Merkmale, die lediglich zum Ausdruck bringen, dass die genannten

Menschen, Jungtiere oder Babys durch bestimmte Krankheiten gefährde sind oder

an diesen Krankheiten leiden.

Weder die Merkmale M5 noch die Merkmale M6 beinhalten konkrete Maßnahmen,

die die Herstellung des beanspruchten Stoffgemisches beeinflussen. Sie sind lediglich schmückendes Beiwerk, das das beanspruchte Herstellungsverfahren in

keiner Weise tangiert. Da die genannten Merkmale nicht auf die Lösung der dem

Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden technischen Aufgabe Einfluss nehmen, sind sie für die Beurteilung der Patentfähigkeit ohne Bedeutung.

Möglicherweise wollte der Anmelder mit den Merkmalen M5 und M6 zum Ausdruck bringen, dass sich das anspruchsgemäß hergestellte Stoffgemisch besonders für die Vermeidung von Infektionen oder Krankheiten eignet, aber diese Eignung beträfe ein im Hinblick auf § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht patentfähiges Heilverfahren, wie dem Anmelder in der Verhandlung im Einzelnen erläutert worden

war.

2.1.2. Die weiteren in dem von den oben genannten gehaltlosen Anweisungen

(Merkmale M5 und M6) entkleideten Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte (vgl. Merkmale M1 bis M4) sind nicht mehr neu. Die Merkmale M1 bis M4

erschöpfen sich in der Lehre, ein Stoffgemisch aus Wassermolekülen und Ionen

des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, dadurch herzustellen, dass während der "Herstellung" des Stoffgemisches im Körper von Menschen und Tieren eine "Abschirmung" vorgenommen wird, indem Wände, Decken

usw. gegen technisch erzeugte elektrische Felder "abgeschirmt" und auch eventuell vorhandene elektrische Leitungen "abgeschirmt" werden sollen. Wie dem Anmelder in der mündlichen Verhandlung dargelegt worden war, besitzen z. B. die

den Aufenthaltsort von Menschen oder Tieren umgebenden Wände stets eine gewisse abschirmende Wirkung, d. h. jeglicher Aufenthalt von Menschen oder Tieren

in irgendwelchen Räumen mit Wänden, Decken usw. nimmt die beanspruchte

Lehre neuheitsschädlich vorweg, denn beim Aufenthalt der Menschen oder Tiere

in den genannten Räumen läuft automatisch das beanspruchte "Herstellungsverfahren" ab.

Konkrete Abschirmmaßnahmen oder konkrete Abschirmwerte sind nicht Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 und im Übrigen aus der D1 bekannt, in der in

Spalte 2, Zeilen 30 bis 35, nicht nur darauf hingewiesen wird, dass die Bauweise

der heutigen Gebäude den Menschen vor wichtigen natürliche Schwingungen

weitgehend abschirmen, sondern dass auch die technischen Feldeinflüsse abgeschirmt werden müssen (vgl. bspw. Spalte 3 Zeile 38 bis Spalte 4, Zeile 47). Die

D1 stellt auch die technischen Mittel bereit, um die gewünschte Abschirmwirkung

zu erzielen. Insbesondere setzt sich die D1 in Spalte 2, Zeilen 28 und 29 mit der

Vermeidung der biologisch wichtigen Schumann-Resonanzen auseinander, die

auch beim Anmeldungsgegenstand eine Rolle spielen.

Der Druckschrift D1 entnimmt der zuständige Fachmann - ein Elektrotechniker mit

Hochschulbildung und beruflicher Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung

von Abschirmeinrichtungen gegen elektromagnetische Felder – als Maßnahme

gegen "Elektrostress" die Abschirmung von Wänden, Decken, Körpern und elektrischen Betriebsmitteln, die Teil von Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen

und Krankenzimmern sind (vgl. Beschreibung, Spalte 4, Zeilen 26 – 37; Spalte 5,

Zeilen 49 – 51; Spalte 6, Zeilen 18 – 41; und Spalte 7, Zeilen 35 - 47), gegen technisch erzeugte elektrische Felder mittels eines universell einsetzbaren, aus mit Silber beschichteten Fäden hergestellten, leitenden Spezialgewebes 1 (vgl. die Figuren 1 bis 7 mit Beschreibung). Dadurch soll erreicht werden, dass sich in dem abgeschirmten Bereich feldfreie Zonen ausbilden (vgl. Beschreibung, Spalte 7, Zeilen 20 bis 28). Für den Fachmann ist klar, dass mit dem leitenden Spezialgewebe

auch Ställe abgeschirmt werden können [= Merkmal M2]. Außerdem kann das leitende Spezialgewebe bspw. in Form eines Paravent 11 (vgl. die Figur 5) vor eine

Wand gestellt werden. In dieser Wand verlaufende elektrische Leitungen sind

dann ebenfalls abgeschirmt [= Merkmal M3]. Aus der Druckschrift D1 ist auch die

Vermeidung von Vorrichtungen zur Erzeugung anderer elektromagnetischer Felder in Fahrgastzellen, Wohn- und Arbeitsbereichen, Krankenzimmern und Ställen

bekannt. Dort ist als bekannte Maßnahme gegen nächtlichen "Elektrostress"

bspw. der Einsatz von Netzfreischaltgeräten in Schlafräumen genannt (vgl. Beschreibung, Spalte 4, Zeilen 23 bis 25) [= Merkmal M4].

Die die beanspruchte Herstellung des Stoffgemisches mit veränderter Zusammensetzung hinsichtlich des Anteils an Wassermolekülen und Ionen des Wassers im

Körper von Menschen und Tieren, ergibt sich somit zwangsläufig (naturgemäß) als

Wirkung der bekannten technischen Maßnahmen.

2.2. Daran, dass das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 somit mangels Neuheit nicht gewährbar ist, ändert auch der Hinweis des Anmelders auf § 2a

Abs. 1 Nr. 2 S. 2 PatG nichts. Wie der Anmelder in der mündlichen Verhandlung

zutreffend geltend gemacht hat, sind nach dieser Vorschrift Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers grundsätzlich

patentfähig. Auch das nach dem beanspruchten Verfahren hergestellte Stoffgemisch aus Wassermolekülen und Ionen des Wassers, das im Körper von Menschen und Tieren enthalten ist, soll nach den Ausführungen des Anmelders in der

mündlichen Verhandlung der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder

tierischen Körpers dienen. Der Anmelder hat aber bei seiner Argumentation übersehen, dass die genannten Stoffe oder Stoffgemische unabhängig davon, auch

wenn sie grundsätzlich dem Patentschutz zugänglich sind, neu seien und auf einer

erfinderischen Tätigkeit beruhen müssen. Das beanspruchte Verfahren nach Patentanspruch 1 und somit auch das mittels dieses Verfahrens hergestellte Stoffgemisch ist jedoch, wie vorstehend aufgezeigt, nicht mehr neu und deshalb nicht patentfähig.

3. Ein Patent darf regelmäßig nur so erteilt werden, wie es vom Patentanmelder

beantragt ist. Ihm allein obliegt es, anzugeben, was als patentfähig unter Schutz

gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Daher darf das Patent nicht in einer

Fassung erteilt werden, die der Anmelder nicht gebilligt hat. Aufgrund dieser Antragsbindung fallen mit dem nicht gewährbaren Patentanspruch 1 auch die weiteren Ansprüche 2 bis 6 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 ff. - Elektrisches Speicherheizgerät).

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist, wie beantragt, anzuordnen (§ 80

Abs. 3 PatG).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt dann in Betracht, wenn es auf

Grund besonderer Umstände nicht der Billigkeit entspricht, die Gebühr einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 80

PatG, Rdn. 21 und 25; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 73, Rdn. 124). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Der Anmelder hat in seiner Stellungnahme vom

20. November 2004 angeboten, ein persönliches Gespräch mit der Prüfungsstelle

über die anstehenden Fragen zu führen. Dieses Gesprächsangebot des nicht anwaltlich vertretenen Anmelders musste im vorliegenden Falle als Antrag zur

Durchführung einer Anhörung aufgefasst werden, und ist so auch von der Prüfungsstelle gemäß ihrem Beschluss vom 11. Juli 2005 verstanden worden. Die

Prüfungsstelle hat dem Anmelder die Anhörung verweigert, ohne dass dies die

von ihr dafür genannten oder auch andere Gründe rechtfertigen könnten. Der Anmelder hat mit seiner Bescheidserwiderung am 23. November 2004 neue Patentansprüche eingereicht, in denen ein Teil der von der Prüfungsstelle zuvor in ihrem

Bescheid vom 9. Juni 2004 gerügten Mängel beseitigt war, und im Übrigen den

Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren widersprochen.

Zur Frage der Sachdienlichkeit einer mündlichen Verhandlung im Prüfungsverfahren hat der 7. Senat

in seiner Leitsatzentscheidung 7 W (pat) 57/03 vom

22. Juni 2005 (BPatGE 49, 111 = Mitt. 2005, 554 = BlPMZ 2006, 66 (LS) - Anhörung im Prüfungsverfahren) ausgeführt: "Widerspricht der Anmelder unter Angabe

von Gründen im Einzelnen den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten

Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren und beantragt zugleich,

für den Fall des Fortbestehens der Bedenken der Prüfungsstelle, die Anberaumung einer Anhörung, ist die Anhörung in der Regel sachdienlich, auch wenn keine geänderten Patentansprüche vorgelegt werden". Bei einem solchen Verfahrensstand ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit geboten ist, ihre

gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern

und gegebenenfalls zu einem Einvernehmen bezüglich einer gewährbaren Anspruchsfassung zu gelangen

(vgl. Senatsbeschluss vom 28. April 2009,

21 W (pat) 41/05). Danach wäre eine Anhörung im vorliegenden Fall ohne Einschränkungen sachdienlich gewesen.

Auch der vorliegend von der Prüfungsstelle zur Begründung der Ablehnung der

beantragten Anhörung genannten Entscheidung des 23. Senats

vom

22. Oktober 1998 (23 W (pat) 35/97) lag ein nicht vergleichbarer Sachverhalt zugrunde, da dort auch auf den zweiten – zur Wahrung des rechtlichen Gehörs erlassenen – Prüfungsbescheid hin der Anmelder keine neuen Ansprüche eingereicht hat.

Dr. Winterfeldt

Baumgärtner

Dr. Morawek

Veit

Pü