BPatG Beschluss vom 11.11.2009 – 29 W (pat) 68/07

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 68/07 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 306 59 495.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung am 11. November 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein 08.05

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für

Klasse 16 des Deutschen Patent

-und Markenamts vom

19. April 2007 aufgehoben, soweit die Anmeldung zugewiesen

worden ist für "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus

Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von

Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)".

Die Wortmarke 306 59 495.1

G r ü n d e

I.

Carcavelos

ist für die Waren und Dienstleistungen

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für

medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen

Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse;

Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16

enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Leder und Lederimitationen

sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und

Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und

Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus

Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein,

Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für

Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme

und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan

und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten

(ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug; Turn-

und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer"

am 27. September 2006 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die

Anmeldung mit Beschluss vom 19. April 2007 teilweise zurückgewiesen für die

Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate); Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise-

und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel,

Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork,

Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen; Elfenbein, Fischbein,

Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt

und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kämme und

Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan

und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und

Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche,

Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten

(ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug".

Zur Begründung hat sie ausgeführt, "Carcavelos" bezeichne unstrittig ein regionales Gebiet in der Nähe von Lissabon und sei freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG. Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis bemesse sich nicht - wie

bei der Unterscheidungskraft - nach der Auffassung aller beteiligten Verkehrskreise, sondern es komme auf die Interessen der Mitbewerber an. Deutschland sei

für Portugal seit vielen Jahren zweitwichtigster Außenhandelspartner. Der portugiesische Export konzentriere sich auf Leder, Textilien, Bekleidung, Schuhe,

pflanzliche Nahrungsmittel, Holz und Kork. Es sei nicht ausgeschlossen, dass in

einem Touristengebiet verschiedene Handwerkszweige untergebracht seien, die

Gebrauchsgegenstände oder portugiesische Andenken herstellten. Hierfür böten

sich Waren der Klassen 18 bis 21 und 24 bis 28, beispielsweise Töpferwaren,

Tischdecken, Holz- und Lederwaren, an. Für Druckereierzeugnisse und Fotografien sei "Carcavelos" als Inhaltsangabe und Gegenstandsbeschreibung geeignet. Um die Angabe des Herstellungsortes bei der Beschreibung der Waren und

die Möglichkeit der Information über Reiseziele in den Medien zu sichern, dürfe

die Bezeichnung "Carcavelos" nicht zugunsten eines Anbieters monopolisiert

werden. Für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei kein Nachweis erforderlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt die fragliche

Angabe in Deutschland bereits verwendet werde. Zudem fehle der angemeldeten

Bezeichnung "Carcavelos" auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der Begriff für ein in Portugal liegendes Urlaubsziel und

ein Weinanbaugebiet in Deutschland bekannt sei. Der Hinweis der Anmelderin auf

ihrer Auffassung nach relevante Voreintragungen sei unbeachtlich, weil selbst

identische Voreintragungen das Patentamt nicht binden würden und jede Markenanmeldung gesondert auf absolute Schutzhindernisse zum Zeitpunkt der

Entscheidung zu prüfen sei. Zudem habe der EuGH in der "Henkel"-Entscheidung

(vgl. GRUR 2004, 428 ff.) festgestellt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke

ausschließlich aufgrund des inländischen Verkehrsverständnisses beurteilt werden

müsse. Hinsichtlich der von der Anmelderin genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 32/02 "NEVADA" und 28 W (pat) 155/03 "OGDEN"

bestünden bereits erhebliche Unterschiede in den Warenverzeichnissen, so dass

sich eine abweichende Beurteilung ergebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin und Beschwerdeführerin.

Sie vertritt die Auffassung, die angemeldete Marke beschreibe weder den Ort der

Herkunft der Waren oder die Waren selbst, noch preise sie diese in schutzunfähiger Weise an. Geografische Ortsangaben seien nur dann gemäß § 8 Abs. 2

Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie aus Zeichen oder

Angaben bestünden, die ausschließlich und naheliegend der Bezeichnung der

geografischen Herkunft dienten und von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell

oder in naher Zukunft in der Weise mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht würden, dass die Betroffenen unzweifelhaft annehmen würden, die

geschützten Waren würden gerade in dem als Marke angemeldeten Ort hergestellt oder vertrieben werden. Die Bezeichnung "Carcavelos" betreffe eine Kleinstregion in Portugal, die in Deutschland in Verbindung mit den betreffenden Waren

unbekannt sei. Zu verweisen sei auf die Entscheidung des BPatG "OGDEN"

(28 W (pat) 155/03), in der ein Freihaltebedürfnis für eine Kleinstregion, die für die

beanspruchten Waren nach Größe und Infrastruktur nicht in Betracht komme, verneint worden sei. "Carcavelos" erwecke beim überwiegenden Teil des deutschen

Publikums außerdem nicht den Eindruck eines portugiesischen Ortsnamens. Der

Verkehr werde die angemeldete Marke als Fantasiewort auffassen. Die von der

Markenstelle vorgelegten Unterlagen belegten außer für "Wein" oder für die

Dienstleistung "Tourismus" keine dortige Herstellung der angemeldeten Waren.

Die beanspruchten Waren kämen in fast allen Gebieten der Erde vor, weshalb

keine besondere Assoziation

zu

"Carcavelos" bestehe

(vgl. BPatG

26 W (pat) 294/03 - La Paesana) und es an einer besonderen Nähebeziehung

zwischen der Region und den Waren fehle. Der EuGH habe die Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung "Cloppenburg" festgestellt, da es sich nicht um einen Ort

mit besonders herausragender Bekanntheit handele, obwohl dieser dem deutschen Verkehr bekannter sei als "Carcavelos". Zudem sei die Marke "Carcavelos"

für Waren der Klasse 25 als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer CTM 658302

eingetragen. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin die Eintragung zahlreicher Marken geltend, die aus geografischen Herkunftsbezeichnungen bestehen

würden,

insbesondere die Marken 302 01 239 "VALPARAISO", 302 01 238

"PUERTO VIEJO", 302 02 386 "Santiago", 302 09 161 "Cordero", 302 12 186

"Santa Martha", 301 31 418 "Kap Horn", 301 15 070 "VASCO VIEJO", 301 04 828

"Camerino", 300 87 503 "NORDCAP". Die eingetragenen Marken seien sogar als

Tourismus- oder Weinbauorte durchaus bekannt. Die Versagung der Eintragung

stünde im klaren Widerspruch zu den bisherigen Eintragungen; Gründe für diese

Ungleichbehandlung seien nicht ersichtlich.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin die teilweise

Rücknahme der Anmeldung erklärt. Sie beansprucht die angemeldete Marke noch

für folgende Waren, für die zum großen Teil die Eintragbarkeit bereits von der

Markenstelle bejaht worden ist:

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmaterial und

Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 18 enthalten; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel

(ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus

Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern,

Druckstöcke;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht

aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten

(mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial;

Putzzeug; Stahlspäne; rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas);

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

Christbaumschmuck;

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. April 2007 insoweit aufzuheben, als der angemeldeten Marke für die nunmehr beanspruchten Waren die Eintragung versagt worden ist.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da

nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke auch für

die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren

"Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geräte

und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder

plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise

bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)"

ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht sowie eine

hinreichende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzunehmen

ist. Die angemeldete Bezeichnung "Carcavelos" stellt insoweit keine geografische

Herkunftsangabe dar.

1.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geografische Herkunft, für alle frei verwendbar zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR

1999, 723, 725 - Chiemsee, Nr. 25). Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt. Einer Registrierung von geografischen Bezeichnungen steht aber auch das Allgemeininteresse entgegen,

welches insbesondere darauf beruht, dass diese nicht nur die Qualität und

andere Eigenschaften der betreffenden Warengruppen anzeigen, sondern

auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können,

etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem

Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (EuGH

Chiemsee, a. a. O., Nr. 26). Insoweit kommt bei der Prüfung, ob ein geografischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung anzusehen ist (und nicht

nur bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), auch dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher

Bedeutung zu. Nur wenn die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort oder mit den Eigenschaften der als solche erkennbaren geografischen Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können, scheidet das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 31;

Ullmann, GRUR 1999, 666, 672 li. Sp.). Dagegen ist nicht erforderlich, dass

ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der

früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, a. a. O.,

Nr. 35).

1.1. "Carcavelos" ist ein kleiner Ort in Portugal, ungefähr 12 Kilometer westlich

von Lissabon. Er bietet die ersten ausgedehnten Strände außerhalb Lissabons und ist bei Surfern sehr beliebt. In "Carcavelos" befinden sich zahlreiche Hotels, die - auch von deutschen Reiseveranstaltern - für deutsche

Portugal-Urlauber angeboten werden. Dabei lässt die Zahl der Hotelangebote auf einen beachtlichen Umfang von Tourismus schließen (vgl. die von

der Markenstelle dem Beschluss vom 19. April 2007 beigefügten Recherchebelege).

1.2. Auch wenn es sich um einen im Hinblick auf den deutschen Tourismus

nicht unbekannten Ort handelt, ist dennoch davon auszugehen, dass ein

nicht unbeachtlicher Teil des deutschen Verkehrs und damit auch der

angesprochenen Verkehrskreise (sowohl Fachkreise als auch Durchschnittsverbraucher) "Carcavelos" nicht kennt, was von vornherein nicht nur

für eine Unterscheidungskraft, sondern auch gegen ein Freihaltebedürfnis

spricht (vgl. BPatG 24 W (pat) 10/08 - Halcyon). Sofern der Ort bekannt ist,

bezieht sich diese Bekanntheit ausschließlich auf den Umstand, dass es

sich um einen Touristenort handelt. Dies belegen die ermittelten Fundstellen aufgrund der zahlreichen Hotelangebote eindeutig; zudem wird "Carcavelos" als "charming little town" mit schönen Stränden (wenn der Ort bekannt ist, dann allein hierfür) und kleinen Märkten beschrieben.

1.3. Wie vorstehend ausgeführt, kann gegen die Eignung des Namens eines Herstellungsortes als geografische Angabe vor allem der Umstand sprechen,

dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungsunternehmen anbietet, noch mit relevanten Anknüpfungspunkten in

Zukunft zu rechnen ist, weil eine dahingehende Entwicklung wegen der geografischen Eigenschaften des Ortes auch aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise unwahrscheinlich ist. Insoweit kann die Art der beanspruchten

Waren und Dienstleistungen die Wahrscheinlichkeit der Verwendung eines

Ortsnamens als geografische Herkunftsangabe entscheidend reduzieren. Mit

Blick auf den touristischen Charakter von "Carcavelos" ist dies gerade für die

noch verbleibenden Waren anzunehmen. Weder handelt es sich dabei um typische Touristenwaren, d. h. Souvenirs, noch um Waren, die zu den typischen Exportartikeln Portugals wie Leder, Textilien oder aber Maschinen,

Fahrzeuge, Energie und Chemieprodukte (vgl. Anlage zum Beschluss der

Markenstelle) zählen, für die Portugal bzw. dessen Industrie bekannt sind.

1.4. Firmen, die die noch in Rede stehenden Waren "Lehr- und Unterrichtsmittel

(ausgenommen Apparate); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche

(nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von

Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise

bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)" herstellen, konnten derzeit

in "Carcavelos" nicht ermittelt werden. Für die Herstellung dieser Produkte

kann der Ortsbezeichnung "Carcavelos" daher keine irgendwie geartete Bekanntheit zukommen; insbesondere weisen diese Warengruppen keine Eigenschaften auf, die den Eigenschaften des Ortes "Carcavelos" als touristisches Ziel entsprechen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass der

Ort "Carcavelos" gegenwärtig mit den in Rede stehenden Waren in Verbindung gebracht wird. Dies gilt auch im Hinblick auf künftige Entwicklungen.

Zwar besteht eine rein theoretische Möglichkeit, dass sich Fabriken, die die

betreffenden Waren herstellen, in Zukunft dort ansiedeln könnten; dies reicht

aber allein für eine Verneinung der Schutzfähigkeit nicht aus. Eine Ansiedelung muss vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten sein (vgl. BGH Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08 - Vierlinden). Aufgrund des Umstands, dass es sich um einen Touristenort handelt, ist die Ansiedelung der

in Rede stehenden Herstellungsbetriebe gerade nicht "vernünftigerweise" zu

erwarten, bereits deshalb nicht, weil gerade in einem Touristenort die Grundstückspreise nicht so niedrig sind, dass dies für jegliche Industrieansiedelungen attraktiv erscheinen könnte. Portugal gehört zudem nicht mehr zu den

Billiglohnländern, so dass eine Ansiedelung in einem auf Tourismus ausgerichteten Ort bereits unter unternehmerischen Gesichtspunkten als wenig

rentabel zu erachten ist.

2.

Aufgrund des Umstands, dass einem beachtlichen Teil des inländischen Verkehrs "Carcavelos" nicht als geografische Herkunftsangabe bekannt ist und

darüber hinaus derjenige Teil des Verkehrs, der "Carcavelos" zwar als Touristenort kennt, diesen aber nicht mit den in Rede stehenden Waren in Verbindung bringen wird, steht der Eintragung der vorliegenden Anmeldung

auch nicht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft

nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu