Rechtsprechung / BPatG / 2020
BPatG Beschluss vom 23.09.2020 – 20 W (pat) 6/19
20. Senat · ECLI:DE:BPatG:2020:230920B20Wpat6.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
20 W (pat) 6/19 ________________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
23. September 2020
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2017 002 439.1
…
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung
vom 23.09.2020 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin
Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer und Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
ECLI:DE:BPatG:2020:230920B20Wpat6.19.0
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
1.
Das vorliegende Verfahren geht auf die frühere Anmeldung der Anmelderin
mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 zurück, der folgender
Sachverhalt zugrunde liegt:
Am 04.12.2015 hat die anwaltlich vertretene Anmelderin einen Antrag auf Erteilung
eines Patents in elektronischer Form beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA)
eingereicht,
umfassend
das Antragsformular P2007e,
eine
Erfinderbenennung mittels Formular P2792e, eine Zusammenfassung, 19 Seiten
Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen sowie 5 Seiten mit Figuren 1 bis
6, jeweils in englischer Sprache. Gleichzeitig hat die Anmelderin die Priorität der
Anmeldung GB 14 22 382.0 vom 16.12.2014 in Anspruch genommen und
Prüfungsantrag gestellt. Auf dem Antragsformular
ist das anmelderseitige
Aktenzeichen mit „P5973DE“ und als Bezeichnung der Erfindung „METHODS AND
SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE RADIOS TO TALKGROUPS“
angegeben. Ferner ist in dem Formular angegeben, dass die Anmeldung 19 Seiten
Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen und 5 Figuren umfasst. Die der
Anmeldung angehängten Unterlagen
tragen das anmelderseitige Zeichen
„P5835DE“ und die Beschreibung beginnt auf Seite 1 mit dem Titel „INPUT
CURRENT LIMITED POWER SUPPLY AND AUDIO POWER AMPLIFIER FOR
HIGH POWER REPRODUCTION OF NONDETERMINISTIC SIGNALS“.
Am 23.12.2015 hat der Bevollmächtigte der Anmelderin Prioritätsunterlagen
(GB 14 22 382.0)
nachgereicht,
umfassend
16 Seiten Beschreibung,
20 Patentansprüche, eine Zusammenfassung und 5 Figuren, jeweils in englischer
Sprache.
Mit Schreiben vom 14.03.2016, beim DPMA eingegangen am selben Tag, hat der
Bevollmächtigte der Anmelderin eine „deutschsprachige Übersetzung der am
4. Dezember 2015 eingereichten Patenanmeldung“ eingereicht, umfassend
18 Seiten Beschreibung, welche die Bezeichnung „Verfahren und Systeme zur
Bereitstellung von Funkgeräten an Gesprächsgruppen“ trägt, 20 Patentansprüche,
eine Zusammenfassung sowie 5 Figuren; auf den vorgenannten Unterlagen ist
jeweils das anmelderseitige Zeichen „P5973“ angegeben.
Mit Bescheid der Prüfungsstelle für Klasse H 03 F des DPMA vom 29.12.2016
wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass die am 04.12.2015 ursprünglich
eingereichten Unterlagen einen völlig anderen Gegenstand beträfen als die
beanspruchte Prioritätsanmeldung GB 14 22 382.0 sowie die am 14.03.2016
eingereichten, als Übersetzung bezeichneten Unterlagen. Die ausländische Priorität
könne deshalb nicht wirksam beansprucht werden. Der weiteren Prüfung würden
daher die ursprünglich eingereichten englischsprachigen Unterlagen zugrunde
gelegt. Gleichzeitig
hat
die
Prüfungsstelle
die Druckschrift
(1)
DE 10 2015 006 657 A1 in das Prüfungsverfahren eingeführt und dargelegt, dass
diese sämtliche Merkmale der Patentansprüche gemäß den ursprünglich
eingereichten Unterlagen neuheitsschädlich vorwegnehmen würde.
Mit Eingabe vom 31.03.2017 hat der Bevollmächtigte der Anmelderin beantragt, den
Anmeldetag der Anmeldung auf den 14.03.2016, also den Eingang der als deutsche
Übersetzung bezeichneten Unterlagen, zu verschieben und einen weiteren
Prüfungsbescheid auf der Grundlage der damit vorliegenden Ansprüche zu
erlassen.
Mit Bescheid vom 14.11.2017 hat die Prüfungsstelle dargelegt, dass dem Antrag
auf Verschiebung des Anmeldetages nicht entsprochen werden könne. Ferner hat
sie ausgeführt, dass die am 14.03.2016 eingereichten Übersetzungsunterlagen eine
unzulässige Erweiterung der am 04.12.2015 eingereichten Patentanmeldung
darstellten und daher die ursprünglich eingereichten englischsprachigen Unterlagen
Grundlage des Prüfungsverfahrens seien, wobei die geltenden Patentansprüche
aber mangels Neuheit nicht patentfähig seien.
Nach einer weiteren Eingabe des Bevollmächtigten der Anmelderin vom 07.06.2018
hat die Prüfungsstelle am 27.09.2018 eine mündliche Anhörung durchgeführt, im
Rahmen derer der Bevollmächtigte der Anmelderin folgende Anträge gestellt hat:
1. Den Anmeldetag der Anmeldung auf den 14.03.2016, also den
Eingang der als deutsche Übersetzung bezeichneten Unterlagen zu
verschieben und das Patent auf der Grundlage der somit
vorliegenden deutschsprachigen Ansprüche zu erteilen.
2. Hilfsweise festzustellen, dass die Anmeldung nach § 35a PatG
als zurückgenommen gilt, weil die erforderliche deutsche
Übersetzung nicht fristgemäß eingereicht wurde.
Mit Beschluss vom 04.10.2018 hat die Prüfungsstelle die Patentanmeldung
zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass die
Voraussetzungen für das beantragte Verschieben des Anmeldetags auf den
14.03.2016 gemäß § 35 Abs. 2 PatG nicht vorlägen, da es aufgrund der am
04.12.2015 eingereichten, durchgehend nummerierten und in sich schlüssigen
englischsprachigen Unterlagen – auch unter Berücksichtigung der Angaben im
Antragsformular P2007 –
für den Eingangsprüfer
im Rahmen der
Offensichtlichkeitsprüfung keinen Anlass gegeben habe, die Anmelderin zur
Nachreichung offensichtlich
fehlender Beschreibungsteile oder Figuren
aufzufordern. Die abweichenden Bezeichnungen sowie anmelderseitigen
Aktenzeichen auf dem Antragsformular einerseits und den beigefügten
Anmeldeunterlagen andererseits rechtfertigten keine andere Beurteilung, da es sich
um keine offensichtlichen Mängel handle. Da die Gegenstände der am 14.03.2016
eingereichten deutschsprachigen Patentansprüche
in den am 04.12.2015
eingereichten englischsprachigen Unterlagen nicht offenbart seien und die
Anmelderin trotz Aufforderung keine angepassten Unterlagen eingereicht habe, sei
die Anmeldung wegen unzulässiger Erweiterung nach § 48 i.V.m. § 45 Abs. 1, § 38
PatG zurückzuweisen. Dem Hilfsantrag könne ebenfalls nicht entsprochen werden,
da mit der Eingabe der Anmelderin vom 14.03.2016 die Voraussetzungen für eine
rechtzeitige Einreichung der erforderlichen deutschen Übersetzung i.S.d. § 35a
Abs. 1 PatG erfüllt seien, so dass die Rechtsfolge der Zurücknahmefiktion der
Anmeldung nicht eingetreten sei.
Die gegen den o.g. Beschluss gerichtete Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihre vor dem DPMA in dem Verfahren 10 2015 121 117.3 gestellten Anträge
weiterverfolgt hat, wurde im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19, welches
ebenfalls vor dem erkennenden Senat durchgeführt wurde, mit nach Schluss der
mündlichen
Verhandlung
vom
23.09.2020
verkündetem
Beschluss§
zurückgewiesen.
2.
In dem dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zugrundeliegenden
Anmeldeverfahren 10 2017 002 439.1 hat die Anmelderin über
ihren
Bevollmächtigten am 13.03.2017 einen weiteren Antrag auf Erteilung eines Patents
in elektronischer Form beim DPMA eingereicht, umfassend unter anderem das
Anmeldeformular P2007, eine Erfinderbenennung mittels Formular P2792, eine
Zusammenfassung, 18 Seiten Beschreibung, 4 Seiten mit 20 Patentansprüchen
sowie 5 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 5, jeweils in deutscher Sprache. Als
Bezeichnung der Erfindung ist der Titel „Verfahren und Systeme zur Bereitstellung
von Funkgeräten an Gesprächsgruppen“ angegeben. Gleichzeitig hat die
Anmelderin eine inländische Priorität auf die am 14.03.2016 eingereichte
vermeintliche deutsche Übersetzung der Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen
10 2015 121 117.3 in Anspruch genommen.
Die Anmelderin hat im patentamtlichen Verfahren zuletzt beantragt,
1)
den
am
14.03.2016
zum
amtlichen Aktenzeichen
DE 10 2015 121 117.3
(anwaltliches Aktenzeichen P5835DE)
eingereichten und
fälschlich als Übersetzung bezeichneten
Anmeldeunterlagen mit dem darauf genannten anwaltlichen
Aktenzeichen P5973DE, ggf. in Kombination mit dem ebenfalls das
anwaltliche Aktenzeichen P5973DE tragenden am 04.12.2015
eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag 14.03.2016
zuzuerkennen und ein eigenes mit dem anwaltlichen Aktenzeichen
P5973DE
korrespondierendes
amtliches
Aktenzeichen
zuzuweisen, und
2)
festzustellen,
dass
die
deutsche Patentanmeldung
10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) wirksam
die Priorität der unter 1) genannten deutschen Patentanmeldung
mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE beansprucht, so dass
der
Prioritätstag
der
deutschen
Patentanmeldung
10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) der
14.03.2016 ist, und
3) auf der Grundlage der unter 2) getroffenen Feststellung in der
deutschen Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 (anwaltliches
Aktenzeichen P6261DE)
das Prüfungsverfahren wieder
aufzunehmen und den Erteilungsbeschluss zu erlassen.
Mit Beschluss vom 16.01.2019 hat die Prüfungsstelle für Klasse H 04 W die Patentanmeldung 10 2017 002 439.1 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im
Wesentlichen ausgeführt, dass der einzige Zweck, der den Anträgen der
Anmelderin im Wege einer gebotenen Auslegung zu entnehmen sei, darin zu sehen
sei, ein Aktenzeichen als Grundlage für eine prioritätsbegründende Voranmeldung
zu erhalten, um dann durch eine innere Priorität auf die Voranmeldung der
vorliegenden Anmeldung den Zeitrang 14.03.2016 zuerkennen zu können. Ein
Wille, die Voranmeldung weiterzuverfolgen, sei nicht erkennbar, zumal diese durch
die wirksame Inanspruchnahme einer inneren Priorität ohnehin erlöschen würde.
Der Argumentation der Anmelderin zu Antrag 1), wonach der am 14.03.2016 zum
Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 erfolgten Eingabe ohne weiteres anzusehen
gewesen sei, dass die Anmelderin damit – ggf. in Kombination mit dem
Anmeldeformular vom 04.12.2015 – eine neue Patentanmeldung beabsichtigt habe,
welcher ein neues amtliches Aktenzeichen und der Anmeldetag vom 14.03.2020
habe zugeordnet werden müssen, könne nicht gefolgt werden. Vielmehr ließen die
am 14.03.2016 eingereichten Unterlagen samt dem erklärenden Anschreiben des
anwaltlichen Vertreters für die Prüfungsstelle keinen Zweifel am Willen der
Anmelderin erkennen, dass mit dieser Eingabe (lediglich) die Einreichung einer
Übersetzung zur ursprünglichen Patentanmeldung 10 2015 121 117.3 beabsichtigt
gewesen sei, da sowohl die Anmelderin, der zugehörige Anmeldetag (04.12.2015)
sowie das entsprechende Aktenzeichen (10 2015 121 117.3) auf den Unterlagen
vom 14.03.2016 mehrfach korrekt angegeben und die Übersetzung von einem
Patentanwalt beglaubigt sei. Der Titel der Übersetzung stimme auch mit dem Titel,
welcher auf dem Antrag zur Patentanmeldung 10 2015 121 117.3 vom 04.12.2015
genannt worden sei, überein. Die Eingabe vom 14.03.2016 habe im Übrigen
mangels eines erkennbaren Antrags auf Erteilung eines Patents auch nicht die
Mindesterfordernisse für eine neue Patentanmeldung erfüllt. Ein Bezug auf den
Antrag auf Erteilung eines Patents vom 04.12.2015 komme ebenfalls nicht in
Betracht, da mit diesem Antrag und den hierzu eingereichten Unterlagen bereits
eine rechtswirksame Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2015 121 117.3
zustande gekommen sei, was die Anmelderin auch nicht bestritten habe. Dem
Antrag zu 1) auf Zuerkennung eines eigenen amtlichen Aktenzeichens für die
eingereichte vermeintliche Übersetzung und der Zuerkennung des Anmeldetags
14.03.2016 könne daher nicht stattgegeben werden.
Aus diesem Grund könne auch der Neuanmeldung 10 2017 002 439.1 nicht der
Zeitrang zuerkannt werden, der durch eine prioritätsbegründende Anmeldung hätte
entstehen können (Antrag zu 2)).
Da eine innere Priorität nicht wirksam beansprucht werden könne, stehe die
vorveröffentlichte DE 10 2015 121 117 A1 der vorliegenden Anmeldung
neuheitsschädlich entgegen, so dass die Patentanmeldung zurückzuweisen war
(Antrag zu 3)).
Gegen den o.g. Beschluss richtet sich die am 28.01.2019 eingelegte Beschwerde
der Anmelderin. Zur Begründung hat der Bevollmächtigte der Anmelderin mit
Schriftsatz vom 03.09.2020 im Wesentlichen auf das Vorbringen im patentamtlichen
Verfahren Bezug genommen. Ergänzend wurde vorgetragen, dass hier eine
„Rettungsmöglichkeit“ für die Anmelderin in Frage komme, da die Annahme
vertretbar erscheine, dass durch die am 14.03.2016 nachgereichte vermeintliche
Übersetzung zum Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 (oder durch die als
Prioritätsdokument bezeichneten und am 23.12.2015 eingereichten Unterlagen)
eine weitere Anmeldung mit einem eigenen Anmeldetag entstanden sei, zumindest
im Zusammenwirken mit dem dazu passenden ursprünglichen Anmeldeformular
vom 04.12.2015. Das Einreichen dieser Übersetzung stelle eine auszulegende
Verfahrenshandlung dar und es sei für das DPMA spätestens mit der Eingabe vom
14.03.2016 klar erkennbar gewesen, was die Anmelderin von Anfang an eigentlich
gewollt habe, nämlich die Einreichung einer Patentanmeldung für die Erfindung
„METHODS AND SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE RADIOS TO
TALKGROUPS“. Um es der Anmelderin zu ermöglichen, dieses Ziel noch sinnvoll
zu erreichen, biete sich – neben der im Verfahren 10 2015 21 117.3 (bzw.
20 W (pat) 1/19) verfolgten Verschiebung des Anmeldetags – die Möglichkeit der im
vorliegenden Verfahren verfolgten Zuerkennung eines neuen Anmeldetags an. Der
klar erkennbare Missgriff bei der Bezeichnung der am 14.03.2016 eingereichten
Unterlagen als „Übersetzung“ müsse dabei aufgrund des Rechtsgrundsatzes „falsa
demonstratio non nocet“ unschädlich sein. Dafür spreche auch, dass der zuständige
Prüfer in dem Verfahren 10 2015 21 117.3 zumindest nach dem Eingang der
vermeintlichen Übersetzung am 14.03.2016 genau erkannt habe, welcher Fehler
auf Seiten des Vertreters der Anmelderin aufgetreten sei (siehe insbesondere Seite
2 des Bescheids vom 29.11.2016 in dem vorgenannten Verfahren).
Die Bevollmächtigten der Anmelderin beantragen,
den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H 04 W des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 16.01.2019 aufzuheben und
1)
den
am
14.03.2016
zum
amtlichen Aktenzeichen
DE 10 2015 121 117.3
(anwaltliches Aktenzeichen P5835DE)
eingereichten und
fälschlich als Übersetzung bezeichneten
Anmeldeunterlagen mit dem darauf genannten anwaltlichen
Aktenzeichen P5973DE, ggf. in Kombination mit dem ebenfalls das
anwaltliche Aktenzeichen P5973DE tragenden am 04.12.2015
eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag 14.03.2016
zuzuerkennen und das Deutsche Patent und Markenamt
anzuweisen, diesen Unterlagen ein eigenes mit dem anwaltlichen
Aktenzeichen
P5973DE
korrespondierendes
amtliches
Aktenzeichen zuzuweisen, und
2)
festzustellen,
dass
die
deutsche Patentanmeldung
10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) wirksam
die Priorität der unter 1) genannten deutschen Patentanmeldung
mit dem anwaltlichen Aktenzeichen P5973DE beansprucht, so dass
der
Prioritätstag
der
deutschen
Patentanmeldung
10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) der
14.03.2016 ist, und
3) das Verfahren betreffend die deutsche Patentanmeldung
10 2017 002 439.1 (anwaltliches Aktenzeichen P6261DE) zur
weiteren Prüfung auf der Grundlage der unter 2) getroffenen
Feststellung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückzuverweisen.
Ferner wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt zu
folgender
Rechtsfrage:
Können vermeintlich als Übersetzung bezeichnete Unterlagen die
Funktion erfüllen, die Rücknahmefiktion des § 35a PatG zu
vermeiden und gleichzeitig Unterlagen für eine Neuanmeldung zu
bilden oder zu ergänzen?
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da das DPMA den Anträgen 1) bis 3)
der Anmelderin, welche im Beschwerdeverfahren im Wesentlichen inhaltsgleich
weiterverfolgt werden, im Ergebnis zu Recht nicht stattgegeben hat.
1. Der Antrag zu 1), nämlich der am 14.03.2016 zum amtlichen Aktenzeichen
10 2015 121 117.3 eingereichten vermeintlichen Übersetzung, ggf. in Kombination
mit dem am 04.12.2015 eingereichten Anmeldeformular, den Anmeldetag
14.03.2016 zuzuerkennen und ein eigenes amtliches Aktenzeichen zuzuweisen
(bzw. das DPMA hierzu anzuweisen), kann aus den zutreffenden Gründen des
angefochtenen Beschlusses vom 16.01.2019 keinen Erfolg haben.
1.1
Durch die Eingabe der Anmelderin vom 14.03.2016 zum amtlichen
Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 ist keine weitere Patentanmeldung mit einem
eigenen Anmeldetag entstanden. Ein solcher Wille war für die Prüfungsstelle auch
nicht erkennbar. Vielmehr geht aus den am 14.03.2016 eingereichten Unterlagen
samt dem anwaltlichen Begleitschreiben, wonach es sich bei den Unterlagen um
die „deutschsprachige Übersetzung der am 4. Dezember 2015 eingereichten
Patentanmeldung“ handelt, zweifelsfrei der Wille der Anmelderin hervor, fristgerecht
eine
deutsche Übersetzung
zu
der
am
04.12.2015
eingereichten
englischsprachigen Anmeldung mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3
gemäß § 35a PatG einzureichen. Diese Verfahrenshandlung der Anmelderin wurde
auch wirksam nach § 35a Abs. 1, Abs. 2 PatG vorgenommen. Der erkennende
Senat hat hierzu in den Gründen des im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19
ergangenen Beschlusses vom 23.09.2020 unter Ziffer II. 2 folgendes ausgeführt:
„… Wie der zuständige Eingangsprüfer bereits am 18.03.2016 festgestellt
hat, ist am 14.03.2016 eine deutsche Übersetzung rechtzeitig eingegangen.
§ 35a Abs. 1 Satz 1 PatG sagt nichts über die Qualitätserfordernisse der
nachzureichenden deutschen Übersetzung aus. Die Korrektheit der
Übersetzung stellt nach herrschender Meinung auch keine zwingende
Voraussetzung für die Einhaltung der Frist nach § 35a PatG dar. Denn
maßgebend für die Offenbarung sind immer die ursprünglich eingereichten,
fremdsprachigen Unterlagen, nicht die Übersetzung. Mängel der
Übersetzung gegenüber der Originalsprache können jederzeit im Erteilungsverfahren (wie auch noch im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren)
berichtigt werden. Auf Verlangen der Prüfungsstelle muss eine fehlerhafte
Übersetzung in Übereinstimmung mit den ursprünglichen fremdsprachigen
Unterlagen gebracht werden (vgl. Schulte, a.a.O. [= PatG, 10. Aufl.], § 35a
Rn. 21).
Die am 14.03.2016 eingereichte deutsche Übersetzung weist auch einen
hinreichenden sachlichen Zusammenhang mit der früher eingereichten
fremdsprachigen Anmeldung (vgl. dazu Schulte, a.a.O., § 35a Rn. 12) auf.
Dieser ergibt sich insbesondere aus dem auf den deutschsprachigen
Unterlagen angegebenen Amtsaktenzeichen 10 2015 121 117.3, das für die
Anmeldung vom 04.12.2015 vergeben wurde. Zudem hat der
Bevollmächtigte der Anmelderin in dem Begleitschreiben vom 14.03.2016
anwaltlich bestätigt, dass es sich bei den Unterlagen um die
„deutschsprachige Übersetzung der am 4. Dezember 2015 eingereichten
Patentanmeldung“ handelt (was einer Beglaubigung gleichkommt, vgl. BGH,
Beschluss vom 18.07.2011 – X ZB 10/10, juris Rn. 18 – Polierendpunktbestimmung; Schulte, a.a.O., § 35a Rn. 12 zu f)), weshalb zu
diesem Zeitpunkt für den Eingangsprüfer keine Hinweise auf einen anders
gelagerten Willen erkennbar waren. Auslassungen, Fehler und sonstige
Übersetzungsmängel stehen – wie oben ausgeführt – dem Vorliegen einer
Übersetzung i.S.v. § 35a Abs. 1 PatG nicht entgegen. Darüber hinaus hat der
BGH in seiner vorgenannten Entscheidung Polierendpunktbestimmung
festgestellt,
dass
die Rechtsfolge,
dass
die
fremdsprachige
Patentanmeldung mangels fristgerechter Nachreichung einer deutschen
Übersetzung als nicht erfolgt gilt (nach § 35 Abs. 2 PatG a.F.), nicht eintritt,
wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der
Anmeldung eine deutsche Übersetzung der Unterlagen nach § 34 Abs. 3
Nr. 1 und 2 PatG sowie in deutscher Sprache Angaben, die jedenfalls dem
Anschein nach als Beschreibung der Erfindung anzusehen sind, nachreicht
und die Übersetzung von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt
ist (BGH a.a.O., juris Rn. 22 (zu § 35 Abs. 2 a.F.)). Nach jüngster
Rechtsprechung des BGH soll die Rücknahmefiktion gemäß § 35a Abs. 1
Satz 2 PatG selbst dann nicht eintreten, wenn lediglich die Beglaubigung
einer fristgerecht eingereichten Übersetzung fehlt, welche noch nach Ablauf
der Frist für die Einreichung der Übersetzung nachgeholt werden kann (BGH,
Beschluss vom 14.07.2020 – X ZB 4/19, juris Rn. 63 – Druckstück).
Es genügt daher, wenn die Übersetzung die Mindestanforderungen, die das
Gesetz an die fremdsprachige Anmeldung für die Zuerkennung des
Anmeldetags stellt, erfüllt. Weitergehende Anforderungen sind auch an die
Übersetzung nicht zu stellen. Dabei kann nicht entscheidend sein, wie
umfangreich Fehler oder Auslassungen in der Übersetzung verglichen mit
den fremdsprachigen Unterlagen sind, denn das Gesetz fordert in diesem
Zusammenhang keine Prüfung im Einzelfall, die das DPMA im Übrigen auch
nicht für alle Fremdsprachen leisten könnte (vgl. BGH, a.a.O., juris Rn. 22
– Polierendpunktbestimmung). Man denke
in diesem Zusammenhang
beispielsweise an die Einreichung einer deutschen Übersetzung von
ursprünglich in japanischer Sprache eingereichten Anmeldeunterlagen, bei
der das DPMA in der Regel mangels entsprechender Sprachkenntnisse gar
nicht prüfen kann, ob es sich tatsächlich um eine richtige und vollständige
Übersetzung der fremdsprachigen Anmeldung handelt.
Nach alledem ist es zur Überzeugung des erkennenden Senats folgerichtig,
dass es auch für die Übersetzung lediglich auf den äußeren Anschein einer
Beschreibung, auf den § 35 Abs. 1 PatG für den fremdsprachigen Text
abstellt, ankommt. Eine Prüfung auf Vollständigkeit sowie Übereinstimmung
der Übersetzung mit den fremdsprachigen Unterlagen wird daher nach § 35a
Abs. 1 PatG nicht vorausgesetzt. Dies muss in der Konsequenz auch für den
Fall gelten, dass die Übersetzung – wie hier – eine völlig andere technische
Lehre betrifft als die ursprünglich eingereichten
fremdsprachigen
Anmeldeunterlagen, solange der äußere Anschein einer Beschreibung
gegeben ist.“
1.2
Die die Eingabe der Anmelderin vom 14.03.2016 aufgrund des klaren
Wortlauts des anwaltlichen Begleitschreibens einen eindeutigen Erklärungsinhalt
hat, nämlich die Einreichung einer Übersetzung nach § 35a PatG zu der am
04.12.2015 eingereichten englischsprachigen Anmeldung mit dem amtlichen
Aktenzeichen 10 2015 121 117.3, ist – entgegen der Auffassung der Anmelderin
– für eine Auslegung als eine auf eine selbständige deutsche Neuanmeldung
ausgerichtete Willenserklärung (entsprechend § 133 BGB) kein Raum (vgl. BGHZ
25, 319; BPatG, Beschluss vom 15.02.1982 – 4 W (pat) 19/81, BPatGE 25, 68, 72 f.;
Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 130).
1.3
Eine Umdeutung scheidet ebenfalls aus. Zwar sind grundsätzlich auch
Verfahrenshandlungen umdeutungsfähig analog § 140 BGB (vgl. BGH NJW 01,
1217 f.; Palandt, BGB, 74. Aufl., § 149 Rn. 1; Schulte, a.a.O., Einl. Rn. 415).
Objektive Voraussetzung
hierfür
ist
u.a.,
dass
die
umzudeutende
Verfahrenshandlung „nichtig“ (vgl. § 140 BGB), also unwirksam ist. Dies ist
vorliegend
jedoch nicht der Fall, da die Eingabe vom 14.03.2016 als
Verfahrenshandlung nach § 35a Abs. 1, Abs. 2 PatG aus den oben unter Ziff. 1.1
genannten Gründen wirksam war.
1.4
Abgesehen davon fehlt der Eingabe vom 14.03.2016 – worauf die Prüfungsstelle ebenfalls hingewiesen hat – ein Antrag auf Erteilung eines Patents, der zu
den Mindesterfordernissen einer Patentanmeldung gehört (§ 35 Abs. 1 i. V. m. § 34
Abs. 3 Nr. 2 PatG). Dabei muss ein solcher Antrag nicht zwingend das
Anmeldeformular P2007 umfassen, vielmehr genügt ein erkennbares Begehren, ein
Patent für die beschriebene Erfindung zu erhalten (vgl. BGH BlPMZ 79, 151 (III1b)
– Etikettiergerät II; Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 18 und 19). Die Einreichung einer
deutschen Übersetzung zu einer PCT-Anmeldung, die wegen Fristversäumnis nach
Art. 22 Abs. 1 PCT als zurückgenommen galt, wird dabei als nicht ausreichend für
ein erkennbares Schutzersuchen angesehen (vgl. BPatG, Beschluss vom
15.02.1982 – 4 W (pat) 19/81, BPatGE 25, 68, 72 f.; Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 19).
Entsprechendes muss erst recht für die Einreichung einer deutschen Übersetzung,
welche – wie hier – ausdrücklich zu einem bereits vergebenen „lebenden“
Aktenzeichen erfolgt, gelten.
Entgegen der Argumentation der Anmeldervertreter in der mündlichen Verhandlung
kann der Verfahrenshandlung vom 14.03.2016 auch keine doppelte Funktion
dahingehend zukommen, dass sie sowohl als fristgerechte Einreichung einer
deutschen Übersetzung nach § 35a PatG als auch als Neuanmeldung zu werten
wäre. Eine Rechtsgrundlage hierfür ist nicht ersichtlich. Im Übrigen würde eine
solche Doppelfunktion
bedeuten,
dass
eine
objektiv mehrdeutige
Verfahrenshandlung vorläge, die unwirksam wäre, weil die Tragweite von
Verfahrenshandlungen aus Gründen der Rechtssicherheit klar sein muss (Schulte,
a.a.O., Einl. Rn. 130 m.w.N.).
Auch in dem am 04.12.2015 von der Anmelderin gestellten Antrag auf Erteilung
eines Patents kann kein erkennbares Schutzersuchen gesehen werden, da mit
diesem in Verbindung mit den damals eingereichten englischsprachigen Unterlagen
bereits die Mindesterfordernisse für die Zuerkennung des Anmeldetags 04.12.2015
mit dem amtlichen Aktenzeichen 10 2015 121 117.3 erfüllt waren. Der erkennende
Senat hat hierzu in den Gründen des im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 1/19
ergangenen Beschlusses vom 23.09.2020 unter Ziffer II 1.1.2 im Wesentlichen
folgendes ausgeführt:
„… Der Anmeldetag ist nach den objektiven Gegebenheiten zu bestimmen
(BGH a.a.O. [= GRUR 71, 565], S. 567 – Funkpeiler). Maßgebend für die
Zuerkennung eines Anmeldetags nach § 35 Abs. 1 PatG ist der Eingang von
Unterlagen, aus denen (1) der Name und damit die Identität des Anmelders
hervorgeht (§ 34 Abs. 3 Nr. 1 PatG), (2) erkennbar wird, dass der Verfasser
des Dokuments ein Patent nachsucht (§ 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG) und (3) zu
entnehmen ist, dass die Unterlagen jedenfalls Angaben enthalten, die dem
Anschein nach als Beschreibung i.S.v. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG anzusehen
sind, dass also ein schriftliches oder elektronisches Dokument vorliegt, das
vom Inhalt her den Anschein erweckt, die Darstellung einer Erfindung als
Lehre zum technischen Handeln zu enthalten (vgl. Benkard, PatG, 11. Aufl.,
§ 35 Rn. 7).
Der Name der Anmelderin geht aus dem Antragsformular vom 04.12.2015
eindeutig hervor, so dass ihre Identität zweifelsfrei feststellbar ist. Der Antrag
ist auch auf die Erteilung eines Patents gerichtet. Dass in dem Antrag die
Erfindung mit „METHODS AND SYSTEMS FOR PROVISIONING MOBILE
RADIOS TO TALKGROUPS“ bezeichnet wird, während in den beigefügten
Anmeldeunterlagen die Erfindung mit „INPUT CURRENT LIMITED POWER
SUPPLY AND AUDIO POWER AMPLIFIER FOR HIGH POWER
REPRODUCTION OF NONDETERMINISTIC SIGNALS“ angegeben ist,
steht der Annahme eines erkennbaren Schutzersuchens für ein Patent nicht
entgegen (vgl. Schulte, a.a.O., § 35 Rn. 18 m.w.N.).
Die mit dem Antrag am 04.12.2015 eingereichten 19 englischsprachigen
Beschreibungsseiten enthalten offensichtlich die Darstellung einer Erfindung
als Lehre zum technischen Handeln und stellen daher jedenfalls dem
Anschein nach eine Beschreibung i.S.v. § 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG dar. Dieser
Annahme steht nicht entgegen, dass auf dem Antragsformular P2007 eine
andere Bezeichnung der Erfindung sowie ein anderes anmelderseitiges
Aktenzeichen angegeben ist als auf Seite 1 der englischsprachigen
Beschreibung. …
Durch den Eingang der Anmeldeunterlagen beim DPMA am 04.12.2015
wurde daher rechtswirksam dieser Tag als Anmeldetag begründet. Dies hat
die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 07.06.2018 im Übrigen auch selbst
zugestanden. Da die Mindesterfordernisse für die Zuerkennung des
Anmeldetags bereits allesamt am 04.12.2015 erfüllt waren, ist auch kein
Raum für die im Beschwerdeverfahren geäußerte Annahme der Anmelderin,
dass erst durch die am 14.03.2016 nachgereichte Übersetzung – im
Zusammenwirken mit dem ursprünglichen Anmeldeformular vom 04.12.2015
– vollständige Anmeldeunterlagen vorgelegen hätten und ein Anmeldetag
begründet worden sei.“
Der DPMA hat dem Antrag zu 1) daher zu Recht nicht stattgegeben.
2.
Folglich kann auch der Antrag zu 2), der auf die Beanspruchung einer
inneren Priorität vom 14.03.2016 gerichtet ist, keinen Erfolg haben.
3.
Damit zählt die Offenlegungsschrift DE 10 2015 121 117 A1 zum Stand der
Technik und steht dem Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung
10 2017 002 439.1
in allen Merkmalen neuheitsschädlich entgegen. Die
Patentanmeldung wurde damit zu Recht von der Prüfungsstelle zurückgewiesen, so
dass auch die im Beschwerdeverfahren mit dem Antrag zu 3) beantragte
Zurückverweisung an das DPMA zur weiteren Prüfung nicht in Betracht kommt.
Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.
III.
Für die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand
keine Veranlassung (§ 100 Abs. 1, Abs. 2 PatG).
1. Bei der von der Anmelderin in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Frage, ob
vermeintlich als Übersetzung bezeichnete Unterlagen die Funktion erfüllen können,
die Rücknahmefiktion des § 35a PatG zu vermeiden und gleichzeitig Unterlagen für
eine Neuanmeldung zu bilden oder zu ergänzen, handelt es sich nicht um eine
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i. S. v. § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG.
Grundsätzliche Bedeutung hat eine Rechtsfrage, wenn es sich um eine
entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und klärungsfähige Rechtsfrage
handelt, die über den Einzelfall hinaus Bedeutung für die Allgemeinheit hat (BGHZ
152, 182, 192 zu § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO). Klärungsbedürftig ist eine
Rechtsfrage dann, wenn sie zweifelhaft ist, also über Umfang und Bedeutung einer
Rechtsvorschrift Unklarheiten bestehen (BGH NJW-RR 10, 978; 10, 1047 jeweils
Solche Unklarkeiten sind hier nicht ersichtlich, denn das Gesetz sieht die
Möglichkeit
eines
doppelten,
unterschiedlichen Erklärungsinhalts
von
Verfahrenshandlungen aus Gründen der Rechtssicherheit ausdrücklich nicht vor.
Vielmehr ist in der Rechtsprechung und Literatur allgemein anerkannt, dass bei
etwaigen Zweifen am Erklärungsinhalt einer Verfahrenshandlung der wirkliche Wille
im Wege der Auslegung (entsprechend § 133 BGB) zu ermitteln bzw. bei
unwirksamen Verfahrenshandlungen ggf. eine Umdeutung in eine andere,
wirksame Verfahrenshandlung (analog § 140 BGB) möglich ist, wobei die
Auslegung der Umdeutung vorgeht (vgl. Palandt, a.a.O., § 133 Rn. 4 und § 140
Rn. 1 und 4 m. w. N.). Diese Vorschriften erlauben nicht, ein und derselben
Verfahrenshandlung
gleichzeitig
zwei
verschiedene
Funktionen
bzw.
Erklärungsinhalte zukommen zu lassen. Eine Unklarheit besteht insoweit nicht.
2. Eine Entscheidung des BGH erscheint hier auch nicht zur Fortbildung des Rechts
oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG)
erforderlich.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht jedem am Beschwerdeverfahren Beteiligten, der
durch diesen Beschluss beschwert ist, die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2,
§ 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).
Da der Senat in seinem Beschluss die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses
Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen (§ 102 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 PatG). Die Frist ist nur gewahrt, wenn die
Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.
Sie kann auch als elektronisches Dokument durch Übertragung in die elektronische
Poststelle des Bundesgerichtshofs eingelegt werden (§ 125a Abs.3 Nr. 1 PatG i. V.
m. § 1 und § 2, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr
beim
Bundesgerichtshof
und
Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERVV)). Das elektronische Dokument ist mit einer qualifizierten oder
fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach § 2 Abs. 2a Nr. 1 oder Nr. 2
BGH/BPatGERVV zu versehen. Die elektronische Poststelle ist über die auf der
Internetseite
des
Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html
bezeichneten Kommunikationswege erreichbar
(§ 2 Abs. 1 Satz 2
BGH/BPatGERVV).
Dort
sind
auch
die
Einzelheiten
zu
den
Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).
Musiol
Dorn
Albertshofer
Wollny
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