Rechtsprechung / BPatG / 2021
BPatG Beschluss vom 25.06.2021 – 35 W (pat) 409/19
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2021:250621B35Wpat409.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 409/19 _______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
25. Juni 2021
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 106 787
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2021 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Albertshofer und Wollny
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
ECLI:DE:BPatG:2021:250621B35Wpat409.19.0
G r ü n d e
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 106 787
(i.F.: Streitgebrauchsmuster).
Das am am 14. Dezember 2015 unter Beanspruchung der inländischen Priorität
8. September 2015, 10 2015 115 043 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am
11. Januar 2016 mit den Schutzansprüchen 1 bis 7 und der Bezeichnung
„Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings“ eingetragen worden. Das
Streitgebrauchsmuster ist in Kraft, Verlängerungsgebühren sind bis einschließlich
des 6. Schutzjahrs bezahlt worden.
Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Bruchkammer zum Messen einer Härte
eines Prüflings umfassend eine Festbacke sowie eine ihr gegenüberliegende
Pressbacke, wobei die Bruchkammer einen Boden aufweist, der durch einen Teil
eines Plattenelements gebildet wird (Abs. 0001 der Gebrauchsmusterschrift, i.F.:
GS). Ihm liegt die Aufgabe zugrunde, eine Bruchkammer bereitzustellen, mit der
auch Prüflinge mit komplexen Strukturen – bei denen es sich vorzugsweise um
Tabletten, insbesondere so genannte Oblongs handelt
- schnell und exakt
positioniert und während der Härtemessung in einer Bruchachse gehalten werden
können (Abs. [0003] der GS).
Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet wie folgt:
1. Bruchkammer (1, 20) zum Messen einer Härteeines Prüflings (10, 29) umfassend
eine Festbacke (3, 22) sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke (4, 23), wobei
die Bruchkammer (1, 20) einen Boden (8, 27) aufweist, wobei ein erstes Widerlager
(9, 28) vorgesehen ist, das die Bruchkammer (1, 20) zu einer Seite hin begrenzt und
sich von der Festbacke (3, 22) in Richtung der Pressbacke (4, 23) erstreckt, das
Widerlager (9, 28) im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke (3,
22) sowie zu der Pressbacke (4, 23) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Boden (8, 27) durch mindestens einen Teil eines Plattenelements (7, 26, 54, 75,
92, 128, 118) gebildet wird, wobei mindestens ein Antrieb (35, 36, 55, 56, 89, 103,
123, 133) vorgesehen ist, der mit dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92,128, 118)
verbunden ist und mit dem das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) in eine
erste und eine zweite gerichtete Schwingung versetzbar ist, wodurch der Prüfling
(10, 29) in der Bruchkammer (1, 20) positionierbar ist.
Es schließen sich die eingetragenen, auf den Schutzanspruch 1 unmittelbar oder
mittelbar rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 7 an, zu deren Wortlaut auf die GS
verwiesen wird.
Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom
30. November 2016 Löschungsantrag „im Umfang der Schutzansprüche 1-7“, also
in vollem Umfang gestellt. Als Löschungsgrund hat sie fehlende Schutzfähigkeit
wegen fehlender Neuheit und fehlenden erfinderischen Schritts geltend gemacht.
Zum Stand der Technik hat sie mehrere druckschriftliche Entgegenhaltungen in das
Verfahren eingeführt; im nachfolgenden Verfahren sind weitere Entgegenhaltungen
auch von der Gebrauchsmusterabteilung in das Verfahren eingeführt worden,
darunter auch ein Fachaufsatz und Firmenschriften. Die Antragstellerin hat
insbesondere fehlende Neuheit gegenüber der D1 (WO 2013 / 061 223 A2)
beanstandet sowie, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
in
Zusammenschau der D1 mit der D2 (DE 10 2013 113 126 B3) oder D3 (DE 20 2014
101 160 U1) nahegelegt sei.
Der Löschungsantrag ist dem Antragsgegner am 8. April 2017 zugestellt worden.
Er hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 4. Mai 2017, eingegangen am
selben Tag, widersprochen und seinen Widerspruch mit Schriftsatz vom
29. Mai 2017 begründet, wobei er der Auffassung der Antragstellerin
i.E.
entgegengetreten ist.
Nach einer weiteren Stellungnahme der Antragstellerin vom 1. September 2017 hat
die Gebrauchsmusterabteilung den Beteiligten mit Zwischenbescheid vom
25. Juni 2018 als vorläufige Auffassung mitgeteilt, dass der Löschungsantrag
voraussichtlich Erfolg habe, weil der Gegenstand des
eingetragenen
Schutzanspruchs 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.
In einer Stellungnahme vom 15. August 2018 hat sich der Antragsgegner gegen die
vorläufige Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung gewendet, aber auch
geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 eingereicht, welche die
Antragstellerin, wie sie mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2018 ausgeführt hat,
ebenfalls für nicht schutzfähig erachtet hat.
In der Fassung nach Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018 lautet der geänderte
Schutzanspruch 1 wie
folgt
(mit einer den Beteiligten mitgeteilten
Merkmalsgliederung):
M1
Bruchkammer (1, 20) zum Messen einer Härte eines Prüflings (10, 29),
M2
M3
M4
M5
umfassend
eine Festbacke (3, 22)
sowie eine ihr gegenüberliegende Pressbacke (4, 23),
wobei die Bruchkammer (1, 20) einen Boden (8, 27) aufweist,
wobei ein erstes Widerlager (9, 28) vorgesehen ist, das die Bruchkammer
(1, 20) zu einer Seite hin begrenzt und sich von der Festbacke (3, 22) in
Richtung der Pressbacke (4, 23) erstreckt,
M6
wobei das Widerlager (9, 28) im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu
der Festbacke (3, 22) sowie zu der Pressbacke (4, 23) angeordnet ist,
M7
dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (8, 27) durch mindestens einen
Teil eines Plattenelements (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) gebildet wird,
M8
wobei mindestens ein Antrieb (35, 36, 55, 56, 89, 103, 123, 133)
vorgesehen ist, der mit dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118)
verbunden ist,
M9a1 wobei das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) mit einem ersten
Antrieb in eine erste gerichtete Schwingung und nach Umpolung des ersten
Antriebs (50, 89, 103, 123, 133) in eine zweite gerichtete Schwingung
versetzbar ist oder
M9a2 wobei das Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) mit dem ersten
Antrieb in eine erste gerichtete Schwingung und durch Inbetriebnahme
eines zweiten Antriebs in eine zweite gerichtete Schwingung versetzbar ist,
M9b
wobei der auf dem Plattenelement (7, 26, 54, 75, 92, 128, 118) liegende
Prüfling (10, 29) durch die erste gerichtete Schwingung in eine erste
Bewegungsrichtung (110) und durch in die zweite gerichtete Schwingung in
eine zweite Bewegungsrichtung (111) bewegbar ist, wobei die erste
Bewegungsrichtung
(110) des Prüflings
(10, 29) der zweiten
Bewegungsrichtung (111) entgegengesetzt ist, wodurch der Prüfling (10,
29) in der Bruchkammer (1, 20) positionierbar ist,
M10
wobei unterhalb des Plattenelements (7, 26, 75, 92, 128, 118) mindestens
ein Dämpfungselement (47 bis 49, 84 bis 87, 100 bis 102, 105, 121, 130)
angeordnet ist, das zwischen einem ersten Klemmelement (39, 60, 76, 93,
122, 131) und einem zweiten Klemmelement (46, 67, 83) angeordnet ist,
und wobei das erste Klemmelement (39, 60, 76, 93, 122, 131) mit dem
Plattenelement (39, 60, 76, 93, 128, 118) verbunden ist.
Es schließen sich die geänderten, auf den vorgenannten Schutzanspruch 1
rückbezogenen Schutzansprüche 2 bis 6 an, zu deren Wortlaut auf die Akten
verwiesen wird.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom
11. Dezember 2018 hat die Antragstellerin die vollständige Löschung des
Streitgebrauchsmusters beantragt. Der Antragsgegner hat die Zurückweisung des
Löschungsantrags beantragt, also das Streitgebrauchsmuster als Hauptantrag in
der eingetragenen Fassung, und hilfsweise im Umfang der Hilfsanträge 1 und 2 vom
15. August 2018 verteidigt.
Mit in der mündlichen Verhandlung vom 11. Dezember 2018 verkündetem
Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster
teilgelöscht, soweit es über die Fassung gemäß Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018
hinausgeht, den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen und von den Kosten
60% dem Antragsgegner und 40% der Antragstellerin auferlegt. Zur Begründung
hat die Gebrauchsmusterabteilung i.W. ausgeführt:
Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 werde von der D1
neuheitsschädlich getroffen. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 sei durch die D1 i.V.m. dem fachmännischen Wissen nahegelegt.
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 sei hingegen
schutzfähig. Insbesondere könne der Fachmann keiner der Druckschriften D1 bis
D12 einen Hinweis entnehmen, Dämpfungselemente, die zwischen einem ersten
und einem zweiten Klemmelement angeordnet sind, unterhalb einer Bruchkammer
vorzusehen.
Der Beschluss ist dem Antragsgegner am 19. Februar 2019 und der Antragstellerin
nach Aktenlage am 4. März 2019 zugestellt worden.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sie mit
Schriftsatz vom 12. März 2019 erhoben und am selben Tag unter Beifügung einer
Einzugsermächtigung per Fax eingereicht hat.
Die Antragstellerin beanstandet, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach
erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 durch die D1 in Kombination mit der D8 (DE 10 2007
036 658 A1) und der D1 in Kombination mit der D12 (Firmenschrift Lohmann
Gummi-Metall-Verbindungen: Katalog, Stand 01.08.2015. 53902 Bad Münstereifel,
2015. S. 1 – 64) nahegelegt und daher nicht schutzfähig sei. Insbesondere
offenbare die D1 bis auf das Merkmal M10 alle Merkmale des nunmehr geltenden
Schutzanspruchs 1, wobei das Merkmal M9a1 zumindest implizit offenbart sei. Die
Merkmale M9a1 und M9a2 würden keine Vorrichtungsmerkmale darstellen,
sondern lediglich Eigenschaften, die auf Verfahrensmerkmalen beruhen würden.
Diese könnten einem Vorrichtungsanspruch nur dann zur Neuheit oder einem
erfinderischen Schritt verhelfen, wenn diese durch entsprechende Vorrichtungsmerkmale gestützt werden, was hier nicht der Fall sei. Das Merkmal M10 sei sowohl
aus der D8 als auch aus der D12 bekannt, und der Fachmann hätte auch Anlass
gehabt, dies bei der D1 vorzusehen.
Die Antragstellerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
vom
11. Dezember 2018 aufzuheben und das Streitgebrauchsmuster 20 2015 106
787 in vollem Umfang zu löschen.
Der Antragsgegner, der gemäß seiner Ankündigung vom 23. Juni 2021 zur
mündlichen Verhandlung am 25. Juni 2021 nicht erschienen ist, hat schriftsätzlich
beantragt (s. Beschwerdeerwiderung vom 3. Juni 2019),
die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.
Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs
1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 schutzfähig sei, da die D1 zum einen
mehrere Merkmale des Schutzanspruchs 1 nicht aufweise, und zum anderen sich
die von der D1 offenbarte technische Lehre in mehrfacher Hinsicht vom Gegenstand
des Streitgebrauchsmusters unterscheide.
Ferner hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27. Mai 2021 unter Hinweis auf
die bestehende Pandemie-Lage beantragt, dass ihr und ihren Verfahrensbevollmächtigten nach § 128a ZPO gestattet werde, sich während der mündlichen
Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und von dort aus im Wege der Bild-
Ton-Übertragung an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.
Antragsgemäß hat der Senat mit Beschluss vom 16. Juni 2021 der Antragstellerin
bzw. ihren Verfahrensbevollmächtigten gestattet, sich während der mündlichen
Verhandlung an einem anderen Ort, nämlich
in den Räumen der
Verfahrensbeteiligten, aufzuhalten und von dort aus im Wege der Bild-Ton-
Übertragung an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen.
Ferner hat der Senat den Beteiligten mit Hinweis vom 21. Juni 2021 eine vorläufige
Einschätzung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde übermittelt.
In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen eingeführt
worden:
D1: WO 2013 / 061 223 A2;
D2: DE 10 2013 113 126 B3;
D3: DE 20 2014 101 160 U1;
D4: WO 98 / 19 945 A2;
D5: DE 37 11 827 A1;
D6: DE 20 2005 010 575 U1;
D7:
EP 1 290 438 B1;
D8: DE 10 2007 036 658 A1;
D9: Georg: Hochpräziser Testtisch für vertikale und horizontale Vibration, in:
BetonWerk International, 2010, Heft 1, S. 56;
D10: Gerichtete Vibration. Kosten sparen bei höchster Verdichtungsqualität,
Ausgabe 03/09. 56154 Boppard, 2009. S. 1 - 8. – Firmenschrift;
D11: US 2013 / 0 176 553 A1;
D12: Lohmann Gummi-Metall-Verbindungen: Katalog Stand: 01.08.2015. 53902
Bad Münstereifel, 2015. S. 1 - 64. – Firmenschrift.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und auf den übrigen
Akteninhalt verwiesen.
II.
Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, insbesondere form- und fristgemäß
unter Einzahlung der erforderlichen Beschwerdegebühr, erhoben worden. Sie ist
jedoch unbegründet, da die Fassung der Schutzansprüche gemäß
erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 zulässig und ihr Gegenstand auch schutzfähig i.S.d.
§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. §§ 1 – 3 GebrMG ist.
1.
Der Antragsgegner hat dem gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten
Löschungsantrag wirksam, insbesondere fristgemäß widersprochen, so dass das
Löschungsverfahren mit
inhaltlicher Überprüfung
des Bestands
des
Streitgebrauchsmusters durchzuführen war (§ 17 Abs. 1 – 3 GebrMG).
2.
Beschwerdegegenständlich ist lediglich die Anspruchsfassung gemäß
erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 vom 15. August 2019, in dessen Umfang die
Gebrauchsmusterabteilung den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters für
schutzfähig erachtet hat, und die Gegenstand der nur von der Antragstellerin
eingelegten Beschwerde ist. Auf die eingetragene Fassung kommt es nicht mehr
an; vielmehr ist das Streitgebrauchsmuster in dem über die Fassung gemäß
erstinstanzlichem Hilfsantrag hinausgehenden Umfang bestandskräftig teilgelöscht
3.
Bei dem zuständigen Fachmann handelt es aus Sicht des Senats um einen
(Fach-)Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Entwicklung von Härteprüfgeräten, der, je nach konkreter
Aufgabenstellung, geeignete Fachleute hinzuziehen würde, bspw. einen Ingenieur
für Schwingungstechnik.
4.
Zur Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters nach der hier
maßgeblichen Anspruchsfassung (s.o. Ziff. 2.) ist folgendes auszuführen:
Die beanspruchte Bruchkammer soll dazu geeignet sein, eine Härte eines Prüflings
zu messen (M1). Unter einem Prüfling versteht das Streitgebrauchsmuster
vorzugsweise Tabletten, beispielsweise Oblongs (vgl. GS, Abs. [0004]), der
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist aber nicht darauf beschränkt.
Die Bruchkammer besteht dabei aus einer Festbacke
(M2), einer
ihr
gegenüberliegenden Pressbacke (M3) und einem Boden (M4), auf dem der Prüfling
angeordnet werden kann (vgl. GS, Abs. [0004]). Dieser Boden wird durch
mindestens einen Teil eines Plattenelements gebildet (M6).
Mittels eines Widerlagers (M5), das sich von der Festbacke in Richtung der
Pressbacke erstreckt, wird die Bruchkammer zu einer Seite hin begrenzt. Das
Widerlager ist im Wesentlichen in einem rechten Winkel zu der Festbacke sowie zu
der Pressbacke angeordnet (M6).
Ein Beispiel für eine derartige Bruchkammer 1 in Draufsicht zeigt bspw. die Figur 4a
der GS (Kolorierung und Beschriftungen hinzugefügt), bei der ein Prüfling 10 auf
dem Boden der Bruchkammer, der Teil des Plattenelements 7 ist, angeordnet ist:
Ein oder mehrere („mindestens ein“) Antriebe sind mit dem Plattenelement
verbunden (M8). Mittels eines einzigen Antriebs (M9a1) oder zweier Antriebe
(M9a2) ist das Plattenelement in eine erste und eine zweite „gerichtete Schwingung“
versetzbar. Dadurch soll erreicht werden, dass der sich auf dem Plattenelement
(dem Boden der Bruchkammer) liegende Prüfling in der Bruchkammer in
entgegengesetzte Richtungen bewegt und so positioniert werden kann (M9b).
Zum Zweck der ersten und zweiten „gerichteten Schwingung“ gemäß der Merkmale
M9a1, M9a2, M9b und in welchem Sinne der Fachmann diesen der ursprünglichen
Offenbarung entnimmt, ist zunächst auf die Absätze [0002], [0004], [0005] und
[0006] und dort insbesondere auf folgende Ausführungen in der GS zu verweisen:
In Abs. [0002] GS:
„Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ist es, eine Bruchkammer
bereitzustellen, mit der auch Prüflinge mit komplexen Strukturen schnell
und exakt positioniert und während der Härtemessung
in einer
Bruchachse gehalten werden können.“;
In Abs. [0004] GS:
„Die Erfindung betrifft …. Wird das Vibrationsplattenelement in Vibration
versetzt, so wird der Prüfling in die gewünschte Position bewegt und dort
exakt positioniert…“
In Abs. [0005] GS:
„Bevorzugt ist der Antrieb ein Unwuchtmotor … Wird der Unwuchtmotor
umgepolt, so wird das Plattenelement in eine der ersten Schwingung
entgegengesetzten Schwingung versetzt. Dadurch wird der Prüfling in
eine der ersten Richtung entgegengesetzten zweiten Richtung bewegt…“
In Abs. [0006] GS:
„Vorzugsweise
ist unterhalb des Plattenelements mindestens ein
Dämpfungselement vorgesehen, … Dadurch wird der Prüfling zwar
weiterhin schnell in die gewünschte Richtung transportiert, jedoch
verhindert das Dämpfungselement, dass der Prüfling während der
Bewegung auf dem Boden herum hüpft. Der Prüfling gleitet somit praktisch
auf dem Boden in die vordefinierte Richtung.“
Hiervon ausgehend entnimmt der Fachmann (s.o. Ziff. 3.) der ursprünglichen
Offenbarung unmittelbar und eindeutig, dass der Zweck der „gerichteten
Schwingung“ nach der Merkmalsgruppe M9 (also M9a1 – M9b) darin besteht, den
Prüfling in entgegengesetzte Richtungen zu bewegen und so innerhalb der
Bruchkammer positionieren zu können, weswegen die „gerichtete Schwingung“
letztlich als eine auf den Prüfling in eine bestimmte Richtung ausgeübte Kraft
anzusehen ist.
Durch die entsprechend dem Merkmal M10 vorgesehene Anordnung eines
Dämpfungselements soll gemäß GS eine Dämpfung der Schwingung in vertikaler
Richtung erreicht und verhindert werden, dass der Prüfling während der Bewegung
auf Grund der gerichteten Schwingung durch das Plattenelement auf dem Boden
zu hüpfen beginnt (vgl. GS, Abs. [0006], letzter Satz: „Dadurch wird der Prüfling
zwar weiterhin schnell in die gewünschte Richtung transportiert, jedoch verhindert
das Dämpfungselement, dass der Prüfling während der Bewegung auf dem Boden
herum hüpft. Der Prüfling gleitet somit praktisch auf dem Boden in die vordefinierte
Richtung.“).
5.
Die Fassung des Schutzanspruchs 1 nach erstinstanzlichem Hilfsantrag 2 ist
zulässig. Sie unterscheidet sich von der eingetragenen Fassung durch die
geänderten Merkmale M9a1, M9a2, M9b und das zusätzliche Merkmal M10. Diese
Modifizierungen sind von der Ursprungsoffenbarung gedeckt (vgl. Abs. [0029] und
[0010] der GS i.V.m. den eingetragenen Schutzansprüchen 3 und 7).
6.
Hinsichtlich des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters
ist der
Schutzausschließungsgrund des § 2 Nr. 3 GebrMG nicht erfüllt, da dieser
Gegenstand nicht auf ein Verfahren gerichtet ist.
Nach ständiger Rechtsprechung ist dem Schutzausschließungsgrund des § 2 Nr. 3
GebrMG die herkömmliche Verfahrensdefinition bei den technischen Schutzrechten
des gewerblichen Rechtsschutzes zugrunde zu legen, so dass insbesondere
Arbeits- und Herstellungsverfahren vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen
sind (vgl. BGH GRUR 2004, 495 – Signalfolge; BGH GRUR 2006, 135
– Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH, Beschluss v. 29. Juli 2008, X ZB 23/07
– Telekommunikationsanordnung; BGH GRUR 2018, 605 – Feldmausbekämpfung).
Als Ausnahmebestimmung ist § 2 Nr. 3 GebrMG jedoch eng auszulegen. So ist z.B.
ein eine Telekommunikationsanordnung betreffender Schutzanspruch, der die bei
der Anordnung zur Anwendung kommenden Arbeitsmittel nach Funktion und
Arbeitsweise beschreibt, und die zugleich die auch die Vorrichtung beschreiben, ein
Erzeugnisanspruch und kein auf ein Arbeitsverfahren gerichteter Schutzanspruch
(vgl.
BGH,
Beschluss§
v.
29.
Juli
2008,
X
ZB
23/07
– Telekommunikationsanordnung).
Der vorliegende Fall stellt einen vergleichbaren Sachverhalt dar, zumal insoweit
keine unterschiedliche Sichtweise bei einer auf eine mechanische Vorrichtung
gerichteten Anspruchsfassung, wie dies vorliegend der Fall ist, gegenüber einer
Telekommunikationsanordnung zur Übertragung von Rückkanaldaten, wie diese
dem Beschluss des BGH vom 29. Juli 2008 zugrunde lag, angezeigt ist. Vielmehr
sind die Kriterien, der der BGH in der vorgenannten Entscheidung der Abgrenzung
von Erzeugnis- und Verfahrensanspruch zugrunde gelegt hat, hier gleichsam erst
recht anwendbar. Ausgehend von der o.g. Auslegung der Merkmale des
Streitgebrauchsmusters, insbesondere der Merkmalsgruppe M9 (s.o. Ziff. 4.), ist der
Schutzanspruch 1 - auch und gerade mit Blick auf die Merkmalsgruppe M9 - auf
eine Vorrichtung gerichtet, bei der die zur Anwendung kommenden Komponenten
gegenständlich nach Funktion und Arbeitsweise beschrieben sind. Insbesondere
konkretisiert die Merkmalsgruppe M9 die beanspruchte Vorrichtung in ihrer
Gegenständlichkeit und stellt kein vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenes
Arbeitsverfahren dar.
7.
Der unbestritten sowohl ausführbare als auch gewerblich anwendbare
Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 vom 15. August 2018
erweist sich als schutzfähig i.S.v. §§ 1 bis 3 GebrMG.
7.1
Die Neuheit des Gegenstands des Schutzanspruchs 1
ist – im
Beschwerdeverfahren zwischen den Beteiligten auch unstreitig – gegeben, denn er
wird durch
keine der
im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen
neuheitsschädlich vorweggenommen.
7.2
Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem
erfinderischen Schritt.
Denn zur Lösung der dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Aufgabe
bedurfte es eines erfinderischen Zutuns, weil keine der vorliegenden
Entgegenhaltungen einzeln oder in Zusammenschau dem Fachmann eine
Anregung für eine Bruchkammer nach dem Schutzanspruch 1 liefert, mit der auch
Prüflinge mit komplexen Strukturen schnell und exakt positioniert werden können.
7.2.1 Ausgangspunkt
zum
Auffinden
der
gebrauchsmustergemäßen
Bruchkammer bildet – in Übereinstimmung mit der Gebrauchsmusterabteilung und
der während der mündlichen Verhandlung geäußerten Auffassung der
Antragstellerin – die Lehre der dem beanspruchten Gegenstand am nächsten
kommenden Druckschrift WO 2013 / 061 223 A2 (D1). Die D1 offenbart – von den
Parteien unbestritten – eine Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings
(vgl. Titel, „Tablet Testing Device“; Merkmal M1) mit den Merkmalen M2 bis M8 des
geltenden Patentanspruchs 1. Eine bekannte Bruchkammer ist beispielsweise in
Figur 2 der D1 gezeigt:
Demgemäß umfasst die bekannte Bruchkammer eine Festbacke 15 sowie eine ihr
gegenüberliegende Pressbacke 17 (vgl. D1, S. 6, Z. 26 - 27, „The tablet 12 is
pressed by the breaking surface 17 against the fixed breaking surface 15 at a
predefined force, […]“; Merkmale M2 und M3). Die Bruchkammer weist einen
Boden 11 auf (vgl. D1, S. 6, Z. 24 - 25, „[…]the test specimen 12 located on the flap
11[…]“; Merkmal M4). Weiter ist ein erstes Widerlager 14 vorgesehen, das die
Bruchkammer zu einer Seite hin begrenzt und sich von der Festbacke15 in Richtung
der Pressbacke 17 erstreckt (vgl. D1, S. 6, Z. 16 „curved surface 14“; Merkmal M5).
Das aus D1 bekannte Widerlager 15 ist im Wesentlichen in einem rechten Winkel
zu der Festbacke 15 sowie zu der Pressbacke 17 angeordnet (vgl. D1, Fig. 2;
Merkmal M6).
Der Boden 11 wird durch mindestens einen Teil eines Plattenelements gebildet (vgl.
D1, S. 6, Z. 2 bis 4; „Here, a tablet 12 lies on a first positioning surface, designed as
a flap 11“; Merkmal M7).
Auch gemäß der Lehre der D1 ist wenigstens ein Antrieb mit dem Plattenelement
11 verbunden (vgl. z.B. D1, Fig. 7 und 8a in Verbindung mit S. 6, Z. 11 bis 12, „It
may be designed, for example, as a mounting for a rotation axle 19, preferably in
the form of a rotating shaft, or as a wall of the actuator driving the rotating shaft.“
und S. 7, Z. 33 bis S. 8, Z. 4, „Figure 7 depicts an arrangement in accordance with
the invention with a flap 11 and a further positioning surface, here in the form of flap
11a which are arranged in parallel to each other and pivot in relation to each other
in a known manner. In a preferred embodiment its two actuators (not visible here)
are newly designed so that the flaps 11 and 11a are not only pivotable, but may also
be moved on the planar direction, that is, along the axis of rotation 19 and 19a,
respectively.“; Unterstreichungen hinzugefügt; Merkmal M8).
Gemäß der Lehre der D1 wird ein Prüfling 12, z.B. eine Tablette, in der dortigen
Messkammer positioniert,
indem der Boden 11 („flap“) der Bruchkammer
geschwenkt und so der Prüfling auf Grund der Schwerkraft in Richtung eines
Widerlagers bewegt wird (vgl. D1, S. 6, Z. 15 bis 21, „the tablet 12, obeying the laws
of gravity, slides down towards the curved surface 14 and comes to rest against it,
in a manner dependent on its own weight and on the pivoting movement.“; und D1,
Fig. 1, Bz. 14; Fig. 8a , Bz 11b). Die Drehung des „flap“ kann dabei durch
Vibrationselemente 22 erreicht werden, z.B. einem Vibrationsmotor (vgl. D1, S. 8,
Z. 23 - 30 i.V.m. Fig. 11).
Gemäß der Lehre der D1 ist das Plattenelement durch diesen Vibrationsmotor zwar
in eine Schwingung versetzbar, allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine
gerichtete Schwingung im Sinnne des Streitgebrauchsmusters, da eine
Positionierung der Talbette in der D1 durch deren Schwerkraft und nicht durch eine
mittels der Schwingung auf die Tablette erzeugte Kraft erfolgt. Der aus der D1
bekannte Antrieb (Vibrationsmotor) dient aus Sicht des Senats nur dazu, der
Trägheit bzw. Haftreibung des Prüflings auf seiner Unterlage entgegenzuwirken
(also seine „Bodenhaftung“ durch die Vibrationen kurzzeitig aufzuheben und seine
Bewegung in Richtung der Komponente der Schwerkraft auf der Unterlage zu
ermöglichen, die der Falllinie des „flap“ entspricht); dies hat somit aber nichts mit
einer aktiven Positionierung auf Basis mindestens zweier voneinander
unterscheidbarer Schwingungsrichtungen auf einem horizontal gehaltenen
Plattenelement gemäß Lehre des Streitgebrauchsmusters gemein. Ein Umpolen
des Vibrationsmotors ist der D1 ebenfalls nicht zu entnehmen. Somit enspricht die
aus der D1 bekannte Vorgehensweie zur Positionierung eines Prüflings nicht der
Lehre des Streitgebrauchsmusters, wonach das Plattenelement durch einen ersten
Antrieb in eine gerichtete Schwingung und durch Umpolung des Antriebs in eine
zweite gerichtete Schwingung im Sinne des Streitgebrauchsmusters versetzbar ist
(nicht Merkmal 9a1).
Gemäß der Lehre der D1 können auch zwei Antriebe vorgesehen sein. In der
Ausführungsform nach der Figur 7 können - zusätzlich zur Kippbewegung der
dortigen beiden „flaps“ 11 und 11a – die „flaps“ auch in horizontaler Richtung über
nicht dargestellte Antriebe gegeneinander bewegt werden (vgl. D1, Doppelpfeil in
Fig. 7), wodurch eine Tablette (Prüfling) parallel zu den Bruchflächen 15 und 17
ausgerichtet, also um 90 Grad gedreht werden kann. Auch hierbei handelt es sich
jedoch nicht um eine gerichtete Schwingung im Sinne des Streitgebrauchsmusters,
denn die Drehung der Tabelette erfolgt auch hier über das Gewicht derselben auf
Grund der Schwerkraft und der Reibung (vgl. D1, S. 8, Z. Z. 10 bis 13, „ If the flaps
11 and 11a are in the same plane and longitudinally displaced with regard to each
other by any suitable displacement mechanism, due to gravity the tablet is
transversely orientated via the friction, in other words it is positioned in parallel to
the breaking surfaces 15 and 17.“; Unterstreicchung hinzugefügt; nicht Merkmal
9a2).
Gemäß der Lehre der D1 ist der auf dem Plattenelement 11 liegende Prüfling 12
somit nicht durch eine erste
gerichtete Schwingung
in eine erste
Bewegungsrichtung und durch eine zweite gerichtete Schwingung in eine zweite
Bewegungsrichtung bewegbar, wobei die erste Bewegungsrichtung des Prüflings
der zweiten Bewegungsrichtung entgegengesetzt ist, und wodurch der Prüfling in
der Bruchkammer positionierbar ist (nicht Merkmal M9b)
Das Merkmal M10 geht – von der Antragstellerin unbestritten – nicht aus der D1
hervor.
Für den Senat ist ausgehend von der D1 keine Veranlassung erkennbar, das aus
der D1 bekannte Tablettenprüfgerät derart weiterzuentwickeln, eine Tablette im
Sinne der Merkmale 9a1, 9a2 und 9b mittels einer gerichteten Schwingung, in die
ein Plattenelement versetzbar
ist, zu positionieren. Denn gemäß der
abgeschlossenen und funktionsfähigen Lehre der D1 erfolgt dort die Positionierung
der Tabeltte mittes Schwerkraft. Ein Anlass oder Hinweise, von dieser Lehre
abzuweichen, sind der D1 nicht zu entnehmen. Dass eine derartige
Vorgehensweise aus einer der weiteren
im Verfahren befindlichen
Entgegenhalltungen bekannt wäre, hat die Antragstellerin nicht vorgetragen und ist
für den Senat auch nicht ersichtlich.
Bereits aus diesem Grund beruht der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 auch auf
einem erfinderischen Schritt.
Der Meinung der Antragstellerin, das Merkmal M10 sei ausgehend von der D1 unter
Berücksichtigung der Entgegenhaltung D8 (DE 10 2007 036 658 A1) oder D12
(Firmenschrift Gummi-Metall-Verbindungen) nahegelegt, folgt der Senat ebenfalls
nicht.
a)
Die D8 betrifft keine Bruchkammer zum Messen der Härte eines Prüflings,
sondern eine Rundläufertablettenpresse, deren erstes und zweites horizontales
Tragelement über mindestens zwei vertikale Stützen 14, 16 fest miteinander
verbunden sind, und deren Stützen über Dämpfungsmittel am Untergestell
abgestützt sind (vgl. D8, dort insbes.: Fig. 1, BZ. 28, 30 und BZ. 18, 20;
Patentanspruch 1 und S. 3, Abs. [0017]). Selbst wenn der Fachmann die
Druckschrift D8 auf Grund des benachbarten Gebiets der Herstellung von Tabletten
mittels einer Presse bei einer Weiterentwicklung der D1 berücksichtigen würde, so
entnimmt der Fachmann der D8 die Aufgabe, eine besonders einfach aufgebaute
und den einzelnen Funktionen der Rundläuferpresse entgegenkommende
Konstruktion zu schaffen, mit der die im Betrieb der Rundläuferpresse auftretenden
Schwingungen gedämpft bzw. vom Untergrund weitgehend entkoppelt werden (vgl.
D8, Abs. [0006]). Zur Lösung schlägt die D8 eine Vorrichtung vor, bei der der
erzeugte Körperschall des Rahmens über vier Dämpfungselemente 28, 30
gedämpft wird, so dass das dortige Untergestell 20 schwingungsarm sei und relativ
wenig Schwingungen in den Untergrund übertragen würde (vgl. D8, Fig. 1, Bz. 28,
30, i.V.m. Abs. [0020]). Die Dämpfungselemente nehmen daher den erzeugten
Körperschall auf. Sie dienen mithin nicht dazu, Bewegungen eines Prüflings in
Verbindung mit einer gerichteten Schwingung zu steuern. Der Fachmann würde die
Dämpfungselemente der D8 deshalb bei der aus der D1 bekannten Vorrichung auch
in dem Gestell, in der die Bruchkammer höhenverstellbar integriert ist, vorsehen
(vgl. D1, Fig. 11 Doppelpfeil, i.V.m. S. 9, Z. 14 - 25), um so den in der Bruchkammer
erzeugten Körperschall zu dämpfen und die Vorrichtung vom Untergrund
weitgehend zu entkoppeln. Eine Anregung, ein derartiges Dämpfungselement
unterhalb des Plattenelements 11 der D1 anzuordnen, wobei es zwischen einem
ersten Klemmelement und einem zweiten Klemmelement angeordnet ist, und das
erste Klemmelement mit einem Plattenelement einer Bruchkammer verbunden ist,
bekommt der Fachmann durch die K8 zur Überzeugung des Senats nicht.
b)
Das Dokument D12 offenbart ganz allgemein Dämpfungsmittel aus Gummi
und Metall in einem Verkaufskatalog, beispielhaft trapezförmige Gummi-Metall-
Puffer (Lohmann-Artikelnummern LGY 050020, LGY 080025, LGY 080030), jedoch
ohne speziell auf deren möglichen Einsatz in einem streitpatentgemäßen oder
streitpatentähnlichen technischen Umfeld hinzuweisen.
Selbst wenn man der Anstragstellerin folgen würde, dass der Fachmann, der ein
Herumhüpfen
von Prüflingen auf dem Plattenelement während der
Tablettenprüfung
in Tablettenprüfgeräten bemerken würde, ohne Weiteres
Dämpfungselemente nutzen würde, die in Dokument D12 im Handel angeboten
werden, da der Fachmann wisse, dass derartige Dämpfungsmittel dazu geeignet
seien, das Herumhüpfen von Prüflingen auf schwingenden Plattenelementen zu
verhindern, so wäre der Fachmann noch nicht beim Gegenstand des
Patentanspruchs 1, insbesondere Merkmal M10 angelangt. Die Problematik des
Hüpfens von Tabletten bei der Positionierung ist in der D1 nicht thematisiert. In der
D1 spielen aus Sicht des Senats vertikale Schwingungen für die Positionierung der
Tablette auch keine Rolle, da diese durch ihre Schwerkraft positioniert und über
eine Verschiebung der beiden „flaps“ gegeneinander gedreht werden. Sollte die
Tablette durch den bei der D1 vorgesehenen Vibrationsmotor, der aus Sicht des
Senats die Positionierung auf Grund der Schwerkraft bei Schrägstellen der „flaps“
erleichtern soll, anfangen zu hüpfen, so würde der Fachmann wohl eher versuchen,
dies über eine angepasste Ansteuerung des Vibrationsmotors zu verhindern.
Aber selbst wenn ein Fachmann die D12 heranziehen würde, so ist ein
erfinderischer Schritt erforderlich, weil er die aus dieser bekannten
Dämpfungselemente derart umgestalten müsste, dass sie unterhalb eines
Plattenelements einer Bruchkammer angeordnet werden können. Zudem müsste
der Fachmann die Dämpfungselemente so bezüglich der Klemmelemente
anordnen, dass gerichtete Schwingungen erzeugt werden können, die es
ermöglichen, einen Prüfling in der Bruchkammer durch von der Schwingung
erzeugte Kräfte und daraus folgende Bewegung desselben zu positionieren. Dies
erfordert mehrere Schritte, zu deren Realisierung der Fachmann ausgehend von
der D1 keinen Anlass hat und er zudem erfinderisch tätig werden musste.
7.2.2 Die weiteren in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen beschreiben
keinen Stand der Technik, der dem in der eingetragenen Fassung nach
Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand näherkommt als die D1.
Gegenteiliges hat die Antragstellerin nicht vorgetragen und ist für den Senat auch
nicht ersichtlich. Dieser weder
in der mündlichen Verhandlung noch
im
Beschwerdeverfahren im Einzelnen erörterte Stand der Technik vermag den
Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 daher nicht nahezulegen.
7.3 Die Unteransprüche 2 bis 6 betreffen vorteilhafte Ausgestaltungen der
Bruchkammer nach dem Schutzanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2. Sie werden von
diesem getragen.
8.
Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgründe, die Anlass zu einer anderweitigen
Kostenentscheidung geben könnten, liegen nicht vor.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde
ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
zu
unterzeichnen
und
beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße
45a,
76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht
verlängert werden.
Metternich
Albertshofer
Wollny
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