BPatG Beschluss vom 29.06.2021 – 35 W (pat) 19/18

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 19/18 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 105 681.2

(hier: Beschwerde gegen Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 29. Juni 2021 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin

Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die

Beschwerde

der

Löschungsantragstellerin

wird

zurückgewiesen.

2. Die

Kosten

des

Beschwerdeverfahrens

hat

die

Löschungsantragstellerin zu tragen.

ECLI:DE:BPatG:2021:290621B35Wpat19.18.0

G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 13. Dezember 2013 angemeldeten und

am 27. Januar 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2013 105 681. 2 (Streitgebrauchsmuster). Das

Streitgebrauchsmuster nahm die

innere Priorität aus einem älteren, am

12. August 2013 eingetragenen Gebrauchsmuster 20 2013 103 363.4

(Prioritätsgebrauchsmuster) in Anspruch, das die Antragsgegnerin am 25. Juli 2013

angemeldet hatte. Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster hatten dieselbe

Bezeichnung,

nämlich

„Decke mit

reduziertem

Füllgewicht“. Beim

Streitgebrauchsmuster waren

allerdings

zwei weitere Unteransprüche

(Schutzansprüche 11 und 12) hinzugetreten. Darüber hinaus waren in diesem

gegenüber

dem Prioritätsgebrauchsmuster weitere Ausführungsformen

beschrieben und auch eine zusätzliche Zeichnung angefügt worden (Figur 3).

Nachdem die Antragstellerin mit Schreiben vom 1. April 2014 der Antragsgegnerin

hinsichtlich des Prioritätsgebrauchsmusters eine Löschungsandrohung übersandt

hatte, hatte die Antragsgegnerin auf das Prioritätsgebrauchsmuster verzichtet.

Hinsichtlich des Streitgebrauchsmuster waren von der Antragsgegnerin am

10. Juli 2014 neue Schutzansprüche zur Registerakte nachgereicht worden. Der

neue, eingeschränkte Hauptanspruch war eine Kombination der Merkmale der

eingetragenen Schutzansprüche 1, 11 und 12, wobei die Antragsgegnerin

zusätzlich erklärt hatte, sie werde weder für die Vergangenheit noch für die Zukunft

über die neuen Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus dem das

Streitgebrauchsmuster geltend machen, und sie verzichte für den Fall eines

künftigen Löschungsantrags unwiderruflich und bedingungslos darauf, das

Streitgebrauchsmuster in einem weitergehenden Umfang zu verteidigen.

Die Antragstellerin hat mit einer am 29. August 2014 beim DPMA eingegangen

Eingabe die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt,

wobei sie ihren Antrag ausdrücklich auch gegen die von der Antragsgegnerin am

10. Juli 2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche gerichtet

hat.

Die Antragsgegnerin hat auf den ihr am 7. Oktober 2014 mit entsprechender

Erklärungsaufforderung

zugestellten

Löschungsantrag mit

einer

am

7. November 2014 beim DPMA eingegangenen Eingabe reagiert und erklärt, dass

sie dem Löschungsantrag nicht widerspreche. Sie sei der Auffassung, dass sie der

Antragstellerin keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben

habe und diese daher die Kosten des Löschungsverfahrens zu tragen habe. Vor

Stellung des Löschungsantrags sei sie von der Antragstellerin nicht zum Verzicht

auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert worden.

Die Antragstellerin ist dem Kostenantrag entgegengetreten. Ihrer Auffassung nach

sei

ihrem Löschungsantrag eine umfangreiche Korrespondenz mit der

Antragsgegnerin vorangegangen. Die Antragstellerin habe die Antragsgegnerin

seinerzeit davon überzeugen können, dass das Prioritätsgebrauchsmuster

löschungsreif sei, worauf die Antragsgegnerin schließlich auf das Prioritätsgebrauchsmuster verzichtet habe.

In diesem Zusammenhang sei die

Antragsgegnerin darauf hingewiesen worden, dass auch zum Streitgebrauchsmuster ein Löschungsantrag in Vorbereitung sei. Der Geschäftsleitung der

Antragsgegnerin sei z. B. vom anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin

unmissverständlich klargemacht worden, dass nach Abschluss einer ergänzenden

Recherche mit der Stellung eines Löschungsantrags zu rechnen sei und dass die

Antragsgegnerin einen Löschungsantrag nur durch einen vollständigen Verzicht auf

das Streitgebrauchsmuster abwenden könne. Jedenfalls am 26. Juni 2014 sei dies

dem anwaltlichen Vertreter der Antragsgegnerin nochmals per E-Mail von der

Geschäftsleitung der Antragstellerin mitgeteilt worden.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA

im Wege einer isolierten Kostenentscheidung die Kosten des patentamtlichen

Löschungsverfahrens gemäß § 93 ZPO i. V. m §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2

PatG der Antragstellerin auferlegt. Die Entscheidung hat die Abteilung damit

begründet, dass die Antragsgegnerin den Löschungsantrag sofort anerkannt und

durch ihr sonstiges Verhalten keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrags

gegeben habe. Die Antragstellerin habe kein Verhalten der Antragsgegnerin

aufgezeigt, aus dem sich vernünftigerweise die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens hätte ergeben können. Eine schriftliche Löschungsaufforderung

betreffend das Streitgebrauchsmuster sei offensichtlich nicht erfolgt. Dabei wäre an

der Kostentragung durch die Antragstellerin auch dann im Ergebnis festzuhalten,

wenn zugunsten der Antragstellerin die von ihr behaupteten telefonisch erfolgten

Hinweise auf einen bevorstehenden Löschungsantrag als wahr unterstellt werden

könnten. Eine qualifizierte Löschungsaufforderung müsse bestimmten Kriterien der

Deutlichkeit, der Nachprüfbarkeit und Ernsthaftigkeit genügen. Hierzu stehe bereits

im Widerspruch, dass die Antragstellerin der Antragsgegnerin im behaupteten,

telefonischen Hinweis mitgeteilt habe, dass vor Stellung des Löschungsantrags

noch eine ergänzende Recherche zum Stand der Technik durchgeführt werde. Für

die Gebrauchsmusterabteilung sei nicht ersichtlich, dass eine schriftliche, inhaltlich

vollständige und ausreichend befristete Löschungsaufforderung mit Sicherheit ohne

Erfolg geblieben wäre.

Die Antragstellerin hat gegen diesen Beschluss, der ihrem anwaltlichen Vertreter

am 10. Oktober 2018 zugestellt worden war, am 9. November 2018 Beschwerde

eingelegt.

In

ihrer Beschwerdebegründung hat sie u. a. ausgeführt, die

Gebrauchsmusterabteilung habe bei

ihrer Entscheidung übersehen, dass

Streit-

und Prioritätsgebrauchsmuster

in einem besonderen Verhältnis

zueinandergestanden hätten. Die wirksame Inanspruchnahme des Prioritätsrechts

nach § 6 Abs. 1 GebrMG habe die Identität der Erfindungsgegenstände in Vor- und

Nachanmeldung

vorausgesetzt.

In der Sache habe es

sich beim

Streitgebrauchsmuster um nichts anderes

als um eine beschränkte

Aufrechterhaltung des Prioritätsgebrauchsmusters gehandelt. Eine beschränkte

Aufrechterhaltung stelle aber keinen Verzicht auf das Schutzrecht dar. Die im

Zusammenhang mit dem Prioritätsgebrauchsmuster an die Antragsgegnerin

gerichtete Löschungsandrohung vom 1. April 2014 habe in jeder Hinsicht die

notwendigen Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Löschungsandrohung

erfüllt, wobei der Antragsgegnerin klar gewesen sei, dass die Löschungsandrohung

sich auch gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtet habe. Durch die am 10. Juli

2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche habe sich die

Antragsgegnerin der Löschungsandrohung, die aus Sicht der Antragstellerin den

Verzicht der Antragsgegnerin auf das Streitgebrauchsmuster erwarten ließ,

offensichtlich nicht gebeugt. Die nachgereichten Schutzansprüche stellten zwar in

gewisser Weise ein Entgegenkommen der Antragsgegnerin dar, die Antragstellerin

sei aber nicht verpflichtet gewesen, sich hierauf einzulassen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 2. Oktober 2018 aufzuheben und die

Kosten

des

patentamtlichen

Löschungsverfahrens

der

Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Der Antragsgegnerin hat sich zum vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht

geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Der angefochtene Beschluss

ist nicht zu beanstanden. Die Gebrauchsmusterabteilung hat der Antragstellerin zu Recht die Kosten des patentamtlichen

Löschungsverfahrens auferlegt.

1. Die kostenrechtlichen Regelungen von § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m § 84 Abs. 2

PatG führen hier zu einer Anwendung von § 93 ZPO. Dies entspricht auch dem

Ergebnis der hier anzustellenden Billigkeitserwägungen.

a) § 93 ZPO bestimmt

im Zusammenhang mit einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, dass die Kosten dann der Antragstellerin zur Last fallen, wenn

eine Antragsgegnerin einem Löschungsantrag nicht widersprochen hat und diese

der Antragstellerin im Vorfeld des Löschungsantrags auch keinen Anlass zur

Stellung des Löschungsantrags gegeben hatte (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG,

9. Aufl., § 17 Rn. 86). Vorliegend

ist nicht nur die

zuerst genannte

Tatbestandsvoraussetzung zu dieser Kostenfolge gegeben, sondern auch die

zweite.

b) Ein Anlass zur Stellung eines Löschungsantrags besteht in aller Regel nur dann,

wenn eine Gebrauchsmusterinhaberin einer gegen ihr Schutzrecht gerichteten

Verzichtsaufforderung nebst Androhung eines Löschungsantrags nicht

nachgekommen ist (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 94 ff.).

Diese Vorgehensweise ist regelmäßig nur dann entbehrlich, wenn eine Antragsgegnerin zuvor bereits gegen eine Antragstellerin entweder Klage wegen

Verletzung des Streitgebrauchsmusters erhoben oder der Antragstellerin

gegenüber den Erlass einer einstweiligen Verfügung angedroht hat. Insbesondere

in diesen Fällen wird ein freiwilliges Nachgeben eines Schutzrechtsinhabers als

ausgeschlossen angesehen, sodass hier ausnahmsweise die unvermittelte

Einlegung eines Rechtsbehelfs ohne Kostennachteil gerechtfertigt sein kann (vgl.

BPatGE 22, 285, 289; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 109). Der

vorliegende Fall

liegt jedoch anders, da die Antragsgegnerin - was unstreitig ist

– zu keiner Zeit aus dem Streitgebrauchsmuster – weder in einer der genannten

noch in anderer Weise – gegen die Antragstellerin vorgegangen war.

c) Die Antragstellerin

irrt,

indem

sie meint, dass die

gegen das

Prioritätsgebrauchsmuster gerichtete Verzichtsaufforderung nebst Androhung eines

Löschungsantrags vom 1. April 2014 auch das Streitgebrauchsmuster erfasst habe

und deshalb eine weitere, ausdrücklich gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtete

Anforderung entbehrlich gewesen sei. Diese Annahme scheitert bereits daran, dass

es sich bei Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster gerade nicht um Schutzrechte mit

identischen Schutzgegenstände gehandelt hatte. Beim Streitgebrauchsmuster waren

die Schutzansprüche 11 und 12, darüber hinaus neue Beschreibungsteile sowie eine

weitere Zeichnung hinzugetreten, wobei letztere gemäß § 12a Satz 2 GebrMG zur

Auslegung der Schutzansprüche heranzuziehen waren. Hierdurch hat der

Gegenstand des Streitgebrauchsmusters eine deutliche Modifizierung gegenüber

dem des Prioritätsgebrauchsmusters erhalten: Als weitere Ausführungsformen waren

z. B.

„senkrecht übereinanderliegende Steppnähte“ beschrieben, die einen

„Scharniereffekt“ ermöglichten, und nunmehr war in der Beschreibung auch von

„Decken für den Übergangsbereich“ und von „Winterdecken“ die Rede, die jeweils

mit

speziellen Füllmengen

zu

befüllen waren.

Im Vergleich

zum

Prioritätsgebrauchsmusters war die Beschreibung beim Streitgebrauchsmuster von

40 auf insgesamt 55 Absätze und die Zahl der Zeichnungen von 2 auf 3 Figuren

angewachsen. Insgesamt ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach

alledem gegenüber demjenigen des Prioritätsgebrauchsmusters

in nicht

unerheblichem Umfang erweitert worden. Hiergegen als Beleg für die vermeintliche

Identität der Gegenstände von Streit- und Prioritätsgebrauchsmuster die Regelung

des § 6 Abs. 1 GebrMG ins Feld zu führen, wie es die Antragstellerin versucht hat,

geht an der Sache vorbei. Die wirksame Inanspruchnahme einer Priorität sagt

grundsätzlich nichts darüber aus, ob der Gegenstand der Nachanmeldung

gegenüber dem der Voranmeldung erweitert worden ist. Die durch eine solche

Erweiterung ausgelöste Rechtsfolge besteht darin, dass dem so entstandenen

„Überschuss“ nicht der Prioritätstag, sondern der Einreichungstag der

Nachanmeldung als Zeitrang zukommt (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl.,

§ 6 Rn. 12, 57; BPatG BlPMZ 2015, 142, 143, re. Sp. 2. Abs. - „Schwingungsabsorbierende Aufhängung“).

d)

Im Übrigen deutete die gesamte Vorgehensweise der Antragsgegnerin darauf

hin, dass von ihr auch beim Streitgebrauchsmusters ein freiwilliges Nachgeben nicht

nur nicht ausgeschlossen war, sondern dass das in Rede stehende, weitere

Löschungsverfahren vielmehr mit großer Wahrscheinlichkeit durch

eine

ausdrücklich gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtete Verzichtsaufforderung

nebst Androhung eines Löschungsantrags hätte vermieden werden können. Bei

dem, was die Antragstellerin als unredlichen Versuch der Antragsgegnerin, in der

Sache wieder zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Prioritätsgebrauchsmusters zurückzukehren, darstellt, handelte es sich

tatsächlich um

jene

Vorgehensweise, die der BGH in seiner „Scherbeneis“-Entscheidung (GRUR 1998,

910 ff.)

allen Gebrauchsmusterinhaberinnen mit

dem Ziel,

unnötige

Löschungsverfahren zu vermeiden, eröffnet hat. Die Antragsgegnerin hat durch ihre

am 10. Juli 2014 zur Registerakte nachgereichten, neuen Schutzansprüche z. B. im

Hauptanspruch gezielt die Kombination der Merkmale der eingetragenen

Schutzansprüche 1, 11 und 12 aufgegriffen, die gerade jene Modifizierung betrafen,

mit denen sich das Streitgebrauchsmuster vom Prioritätsgebrauchsmuster abhob.

Hierdurch hatte die Antragsgegnerin den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters

in recht deutlicher Weise vom Gegenstand des Prioritätsgebrauchsmusters

abgesetzt.

Bei der Erklärung, die die Antragsgegnerin zu dem nachgereichten, neuen

Anspruchssatz abgegebenen hatte, nämlich sie werde weder für die Vergangenheit

noch für die Zukunft über die neuen Schutzansprüche hinausgehenden Rechte aus

dem das Streitgebrauchsmuster geltend machen und sie verzichte für den Fall eines

künftigen Löschungsantrags unwiderruflich und bedingungslos darauf, das

Streitgebrauchsmuster in einem weitergehenden Umfang zu verteidigen, handelte

es sich nicht, wie die Antragstellerin

irrigerweise meint, nur um ein

Entgegenkommen in Form einer schuldrechtlichen Verpflichtung gegenüber der

Allgemeinheit, sondern offensichtlich um einen „vorweggenommenen Verzicht auf

Widerspruch“ im Sinne der „Scherbeneis“-Entscheidung des BGH (vgl. oben a.a.O).

Nach alledem ist die Auffassung der Antragstellerin, sie hätte sich hierauf nicht mehr

einlassen müssen, sondern hätte ohne Kostennachteil unverzüglich die Löschung

des Streitgebrauchsmusters betreiben können, unzutreffend.

2. Da die vorliegende Entscheidung einen Beschluss des DPMA betrifft, der in

einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangen ist, ist gemäß § 18 Abs. 2

Satz 2 GebrMG auch über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

Diese Kosten hat gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1

Satz 1 ZPO die Antragstellerin zu tragen, da diese in vollem Umfang unterlegen ist.

Dass billigerweise eine andere Entscheidung als angemessen erschiene, ist nicht

ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die

Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde

ist

innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt

zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 6133 Karlsruhe,

einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor

Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert

werden.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fi