BPatG Urteil vom 03.08.2021 – 1 Ni 24/19

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Verkündet am 3. August 2021 …

In der Patentnichtigkeitssache

g e g e n

1 Ni 24/19

(Aktenzeichen)

…

…

ECLI:DE:BPatG:2021:030821U1Ni24.19.0

betreffend das deutsche Patent 10 2008 006 889

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mündlichen Verhandlung vom 3. August 2021 durch die Präsidentin Dr. Hock sowie

die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Heimen, Dipl.-Ing. Körtge und die Richterin Dipl.-Ing.

Univ. Peters

für Recht erkannt:

I. Das Patent DE 10 2008 006 889 wird für nichtig erklärt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 10 2008 006

889, das am 31. Januar 2008 angemeldet und dessen Erteilung am 18. November

2010 veröffentlicht wurde. Das Streitpatent

trägt die Bezeichnung „Verdichtervorrichtung“ und umfasste in der ursprünglich erteilten Fassung zwölf

Patentansprüche. Nach einem Beschränkungsverfahren vor dem Deutschen

Patent- und Markenamt (DPMA) wurde die geänderte Fassung mit der Patentschrift

DE 10 2008 006 889 C5 (Streitpatentschrift) am 13. September 2018 veröffentlicht.

Das Streitpatent umfasst in der nunmehr geltenden Fassung zehn Patentansprüche

mit dem Hauptanspruch 1 und den auf diesen zumindest mittelbar rückbezogenen

Unteransprüchen 2 bis 10.

Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung gemäß Streitpatent lautet (mit der

Gliederung des Senates):

1.1

1.2

1.2.1

1.3

Verdichtervorrichtung (10),

die an einen Baggerarm (22) ankuppelbar ist,

mit einem Unwuchterzeuger (30),

dessen Antrieb (32) von der Hydraulik des

Baggers gespeist wird,

wobei sie einen elektrischen Generator (40) umfasst,

1.3.1Ha,Hi2-4

der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers

(30) wenigstens mittelbar gekoppelt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.4a

1.4.1

1.4b

1.4.1

sie eine Signaleinrichtung, insbesondere eine

Lichtsignaleinrichtung umfasst,

die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist

oder

eine Verdichtungsauswerteeinrichtung umfasst,

die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist.

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klägerin greift mit ihrer Klage das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie stützt

die Nichtigkeitsklage darauf, dass der Gegenstand des Streitpatents nach §§ 1 bis 5

PatG nicht patentfähig sei, weil er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe

(§ 22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Sie stützt sich bei ihrem Vorbringen auf folgenden druckschriftlichen Stand der

Technik:

D1

D2

D2‘

D3

D4

D5

D6

DE 103 55 172 B3

WO 2006 / 061 918 A1 (in japanischer Sprache)

Deutsche Übersetzung von Teilen der D2

DE 20 2004 015 141 U1

DE 100 28 949 A1

DE 898 424 B

DE 10 2005 036 842 A1

Im Rechercheverfahren beim DPMA sind des Weiteren noch die folgenden

Druckschriften bekannt geworden:

D7

D8

D9

JP 07 – 113 209 A

EP 1 267 072 B1

DE 10 2004 054 749 A1

Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklage widersprochen und verteidigt im Hauptantrag

das Patent in der geltenden Fassung gemäß Streitpatentschrift, sowie hilfsweise in

geänderter Fassung gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4.

Für den Hilfsantrag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, wurde im Patentanspruch 1 die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichen verschoben

und das Merkmal 1.3.1Ha,Hi2-4 ersetzt durch die Merkmale 1.3.1aHi1 und 1.3.1bHi1; die

Unteransprüche sind gegenüber dem Hauptantrag unverändert. Mit der senatsseitigen Merkmalsgliederung hat der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1

folgenden Wortlaut (Änderungen ggü. Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorgehoben):

1.1

1.2

1.2.1

Verdichtervorrichtung (10),

die an einen Baggerarm (22) ankuppelbar ist,

mit einem Unwuchterzeuger (30),

dessen Antrieb (32) von der Hydraulik des

Baggers gespeist wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3

1.3.1Ha,Hi2-4

wobei sie einen elektrischen Generator (40) umfasst,

der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers

(30)

wenigstens mittelbar gekoppelt ist,

1.3.1aHi1

der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers

(30) entweder unmittelbar

oder

1.3.1bHi1

mittelbar, nämlich über die Welle (50) des

Unwuchterzeugers (30),

gekoppelt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.4a

1.4.1

1.4b

1.4.1

wobei sie eine Signaleinrichtung, insbesondere eine

Lichtsignaleinrichtung umfasst,

die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist

oder

eine Verdichtungsauswerteeinrichtung umfasst,

die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung

(vormals Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), ist bei

unveränderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichen gegenüber dem

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach der Streitpatentschrift das zusätzliche Merkmal 1.5Hi2,4 aus dem entfallenden Unteranspruch 8

hinzugefügt. Es lautet:

1.5Hi2,4

und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32)

zueinander koaxial sind.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung

(vormals Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), ist bei

unveränderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichenteil gegenüber

dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach der Streitpatentschrift das zusätzliche Merkmal 1.6Hi3,4 aus dem entfallenden Unteranspruch

9 hinzugefügt. Es lautet:

1.6Hi3,4

und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32) auf

gegenüberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers (30)

angeordnet sind.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung

(vormals Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), sind

bei unveränderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichenteil

gegenüber dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach

der Streitpatentschrift die vorstehend genannten, zusätzlichen Merkmale 1.5Hi2,4 und

1.6Hi3,4 aus den entfallenden Unteransprüchen 8 und 9 hinzugefügt.

An den jeweiligen Patentanspruch 1 schließen sich die der jeweiligen Fassung

angepassten Unteransprüche an. Wegen des vollständigen Wortlauts der

Anspruchssätze nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei insgesamt

nicht patentfähig, da er nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe (§§ 21 Abs. 1

Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG). Sie trägt dazu vor, der zuständige Fachmann

werde bei der Lösung der aufgeworfenen Aufgabe nicht lediglich baggergeführte

Verdichtervorrichtungen in den Blick nehmen, sondern darüber hinaus u.a. auch

handgeführte Verdichter berücksichtigen. Er werde im maßgeblichen Stand der

Technik sowohl eine autarke elektrische Stromversorgung als auch eine

Signaleinrichtung und eine Verdichtungsauswerteeinrichtung auffinden. Ausgehend

vom nächstliegenden Stand der Technik werde der Fachmann, der diese

zusätzliche elektrische Funktionalität

für eine bessere Effizienz des

baggergeführten Verdichters anstrebe und dazu eine bedarfsgerechte, von der

Stromversorgung des Baggers unabhängige Stromerzeugung im Verdichter

realisieren wolle, diese bereits bekannten Funktionen kombinieren. Der aus der

Druckschrift D1 bekannte, baggergeführte Verdichter weise abgesehen von der

beanspruchten Signaleinrichtung und der Verdichtungsauswerteeinrichtung und

deren Versorgung mit elektrischen Strom bereits alle Merkmale nach

Patentanspruch 1 des Hauptantrags auf. Die fehlenden Merkmale könne der

Fachmann aus den Druckschriften D2, D3 oder D4 entnehmen und mit dem aus der

D1 bekannten Verdichter kombinieren. Die Klägerin meint ferner, auch die den

Gegenstand nach Anspruch 1 weiterbildenden Merkmale der Unteransprüche 2 bis

10 seien dem Fachmann geläufige Ausgestaltungsmöglichkeiten und gegenüber

dem Stand der Technik nicht erfinderisch, mithin nicht patentfähig.

Hinsichtlich der Hilfsanträge ist die Klägerin der Auffassung, der Hilfsantrag 1 sei

verspätet eingereicht und zudem unzulässig erweitert. Im Übrigen handele es sich

bei den für die Hilfsanträge 1 bis 4 veränderten bzw. ergänzten Merkmalen des

Gegenstands des Streitpatents lediglich um einfache konstruktive Anpassungen,

die der Fachmann vornehme, ohne dabei erfinderisch tätig zu werden.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 30. Oktober 2020

übermittelt. In der mündlichen Verhandlung vom 3. August 2021 hat der Senat den

Parteien weitere rechtliche Hinweise erteilt.

Die Klägerin beantragt,

das Patent DE 10 2008 006 889 für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt sinngemäß,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Maßgabe abzuweisen, dass das

Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 4, eingereicht

in der mündlichen Verhandlung am 3. August 2021, erhält.

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der

unbestritten neue Gegenstand des Streitpatents sei auch erfinderisch, da der

zuständige Fachmann schon keinen Anlass gehabt habe, einen baggergeführten

Verdichter mit einer von der Hydraulikversorgung des Baggers betriebenen

Stromerzeugung auszustatten und damit zusätzliche elektrische Funktionen zu

versorgen. Naheliegend und leicht umsetzbar sei stattdessen, eine elektrische

Verbindung mit dem Bagger herzustellen, der ohnehin über eine elektrische

Stromversorgung verfüge. Der Fachmann werde deshalb, wenn er nach einer

Lösung suche, auch keine anderen als baggergeführte Verdichter bei seinen

Überlegungen berücksichtigen. Der streitpatentgemäße Gegenstand weise auch

nicht eine bloße Aggregation von Merkmalen auf. Die aus dem eingeführten Stand

der der Technik bekannten Gegenstände seien bezüglich der maßgeblichen

Merkmale anders konstruiert, der Fachmann könne ihnen keine Anregung

entnehmen, um zur Lösung des Streitpatents zu gelangen.

Zu den Hilfsanträgen ist die Beklagte der Auffassung, der Hilfsantrag 1 sei nicht

verspätet, da keine Vertagung erforderlich sei. Denn die vom Hilfsantrag 1

angesprochene Frage der unmittelbaren bzw. mittelbaren Kopplung sei stets

Gegenstand der Erörterung im Verfahren gewesen. Es liege auch keine unzulässige

Erweiterung vor, da die Aufteilung der „zumindest mittelbaren“ Kopplung nach

Merkmal 1.3.1Ha,Hi2-4 in eine „entweder unmittelbare“ Kopplung oder eine „mittelbare“ Kopplung „über die Welle des Unwuchterzeugers“ ursprungsoffenbart sei. Der

jeweilige Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 sei

auch patentfähig, da er durch den Stand der Technik, insbesondere die Druckschriften D1, D2, D3, D4 oder D8 weder vorweggenommen noch nahegelegt sei. Es

fehle schon an einer Anregung zu entsprechenden Kombinationen. Keine der im

Verfahren befindlichen Druckschriften zeige die Merkmale 1.3.1aHi1 oder 1.3.1bHi1,

nämlich eine unmittelbare Kopplung oder eine mittelbare Kopplung über die Welle

des Unwuchterzeugers gemäß Hilfsantrag 1. Auch die koaxiale Anordnung von

Generator und Antrieb nach Merkmal 1.5Hi2,4 gemäß Hilfsantrag 2 oder deren

Anordnung auf gegenüberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers nach Merkmal

1.6Hi3,4 gemäß Hilfsantrag 3 sei im relevanten Stand der Technik weder bekannt

noch nahegelegt, dies gelte erst recht für eine Kombination der beiden

letztgenannten Merkmale gemäß Hilfsantrag 4. Die Druckschrift D8 zeige eine

technische Lösung für eine Elektrizitätserzeugung im Bagger selbst, die der

Fachmann hier nicht in Betracht ziehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen

den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der

mündlichen Verhandlung vom 3. August 2021 Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Die Klage mit der die Nichtigkeitsgründe der fehlende Patentfähigkeit und bzgl. des

Hilfsantrags 1 auch der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist

zulässig (§ 22 Abs. 1 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG und § 21 Abs. 1

Nr. 4 PatG).

Sie ist auch begründet, da sich der Gegenstand des Streitpatents des jeweiligen

Patentanspruchs 1 sowohl in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung als

auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 4 für den

Fachmann in nahliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und sich das

Streitpatent daher als nicht rechtsbeständig erweist.

I.

1. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft gemäß Absatz [0001] der Streitpatentschrift (im Folgenden

mit SPS kurzbezeichnet) ein Verdichtervorrichtung, die an einen Baggerarm

ankuppelbar ist, mit einem Unwuchterzeuger, dessen Antrieb von der Hydraulik

des Baggers gespeist wird, wobei sie einen elektrischen Generator umfasst, der

mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers wenigstens mittelbar gekoppelt ist.

Weiter wird in der Beschreibungseinleitung ausgeführt, dass die Druckschrift D1

eine Verdichtervorrichtung beschreibe, deren Oberteil an einen Bagger

ankuppelbar sei. Ein mit dem Oberteil verbundenes Unterteil weise einen

Unwuchterzeuger auf, der von einem hydraulischen Antrieb angetrieben werde.

Der hydraulische Antrieb sei über entsprechende Schnellverbindungen mit einer

baggerseitigen Hydraulikversorgung verbunden (vgl. Abs. [0002] der SPS).

Aus der Druckschrift D2 sei eine Verdichtervorrichtung bekannt, die eine Plattenverdichtungseinrichtung beschreibe, bei der über einen Motor sowohl eine

Vibrationseinrichtung für den Verdichtungsvorgang als auch ein Generator

antreibbar sei (vgl. Abs. [0004] der SPS).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, eine Verdichtervorrichtung zu

schaffen, die flexibel bei allen gängigen Baggern eingesetzt werden könne und

einen erweiterten Anwendungsbereich aufweise (vgl. Abs. [0003] der SPS).

2. Zum Fachmann

Als maßgeblichen Fachmann definiert der Senat zum Verständnis des

Streitgegenstandes und zur nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik

einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der in der Entwicklung

und Konstruktion auf dem Gebiet von Anbaugeräten für Bagger, insbesondere

Verdichtervorrichtungen, seit mehreren Jahren

tätig

ist und dabei auch

Entwicklungen auf dem Gebiet sonstiger, z.B. handgeführter oder ferngesteuerter

Verdichtervorrichtungen im Blick behält.

II. Zum Hauptantrag

1. Zum Verständnis der Lehre nach Anspruch 1 gemäß Hauptantrag

Die Prüfung der Patentfähigkeit erfordert regelmäßig eine Auslegung des

Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag,

den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu

bestimmen sind (BGH GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln,

was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des

Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte

technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und

Zeichnungen heranzuziehen hat (BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung

noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs

festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2004, 1023 – Bodenseitige

Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentansprüchen sind deshalb so zu

deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der

Patentschrift und bei Berücksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lösung bei

unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen

Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 2006, 311 – Baumscheibenabdeckung; BGH

GRUR 2004, 845 – Drehzahlermittlung).

Ausgehend hiervon legt der Senat dem Anspruch 1 gemäß Hauptantrag folgendes

Verständnis zugrunde:

Der zuständige Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

gemäß Merkmal 1 eine Verdichtervorrichtung, die nach Merkmal 1.1 an einen

Bagger ankuppelbar sein muss. Nach Merkmal 1.2 weist die Verdichtervorrichtung

einen Unwuchterzeuger auf, dessen Antrieb entsprechend Merkmal 1.2.1 von der

Hydraulik des Baggers gespeist wird. Demnach legt die Merkmalsgruppe 1.2 einen

hydraulischen Antrieb

für den Antrieb des Unwuchterzeugers

fest. Die

Ausgestaltungen des

notwendigen Kuppelabschnitts am Oberteil

der

Verdichtervorrichtung zum Verbinden mit dem Baggerarm, des hydraulischen

Antriebs des Unwuchterzeugers und des Unwuchterzeugers selbst bleiben dem

Handeln des Fachmanns überlassen.

Merkmal 1.3 fordert, dass die Verdichtervorrichtung einen elektrischen Generator

umfasst, der nach Merkmal 1.3.1Ha,Hi2-4 mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers

wenigstens mittelbar gekoppelt ist. Gemäß Abs. [0006] der SPS wird dadurch innerhalb der Verdichtervorrichtung elektrische Energie bereitgestellt, ohne dass eine

entsprechende elektrische Verbindung zwischen Verdichtervorrichtung und Bagger

erforderlich ist. Stattdessen wird die elektrische Energie in der Verdichtervorrichtung

selbst erzeugt,

indem der hydraulische Antrieb, der den Unwuchterzeuger in

Drehung versetzt, auch den Generator antreibt. Der Generator stellt somit eine

autarke Stromversorgung innerhalb der Verdichtervorrichtung bereit, die jedenfalls

insoweit „vom Bagger vollkommen unabhängig ist“, vgl. Abs. [0028] der SPS. Die

konstruktive Ausgestaltung des Generators, seine Anordnung

in der

Verdichtervorrichtung und die bauliche Ausbildung seiner Verbindung zum

hydraulischen Antrieb liegen nach Anspruch 1 im Ermessen des Fachmanns.

Lediglich beispielhaft wird in Unteranspruch 3 der Generator als handelsübliche

Lichtmaschine definiert, wobei beim Gegenstand nach Anspruch 1 dieser nicht auf

einen solchen, meist rotatorisch arbeitenden Wandler beschränkt ist.

In Abs. [0021] der SPS ist eine mögliche Ausgestaltung der in Anspruch 1

geforderten wenigstens mittelbaren Kopplung des Generators mit dem Antrieb des

Unwuchterzeugers angegeben und zwar eine Kopplung über die Welle des

Unwuchterzeugers, die mit den Unteransprüchen 5 bis 7 bzw. in Abs. [0012] und

[0013] der SPS weiter ausgebildet wird. Darauf ist der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 jedoch nicht beschränkt, denn aus Ausführungsbeispielen darf

nicht auf ein engeres Verständnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es

dessen Wortlaut

für sich genommen nahelegt (BGH GRUR 2008, 779

– Mehrgangnabe), eine Auslegung unterhalb des Sinngehalts des Anspruchs ist

nicht zulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport). Der Fachmann

entnimmt dem Wortlaut des Merkmals 1.3.1Ha, Hi2-4, dass der Generator und der

Antrieb entweder unmittelbar oder mittelbar gekoppelt sein können. Eine mittelbare

Kopplung zeichnet sich nach Überzeugung des Senats für den Fachmann dadurch

aus, dass die beiden mittelbar gekoppelten physikalischen Systeme (hier der

Antrieb und der elektrische Generator) sich gegenseitig beeinflussen, bzw. die

Energie von einem Systemteil auf ein anderes durch mechanische Koppelglieder

übertragen wird. Gestützt wird dieses Verständnis auch durch Abs. [0006] der SPS,

wonach „der hydraulische Antrieb, der den Unwuchterzeuger in Drehung versetzt,

auch den elektrischen Generator antreibt“. Die körperliche Ausgestaltung der in

Rede stehenden wenigstens mittelbaren Kopplung des Generators mit dem Antrieb

des Unwuchterzeugers bleibt dabei allerdings ebenfalls dem Fachmann überlassen.

Weiter gibt der Patentanspruch 1 zwei alternative Ausgestaltungen für die Verdichtervorrichtung an. In der ersten Ausgestaltung umfasst sie gemäß Merkmal 1.4a

eine Signaleinrichtung, insbesondere eine Lichtsignaleinrichtung, die Merkmal 1.4.1

entsprechend mit dem Generator elektrisch wenigstens mittelbar verbunden ist.

Alternativ umfasst sie nach Merkmal 1.4b in der zweiten Ausgestaltung eine

Verdichtungsauswerteeinrichtung, die wiederum Merkmal 1.4.1 entsprechend mit

dem Generator elektrisch wenigstens mittelbar verbunden ist. Die Merkmale 1.4a

und 1.4b definieren demnach in der Verdichtervorrichtung alternativ angeordnete

Verbraucher, die mit der im Generator nach Merkmalsgruppe 1.3 erzeugten

elektrischen Energie betrieben werden.

Die

Signaleinrichtung

des Merkmals

1.4a,

die

insbesondere

eine

Lichtsignaleinrichtung umfasst und bei der es sich beispielsweise um Leuchtdioden

zur Signalisierung von Betriebsparametern handeln kann (vgl. Abs. [0008] und

[0023] der SPS), ist nicht mit einer Leuchtvorrichtung gleichzusetzen, wie sie mit

dem Scheinwerfer 44 ebenfalls an der Verdichtervorrichtung der SPS vorgesehen

werden kann (vgl. dort Unteranspruch 2, Abs. [0007] und Fig. 1 i.V.m. Abs. [0022]).

Denn da bei der Verdichtervorrichtung nach der SPS sowohl ein Scheinwerfer als

auch eine Signaleinrichtung vorgesehen sein kann, unterscheidet der Fachmann

zwischen den beiden Bauteilen mit ihren entsprechenden Bezeichnungen, auch

wenn mit den verwendeten Begriffen ein die Bauteile gleichsetzendes Verständnis

nicht ausgeschlossen ist.

Zur Erfüllung der mit vom Streitpatent unterstellten Aufgabe, eine Verdichtervorrichtung mit erweitertem Anwendungsfeld bei flexibler Einsetzbarkeit bereitzustellen (vgl. Abs. [0003] der SPS), wird demnach ein Generator vorgesehen, um

flexibel elektrische Verbraucher - wie eine Signaleinrichtung, eine Verdichtungsauswerteeinrichtung und eine Leuchtvorrichtung) gemeinsam mit der Verdichtervorrichtung betreiben zu können.

2. Zur Patentfähigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 des Hauptantrags

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag erweist sich als nicht

patentfähig, da seine Lehre für den Fachmann durch eine Kombination der Lehren

der Druckschriften D1 und D3 sowie seinem Fachwissen nahegelegt war, sein

Gegenstand also nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des § 4 PatG

beruht.

Die Druckschrift D1 zeigt eine Verdichtervorrichtung, die an einen Baggerarm

ankuppelbar ist, vgl. Anspruch 1 sowie Abs. [0001]. Sie weist einen Unwuchterzeuger 5 auf, dessen Antrieb 9 von der Hydraulik des Baggers gespeist wird, vgl.

Anspruch 1, Abs. [0005] und [0027] i.V.m. nachfolgend eingeblendeter Abb. 1.

Damit entnimmt der Fachmann der Druckschrift D1 eine Verdichtervorrichtung die

entsprechend den Merkmalen 1, 1.1, 1.2 und 1.2.1 nach Patentanspruch 1 des

Hauptantrags ausgebildet ist.

Demgegenüber löst das Streitpatent im Rahmen der Offenbarung objektiv die

Aufgabe,

zusätzliche Funktionalitäten

an

einer

baggerarmgekuppelten

Verdichtervorrichtung vorzusehen, wobei als weiterer Teilaspekt zwingend

hinzukommt, dass die zusätzlichen elektrischen Verbraucher, die entsprechende

zusätzliche Funktionalitäten an der baggerarmgekuppelten Verdichtervorrichtung

sicherstellen sollen, mit Energie zu versorgen sind.

Abb. 1: Fig. 1 der Druckschrift D1

Auf der immerwährenden Suche nach Anregungen für sinnvolle Verbesserungen

der Vorrichtungen seiner eigenen Entwicklungsarbeit

- hier baggergeführter

Verdichtervorrichtungen - wird der Fachmann auch direkt angrenzende Nachbargebiete im Blick behalten.

Im vorliegenden Fall zählen dazu Verdichtervorrichtungen, die nicht an einen Baggerarm angekuppelt werden können, sondern

handgeführt oder

ferngesteuert betrieben werden. Den Kenntnissen des

maßgeblichen Durchschnittsfachmanns kann zwar nicht ein umfassendes Wissen

auf allen Gebieten der Technik zugerechnet werden, aber andererseits kann auch

nicht nur von einem streng auf die von ihm bearbeitete Spezialmaterie beschränkten

Wissen ausgegangen werden. Über den zum jeweiligen Spezialgebiet gehörenden

Stand der Technik hinaus ist das zu berücksichtigen, was sich der maßgebliche

Fachmann bei seiner Ausbildung an allgemeinem Grundlagenwissen angeeignet

hat. Zusätzlich ist das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder auf einem

übergeordneten allgemein technischen Gebiet heranzuziehen, auf dem sich in

größerem Umfang gleiche oder ähnliche Probleme stellen, vgl. BGH BlPMZ 1989,

133 – Gurtumlenkung, Tz. 11. So verhält es sich auch im vorliegenden Fall, denn

den Gebieten der baggergeführten und der handgeführten Verdichtervorrichtungen

ist gemein, dass die dort

jeweils konstruierten Vorrichtungen die gleichen

Einsatzbereiche haben und dabei jeweils ein möglichst gutes Arbeitsergebnis bei

möglichst einfacher Handhabung gewährleisten sollen. Die Argumentation der

Beklagten, wonach der im Bereich der baggergekoppelten Vorrichtungen tätige

Fachmann Entwicklungen auf dem Gebiet der handgeführten oder ferngesteuerten

Vorrichtungen nicht berücksichtigen würde, kann daher nicht durchgreifen.

Demnach wird der Fachmann die Lehre der Druckschrift D3 ohne Weiteres

berücksichtigen, die an einer handgeführten oder ferngesteuerten Verdichtervorrichtung zusätzliche Funktionalitäten vorsieht, mit deren Hilfe auf einfache Weise

ein optimales Verdichtungsergebnis erzielt werden soll, vgl. dort Abs. [0006]. Dafür

umfasst diese Verdichtervorrichtung, deren Unwuchterzeuger im Übrigen motorisch

angetrieben wird, zum einen eine Signaleinrichtung, sogar auch eine

Lichtsignaleinrichtung, und zum anderen eine Verdichtungsauswerteeinrichtung

gemäß den Merkmalen 1.4a und 1.4b, vgl. Anspruch 1.

Um die genannten Vorteile

der handgeführten oder

ferngesteuerten

Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D3, die insoweit ein übertragbares Vorbild

für die Kombination der Merkmale 1, 1.2 sowie 1.4a oder 1.4b bietet, auch bei der

baggerarmkuppelbaren Verdichtervorrichtung nach der Druckschrift D1 zu

erreichen, wird der Fachmann die in der Lehre der Druckschrift D3 genannten

zusätzlichen Funktionalitäten auch bei der in Rede stehenden Verdichtervorrichtung

nach Druckschrift D1 vorsehen. Die Anregung für diesen analogen Einsatz folgt

insoweit aus der Erwartung des in Druckschrift D3 genannten Erfolgs auch bei der

baggerarmgekoppelten Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D1. Dabei kommt

er zu einer Verdichtervorrichtung, die gemäß den vorangehend angeführten

Merkmalen 1 bis 1.2.1 sowie den Merkmalen 1.4a oder 1.4b ausgebildet ist.

Um die zusätzlichen Funktionalitäten nach der Lehre der Druckschrift D3 auch in

der Verdichtervorrichtung nach der Lehre der Druckschrift D1 nutzbar zu machen,

muss der Fachmann im Rahmen fachüblicher Überlegungen zwingend Maßnahmen

zur elektrischen Versorgung treffen, zur Lösung der zweiten Teilaufgabe, nämlich

für die in Rede stehenden zusätzlichen elektrischen Verbraucher elektrische

Energie bereitzustellen.

Dem Fachmann standen unterschiedliche, ihm bekannte Möglichkeiten zur

Verfügung, verschiedenste Verbraucher in einer Vorrichtung mit elektrischer

Energie zu versorgen, wobei die folgend angeführten Quellen aus den zum Stand

der Technik vorliegenden Druckschriften jeweils als Beleg für dieses Fachwissen

des Fachmanns dienen. Zunächst bot sich zur Stromversorgung elektrischer

Verbraucher an einer Verdichtervorrichtung an, eine Batterie oder einen Akku

vorzusehen, oder

für Verbraucher, die relativ wenig Energie benötigen, die

erforderliche Energie durch einen sog. „Energy Harvester“ aus der Energie der vom

Schwingungserreger erzeugten Rüttelbewegung zu gewinnen, vgl. Abs. [0039] der

Druckschrift D3.

Eine weitere dem Fachmann präsente Möglichkeit, diverse elektrische Verbraucher,

auch solche mit höherem Energiebedarf, in einer Verdichtervorrichtung mit Strom

zu versorgen, stellt das Vorsehen eines elektrischen Generators 3 in der

Verdichtervorrichtung 1 selbst dar, der mit dem Antrieb 2 des Unwuchterzeugers 4

wenigstens mittelbar gekoppelt ist, vgl. Fig. 1 der Druckschrift D2 i.V.m. Abs. [0023],

[0029] und [0072] der Druckschrift D2‘.

Schließlich kennt der Fachmann weitere alternative Ausgestaltungen einer solchen

unabhängigen Energieerzeugung durch einen elektrischen Generator bei vorhandenem hydraulischen Antrieb. Zum einen die Integration des Generators im Hydromotor und zum anderen das Herausführen einer zusätzlichen Antriebswelle zum

Antrieb eines externen Generators, vgl. Abs. [0008] der Druckschrift D8. Es ist dabei

unschädlich, dass sich die Druckschrift D8 nicht mit Verdichtervorrichtungen i.S.d.

in der SPS zitierten Standes der Technik befasst, sondern sich der Aufgabe widmet,

mittels einer ohnehin vorhandenen hydrostatischen Kolbenmaschine in einem

Unterwagen eines Baggers in einfacher Weise die Erzeugung elektrischer Energie

zu ermöglichen, vgl. Abs. [0006] der Druckschrift D8. Denn vom Fachmann wird

erwartet, dass er sich auf dem seinem Fachgebiet übergeordneten allgemein

technischen Gebiet und seinem Fachgebiet nahe verwandten Nachbargebieten

grob auskennt und sich dort zu findende Lösungen nutzbar macht, vgl. BGH GRUR

1997, 272 – Schwenkhebelverschluss. Die Lehre der Druckschrift D8 ist den

Kenntnissen des Fachmanns daher zuzurechnen, weil sie auf dem übergeordneten

allgemeinen technischen Gebiet der Stromerzeugung in Baumaschinen grundlegende Konstruktionsmöglichkeiten zur Energieerzeugung für die Versorgung

elektrischer Verbraucher in Baumaschinen anspricht.

Soweit die Beklagte in der mündlichen Verhandlung unterstellt hat, dass es dem

Fachmann ebenfalls bekannt sei, bei einer baggerarmgeführten Verdichtervorrichtung wie sie die Druckschrift D1 zeige, neben dem hydraulischen Anschluss

auch eine elektrische Verbindung zwischen dem Anbaugerät und dem Bagger, der

als Fahrzeug mit einem Generator in Form einer Lichtmaschine ausgestattet ist,

über den Baggerarm vorzusehen, belegt diese Druckschrift dies nicht; vielmehr

behandelt diese allein eine spezielle Ausbildung hinsichtlich des Merkmals 1.2.1 bei

einer Verdichtervorrichtung mit den Merkmalen 1, 1.1 und 1.2. Selbst unter Berücksichtigung einer entsprechenden, zur Versorgung hernehmbaren Ausgestaltung

wäre der Fachmann hierauf nicht vorfestgelegt.

Kommen für den Fachmann nämlich Alternativen in Betracht, können daher

mehrere von ihnen naheliegend sein und die beliebige Auswahl aus diesen

verschiedenen dem Fachmann zur Verfügung stehenden Möglichkeiten kann das

Kriterium des Naheliegens erfüllen, vgl. sinngemäß BGH vom 6. Mai 2003 – X ZR

113/00 und BGH GRUR 2008, 56 – injizierbarer Mikroschaum.

So verhält es sich auch hier. Welche Art und Verortung der Energieerzeugung für

die elektrischen Verbraucher der Fachmann wählt, ist

in dessen Belieben im

Rahmen fachüblicher technisch-wirtschaftlicher Abwägungen gestellt, solange eine

ausreichend bemessene und angemessen zuverlässige Versorgung sichergestellt

ist. Auch das Argument der Beklagten kann nicht durchgreifen, dass der Fachmann

bei einer baggerarmgekoppelten Vorrichtung, eine elektrische Stromversorgung

über eine Kabelverbindung über den Baggerarm wählen würde, wenn im Bagger

ohnehin eine elektrische Stromversorgung vorhanden ist. Denn bei mehreren in

Betracht kommenden, naheliegenden Alternativen zur Lösung des (Teil-) Problems

- wie vorliegend die Anwendung eines im Sinne der Merkmale 1.3 und 1.3.1Ha,Hi2-4

gekoppelten elektrischen Generators, s.o. -, ist es grundsätzlich ohne Bedeutung,

welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht zöge, vgl. BGH

GRUR 2016, 1023 – Anrufroutingverfahren.

Dementsprechend wird der Fachmann durchaus zur Versorgung eines

Verbrauchers in der in Rede stehenden Verdichtervorrichtung einen elektrischen

Generator vorsehen (Merkmal 1.3), der mit dem einzigen in der Verdichtervorrichtung vorhandenem Antrieb nämlich demjenigen des Unwuchterzeugers

wenigstens mittelbar gekoppelt ist

(Merkmal 1.3.1Ha,Hi1-4), um dann diesen

Verbraucher, die Signaleinrichtung oder die Verdichtungsauswerteeinrichtung,

dadurch mit Energie zu versorgen, dass sie mit dem Generator elektrisch

wenigstens mittelbar verbunden sind (Merkmal 1.4.1).

Darüber hinaus ist diese Lösungsmöglichkeit sogar von einer Erfolgserwartung

veranlasst. Denn durch das Vorsehen einer autarken Stromversorgung in der

Verdichtervorrichtung in Form eines Generators anstelle der im Stand der Technik

nachgewiesenen Varianten mit zum Beispiel einer Batterie oder eines „Energy

Harvesters“ (s.o.), der durch den einzigen in der Vorrichtung vorhandenen Antrieb

angetrieben ist, wird es möglich, verschiedenste zusätzliche Funktionalitäten in der

Verdichtervorrichtung vorzusehen, auch solche die einen erhöhten Stromverbrauch

haben, ohne zudem besondere zusätzliche Abstimmungen auf den jeweils

verwendeten Bagger vornehmen zu müssen. Eine solche zusätzliche Funktionalität,

die einen elektrischen Verbraucher mit höherem Stromverbrauch involviert, kann

beispielsweise die Verdichtungsauswerteeinrichtung in Form einer elektronischen

Schaltung, die Sensormesswerte aufnimmt und verarbeitet (vgl. Druckschrift D3:

Anspruch 1), oder eine Beleuchtung (vgl. Druckschrift D2: Fig. 1 i.Vm.

dazugehöriger Teilübersetzung D2‘: Abs. [0072]) sein.

Nach alledem beruht die Verdichtervorrichtung das Patentanspruchs 1 nach

Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

III. Zu den Hilfsanträgen

Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents im Umfang der Hilfsanträge 1 bis 4

bleibt ebenfalls erfolglos.

Die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4 erweisen

sich als nicht patentfähig, da ihre jeweilige Lehre für den Fachmann zum

Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik zumindest

nahegelegt war, sodass die Nichtigkeitsgründe gemäß § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21

Abs. 1 Nr. 1 PatG gegeben sind.

1. Zum Hilfsantrag 1

a)

Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung neu eingereichte

Hilfsantrag 1 ist entgegen der Auffassung der Klägerin nicht als verspätet gemäß

§ 83 Abs. 4 PatG zurückzuweisen.

Voraussetzung für die Zurückweisung eines verspäteten Vorbringens nach § 83

Abs. 4 PatG ist, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 PatG

gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend

entschuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des

Termins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte. Insbesondere ist hierfür stets

erforderlich, dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen

lässt, die in der mündlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem

Aufwand zu klären sind. Kann das an sich verspätete Vorbringen dagegen noch

ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu

einer Verfahrensverzögerung kommt,

liegen die Erfordernisse

für eine

Zurückweisung nicht vor (vgl. u.a. BPatG, Urt. v. 15.11.2011 – 3 Ni 27/10, juris,

Rdn. 32).

So liegt der Fall hier. Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurde ein Merkmal

gegenüber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag verändert, das die Kopplung

zwischen dem elektrischen Generator und dem Antrieb des Unwuchterzeugers

spezifiziert. Dies konnte ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen

werden. Denn wie die Beklagte zurecht ausgeführt hat, war dies ein zentraler

Diskussionspunkt

im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren, weswegen eine

Auseinandersetzung mit allen im Streitpatent als möglich offenbarten Varianten

schon im Vorfeld zur mündlichen Verhandlung unabdingbar war. Dementsprechend

hat sich die Klägerin bezüglich des Hilfsantrags 1 auch zur Sache eingelassen und

zu der insoweit geltend gemachten fehlenden Patentfähigkeit vorgetragen.

b)

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist das Merkmal 1.3.1Ha,Hi2-4 nach der

Anspruchsfassung des Hauptantrags ersetzt durch die mit den Merkmalen 1.3.1aHi1

und 1.3.1bHi1 folgendermaßen angegebene alternative Ausgestaltung der Kopplung

zwischen dem elektrischen Generator und dem Antrieb des Unwuchterzeugers:

1.3.1aHi1

der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers (30) entweder

unmittelbar

oder

1.3.1bHi1

mittelbar, nämlich über die Welle (50) des Unwuchterzeugers,

gekoppelt ist,

Mit der alternativen Ausgestaltung der Kopplung des elektrischen Generators mit

dem Antrieb des Unwuchterzeuger gemäß den Merkmalen 1.3.1aHi1 und 1.3.1bHi1

ist für die Verdichtervorrichtung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1

festgelegt, dass die beiden Bauteile entweder unmittelbar gekoppelt sind – worauf

in der SPS jedoch nicht weiter eingegangen wird – oder mittelbar über die Welle

des Unwuchterzeuger, was neben der wortwörtlichen Angabe in Abs. [0021] der

SPS auch deren Fig. 2 und 3 zeigen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zum Sinngehalt der übrigen Merkmale des

Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 auf die entsprechenden

Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

c)

Die den Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags beschränkende

Änderung gemäß Hilfsantrag 1 ist auch zulässig, da auch die Gegenstände mit den

jeweiligen zusätzlichen alternativen Ausgestaltungen des Anspruchs 1 nach

Hilfsantrag 1 in den ursprünglichen Unterlagen offenbart waren.

Die unmittelbare Kopplung des Generators mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers

gemäß Merkmal 1.3.1aHi1 ist

für den Fachmann als mögliche Variante der

unbestimmteren

Formulierung

„wenigstens mittelbar gekoppelt“ gemäß

Merkmal 1.3.1Ha,Hi2-4 zu entnehmen, die bereits im ursprünglichen Anspruch 1 der

mit den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen zur SPS identischen

Offenlegungsschrift DE 10 2008 006 889 A1 enthalten war.

Die dazu alternative Ausgestaltung nach Merkmal 1.3.1bHi1, wonach der Generator

mittelbar über die Welle des Unwuchterzeugers mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers gekoppelt ist, entnimmt der Fachmann dem Abs. [0022] der o.g. Offenlegungsschrift.

d)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht jedoch

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil es auch hinsichtlich der gegenüber dem

Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags geänderten/ergänzten Merkmale -

wegen der übrigen Merkmale wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf

Abschnitt

II.2 verwiesen -

keiner überdurchschnittlichen

fachmännischen

Fähigkeiten bedurfte, um ihn aus dem Stand der Technik zu entwickeln.

Zum Vorsehen der zusätzlichen Funktionalitäten wie einer Signaleinrichtung oder

einer Verdichtungsauswerteeinrichtung an der Verdichtervorrichtung nach

Druckschrift D1 wird erneut auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen. Wie

dort ebenfalls ausgeführt wurde, kennt der Fachmann verschiedene Möglichkeiten

die die in Rede stehenden zusätzlichen Funktionalitäten bietenden elektrischen

Verbraucher mit der notwendigen Energie zu versorgen.

Der vom Fachmann getroffenen naheliegenden Auswahlentscheidung, die

notwendige Energie durch einen elektrischen Generator bereitzustellen, der vom

Antrieb des Unwuchterzeugers angetrieben wird, folgen zwingend die üblichen

konstruktiven Überlegungen des Fachmanns zur Kopplung eines Antriebs mit zwei

von diesem anzutreibenden Funktionseinheiten, hier den Unwuchterzeuger und den

elektrischen Generator. Grundlegende, in Abhängigkeit vom Raumbedarf und

Platzangebot vom Fachmann in Betracht zu ziehende Möglichkeiten nach den im

Verfahren nachgewiesenen Vorbildern im Stand der Technik sind dabei zum einen

ein Aufbau in Form eines in den rotatorischen Antrieb integrierten Generators nach

der Lehre der Druckschrift D8, die insoweit eine unmittelbare Kopplung im Sinne

des Merkmals 1.3.1aHi1 darstellt (vgl. dort Abs. [0008] und [0015]), und zum anderen

die Übertragung über ein Zugmittelgetriebe mit Keilriemen (vgl. Fig. 1 der

Druckschrift D2) oder über eine aus dem rotatorischen Antrieb herausgeführte Welle

(vgl. Abs. [0008] in Druckschrift D8) als Vorbild für eine mittelbare Kopplung im

Sinne des Merkmals 1.3.1bHi1 unter Zwischenschaltung von Bauteilen zur

mechanischen Leistungsübertragung zwischen rotierenden Komponenten eines

Antriebsstrangs mit parallel liegenden Wellen.

In dem steten Bestreben, raumsparend und kostengünstig durch Verwendung

weniger Teile zu bauen (vgl. BGH Urteil vom 24. März 1994 – X ZR 86/91 – Bausch:

Nichtigkeitsrechtsprechung

in Patentsachen Bd. 1, 168 - 173 – Einphasensynchronmotor) drängt sich dabei dem Fachmann diejenige konstruktive Lösung

auf, bei der bei der Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D1 möglichst wenige

Bauteile ausgetauscht werden müssen und keine komplette Umkonstruktion mit

zusätzlichem Platzbedarf erforderlich wird. Angesichts des Aufbaus der Verdichtervorrichtung nach der Druckschrift D1 (vgl. die im Abschnitt II.2 eingeblendete Abb.

1), der bereits eine koaxiale Anordnung des hydraulischen Antriebs für den

Unwuchterzeuger einer baggergeführten Verdichtervorrichtung vorgibt und die sich

insoweit für die weitere koaxiale Anbindung auch eines rotatorischen Generators

darüber hinaus anbietet, wird der Fachmann daher bei unverändertem

Unwuchterzeuger 5 und unverändertem Antrieb 9 des Unwuchterzeugers 5, eine

Anordnung des Generators auf der hierfür verfügbaren freien, dem Antrieb

gegenüberliegenden Seite des Unwuchterzeugers in Betracht ziehen. Dadurch

wäre dieser dann mit dem Antrieb mittelbar über die Welle des Unwuchterzeugers

gekoppelt, als Alternative zu einer parallelen Anordnung wie aus Druckschrift D2

bekannt oder einer Integration in den Antrieb wie aus Druckschrift D8 bekannt. Denn

ohne weitere Bauteile wie Getriebe zu benötigen oder vorhandene Bauteile komplett

austauschen zu müssen, was bei einer parallel liegenden Anordnung bzw. der Wahl

eines integrierten Generators erforderlich wäre, kann der bei einer - naheliegenden,

s.o. - Ausrüstung des baggergeführten Verdichters mit einer Signaleinrichtung

(Merkmal

1.4a) oder Verdichtungsauswerteeinrichtung

(Merkmal

1.4b)

gleichermaßen zu ergänzende Generator so kostengünstig und raumsparend in der

Verdichtervorrichtung vorgesehen und vom Antrieb des Unwuchterzeugers

angetrieben werden.

Um zu erkennen, dass diese gewählte Ausgestaltung ein sinnvoll gangbarer Weg

der Kraftübertragung vom Antrieb des Unwuchterzeugers zum Generator war,

musste der Fachmann auf seinem Gebiet weder überdurchschnittlich bewandert

und befähigt sein noch musste er erhebliche gedankliche Kreativität entfalten, um

zur anspruchsgemäßen Lösung des Hilfsantrags 1 zu gelangen. Wie oben bereits

erläutert waren ihm aufgrund seiner Fachkunde und Erfahrung die grundsätzlichen

Konstruktionsvarianten bekannt und auch sonst musste er sich lediglich an

allgemein gültigen Vorgaben wie Platz- und Kostenoptimierung halten. Der damit

verbundenen Verneinung einer erfinderischen Tätigkeit steht nicht entgegen, dass

der Fachmann im Stand der Technik kein unmittelbares Vorbild zur mittelbaren

Kopplung des elektrischen Generators mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers über

dessen Welle vorfand, sondern zu dessen Auffindung von allgemeinen

Überlegungen und ähnlichen Aufbauten ausgehen musste. Beschränkt sich die

Problembewältigung, wie beim Lösen der in Rede stehenden Teilaufgabe der

Energieversorgung der zusätzlich vorzusehenden Funktionalitäten

in der

Verdichtervorrichtung, darauf, die an sich bekannte Kopplung der angesprochenen

Bauteile unter Beherzigung von Konstruktionsgrundsätzen auszubilden, handelt es

sich auch dann um eine auch von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu

erwartende Entwicklungsleistung, wenn

für die genaue Ausgestaltung der

angesprochenen Kopplung keine Vorbilder im Stand der Technik vorliegen, vgl.

sinngemäß BGH GRUR 2010, 814 – Fugenglätter.

Der Fachmann kommt somit durch eine Kombination der Lehren der Druckschriften

D1 und D3 sowie notwendigen fachmännischen Überlegungen in naheliegender

Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ohne dabei

erfinderisch tätig geworden zu sein.

2. Zu den Hilfsanträgen 2 bis 4

Bei der nachfolgenden Darstellung der Prüfung der Hilfsanträge 2 bis 4 ist der Senat

aus den folgenden Gründen von der von der Beklagten beantragten

Prüfungsreihenfolge der Hilfsanträge abgewichen. Die Gegenstände der Patentansprüche 2 und 3 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 4. Nachdem letzterer, wie die nachfolgenden

Ausführungen zum Hilfsantrag 4 zeigen, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit

beruht, sind auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen

2 und 3 aus diesem Grunde nicht patentfähig.

a)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ergibt sich aus

dem Gegenstand das Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, der mit dem für

Hilfsantrag 2 angefügten Merkmal 1.5Hi2,4 und dem für Hilfsantrag 3 hinzugefügten

Merkmal 1.6Hi3,4 wie folgt ergänzt wurde.

1.5Hi2,4

und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32) zueinander koaxial

1.6Hi3,4

und auf gegenüberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers (30)

angeordnet sind.

Die den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beschränkenden

Änderungen nach Hilfsantrag 4 sind unbestritten zulässig. Die mit Hilfsantrag 4

ergänzten Merkmale 1.5Hi2,4 und 1.6Hi3,4, wonach Generator und Antrieb koaxial und

auf gegenüberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers angeordnet sind, sollen

zum einen die Robustheit der Vorrichtung erhöhen und wegen nicht erforderlicher

zusätzlicher Getriebeelemente die Kosten senken und zum anderen für eine

platzsparende Unterbringung des Generators sorgen, vgl. Abs. [0014] und [0015]

der SPS. Dabei ist das Merkmal 1.5Hi2,4 damit gleichzusetzen, dass Generator und

Antrieb eine gemeinsame Längsachse besitzen, vgl. Abs. [0020] der SPS.

Zum Sinngehalt der übrigen Merkmale des Gegenstands nach Patentanspruch 1

des Hilfsantrags 4 wird auf die entsprechenden Ausführungen zum Hauptantrag

verwiesen.

b)

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht nicht auf

einer erfinderischen Tätigkeit, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik nach der Druckschrift D1 in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift D3

und weiteren vom Fachwissen getragenen Überlegungen des Fachmanns ergibt.

Zum Naheliegen der Verdichtervorrichtung des Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

wird auf die Ausführungen zum Hauptantrag unter Abschnitt II.2 verwiesen.

Der vom Fachmann getroffenen naheliegenden Auswahlentscheidung, die von den

zusätzlich vorgesehenen elektrischen Verbrauchern in Form einer Signaleinrichtung

oder einer Verdichtungsauswerteeinrichtung benötigte Energie durch einen

elektrischen Generator bereitzustellen, der vom Antrieb des Unwuchterzeugers

angetrieben wird,

folgen zwingend übliche konstruktive Überlegungen des

Fachmanns zur mechanischen Kopplung eines Generators mit dem bereits mit dem

Unwuchterzeuger verbundenen Antrieb unter Berücksichtigung von Platzbedarf und

nutzbarem Bauraum.

Der Fachmann kann hierzu auf verschiedene ihm aus seinem Fachwissen präsente

Ausgestaltungsmöglichkeiten zurückgreifen. So kann die Kraft vom Antrieb zum

Generator über Getriebe, beispielsweise über ein Zugmittelgetriebe mit Keilriemen,

übertragen werden, vgl. Fig. 1 der Druckschrift D2 i.V.m. Abs. [0029] der

Teilübersetzung D2‘. Ein Generator kann aber auch durch eine aus dem Antrieb

herausgeführte Welle angetrieben oder im Antrieb integriert werden, vgl. Abs. [0008]

der Druckschrift D8.

Hierbei

ist der Fachmann stets bestrebt, raumsparend und kostengünstig durch

Verwendung weniger Teil zu bauen, vgl. BGH Urteil vom 24. März 1994 –

X ZR 86/91 – Bausch: Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen Bd. 1, 168 - 173

– Einphasensynchronmotor. Will der Fachmann den erforderlichen Generator in

raumsparender und kostengünstiger Weise durch Verwendung weniger Bauteil in

die Verdichtervorrichtung nach der Druckschrift D1 einbauen, bei der der Antrieb 9

und der Unwuchterzeuger 5 koaxial angeordnet sind, vgl. Fig. 2a und Abb. 1 in

Abschnitt II.2, wird er aus den ihm gegenwärtigen Einbaumöglichkeiten diejenige

auswählen, die den genannten Anforderungen am besten entspricht. Deshalb wird

er die Antriebswelle durch den Unwuchterzeuger hindurch auf der dem Antrieb

gegenüberliegenden Seite des Unwuchterzeugers jedenfalls funktionell verlängern,

um dort den Generator aufzusetzen, wo ausreichend Platz zur Verfügung steht, und

ihn über die Welle in koaxialer Anordnung ohne weitere Kopplungsbauteile wie

Getriebe antreiben zu lassen. Dadurch wird die Verdichtervorrichtung ausgebildet

wie mit den Merkmalen 1.5Hi2,4 und 1.6Hi3,4 angegeben ist, wonach der Generator

und der Antrieb zueinander koaxial und auf gegenüberliegenden Seiten des

Unwuchterzeugers angeordnet sind.

Vgl. zu dieser naheliegenden Ausgestaltung auch Ausführungen zur mangelnden

erfinderischen Tätigkeit bzgl. Hilfsantrag 1 unter Abschnitt III.1.d.

Der Fachmann kommt damit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach

Hilfsantrag 4 ohne dabei erfinderisch tätig geworden zu sein.

Gleiches gilt ebenso für die Gegenstände der weiter gefassten Patentansprüche 1

der Hilfsanträge 2 und 3.

IV.

Einer Beurteilung der weiteren Ansprüche sämtlicher Anspruchsätze bedurfte es

nicht, zumal die Beklagte mit der Stellung der Anträge zu erkennen gegeben hat,

diese nicht selbstständig verteidigen zu wollen. Auch im Übrigen hat die Beklagte

nicht geltend gemacht – noch ist ersichtlich –, dass die Ausgestaltungen nach den

jeweiligen Unteransprüchen zu einer anderen Beurteilung der Patentfähigkeit

führen könnten (BGH GRUR 2012, 149 – Sensoranordnung; BGH GRUR 2007, 862

– Informationsübermittlungsverfahren II).

Nach alledem ist die Klage begründet.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs.

1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1

PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von fünf

Monaten nach Verkündung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland

zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmächtigen schriftlich

oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Dr. Hock

Dr. Baumgart

Heimen

Körtge

Peters

Fe