BPatG Beschluss vom 21.12.2021 – 25 W (pat) 37/19

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 37/19 _______________________

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

ECLI:DE:BPatG:2021:211221B25Wpat37.19.0

betreffend die Marke 30 2014 072 718

(hier: Kostenantrag)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21.

Dezember 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der

Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Der

Antrag

der

Inhaberin

der angegriffenen Marke, der

Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen,

wird zurückgewiesen.

Die Wortmarke

I.

Sallaki-Hecht

ist am 27. November 2014 angemeldet und am 30. Januar 2015 unter der Nummer

30 2014 072 718 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register

für verschiedene Waren der Klassen 5, 29 und 30 eingetragen worden:

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere; Medizinprodukte

zum Einnehmen; diätetische Lebensmittel für medizinische Zwecke, auf

der Basis von Zucker und/oder Ballaststoffen und/oder Schalentieren

und/oder Enzymen und/oder Proteinen und/oder Aminosäuren und/oder

Alginate;

Klasse 29:

Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für nicht medizinische

Zwecke, auf der Basis von Proteinen, auch mit Zusätzen von Aromen,

Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren, Lecithin, Mineralien,

Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 30:

Diätetische Nahrungsmittel und Erzeugnisse für nicht medizinische

Zwecke, auf der Basis von Kohlenhydraten und/oder Ballaststoffen, auch

mit Zusätzen von Aromen, Gewürzen, Pflanzenextrakten, Aminosäuren,

Lecithin, Mineralien, Vitaminen und/oder anderen Wirkstoffen, soweit in

Klasse 30 enthalten.

Gegen die Eintragung der am 6. März 2015 veröffentlichten Marke hat die

Widersprechende aus ihrer am 7. September 1998 eingetragenen Wortmarke 398

05 930

Sallaki

am 28. März 2015 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz

für folgende Waren der Klasse 5:

Arzneimittel.

Dem vorliegenden Beschwerdeverfahren sind u. a. folgende Rechtsstreitigkeiten

vorausgegangen, an denen die Widersprechende und zum Teil auch die Inhaberin

der angegriffenen Marke beteiligt waren:

1. Die Widersprechende hatte als Klägerin eine Dritte auf Unterlassung, Auskunft

und

Schadensersatz

wegen

der

Verletzung

der

hier

beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarke

in Anspruch genommen

(OLG

…,

vom

…,

Az.

…).

Das

OLG

…

war der Auffassung, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft

zukomme, weil die maßgeblichen

inländischen

Endverbraucherkreise die Bedeutung des Wortes „Sallaki“ nicht kennen würden.

2. Beide Verfahrensbeteiligte standen sich auch im Löschungsverfahren 25 W

(pat) 10/16 betreffend die Wortmarke 307 11 599 „Sallaki“ gegenüber, deren

Inhaberin die Widersprechende war. Auf den Löschungsantrag der Inhaberin der

angegriffenen Marke stellte der Senat - abweichend von der Beurteilung des OLG

… -

mit

vom … fest,

dass

zumindest

der

Fachverkehr das Zeichen „Sallaki“ schon im Zeitpunkt seiner Anmeldung als

Marke am 22. Februar 2022 als sachbeschreibenden Hinweis auf einen Extrakt

aus dem Harz des indischen Weihrauchbaumes verstanden habe. Dieses

Verständnis dauere auch fort, so dass die Eintragung der Marke 307 11 599 zu

löschen sei.

3. Weiterhin waren beide Verfahrensbeteiligte in das Verfallsverfahren mit dem

Az. R 1022/2019-2 vor dem EUIPO betreffend die Unionswort-/Bildmarke 8 285

der Widersprechenden eingebunden. Mit Beschluss vom

5. November 2019 bestätigte die Zweite Beschwerdekammer die

Löschungsanordnung, weil die rechtserhaltende Benutzung der Marke auch für

die Waren „Arzneimittel“ nicht nachgewiesen worden sei. Die vorgelegten

Unterlagen (an deutsche Importeure adressierte Rechnungen und eidesstattliche

Versicherungen) könnten nur den Import der Waren nach Deutschland belegen,

jedoch nicht deren Abgabe an deutsche Verbraucher. Insoweit sei zu

berücksichtigen, dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der

betreffenden Weihrauchprodukte festgestellt hätten und die Inhaberin der Marke

über keine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge, sondern sich lediglich auf

einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand berufe.

Die Markenstelle für Klasse 5 hat mit zwei Beschlüssen vom 23. Februar 2017 und

vom 13. Mai 2019, von denen letzterer im Wege des Erinnerungsverfahrens

ergangen ist, die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch

zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass das Wort „Sallaki“ eine

sachbeschreibende Angabe für einen Weihrauchextrakt sei, der als Arzneimittel

genutzt werde. Der Widerspruchsmarke

komme

daher

nur

eine

unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Hiervon ausgehend halte die

jüngere Marke den gebotenen Zeichenabstand auch im Zusammenhang mit

hochgradig ähnlichen Vergleichswaren

ein. Beim Vergleich der sich

gegenüberstehenden Zeichen begründe der nur in der angegriffenen Marke

enthaltene Wortbestandteil „Hecht“ in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher

Hinsicht einen ausreichend deutlichen Unterschied. Eine Prägung des

Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil „Sallaki“ oder

die Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung komme aus

Rechtsgründen nicht in Betracht. Schutzunfähige Angaben könnten in Ermangelung

eines herkunftshinweisenden Charakters weder eine prägende Wirkung haben,

noch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches

In-Verbindung-Bringen

begründen. Hiervon ausgehend könne die Frage der rechtserhaltenden Benutzung

der Widerspruchsmarke als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Eine Kostenauferlegung sei bei der gegebenen Kollisionslage nicht veranlasst.

Der Senat hat die Verfahrensbeteiligten mit schriftlichem Hinweis vom 21. August

2020 über seine vorläufige Auffassung informiert, dass sowohl die Beschwerde der

Widersprechenden als auch der Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen

Marke ohne Aussicht auf Erfolg seien. Zu Gunsten der Widersprechenden könne

als

richtig unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke

trotz

ihres

sachbeschreibenden

Sinngehalts

noch

eine

unterdurchschnittliche

Kennzeichnungskraft zukomme. Hiervon ausgehend genüge die angegriffene

Marke wegen ihres zusätzlichen Bestandteils „Hecht“ auch im Zusammenhang mit

hochgradig ähnlichen Waren in jeder Hinsicht den Anforderungen an den

Zeichenabstand. Eine Kostenauferlegung komme bei der vorliegenden Sachlage

nicht in Betracht. Eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten seitens der

Widersprechenden sei nicht erkennbar sei. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens

könnten allenfalls vor den Zivilgerichten als Schadensersatzanspruch geltend

gemacht werden.

Die Widersprechende hat auf diesen Hinweis ihren Widerspruch mit Schriftsatz vom

23. April 2021 zurückgenommen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat an

ihrem Kostenantrag festgehalten.

Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende mit der Einlegung der

Beschwerde gegen ihre prozessuale Sorgfaltspflicht verstoßen habe. Sie habe sich

vor der Einlegung der Beschwerde nicht ausreichend mit dem Beschluss des

Bundespatentgerichts 25 W (pat) 10/16 auseinandergesetzt, sondern lediglich ihre

Argumentation aus dem damaligen Löschungsverfahren wiederholt. Die

Widersprechende habe

insbesondere nicht berücksichtigt, dass sich das

Bundespatentgericht ausführlich mit der abweichenden Feststellung des OLG …

zum maßgeblichen Verkehrsverständnis auseinandergesetzt habe. Nach

der Löschung der Eintragung der Marke 307 11 599 „Sallaki“ wegen absoluter

Schutzhindernisse sei ein Widerspruch aus der im Prinzip identischen Marke 398

05 930 „Sallaki“ erkennbar aussichtslos gewesen. Es sei daher das alleinige Ziel

der Widersprechenden gewesen, die Inhaberin der angegriffenen Marke am

Vertrieb der mit „Sallaki-Hecht“ gekennzeichneten Waren zu hindern.

Darüber hinaus sei der Widersprechenden bewusst gewesen, dass die Einrede der

Nichtbenutzung offenkundig Erfolg gehabt hätte. Die Widerspruchsmarke

beanspruche Schutz für die Waren „Arzneimittel“, ohne dass die Widersprechende

über eine arzneimittelrechtliche Zulassung verfüge. Die Produkte dürften deswegen

nicht beworben werden. Schon aus diesem Grund sei es unmöglich, die

Widerspruchsmarke rechtserhaltend zu benutzen. Die Widersprechende habe auch

deshalb gegen ihre prozessualen Sorgfaltspflichten verstoßen, weil sie nach dem

Scheitern des ersten Zulassungsantrages von einem weiteren für das Arzneimittel

„Sallaki“ abgesehen habe. Es sei nicht ausreichend, sich lediglich auf einen

arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand des § 73 AMG zu berufen. Dies habe

auch die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO in ihrer Entscheidung vom 5.

November 2019 betreffend das Az. R 1022/2019-2 festgestellt. Gleiches folge aus

dem Urteil des EuGH vom 3. Juli 2019 (Az. C - 668/17 P). Danach könne die

betreffende Marke nicht rechtserhaltend benutzt werden, wenn ein Arzneimittel

seine Zulassung verloren habe und eine neue Zulassung nicht beantragt worden

sei (vgl. EuGH, a. a. O., Rn. 38 bis 40).

Unabhängig von diesen Verstößen gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht könne die

Inhaberin der angegriffenen Marke die Erstattung ihrer Kosten auch unmittelbar aus

der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.

April 2004

zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

(DurchsetzungsRL) verlangen, nachdem die Umsetzungsfrist am 29. April 2006

abgelaufen

ist. Nach Art. 14 DurchsetzungsRL seien die Mitgliedstaaten

verpflichtet, sicherzustellen, dass die Kosten der obsiegenden Partei von der

unterlegenen Partei getragen würden. Insoweit könne der Senat die Inhaberin der

angegriffenen Marke auch nicht auf die Zivilgerichtsbarkeit verweisen. Denn die

nationalen Regelungen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

dürften nach Art. 3 Abs. 1 DurchsetzungsRL nicht unnötig kompliziert oder

kostspielig sein. Eine verfahrensrechtliche Trennung des Widerspruchsverfahrens

von der gerichtlichen Geltendmachung der betreffenden Kosten könne dieser

Maßgabe nicht gerecht werden. So habe der EuGH im Urteil vom 28. Juli 2016 (Az.

C-57/15) unter Verweis auf Art. 3 und Art. 14 DurchsetzungsRL festgestellt, dass

auch die Honorare der Rechtsanwälte in den Regelungsbereich der Richtlinie fielen

und die Mitgliedstaaten verpflichtet seien,

„die Erstattung

für

‚zumutbare

Prozesskosten‘ zu gewährleisten.“

Sofern der Senat die DurchsetzungsRL anders auslegen wolle, sei er verpflichtet,

das Verfahren dem EuGH vorzulegen. Auch der BGH habe die Frage vorgelegt, ob

die Regelung des § 140 Abs. 4 MarkenG betreffend die Kosten des Patentanwalts

mit der DurchsetzungsRL vereinbar sei (unter Verweis auf BGH I ZB 59/19 – Kosten

des Patentanwalts VI). Sofern der Senat nicht beabsichtige, das Verfahren

vorzulegen, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Darüber hinaus verstoße § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch gegen die Richtlinie

(EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember

2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

(MarkenrechtsRL). Im Erwägungsgrund 12 der MarkenrechtsRL sei ausgeführt,

dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen

Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten müssten. Nach

Erwägungsgrund 36 der MarkenrechtsRL solle das Verfahren für die Eintragung von

Marken in den Mitgliedstaaten ähnlichen Regeln folgen wie denen, die für die

Unionsmarke gälten. Art. 109 Abs. 1 UMV sehe

eine

regelmäßige

Kostenauferlegung vor. Weder die MarkenrechtsRL noch die UMV würden eine § 71

Abs. 1 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung kennen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens

aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, dass das vorliegende Verfahren keinen

Anlass gebe, vom Grundsatz der eigenen Kostentragung gem. § 71 Abs. 1 Satz 2

MarkenG abzuweichen. Ein Verstoß gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht seitens

der Widersprechenden liege schon deswegen fern, weil das OLG München

festgestellt habe, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche

Kennzeichnungskraft zukomme. Hieraus folge zwanglos, dass diese Frage nicht

zweifelsfrei geklärt sei, so dass auch eine vom Beschluss 25 W (pat) 10/16

abweichende Einschätzung des Senats möglich gewesen sei. Im Übrigen

entspreche es lediglich dem Recht auf rechtliches Gehör, auch allgemein

anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze einer erneuten gerichtlichen Überprüfung

zu unterziehen. Die Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, die

Widersprechende verfolge mit der Beschwerde ausschließlich verfahrensfremde

Ziele, sei lediglich eine Vermutung und nicht auf Tatsachen gestützt. Im

Zusammenhang mit der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung komme nach

ständiger Rechtsprechung eine Auferlegung der Kosten nur in Betracht, wenn der

Widersprechende auf die Erhebung der Einrede keinen ernsthaften Versuch

unternehme, die Benutzung nachzuweisen. Vorliegend habe die Widersprechende

jedoch verschiedene Unterlagen zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung

vorgelegt. Ob die Widersprechende für ihr Produkt über eine arzneimittelrechtliche

Zulassung verfüge oder nicht, sei deswegen ohne Belang.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle für

Klasse 5 vom 23. Februar 2017 und vom 13. Mai 2019, die Schriftsätze der

Verfahrensbeteiligten, die schriftlichen Hinweise des Senats vom 21. August 2020

und vom 15. Juni 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige

Beschwerde der Widersprechenden hat sich nach der Rücknahme des

Widerspruchs in der Hauptsache erledigt, so dass nur noch über den Kostenantrag

der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden ist.

1. Der vorliegende Fall gibt keinen Anlass, die Kosten des Beschwerdeverfahrens

der Widersprechenden aufzuerlegen.

a) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist von dem Grundsatz

auszugehen, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1

Satz 2 MarkenG). Auch im Falle einer Widerspruchsrücknahme bzw. einer

sonstigen verfahrensbeendenden Rücknahmeerklärung gelten gemäß § 71 Abs. 4

MarkenG nicht die Kostenvorschriften der Zivilprozessordnung (§§ 97, 516 Abs. 3

oder 565 Satz 1 ZPO). Eine Kostenauferlegung kommt nach ständiger

Rechtsprechung dann in Betracht, wenn ein Verfahrensbeteiligter vor der

Rücknahmeerklärung in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten

aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation

sein Interesse am Erhalt bzw. am Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen

versucht hat und dadurch dem Verfahrensgegner vermeidbare Kosten aufbürdet

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 71 Rn. 4 und 12 ff;

Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 71 Rn. 22; Büscher in Gewerblicher

Rechtsschutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Auflage, § 71 MarkenG, Rn. 5 i. V. m.

Rn. 2 jeweils m. w. N.; BGH GRUR 1972, 600 - Lewapur; BPatG 27 W (pat) 40/12

- McPeople; 29 W (pat) 27/17 - Steuerwehr-Bielefeld; 29 W (pat) 525/19 -

InterGaHO; Anmerkung: Die eben wie auch die nachfolgend genannten

Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind über dessen Homepage öffentlich

zugänglich). Hiervon ausgehend kann es auch der Billigkeit entsprechen, dem

Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wenn er

nach der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung keinen ernsthaften Versuch

unternimmt,

die

rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke

nachzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 22 und 23; BPatG

25 W (pat) 62/17 - iX/iX).

Gemessen an diesen Maßstäben konnte dem Kostenantrag der Inhaberin der

angegriffenen Marke nicht entsprochen werden. Es sind keine Anhaltspunkte

dahingehend ersichtlich, dass die Einlegung der Beschwerde einen Verstoß gegen

prozessuale Sorgfaltspflichten darstellte.

b) Die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Beschlüsse der Markenstelle

für Klasse 5 war nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen nicht völlig ohne

Aussicht auf Erfolg. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen

Marke folgt Anderes auch nicht aus dem Beschluss des erkennenden Senats im

Löschungsverfahren 25 W (pat) 10/16. Dort war zwar nach einer aufwändigen

Recherche des Senats festgestellt worden, dass der Wortmarke 307 11 599

„Sallaki“ im Zusammenhang mit der Ware „Arzneimittel“ bereits im Zeitpunkt ihrer

Anmeldung am 22. Februar 2007 ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG

entgegengestanden

habe.

Trotz

dieser

auf

dem

Amtsermittlungsgrundsatz beruhenden Feststellung hatte der Widerspruch aus der

gleichlautenden Marke 398 05 930 „Sallaki“ nicht von vornherein keine Aussicht auf

Erfolg. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann einer eingetragenen Marke nicht

jeder Schutz abgesprochen werden (vgl. BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 20 - KNEIPP;

GRUR 2020, 870 Rn. 49 - INJEKT/INJEX; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9

Rn. 206). Insoweit kommt es auch bei Widersprüchen aus schwachen bzw. für sich

genommen schutzunfähigen eingetragenen Marken maßgeblich auf die Umstände

des Einzelfalls an, insbesondere auf den Grad der Waren- und Dienstleistungs-

sowie den Grad der Markenähnlichkeit. Demzufolge ist bei der Beurteilung, der

Widerspruch sei aussichtslos, weil die Vergleichszeichen nur

in einem

schutzunfähigen Bestandteil übereinstimmten, eine gewisse Vorsicht geboten (s.

auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 15). Im vorliegenden Fall kann die

Markenähnlichkeit schon deswegen nicht ohne weitere Prüfung verneint werden,

weil die jüngere Marke die ältere Marke in ihrer Gesamtheit als Wortbestandteil

übernommen hat, wobei es sich bei Erstgenannter erkennbar um eine mehrgliedrige

Marke handelt. In diesem Zusammenhang hat die Widersprechende u. a. auf die

einschlägigen Entscheidungen EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE und

GRUR 2016, 80 - BGW/Scholz hingewiesen. Mit den darin aufgezeigten Kriterien

der Markenähnlichkeit hätte sich der Senat bei einer Entscheidung in der

Hauptsache argumentativ auseinandersetzen müssen, da sie auch im vorliegenden

Fall in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einzubeziehen sind.

c) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Tatsachen vorgetragen, die

nahelegen könnten, die Widersprechende habe die Beschwerde maßgeblich aus

sachfremden Erwägungen und

in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht

eingelegt. Entsprechende Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Eine

Kostenauferlegung unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen

Behinderungsabsicht erfordert jedoch konkrete Feststellungen, die nahelegen, dass

das Markenrecht nicht seinem Sinn und Zweck entsprechend ausgeübt wurde,

sondern in einer den redlichen Handelsgebräuchen widersprechenden Weise, um

den Interessen Dritter zu schaden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn.

16 unter Verweis auf § 8 Rn. 1017 bis 1116 - Bösgläubige Markenanmeldung; siehe

dort insbesondere Rn. 1026 bis 1028).

d) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können der Widersprechenden auch

deshalb nicht ausnahmsweise auferlegt werden, weil sie die Benutzung der

Widerspruchsmarke offensichtlich nicht gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m.

§ 158 Abs. 5 MarkenG glaubhaft machen konnte. Sie hat auf die wirksam erhobene

Nichtbenutzungseinrede im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

verschiedene Unterlagen vorgelegt und damit einen ernsthaften Versuch

unternommen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft

zu machen. So wurden verschiedene Fotografien, ein unsortiertes Konvolut aus

Rechnungen in englischer Sprache, die u. a. an den Inhaber einer Apotheke in der

Stadt Mannheim adressiert sind, sowie eine eidesstattliche Versicherung dieses

Apothekers eingereicht. Der Senat hätte sich im Falle einer Entscheidung in der

Hauptsache mit diesen Unterlagen eingehend befassen müssen. Auf die Frage, ob

mit ihnen die rechtserhaltende Benutzung tatsächlich glaubhaft gemacht worden ist,

kommt es allerdings im Rahmen der hiesigen Kostenentscheidung nicht an, da die

Widersprechende der sich aus der Nichtbenutzungseinrede ergebenden

Obliegenheit, Unterlagen in ausreichendem Umfang zur Glaubhaftmachung der

Benutzung einzureichen, nachgekommen

ist. Demzufolge ist auch die

Entscheidung des EUIPO vom 5. November 2019 (Az. R 1022/2019-2), mit der eine

rechtserhaltende Benutzung auf Grundlage der dort eingereichten Belege verneint

worden ist, für vorliegendes Beschwerdeverfahren ohne Relevanz.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke in diesem Zusammenhang vorbringt,

dass die Widersprechende weder über eine arzneimittelrechtliche Zulassung

verfüge, noch eine solche anstrebe, sondern ihre Produkte lediglich unter Berufung

auf einen arzneimittelrechtlichen Ausnahmetatbestand in den Verkehr bringe,

weshalb ein Werbeverbot bestehe, wäre dieser Gesichtspunkt bei einer

Entscheidung in der Hauptsache kritisch zu diskutieren. Der EuGH hat jedenfalls

die Feststellung des EuG nicht beanstandet, dass das Fehlen einer

arzneimittelrechtlichen Zulassung, wegen dessen das betreffende Produkt nicht

beworben werden dürfe, dazu führe, dass Marktanteile weder erschlossen noch

gesichert werden könnten, was grundsätzlich einer rechtserhaltenden Benutzung

entgegenstehe (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Juli 2019, Az. C-668/17, Rn. 47 -

Boswelan). Unabhängig davon, dass diese Entscheidung des EuGH erst nach der

Einlegung des Widerspruchs erging, hat sich noch keine gesicherte Dogmatik zu

dem angesprochenen Problemfeld herausgebildet. Es erscheint zumindest sehr

fraglich, ob es bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in

Verbindung mit Arzneimitteln auf die Frage ankommt, nach welchem

arzneimittelrechtlichem Erlaubnistatbestand die Waren in den Verkehr gebracht

werden, auch wenn aus diesem Umstand möglicherweise ein Werbeverbot

resultiert. Hierauf wird es jedenfalls dann nicht ankommen können, wenn die

betreffenden Waren trotz eines bestehendem Werbeverbotes in relevantem

Umfang (legal) in den Verkehr gebracht werden. Die Bewerbung der betreffenden

Produkte ist jedenfalls nach der Dogmatik des Markenrechts für sich genommen

keine notwendige Bedingung für die Glaubhaftmachung bzw. den Nachweis der

rechtserhaltenden Benutzung. Insofern hat auch die Zweite Beschwerdekammer

des EUIPO ihre Entscheidung vom 5. November 2019 betreffend das Az. R

1022/2019-2 nicht maßgeblich auf ein bestehendes Werbeverbot gestützt, sondern

auf den Umstand, dass die vorgelegten Rechnungen nur den Import der Waren,

jedoch nicht die Abgabe der Waren an inländische Verbraucher nachweisen

könnten. Nur in diesem Rahmen hat die Zweite Beschwerdekammer berücksichtigt,

dass die deutschen Behörden die Schädlichkeit der Weihrauchpräparate festgestellt

hatten und die betreffenden Waren nicht beworben werden durften.

In dem

beschwerdegegenständlichen Widerspruchsverfahren

ist

allerdings

zu

berücksichtigen, dass die Waren auch an eine Apotheke in Mannheim geliefert

wurden und nicht nur an Firmen im Bereich des Im- und Exports. Bei der Lieferung

von Waren an eine Apotheke wird jedoch regelmäßig davon auszugehen sein, dass

sie auch an Endverbraucher abgegeben werden.

Im Ergebnis kann bei dieser Sachlage jedenfalls nicht angenommen werden, dass

die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung von vornherein aus

Rechtsgründen unmöglich gewesen ist.

2. § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Inhaberin der

angegriffenen Marke die für vorliegendes Beschwerdeverfahren maßgebliche und

verbindliche Regelung zur Kostentragung.

a) Der Grundsatz der eigenen Kostentragung nach § 71 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4

MarkenG steht nicht

im Widerspruch zur DurchsetzungsRL, da

ihr

Anwendungsbereich vorliegend nicht eröffnet ist.

Die Richtlinie trifft mit dem Ziel der Bekämpfung der Produktpiraterie Regelungen

zur effektiven Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und bezieht sich

damit maßgeblich auf Verletzungsfälle (vgl. BT Drs. 16/5048 vom 20. April 2007,

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des

geistigen Eigentums, Seiten 25 und 33; Pierson/Ahrens/Fischer, Rechte des

geistigen Eigentums, 4. Auflage, Seiten 61 ff.). Fragen, welche die Entstehung von

Rechten des geistigen Eigentums betreffen, sind dagegen kein Gegenstand der

DurchsetzungsRL (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 14). Die

Inhaberin

der

angegriffenen Marke

verkennt

insoweit,

dass

im

Widerspruchsverfahren keine Rechtsverletzungen zu prüfen sind, sondern lediglich

die Frage, ob ein älteres Recht die Entstehung eines jüngeren Rechts dulden muss

oder nicht.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, aus dem Urteil des EuGH

betreffend das Verfahren C-57/15 vom 28. Juli 2016 (United Video Properties

Inc./Telenet NV) und aus dem Vorlagebeschluss des BGH betreffend das Verfahren

I ZB 59/19 vom 24. September 2020 (Kosten des Patentanwalts VI) folge Anderes,

teilt der Senat diese Auffassung nicht. Beide Entscheidungen betrafen jeweils

Verletzungsverfahren und damit eine andere rechtliche Materie.

b) Zudem verstößt die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG nicht

gegen Unionsrecht.

Sie steht

insbesondere nicht

im Widerspruch zur MarkenrechtsRL. Diese

harmonisiert das Markenrecht nicht

vollständig, sondern überlässt den

Mitgliedstaaten einen eigenen Regelungsspielraum, der vor allem den Bereich des

Verfahrensrechts betrifft. Für das Widerspruchsverfahren treffen nur die Artikel 43

und 44 MarkenrechtsRL konkrete Vorgaben, die vorliegend jedoch überwiegend

nicht einschlägig sind. Relevant ist nur Art. 43 Abs. 1 MarkenrechtsRL, nach dem

die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für den Widerspruch gegen die Eintragung

einer jüngeren Marke ein effizientes und zügiges Verfahren bei ihren Markenämtern

zur Verfügung zu stellen. Dem steht der Grundsatz der eigenen Kostentragung im

Beschwerdeverfahren nach § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht entgegen. Es bleibt

vielmehr den Mitgliedstaaten überlassen, die Frage zu beantworten, wie die Kosten

des Widerspruchsverfahrens zu verteilen sind. Insoweit besteht auch keine

sachliche Nähe des nationalen Rechts zum harmonisierten Recht, die eine

richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts erforderlich machen würde

(vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., Einl. Rn. 34 m. w. N.). Der Umstand, dass

die Frage der Kostenauferlegung in der UMV anders geregelt ist als im MarkenG,

hat

daher

keine Relevanz.

Im Übrigen wurde

im

Zuge

des

Gesetzgebungsverfahrens betreffend das Markenrechtsmodernisierungsgesetz

zwar diskutiert, ob es unter Abwägung der Interessen aller Beteiligten angemessen

sei, die Kostenregelung nach § 71 Abs. 1 MarkenG beizubehalten (vgl.

Albrecht/Hoffmann, MarkenR 2018, 515, 517). Der Gedanke, der deutsche

Gesetzgeber sei verpflichtet, im Zuge der Umsetzung der MarkenrechtsRL auch §

71 MarkenG anzupassen, ist in der Rechtswissenschaft jedoch nicht erwogen

worden. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass ein Bedürfnis zur Änderung der

Regelung des § 71 Abs. 1 MarkenG zumindest bis dato nicht besteht.

3. Hiervon ausgehend ist eine Vorlage des Verfahrens an den EuGH nach Art. 267

AEUV nicht veranlasst. Der Umstand, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke

eine andere Rechtsauffassung vertritt als der erkennende Senat, rechtfertigt keine

andere Entscheidung.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Soweit nach der Erledigung der

Hauptsache allein noch eine Kostenentscheidung zu

treffen

ist,

ist die

Rechtsbeschwerde nicht eröffnet, da es sich nicht um eine Entscheidung über die

Beschwerde gemäß § 66 MarkenG handelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O.,

§ 71 Rn. 11 und § 83 Rn. 12 und 36).

5. Über die Kosten des Beschwerdeverfahrens konnte ohne mündliche

Verhandlung

entschieden werden. Eine

solche war

von

keinem

Verfahrensbeteiligten beantragt worden (§ 69 Nr. 1 MarkenG) und auch aus Sicht

des Senats nicht veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

6. Der Hinweis des Senats vom 15. Juni 2021, dass die Kosten des

Beschwerdeverfahrens gegebenenfalls vor den Zivilgerichten im Rahmen eines

Schadensersatzanspruchs geltend gemacht werden könnten,

ist

für das

vorliegende Kostenverfahren nicht entscheidungserheblich. Er

ist

jedoch

klarzustellen, dass diese Möglichkeit tatsächlich nur sehr wenige Ausnahmefälle

betreffen kann. Es ist im Einzelfall nicht ausgeschlossen, dass im Zusammenhang

mit der Erhebung eines Widerspruchs eine wettbewerbswidrige Behinderungs- bzw.

eine sittenwidrige Schädigungsabsicht zwar nicht nach markenrechtlichen

Gesichtspunkten bejaht werden kann, jedoch möglicherweise aus anderen

rechtlichen Gründen.

Zumindest

hat

der

BGH

für

den

dem

Kostenerstattungsanspruch zugrundeliegenden Anspruch auf Löschung der

Eintragung einer bösgläubig angemeldeten Marke

festgestellt, dass die

markenrechtliche Löschungsmöglichkeit nach § 50 Abs. 1 und Abs. 3 i. V. m. § 8

Abs. 2 Nr. 14 MarkenG einen vor den Zivilgerichten zu verfolgenden

wettbewerbsrechtlichen Löschungsanspruch nicht ausschließt (vgl. BGH GRUR

2000, 1032, 1043 - EQUI 2000; GRUR 2004, 790, 793 - Gegenabmahnung). Hierbei

kann neben dem materiellen Recht auch der Umstand zum Tragen kommen, dass

es sich beim registerrechtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich um ein

summarisches Verfahren handelt, infolgedessen im konkreten Einzelfall bestimmte

Beweismittel möglicherweise nur vor den Zivilgerichten vorgebracht werden

können.

Kortbein

Kriener

Nielsen