BPatG Beschluss vom 12.04.2022 – 35 W (pat) 14/20

BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 14/20

_______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:120422B35Wpat14.20.0

wegen des Gebrauchsmusters 20 2018 002 672

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

am 12. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter

Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I .

Die Verfahrensbeteiligten streiten nach der Löschung eines Gebrauchsmusters um

die Kosten des Löschungsverfahrens.

Der Antragsgegner war

Inhaber des am 30. Oktober 2018 eingetragenen

Gebrauchsmusters 20 2018 002 672 mit der Bezeichnung „Erneubare

Energiespeicherform“. Der Antragsteller wandte sich mit Schreiben vom 2. April

2020 an den Antragsgegner und teilte diesem unter der Betreffzeile „Mitteilung über

Rechtsbeständigkeit Ihrer Gebrauchsmuster“ Folgendes mit:

„Es wird Ihnen hiermit mitgeteilt, dass Ihre Gebrauchsmuster DE 20 2018

002 672 U1 [und] DE 20 2018 003 531 U1 in der aktuellen Fassung als nicht

rechtsbeständig erachtet werden könnten. Sie sollten daher auf die

Schutzwirkung der oben genannten Gebrauchsmuster bis zum 30.04.2020

verzichten“.

Der Antragsgegner antwortete weder auf dieses Schreiben, noch gab er gegenüber

dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bis zum 30. April 2020 eine

Erklärung ab.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2020, eingegangen beim DPMA am 8. Mai 2020,

beantragte der Antragsteller, das Gebrauchsmuster „zumindest einzuschränken

oder zu löschen“. Er machte geltend, dass das Gebrauchsmuster weder neu noch

erfinderisch und deswegen nicht schutzfähig sei. Zugleich beantragte er, dem

Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Löschungsantrag

wurde dem Antragsgegner am 19. Mai 2020 zugestellt, mit dem Hinweis, dass nur

ein fristgerechter Widerspruch die Löschung des Gebrauchsmusters verhindern

könne. Mit Schreiben vom 4. Juni 2020 teilte der Antragsgegner dem DPMA mit,

dass er auf das Gebrauchsmuster verzichte und in die Löschung einwillige. Zugleich

beantragte er, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dessen

Schreiben vom 2. April 2020 sei lediglich ein unverbindlicher Hinweis gewesen.

Zudem habe der Antragsteller

in dem Schreiben keine Gründe

für die

Löschungsreife angegeben.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA wies die Verfahrensbeteiligten mit

Schreiben jeweils vom 9. Juni 2020 darauf hin, dass dem Antrag auf Löschung nicht

widersprochen worden sei und dass das Gebrauchsmuster gelöscht werde. Im

Hinblick auf die Kostenentscheidung werde den Verfahrensbeteiligten eine

Schriftsatzfrist von einem Monat gewährt. Die Verfahrensbeteiligten trugen zur

Frage der Kostenauferlegung weiter vor und wiederholten ihre wechselseitigen

Kostenanträge.

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2020 hob die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA

die Kosten des Verfahrens gegeneinander auf. Zur Begründung ist ausgeführt, dass

die Kostenaufhebung der Billigkeit entspräche. Insoweit sei zu berücksichtigen,

dass der Antragsgegner nicht ohne ein Löschungsverfahren auf das

Gebrauchsmuster habe verzichten wollen. Bei dem Schreiben des Antragstellers

vom 2. April 2020 habe es sich nicht lediglich um einen unverbindlichen Hinweis

gehandelt. Die Formulierung, dass der Antragsgegner auf das Gebrauchsmuster

„verzichten solle“, stelle die Ernsthaftigkeit der Löschungsandrohung nicht in Frage.

Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass diese dem Antragsgegner per

Einschreiben zugesandt worden sei. Auf der anderen Seite sei zu berücksichtigen,

dass die Löschungsandrohung vom 2. April 2020 keine Löschungsgründe dargelegt

habe.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 5. Oktober 2020, hat der Antragsteller am

21. Oktober 2020 Beschwerde eingelegt und am 16. Oktober 2020 die

Beschwerdegebühr einbezahlt. Zur Begründung seiner Beschwerde führt er aus,

dass das DPMA zwar eine Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 eingeräumt,

jedoch schon vor dem Ablauf dieser Frist am 1. Oktober 2020 abschließend

entschieden habe. Weiterhin sei ihm der Schriftsatz der Gegenseite vom

24. September 2020 erst nach dem Erlass des angegriffenen Beschlusses

zugesandt worden. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung habe

er im Schreiben vom 2. April 2020 einen konkreten Löschungsgrund dargelegt. Der

Hinweis, dass das Gebrauchsmuster „in der aktuellen Fassung“ zu weit sei, bringe

klar zum Ausdruck, dass zumindest ein Schutzanspruch eine völlige Trivialität sei.

Dies müsse ein Gebrauchsmusterinhaber auch wissen. Sofern der Antragsgegner

nicht über das entsprechende Mindestmaß an Kenntnissen auf dem Gebiet des

Rechts und der Technik verfüge, handle er grob fahrlässig. Weiterhin seien die

Schutzansprüche des angegriffenen Gebrauchsmusters nicht hinreichend eindeutig

formuliert gewesen. Dies verstoße gegen den Grundsatz „Eigentum verpflichtet“

nach Art. 14 Abs. 2 GG. Im Übrigen sei davon auszugehen, dass auch eine in

anderer Weise formulierte Löschungsandrohung nicht geeignet gewesen wäre, den

Antragsgegner zu einer Einwilligung

in die Löschung zu bewegen. Der

Antragsgegner sei nämlich wegen seiner fehlenden Kenntnisse auf dem Gebiet des

Rechts und der Technik gar nicht in der Lage, sich mit einer differenzierten

Löschungsandrohung auseinanderzusetzen.

Der Antragsteller

führt

im Weiteren zu den Ansprüchen des gelöschten

Gebrauchsmusters aus und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, um die

Frage zu klären, über welche Rechtskenntnisse ein Gebrauchsmusterinhaber

verfügen müsse.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 1. Oktober 2020 aufzuheben und dem

Antragsgegner die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der

Antragsgegner

ist

der Auffassung,

dass der

der

Gebrauchsmusterabteilung nicht zu beanstanden sei. Die Löschungsandrohung

vom 2. April 2020 habe nicht erkennen lassen, aus welchem Grund das

Gebrauchsmuster aus Sicht des Antragstellers löschungsreif gewesen sei. Der

Antragsteller habe erst mit dem Löschungsantrag vom 6. Mai 2020 versucht, die

Löschungsreife des Gebrauchsmusters zu begründen. Zudem sei es dem

Antragsteller nach seiner eigenen Einlassung gar nicht um die Löschung des

Gebrauchsmusters gegangen, sondern lediglich um eine Überprüfung der

geltenden Fassung der Schutzansprüche. Im Übrigen sei der Gegenstand des

angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch gewesen, weshalb der

Antragsgegner es nicht als erforderlich angesehen habe, auf das Schreiben vom

2. April 2020 zu antworten. Da bei einer streitigen Entscheidung ein Erfolg des

Löschungsantrags offenkundig nicht zu erwarten gewesen wäre, komme eine

Auferlegung der Kosten auf den Antragsgegner, unabhängig von dessen

Einwilligung in die Löschung, nicht in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss der

Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober

2020, die Schriftsätze der

Verfahrensbeteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 18 Abs. 1 GebrMG statthafte und auch im Übrigen zulässige

Beschwerde

des

Antragstellers

gegen

den

der

Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 2020 hat in der Sache keinen Erfolg.

1.

Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die im

angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die in vollem Umfang

vom Senat überprüft werden kann. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung

betrifft nicht die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters. Es ist damit keine

Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i.S.d. § 18

Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Entscheidung über die Beschwerde,

die sich gegen eine isolierte Kostenentscheidung des DPMA richtet,

ist der

Gebrauchsmusterbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts in der Besetzung mit

drei juristischen Mitgliedern zuständig, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 67 Abs. 1 Nr.

4 PatG.

2.

Die Beschwerde ist zulässig. Der Antragsteller hat als Beteiligter des

Löschungsverfahrens die Beschwerde form- und fristgerecht sowie unter Zahlung

der Beschwerdegebühr erhoben, §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 1 und 2

PatG. Der Antragsteller ist durch die angefochtene Kostenentscheidung beschwert.

3.

Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zu

Recht davon abgesehen, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens

aufzuerlegen.

Grundsätzlich hat der Unterliegende die Kosten des Löschungsverfahrens zu

tragen, § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO, wobei sich der Anteil des Obsiegens und des Unterliegens in der Regel allein

nach formalen Kriterien bestimmt. Bei Anwendung dieser Maßstäbe ist der

Antragsgegner

im Löschungsverfahren vollumfänglich unterlegen, weil das

Gebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsteller sein Begehren

vollumfänglich durchgesetzt hat. Der Streitfall gibt jedoch aus Gründen der Billigkeit

ausnahmsweise dazu Anlass, von einer Auferlegung der Kosten allein nach dem

Anteil des Obsiegens und Unterliegens abzusehen. Denn der Antragsgegner hat

keinen Anlass

zur Stellung des Löschungsantrags gegeben und das

Löschungsbegehren sofort anerkannt. Eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf

den Antragsgegner wäre damit nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO unbillig.

3.1. Der Bejahung eines sofortigen Anerkenntnisses im Sinne von § 93 ZPO steht

die Löschungsandrohung vom 2. April 2020 nicht entgegen.

Der Inhaber eines Gebrauchsmusters gibt zur Stellung eines Löschungsantrages

nach ständiger Rechtsprechung nur dann Anlass, wenn dem Antrag eine

Löschungsandrohung vorangegangen ist. Dabei werden die Anforderungen an eine

rechtsverbindliche Löschungsandrohung teilweise unterschiedlich beurteilt. In

jedem Fall sind aber die Gründe anzugeben, die den Löschungsanspruch

rechtfertigen sollen. Die Löschungsandrohung muss eine

nachprüfbare

Begründung beinhalten, aus der für den Inhaber des Gebrauchsmusters zu ersehen

ist, aufgrund welcher Tatsachen der Auffordernde das Gebrauchsmuster für nicht

rechtsbeständig hält. Weiterhin muss erkennbar werden, dass der Auffordernde auf

diesen Sachverhalt einen Löschungsantrag stützen wird (vgl. Bühring/Braitmayer,

GebrMG, 9. Aufl., § 17, Rn. 96 – 101 m.w.N.). Diesen Anforderungen genügt das

Schreiben vom 2. April 2020 nicht.

Ihm lässt sich nicht entnehmen, aus welchen Gründen das angegriffene

Gebrauchsmuster nach Auffassung des Antragstellers löschungsreif gewesen sein

soll. Das Schreiben entbehrt jeglicher Sachangabe und ermöglicht es dem

Empfänger nicht, die Behauptung der Löschungsreife nachzuvollziehen bzw. zu

überprüfen. Entgegen der Auffassung des Antragstellers lassen sich entsprechende

Angaben auch nicht der Formulierung entnehmen, dass das Gebrauchsmuster „in

der aktuellen Fassung“ nicht als rechtsbeständig erachtet werden könne. Es handelt

sich insoweit um eine Wertung und nicht um eine sachliche Begründung. Selbst

wenn dieser Hinweis - der Auffassung des Antragstellers folgend - aus Sicht eines

objektiven Empfängers so zu verstehen sein sollte, dass die Ansprüche des

Gebrauchsmusters „völlig trivial“ seien, bleibt offen, welche Tatsachen zu diesem

Schluss

führen könnten. Auch der Hinweis, dass die Ansprüche des

Gebrauchsmusters „völlig trivial seien“

ist für sich genommen lediglich eine

Behauptung, die ohne sachliche Begründung weder überprüfbar noch

einlassungsfähig ist.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers kommt den Kenntnissen des

Gebrauchsmusterinhabers auf dem Gebiet des Rechts und der Technik in diesem

Zusammenhang

keine entscheidungserhebliche Relevanz zu. Auch ein

ausgesuchter Fachmann muss nicht „erraten“, aus welchen Gründen der

Auffordernde ein Gebrauchsmuster für löschungsreif hält.

3.2. Nachdem eine wirksame Löschungsandrohung schon deswegen zu

verneinen ist, weil es an der Angabe konkreter, die Löschungsreife begründender

Tatsachen fehlt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der

Antragsgegner das Schreiben vom 2. April 2020 wegen seiner konjunktivischen

Formulierung lediglich als unverbindlichen Hinweis verstehen durfte. Ebenso kann

als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des

angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch war bzw. ob er hinreichend

bestimmt war.

3.3.

Soweit der Antragsteller vorbringt, dass die Gebrauchsmusterabteilung nach

der Bewilligung einer Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 schon am 1. Oktober

2020 abschließend entschieden habe, trifft dies grundsätzlich zu. Allerdings war die

Schriftsatzfrist nicht dem Antragsteller, sondern dem Antragsgegner eingeräumt

worden. Dieser hatte die Fristverlängerung mit Schreiben vom 28. Juli 2020

beantragt und mit Schriftsatz vom 24. September 2020 weiter vorgetragen. Soweit

der Antragsteller vorbringt, diesen Schriftsatz erst nach dem angegriffenen

Beschluss erhalten zu haben, liegt auch darin keine Verletzung des Anspruchs auf

rechtliches Gehör. Das Verfahren war offensichtlich ausgeschrieben und bedurfte

keines

förmlichen Schlusstermins. Die Gebrauchsmusterabteilung hat

im

angegriffenen Beschluss keine Tatsachen und Rechtsmeinungen berücksichtigt, zu

denen nicht bereits zuvor ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt

worden war. Auch der Antragsteller macht nicht geltend, dass mit dem Schriftsatz

vom 24. September 2020 neue Tatsachen in das Verfahren eingeführt worden

seien, auf die sich die Gebrauchsmusterabteilung im angegriffenen Beschluss

entscheidungserheblich gestützt habe.

4.

Der Antragsteller hat als Unterliegender des Beschwerdeverfahrens die

Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i.V.m.

§ 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

5.

Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i.V.m. § 128

Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

6.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Die vorliegende

Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung wirft weder Rechtsfragen von

grundsätzlicher Bedeutung auf, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur

Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung

erforderlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde

nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,

sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der

die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des

Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen

beim

Bundesgerichtshof

zugelassenen

Rechtsanwalt

als

Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen