Rechtsprechung / BPatG / 2022
BPatG Beschluss vom 14.09.2022 – 35 W (pat) 402/21
35. Senat · ECLI:DE:BPatG:2022:140922B35Wpat402.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
35 W (pat) 402/21 _______________________
(Aktenzeichen)
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
ECLI:DE:BPatG:2022:140922B35Wpat402.21.0
betreffend das Gebrauchsmuster 20 2015 009 395
hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) am 14. September 2022
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Ausfelder und
der Richterin Schenk
beschlossen:
1.
Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der
Gebrauchsmusterabteilung
des
DPMA
vom
20. Oktober 2022 aufgehoben.
2.
Die Sache wird zur weiteren Prüfung und Entscheidung an
das DPMA zurückverwiesen.
3.
Die
Kosten
des
Beschwerdeverfahrens
werden
gegeneinander aufgehoben.
G r ü n d e
I.
Die Beteiligten streiten über den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2015 009 395
(i.F.: Streitgebrauchsmuster).
Das aus der am 26. Januar 2015 angemeldeten internationalen und als
WO 2016/119819 A1 veröffentlichten Anmeldung mit dem Aktenzeichen
PCT/EP2015/051510 abgezweigte Streitgebrauchsmuster ist am 9. Juni 2017 mit
der Bezeichnung „Hydraulisches Arbeitsgerät“ und den Schutzansprüchen 1 bis 17
eingetragen worden. Es ist in Kraft.
Der Schutzanspruch 1 lautet – mit von der Gebrauchsmusterabteilung im
Löschungsverfahren hinzugefügter Merkmalsgliederung – wie folgt:
M1.0
Hydraulisches Arbeitsgerät (1) für den portablen Einsatz mit
M1.1
einer Hydraulikpumpe (2),
M1.2
einem Pumpengehäuse (10),
M1.3
einem Hydraulikzylinder (3) mit Kolbenstange (11),
M1.4
einem Hydrauliktank (4),
M1.5
Hydraulikleitungen,
M1.6
einer Ausgleichseinrichtung sowie
M1.7
einem manuell bedienbarem, hydraulischen Steuerventil (8),
M1.8
einem am Arbeitsgerät (1) untergebrachtem[sic!] Akku (9),
M1.9
zwei mit der Kolbenstange (11) über Schwenkarme (12, 13)
verbundene Werkzeughälften (16, 17; 18, 19),
M1.10 wobei die Werkzeughälften Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen,
M1.11
jede Spreizwerkzeughälfte (16, 17) einen, senkrecht zur Verlängerung
der Längsachse der Kolbenstange (11) sich erstreckenden
Wandabschnitt (20, 21) aufweist
M1.12
und beide Wandabschnitte (20, 21) gemeinsam im geschlossenen
Zustand der beiden Spreizwerkzeughälften einen senkrecht zur
Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufenden
abgeflachten Stirnbereich (24) bilden,
M1.13
der abgeflachte Stirnbereich (24) seitlich zur Verlängerung der
Längsachse der Kolbenstange (11) versetzt und schräg zur
Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufend
orientiert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
M1.14
die Werkzeughälften (16, 17 bzw. 18, 19) eine Schneidkontur (37, 38)
aufweisen.
Mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2018 hat die Antragstellerin gegen das
Streitgebrauchsmuster Löschungsantrag
gestellt. Zur Begründung des
Löschungsantrags hat die Antragstellerin ausgeführt, dass die Gegenstände des
Gebrauchsmusters nicht erfinderisch und nicht ausführbar seien, es an
ausreichender Klarheit fehle und der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den
Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe.
In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am
20. Oktober 2020 hat die Antragstellerin beantragt, das Streitgebrauchsmuster zu
löschen und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Die
Antragsgegnerin hat
in der mündlichen Verhandlung beantragt, den
Löschungsantrag zurückzuweisen, hilfsweise hat sie die Zurückweisung des
Löschungsantrags
für die Anspruchsfassungen der mit Schriftsatz vom
22. April 2020 eingereichten Hilfsanträge 1 bis 5 beantragt.
Mit in der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2020 verkündetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht und die
Kosten des Löschungsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen
Beschluss i. W. damit begründet, dass die Gegenstände der jeweiligen Ansprüche 1
sowohl des Hauptantrags wie auch der Hilfsanträge 1 bis 5 mangels Ausführbarkeit
nicht schützfähig seien. Sie führt dazu aus, dass Merkmale M1.11, M1.12 und
M1.13 eine Konstruktion beschrieben, die nicht ausführbar sei. Nach diesen
Merkmalen soll der abgeflachte Stirnbereich senkrecht und schräg zur
Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange stehen, womit eine nicht
realisierbare Konstruktion beansprucht sei.
Gegen diesen ihr am 27. November 2020 zugestellten Beschluss richtet sich die
Beschwerde der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2020, die sie am selben Tag
unter Beifügung einer Einzugsermächtigung eingereicht hat.
Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführern beantragt,
den
angefochtenen
Beschluss§
aufzuheben
und
den
Löschungsantrag zurückzuweisen.
Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.
Die Antragstellerin hat im Löschungsverfahren zur Stützung Ihres Vorbringens
folgende Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeführt:
D1
D2
D2a
D2b
D3
D4
D5*
D5a*
D5b*
D5c*
D6
D7
US 2011/0214471 A1
JP 2004082273 A
Engl. Übersetzung von D2 durch EPA und Google
Überarbeitete Version der Fig. 2 und 6(b) von Dokument D2
EP 2 700 863 B1
DE 692 21 221 T2
Prospektauszug Fa. AGREGAT (RU)
Pressemitteilung Fa. AGREGAT (RU)
Google-Übersetzung von D5a auf Deutsch
Foto eines AGREGAT-Prospektblattes
DE 101 10 882 B4
DE 20 2005 008 658 U1
und im Beschwerdeverfahren zusätzlich die
RSH1
EP 3 434 331 B
RSH2
EPA-Widerrufsentscheidung zu EP 3 434 331 B1
RSH3
EPA-Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin zu EP 3 197 564 B1 mit den darin genannten Dokumenten D10-1 und D10-2
D2c
Kopie/beglaubigte deutsche Teilübersetzung von Dokument D2
Die Antragsgegnerin hat zur Stützung Ihres Vorbringens folgende Dokumente
eingereicht, im Löschungsverfahren:
D5d
Webeintrag http://www.agregat-avia.ru/produktsija/avanjjnospasetlnyjj-instrument/ in www.agregat-avia.ru zu „RK.00.01 and
RK.00.02- Wedge spreading tool” vom 20. August 2013
D5f
Webeintrag http://www.agregat-avia.ru/produktsija/avarijjnospasetlnyjj-instrument/ in www.agregat-avia.ru zu „RK.00.01 and
RK.00.02- Wedge spreading tool” vom 20. August 2013 (englische
Übersetzung)
sowie zusätzlich
-
einen Zwischenbescheid des EPA vom 28.05.2020,
und im Beschwerdefahren
-
-
eine Beschwerdeschrift an das EPA nebst Empfangsbestätigung und
eine Beschwerdebegründung an das EPA nebst Empfangsbestätigung (ohne
Anlagen).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen
Akteninhalt verwiesen.
II.
Die form- und fristgerecht eingelegt Beschwerde ist zulässig und führt zur
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie zur Zurückverweisung der
Sache an das DPMA.
1) Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft ein
hydraulisches Arbeitsgerät für den portablen Einsatz wie sie üblicherweise von
Feuerwehren bei Rettungseinsätzen verwendet werden (Abs. 0001, 0002 der
Gebrauchsmusterschrift (i. F.: GS.)). Derartige Geräte weisen häufig ein hohes
Gewicht sowie relativ große Abmessungen auf, sodass sie für einen mobilen
universellen Einsatz
oftmals wenig geeignet sind. Zudem sind die
Einsatzmöglichkeiten derartiger Geräte bedingt durch die Art der eingesetzten
Werkzeughälften begrenzt (Abs. 0002 GS.).
Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein gattungsgemäßes Arbeitsgerät
bereitzustellen, welches einen erweiterten Arbeitsbereich ermöglicht (Abs. 0007
GS.).
2) Als Fachmann für den erfindungsgemäßen Gegenstand zuständig war zum
Anmeldezeitpunkt ein Maschinenbauingenieur mit einem Abschluss als Diplom-
Ingenieur (FH) oder Master an einer Fachhochschule bzw. Hochschule für
angewandte Wissenschaften, der über mehrjähriger Berufserfahrung auf dem
Gebiet der Konstruktion und Entwicklung von hydraulischen Spreiz- und
Schneidgeräten für Rettungs-
(z.B. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk) und
Sondereinsatzkräfte verfügte.
3) Einige Merkmale des Schutzanspruchs 1 bedürfen hinsichtlich
ihres
Verständnisses durch den Fachmann der Erläuterung.
a) Zum Merkmal M1.10 („wobei die Werkzeughälften [(16,17; 18, 19)]
Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen,):
Zum Verb „umfassen“:
Das anspruchsgemäße Verb „umfassen“ bedeutet vorliegend, „beinhalten“ im Sinne
von „enthalten“/ „bestehen aus“ (s. a. Abs. 0053 Z. 1-5 GS.).
Anders als von der Antragsstellerin vorgebracht bedeutet „umfassen“ vorliegend
dagegen nicht, dass die Werkzeughälften
(16, 17; 18,19)
(andere)
Spreizwerkzeughälften (16, 17) „umgreifen“ müssten. Für eine solche Bedeutung
findet sich weder in der Beschreibung der Erfindung noch der Ausführungsbeispiele
ein entsprechender Hinweis. Hätte der Erfinder diese Bedeutung gewollt, hätte er
dies ausdrücklich erwähnt, dazu die den Umstand genauer beschreibenden Verben
„umgreifen“ oder „umschließen“ auch benutzt und hierzu nicht das Wort „umfassen“
verwendet.
b)
Zu den Merkmalen
M1.11 („jede Spreizwerkzeughälfte (16, 17) einen, senkrecht zur Verlängerung der
Kolbenstange (11) sich erstreckenden Wandabschnitt (20, 21) aufweist,“) und
M1.12 („und beide Wandabschnitte (20, 21) gemeinsam im geschlossenen Zustand
der beiden Spreizwerkzeughälften (16, 17) einen senkrecht zur Verlängerung der
Längsachse der Kolbenstange (11) verlaufenden abgeflachten Stirnbereich (24)
bilden,“):
Fig. 1, Ausschnitt mit senatsseitigen Markierungen (grün: „wandartige
Abschnitte“ 20, 21 sowie Stirnbereich 24; dunkelblau: Längsachse der
Kolbenstange 11 (hellblau)
Ersichtlich haben die Merkmale ihren Bezug in Abs. 0053 GS., der sich
– beginnend ab Abs. 0051 – auf Fig. 1 der GS. bezieht.
Die in den Merkmalen verwendete Bezeichnung „Wandabschnitt/Wandabschnitte“
und die dazu angegebenen Bezugszeichen „20, 21“ stimmen dabei aber nicht
vollständig mit dem zugehörigen Wortlaut in Abs. 0053 GS. überein.
Denn bei ansonsten gleichem Wortlaut (einschl. Bezugszeichen) geht nämlich das
Merkmal M1.11 von einem „Wandabschnitt“, die Beschreibung dagegen von einem
„wandartigen Abschnitt“ aus.
Auch stimmen
im vorliegenden Merkmal M1.11 die
für „Wandabschnitt“
angegebenen Bezugszeichen 20/21 nicht mit der Beschreibung in Abs. 0053 GS.
wie auch der Bezugszeichenliste (s. S. 7) überein. Die Bezugszeichen 20/21
bezeichnen dort jeweils „wandartige Abschnitte“. Für „Wandabschnitt“ werden
dagegen durchgehend die Bezugszeichen 20a/21a verwendet (s. Abs. 0053, 0057,
0059, Bezugszeichenliste S. 7 GS.).
Von daher ist offensichtlich, dass im Anspruch 1 bei den Merkmalen M1.11 und
M1.12 der Begriff „Wandabschnitt (20, 21)“ einen offensichtlichen Fehler darstellt
und durch „wandförmiger Abschnitt“ zu ersetzen ist.
Dies ist relevant, da der im Anspruch offensichtlich unzutreffend verwendete Begriff
„Wandabschnitt“ eine andere Bedeutung hat als der korrekte Begriff „wandartigen
Abschnitt“:
Ein „wandartiger Abschnitt“ (20/21) stellt – anders als ein „Wandabschnitt (20a/21a;
20b/21b)“ – keine reine Fläche (s.u.), sondern ein massiveres, räumliches Gebilde
(wie eben eine Wand) dar.
Mit dieser Bedeutung (massiveres, räumliches Gebilde) wird „wandartiger
Abschnitt“ auch in der Beschreibung verwendet, siehe hierzu Abs. 0009 Z. 3 f.
„wandförmiger Abschnitt“, Abs. 0053 Z. 4 f. „wandartiger Abschnitt 20, 21 mit sich
verändernder Wandstärke“.
Dagegen wird in der Beschreibung ein „Wandabschnitt“ durchgängig mit dem
Adjektiv „eben“/„abgeflacht“ versehenen oder als reine Fläche bezeichnet (Abs.
0016 Z.2, 0015 Z. 2 f. / 4f., Abs. 0016 Z. 2, Abs. 0053 Z. 16, 0054 Z. 2 f., 0059 Z. 2
/ Z. 9 – 11 GS.).
Unter einem „senkrecht“ zu einer Geraden, hier der Verlängerung der
Kolbenstange 11, sich ersteckenden wandartigen Abschnitt oder abgeflachten
Bereich versteht der Fachmann üblicherweise, dass diese Gerade
(im
dreidimensionalen Raum, also räumlich) lotrecht im Sinne einer Lotgeraden auf dem
Abschnitt/dem abgeflachten Stirnbereich steht (wandartiger Abschnitt 20, 21) bzw.
umgekehrt der Abschnitt/der abgeflachte Bereich (wandartiger Abschnitt 20, 21)
lotrecht auf der Geraden steht.
Diese Auffassung bzgl. des Merkmale M1.11 und M1.12 stimmt auch mit dem in
Fig. 1 (s.o.) dargestellten Längsschnitt der Erfindung überein.
Dagegen zeigen weder die denselben Gegenstand darstellende (vgl. Abs. 0035,
0036 GS.) Draufsicht in Fig. 2 (s.u.) noch die perspektivische, d.h. räumliche
Darstellung der Erfindung in Fig. 3, hier mit geöffneten Werkzeughälften (Abs. 0037
GS.), einen – merkmalsgemäß –senkrecht zur Verlängerung der Kolbenstange
(s. Längsachse A) erstreckenden wandartigen Abschnitt 20, 21 (Merkmal M1.11)
und einen solchermaßen senkrecht zur Längsachse der Kolbenstange 11
verlaufenden Stirnbereich 24 (Merkmal M1.12):
GS Fig. 2 mit senatsseitig
GS Fig. 3 mit senatsseitig
eingezeichneten Markierungen
eingezeichneten Markierungen
und Längsachse
In Fig. 2 und auch Fig. 3 erstrecken sich die wandartigen Abschnitte 20/21 jeder
Spreizwerkzeughälfte (16, 17) (M1.11) und auch der abgeflachte Stirnbereich
(M1.12) – statt „senkrecht“ wie in den beiden Merkmalen – ersichtlich schräg zur
Verlängerung der Kolbenstange. Dies trifft sowohl für die geschlossene wie auch
für die geöffnete Position beider Spreizwerkzeughälften zu (siehe Fig. 2 bzw. Fig. 3).
Der Fachmann muss aber grundsätzlich davon
ausgehen, dass das
Ausführungsbeispiel einen anspruchsgemäßen Gegenstand zeigt. Zweifelsfrei
erkennt er, dass bei den die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 zeigenden Figuren
1- 3 diese im Anspruch angegebene senkrechte Beziehung zwischen der
Kolbenstangenverlängerung und dem wandartigen Abschnitt (20, 21) bzw. dem
abgeflachten Stirnbereich (24) (hier bei geschlossenen Werkzeughälften) so nur in
Fig. 1 ersichtlich ist.
In der dazugehörigen Beschreibung ab Abs. 0051 GS. heißt es auch analog zu den
Merkmalen M1.11 und M1.12: „Hierzu umfassen die zweiten Werkzeughälften 16,
17 je einen senkrecht sich erstreckenden wandartigen Abschnitt 20, 21 mit sich
verändernder Wandstärke. Diese beiden Abschnitte 20, 21 bilden an ihrer
Vorderseite im geschlossenen Zustand der beiden Werkzeughälften 16, 17 einen
senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange 11 verlaufenden,
abgeflachten Stirnbereich 24.“
Trotz der in den Fig. 2 und 3 nicht zutreffenden Bedingungen der Merkmale M1.11
und M1.12 ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und
ein Patentspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zur
Beschreibung und den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015
– X ZR 43/13 – Rotorelemente). Daher ist eine entsprechend weite Auslegung der
Merkmale M1.11 und M1.12 geboten. Demzufolge ergibt sich für den Fachmann
das Verständnis, dass die beiden Merkmale schon solche Gegenstände umfassen,
bei denen die in M1.11 und M1.12 angegebenen Bedingungen bereits bei
(zweidimensionaler) Betrachtung aus nur einer Richtung und damit in nur einer
Projektion, so wie eben in Fig. 1 dargestellt, erfüllt ist.
In anderen Worten legt der Fachmann daher die Merkmale M1.11 bis M1.12 so aus,
dass zumindest aus einer Betrachtungsrichtung auf das Werkzeug die Bedingungen
der Merkmale M1.11 bis M1.12 erfüllt sind. Dabei kommt es nur auf die jeweilige
flächige, d.h. die 2D-Projektion, nicht aber zwingend auf die konkrete räumliche, d.h.
3D-Lageanordnung (hier von verlängerter Kolbenstangenlängsachse A zu
– berichtigt – „wandartigem Abschnitt“) im Raum an.
c)
Zum Merkmal M1.13 („[wobei] der abgeflachte Stirnbereich (24)
seitlich zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11) versetzt
und schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange (11)
verlaufend orientiert ist“):
Für eine solche Auslegung wie bei den Merkmalen M1.11 und M1.12, bei der
– zusätzlich zu der nach üblichem Verständnis räumlichen Betrachtung – auch die
entsprechende Lage von Achsen und Flächen in nur einer Projektion mitumfasst
sind, besteht bezüglich des Merkmals M1.13 kein Raum.
Denn für eine solch über den reinen Wortlaut hinausgehende weite Auslegung
besteht für das Merkmal M1.13 kein Anlass, zeigt doch das Ausführungsbeispiel die
vom Merkmal angegebenen Bedingungen bereits bei erwartungsgemäß räumlicher
Betrachtung. So stimmt die rein wortlautgemäße Auslegung mit der Beschreibung
zur Fig. 2 und auch zur Fig. 3 überein, die eine Draufsicht (Fig. 2, Abs. 0036 GS.)
bzw. eine perspektivische Darstellung (Fig. 3 mit geöffneten Werkzeughälften, Abs.
0037 GS.) der Erfindung nach Fig. 1 zeigen.
Entsprechende Ausführungen zum Merkmal M1.13 finden sich in Abs. 0010-0012
sowie (bezugnehmend auf Fig. 2) in Abs. 0055 f.
Daher ist das Merkmal M1.13 bei räumlicher Betrachtung der konstruktiven
Verhältnisse und damit (anders als M1.11 und M1.12) nicht weitergehend
auszulegen als vom Wortlaut vorgegeben.
4) Das Gegenstand
entsprechend
den Schutzansprüchen
1-17
des
Streitgebrauchsmusters ist ursprünglich offenbart und damit zulässig.
a)
Für die Beurteilung, ob der Gegenstand eines abgezweigten
Gebrauchsmusters unzulässig erweitert ist, ist der Offenbarungsgehalt der
Stammanmeldung maßgebend, aus der das Streitgebrauchsmuster abgezweigt
wurde.
Denn nach der Rechtsprechung des BGH, vgl. Urt. vom 13. Mai 2003, X ZR 226/00,
GRUR 2003, 867 – Momentanpol I, steht eine Erweiterung einer abgezweigten
Gebrauchsmusteranmeldung gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung der
Wirksamkeit der Abzweigung nicht entgegen. Der BGH hat hierzu auch ausgeführt,
dass er sich der Auffassung, dass eine solche Erweiterung die Abzweigung
insgesamt unwirksam mache, nicht anschließen könne, sowie, dass sich § 4 Abs. 5
Satz 2 GebrMG nicht nur auf die Fälle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters
gegenüber der ursprünglichen Gebrauchsmusteranmeldung beziehe, sondern auch
für den Fall von Änderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung
gegenüber der ursprünglichen Patentanmeldung die sachlich angemessene
Regelung darstelle und der Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen
keine Rechte herleiten könne. Gegenstand der vorgenannten Entscheidung war
zwar ein Verletzungsrechtsstreit. Sie ist allerdings für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dahingehend relevant, dass in solchen Fällen § 15 Abs. 1 Nr. 3
GebrMG als gleichsam „spiegelbildlicher“ Tatbestand für das Löschungsverfahren
und damit als möglicher Löschungsgrund für Erweiterungen eines abgezweigten
Gebrauchsmusters gegenüber der Abzweigungsanmeldung heranzuziehen ist,
zumal Abzweigung die Inanspruchnahme des Anmeldetags der Vor- bzw.
Stammanmeldung (§ 5 Abs. 1 Satz 1 GebrMG) bedeutet; dann muss auch die
Ursprungsoffenbarung der Stammanmeldung, die zu diesem Anmeldetag
eingereicht wurde, die für das Gebrauchsmuster maßgebende sein. Ferner hat der
BGH in der Entscheidung „Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter“ (GRUR 2012, 1243,
Tz. 17) – ohne weitere Begründung, sondern nahezu selbstverständlich – die
Voranmeldung, aus der das dortige Gebrauchsmuster abgezweigt worden war, als
maßgebliche Ursprungsoffenbarung erachtet. Für diese Auffassung spricht im
Übrigen auch die Kommentierung bei Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., § 5 GebrMG,
Rn 12 und § 15 GebrMG, Rn. 16.
b)
Hiervon ausgehend ist der Gegenstand des eingetragenen
Schutzanspruchs 1 nicht unzulässig erweitert.
Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 geht hinsichtlich der
dortigen Merkmale M1.0 bis M1.9 mit M1.11 und M1.12 aus dem Anspruch
1 der Stammanmeldung (s. WO 2016/119819 A1) hervor.
Das weitere Merkmal M1.10 und die Bezeichnung der Werkzeughälften als
Spreizwerkzeughälften in den Merkmalen M1.11 und M1.12 ist dabei aus der
Erstanmeldung, S. 3 Z. 1-7 („[…] Werkzeughälften […] zum Aufspreizen[…]“) i.V.m.
dortigem Anspruch 17 ersichtlich.
Das Merkmal M1.13 geht aus den Ansprüchen 2 und 3, das Merkmal M1.14 aus
Anspruch 15 i.V.m. S. 4 Z. 25-28 und S. 5 Z. 4-9 sowie Fig. 1 mit dortigen
Schneidkonturen 37, 38 hervor.
Die Merkmale der
- Unteransprüche 2 bis 7 sind offenbart in den Ansprüchen 4
bis 9 der ursprünglichen WO-Anmeldung,
- Unteranspruch 8 geht hervor aus dem WO-Unteranspruch
10 i.V.m. S. 4 Z. 30 bis S. 5 Z. 9, S. 10 Z. 7-12,
- Schutzansprüche 9 bis 13 sind ursprünglich offenbart in den
WO-Unteransprüchen 11 bis 15,
- Schutzansprüche 14 bis 17 sind offenbart in den WO-
Unteransprüchen 19 bis 22.
5) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ist ausführbar offenbart.
a)
Mit den Figuren ist dem Fachmann bereits ein in allen Ansichten als
erfindungsgemäß erkennbares, nacharbeitbares Ausführungsbeispiel
offenbart.
Im Übrigen
ist dem Fachmann bei Berücksichtigung der
Beschreibung und der Figuren auch klar, was der Erfinder in Bezug auf die
Merkmale M1.11 und M1.12 gemeint hat (s.o. zur Auslegung dieser
Merkmale).
Aus der expliziten Bezugnahme der Ausführungsbeispielbeschreibung zur
entsprechenden Figur geht klar hervor, dass der Erfinder – bei der Beschreibung
der
jeweiligen Merkmale M1.11/M1.12 anhand des Ausführungsbeispiels
– offensichtlich von der zweidimensionalen Betrachtung der jeweiligen Projektionen
(Risse) in Fig. 1 bzw. 2 ausgeht. Anders als üblicherweise zu erwarten geht er bei
diesen beiden Merkmalen erkennbar nicht von der räumlichen Anordnung der
Komponenten im Raum aus. Gleichwohl ist der Anspruch nicht auf diese
zweidimensionale Sichtweise beschränkt, sondern umfasst diese insofern aufgrund
der gebotenen (weiten) Auslegung lediglich mit.
Die
von
der Gebrauchsmusterabteilung
angegebene
Entscheidung
„Thermoplastische Zusammensetzung“ (BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 – Xa ZR
100/05) trifft vorliegend dagegen nicht zu, da im vorliegenden Fall bei der dem
Fachmann problemlos zugänglichen zweidimensionalen Auslegung der Merkmale
die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung ausführbar ist. Die in
der Gebrauchsmusterschrift angegebenen Figuren und die zugehörige
Beschreibung geben dem Fachmann das Rüstzeug, wie die Merkmale insgesamt,
insb. auch die Merkmale M1.11 bis M1.13, auszulegen sind und damit, wie die
Erfindung und mit ihr der Anspruchsgegenstand auszuführen ist.
Soweit das EPA in seinem Beschluss vom 23. November 2021 zum – lt. Kap. X.
bezüglich der Gebrauchsmusterschrift
identischen – EP-Streitpatent das
Erfordernis ausreichender Offenbarung als nicht erfüllt ansieht, weil die Merkmale
M1.12 und M1.13 im Widerspruch zueinander stünden, trifft dies aus den gleichen
Gründen wie oben zum Beschluss des DPMA aufgeführt nicht zu. Das EPA ist der
Ansicht, Merkmal M1.12 erfordere, dass der abgeflachte Stirnbereich 24, der durch
die beiden Wandabschnitte 20, 21 der Spreizwerkzeughälften im geschlossenen
Zustand gebildet wird, senkrecht zur Verlängerung der Längsachse der
Kolbenstange verläuft. Gleichzeitig soll gemäß Merkmal M1.13 der abgeflachte
Stirnbereich schräg zur Verlängerung der Längsachse der Kolbenstange verlaufend
orientiert sein. Diese beiden Merkmale stünden im Widerspruch zueinander.
Diese Sichtweise trifft, s.o., zutreffend nur dann zu, wenn der Anspruch nicht unter
Berücksichtigung der Figuren und der Beschreibung ausgelegt wird.
Für den Fachmann ist aber aus dem Wortlaut der Beschreibung und den davon in
Bezug genommenen Figuren klar zu erkennen, dass der Erfinder die Ausrichtung
der Wandabschnitte wie auch des abgeflachten Stirnbereichs zu Längsachse aus
unterschiedlichen Blickrichtungen auf die anspruchsgemäße Vorrichtung
angegeben hat und – entsprechend der Beschreibung zu den Figuren 1 und 2 sowie
entsprechend den Merkmalen M1.11/M1.12–hier eine lediglich zweidimensionale
Sicht auf die Vorrichtung im Sinne eines (Auf-)Risses/einer Projektion gewählt hat.
Dies ergibt sich aus der übereinstimmenden Wortwahl der Merkmale M1.11 /M1.12
mit der Beschreibung Abs. 0053, die ausschließlich Bezug auf Fig. 1 (Längsschnitt)
nimmt.
Im Übrigen ist dagegen das Merkmal M1.13 in der Beschreibung Abs. 0055
angegeben, der sich auf die Fig. 2 bezieht, die einen anderen Riss, hier Draufsicht,
der Vorrichtung zeigt.
Damit ist dem Fachmann aufgezeigt, dass die Angaben „senkrecht“ und „schräg“ in
den beiden Merkmalen M1.11/M1.12 nicht ausschließlich auf die tatsächliche
Ausrichtung der Flächen zur Längsachse im (dreidimensionalen) Raum zu
betrachten sind, sondern die entsprechende Ausrichtung in (zweidimensionaler)
Rissansicht zumindest mitumfassen.
Verstärkt wird dies durch die Angabe in Abs. 0057, demnach auf eine solche
Betrachtung ausdrücklich abgestellt wird, indem darauf hingewiesen wird, dass „[a]n
den vertikal zur Zeichnungsebene von Fig. 2 verlaufenden Wandabschnitten 21a
sowie 20a“ ein Hammer oder eine Axt angeschlagen werden könne. Damit wird
ersichtlich, dass sich die vorigen Ausführungen auf die Projektion in der
Zeichnungsebene und nicht auf die tatsächlichen räumlichen Verhältnisses
bezogen.
b)
Die Antragstellerin führt an, die Erfindung sei nicht deutlich und
vollständig offenbart, da der Anspruch 1 das Merkmal enthält „wobei die
Werkzeughälften Spreizwerkzeughälften (16, 17) umfassen“ (M1.10). Dieses
Merkmal sei hinsichtlich seines Inhalts unklar. Folglich sei es für den
Fachmann unmöglich, die Erfindung nachzuarbeiten. Er könne nämlich nicht
nachvollziehen,
ob
es
sich
bei
„Werkzeughälften“
und
„Spreizwerkzeughälften“ um gesonderte Komponenten des Arbeitsgerätes
handelt oder ob die „Spreizwerkzeughälften“ jeweils nur Teil der (anderen)
„Werkzeughälften“ sind. Auch sei für den Fachmann nicht nachvollziehbar,
wie er die Erfindung im Hinblick auf „umfassen“ ausführen soll. Denn es fehle
an einer Lehre darüber, dass die Spreizwerkzeughälften nur Teil der
Werkzeughälften sind („umfassen“ iSv „aufweisen“), aber auch wie die
Werkzeughälften die Spreizwerkzeughälften „umfassen“ im Sinne von
„umgreifen“ bzw.
„umschließen“ sollen. Als Begründung
führt die
Antragstellerin an, dass das Gebrauchsmuster weder das Merkmal
offenbare,
a) dass die Spreizwerkzeughälfte Teil einer anderen
Werkzeughälfte sei, noch
b) das Merkmal, dass die Werkzeughälfte die
Spreizwerkzeughälften umfassen würden im Sinne von
„umgreifen“ bzw. „umschließen“.
Diese Argumentation der Antragsstellering greift nicht, denn zum einen stellt
mangelnde Klarheit keinen Löschungsgrund (vgl. § 15 GebrMG) dar, zum anderen
ist in den Figuren offenbart, wie die Erfindung ausgeführt werden kann.
Darüber hinaus ist der von der Antragstellerin angeführte Grund „mangelnde
Ausführbarkeit“ bereits von daher nicht nachvollziehbar, da sie mit den von ihr
angegeben Auslegungen des Begriffs „umfassen“ schon zwei Möglichkeiten zur
Verwirklichung des Merkmals sieht.
Dass im Übrigen eine Spreizwerkzeughälfte Teil einer anderen Werkzeughälfte sein
kann (Auslegung a), geht auch aus der GS hervor, demzufolge die Werkzeughälften
(gemeint sind die spreizenden Werkzeughälften) auf weitere Werkzeughälften
aufsteckbar sind. Siehe dazu sowohl Abs. 0018 sowie Fig. 1-3 i.V.m. Abs. 0049 f.
und 0058. „Umfassen“ schließt auch mit ein, dass die Werkzeughälften selbst als
Spreizwerkzeughälften dienen, siehe dazu Abs. 0009, auch 0053 Z. 2 bis 12.
Bezüglich der anderen und wie bereits oben aufgeführt nicht gebotenen Auslegung
b) der Antragstellerin sei ergänzend erwähnt, dass selbst diese Auslegung
(„umgreifen“) von der GS insofern aufgezeigt ist, indem erfindungsgemäß
Werkzeughälften auf weitere Werkzeughälften aufgesteckt werden können (z.B.
Abs. 0018 bis 23, Abs. 0049, 0058 0069 i.V.m. Fig. 3, 4, 8c) und damit die einen
aufgesteckten Werkzeughälften die anderen Werkzeughälften umgreifen.
c)
Nach alledem kann dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters die
Schutzfähigkeit jedenfalls unter dem Aspekt der Ausführbarkeit, die einen
Teilaspekt der gebrauchsmusterrechtlichen Schutzfähigkeit darstellt (vgl.
BGH GRUR 1999, 920 – Flächenschleifmaschine), nicht abgesprochen
werden.
6) Zur weiteren Prüfung der Schutzfähigkeit im Übrigen ist die Sache an das DPMA
zurückzuverweisen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat die eingetragene Fassung
des Streitgebrauchsmusters nicht weiter auf ihre Schutzfähigkeit, insbesondere auf
Neuheit gegenüber dem in das Verfahren eingeführten Stand der Technik und auf
das Vorliegen eines erfinderischen Schritts geprüft und sich mit dem
diesbezüglichen Vorbringen der Antragstellerin noch nicht auseinandergesetzt.
Damit hat das Deutsche Patent- und Markenamt insoweit in der Sache selbst noch
nicht entschieden.
Hierzu bedarf es jedoch einer aufwändigen Prüfung der von der Antragstellerin
vorgebrachten Entgegenhaltungen (D1-D7) hinsichtlich eines älteren Standes der
Technik einschl. geltend gemachter offenkundiger Vorbenutzungen (D5), die – aus
Sicht der Antragstellerin – dem Gegenstand nach Anspruch 1 entweder hinsichtlich
Neuheit entgegenstehen würden oder in für den Fachmann naheliegender
Kombination einen Gegenstand wie nach dem eingetragenen Gebrauchsmuster
ergeben sollen.
Eine solche umfassende erstinstanzliche Prüfung ist aber nicht Aufgabe des
Gebrauchsmusterbeschwerdesenats als Rechtsmittelinstanz.
Vielmehr überwiegen bei der gegebenen Sachlage die Aspekte des
Instanzenverlustes diejenigen der Verfahrensökonomie.
Nach alledem ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
PatG die Zurückverweisung der Beschwerdesache an die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA zur weiteren Prüfung und Entscheidung angezeigt.
7) Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG
erfordern würden, sind nicht gegeben.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
2.
3.
4.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf
beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Metternich
Ausfelder
Schenk
Fi