BPatG Beschluss vom 27.04.2023 – 5 Ni 44/16 (EP)

BUNDESPATENTGERICHT

5 Ni 44/16 (EP) verbunden mit 5 Ni 67/16 (EP)

KoF 145/20 _______________________

(Aktenzeichen)

…

B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:270423B5Ni44.16EP.0

betreffend das europäische Patent

(hier: Erinnerung gegen Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 27 . April 2023

durch den Richter Heimen als Vorsitzenden, sowie die Richter Schödel und Dr.

Wollny

beschlossen:

1.

Die Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16.

August 2021 wird zurückgewiesen.

2.

Die Erinnerungsführerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.

3.

Der Wert des Erinnerungsverfahrens beträgt 304.065,67 €.

G r ü n d e

I .

Die Parteien streiten über die Erstattungsfähigkeit der Kosten der im Verfahren auf

Seiten der Klägerinnen mitwirkenden Patent- und Rechtsanwälte.

Mit Urteil vom 19. September 2018 und Beschluss des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 6. Oktober 2020 sind der Beklagten u. a. die Kosten der

Klägerinnen zu 2 und 3 auferlegt worden. Der Streitwert für das Verfahren vor dem

Bundespatentgericht ist auf 9.375.000,00 € und für das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof auf 7.500.000,00 € festgesetzt worden. Mit ihrem Kostenfestsetzungsantrag haben die Klägerinnen zu 2 und 3 u. a. Kosten des Rechtsanwalts in der

ersten Instanz (75.713,79 €), Kosten der Parteien (443,48 €), verauslagte Gerichtskosten in der ersten Instanz (160.092,00 €) und Kosten des Rechtsanwalts in der

zweiten Instanz (67.816,40 €), mithin Gesamtkosten von 304.694,79 € geltend

gemacht.

Die Rechtspflegerin hat mit Beschluss 16. August 2021 die zu erstattenden Kosten

auf 304.065,67 € nebst Zinsen festgesetzt und den Kostenfestsetzungsantrag im

Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Gebühren des

Rechtsanwalts seien in der beantragten Höhe zu erstatten wie auch die beantragte

Terminsgebühr für die zweite Instanz und die verauslagten Gerichtsgebühren. Die

Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen hätten ausreichend glaubhaft gemacht,

dass sie diesen gegenüber ihre Leistungen nach dem RVG abrechneten. Es gebe

keine Anhaltspunkte für eine hiervon nach unten abweichende, rechtswidrige

Vereinbarung. Die beantragten Gebühren seien der Höhe nach nicht zu beanstanden. Die Terminsgebühr für die zweite Instanz sei erstattungsfähig, weil die

Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen ausweislich mehrerer vorgelegter

Unterlagen an zwei Besprechungen beteiligt gewesen seien, die eine Erledigung

des Verfahrens zum Ziel gehabt hätten. Auch die Kosten einer Reise der Partei oder

eines, jedoch nicht von zwei

ihrer Angestellten zum Verhandlungstermin sei

erstattungsfähig. Hinsichtlich der Kosten der zweiten Person und des überhöhten

Tagegelds für die erste Person sei der Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Gegen diesen ihr am 23. August 2021 zugestellten Beschluss hat die Beklagte mit

Schriftsatz vom 6. September 2021, eingegangen bei Gericht am selben Tag,

Erinnerung eingelegt. Sie ist der Ansicht, die festgesetzten Kosten in Höhe von über

300.000,00 € stünden in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand der Klägerinnen und stellten für sie eine unbillige Härte dar. Eine Vereinbarung von Gebühren

nach dem RVG sei nicht glaubhaft gemacht. Die Klägerinnen hätten lediglich eine

Klausel aus der Vergütungsvereinbarung mit ihren Prozessbevollmächtigten vorgelegt, in der abstrakt und formelhaft die Rechtslage gemäß § 49b BRAO geschildert

werde, eine rechtliche Verpflichtung ergebe sich daraus jedoch nicht. Die zitierte

Klausel enthalte keine Bestimmung, wer die Mindestgebühr an wen und unter

welchen Bedingungen zu zahlen habe. Da keine vollständige Vergütungsvereinbarung vorlegt worden sei, sei davon auszugehen, dass diese ein nach Stunden

berechnetes Honorar enthalte, das in der Summe unter den Sätzen des RVG liege.

Deshalb bestehe kein Erstattungsanspruch in Höhe der geltend gemachten

Gebühren. Die Klägerin zu 3 sei nicht an dem parallelen Verletzungsverfahren

beteiligt gewesen, so dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeitsverfahren insoweit nicht erforderlich gewesen sei. Die Terminsgebühr für die zweite

Instanz sei nicht erstattungsfähig, da zwischen den Parteien lediglich kurze und

vorbereitende Gespräche im Vorfeld eines möglichen Vergleichs stattgefunden

hätten.

Die Erinnerungsführerin und Beklagte beantragt sinngemäß,

den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. August 2021 aufzuheben und die

von ihr an die Erinnerungsgegnerinnen zu erstattenden Kosten herabzusetzen.

Die Erinnerungsgegnerinnen und Klägerinnen beantragen,

die Erinnerung zurückzuweisen.

Sie tragen vor, sie hätten anwaltlich versichert und damit hinreichend glaubhaft

gemacht, dass die in Frage stehende Klausel mit ihren Prozessbevollmächtigten

vereinbart worden sei. Hinsichtlich der Höhe der Vergütung bestätige der Auszug

der Vereinbarung, dass mindestens die gesetzlichen Gebühren vereinbart worden

seien. Die Beteiligung an einem Verletzungsverfahren sei nicht Voraussetzung für

die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage. Die Kosten für die selbstständige

Beauftragung eines Rechtsanwalts durch die Klägerin zu 3 für das Nichtigkeitsverfahren seien erforderlich gewesen, da jede Partei einen Anspruch auf rechtliche

Beratung und juristischen Beistand habe. Die Klägerinnen seien vergleichsbereit

gewesen und für das Entstehen der Terminsgebühr für die zweite Instanz komme

es nicht auf die Dauer oder den erfolgreichen Abschluss eines Vergleichs an.

Insgesamt seien die geltend gemachten Gebühren nicht unverhältnismäßig,

sondern basierten auf dem hohen Streitwert.

Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen. In der Vorlage an den

Senat hat sie ergänzend ausgeführt, auch für die Klägerin zu 3 sei eine eigene

Rechtsvertretung als notwendige Maßnahme zur umfassenden Wahrung ihrer

Rechte anzuerkennen, da sie als … Muttergesellschaft des … -Konzerns ein

wirtschaftliches Interesse an dem Verletzungsverfahren habe, an dem die mit ihr

konzernverbundene Klägerin zu 2 als Streithelferin beteiligt gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die

Nichtabhilfeentscheidung der Rechtspflegerin sowie die Schriftsätze der Parteien

Bezug genommen.

II.

1. Die Erinnerung der Beklagten ist gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 Abs. 3

ZPO, § 23 Abs. 2 RPflG zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgerecht

eingelegt.

2. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Rechtspflegerin die von den Klägerinnen geltend gemachten Kosten

im angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss berücksichtigt. Das Erinnerungsvorbringen gibt für eine abweichende Beurteilung keine Veranlassung.

a) Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende

Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner

erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren.

Um die notwendigen Kosten zu bestimmen, kommt es in jedem Einzelfall darauf an,

ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende

Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei

darf die Partei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung

ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Trotz der erforderlichen

Einzelfallprüfung ist aber bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten

Rechtsverfolgungs-

oder Rechtsverteidigungsmaßnahme

für

geeignete

Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der

Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im

Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden

Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob

die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (vgl. BGH NJW-RR 2008, 1378; GRUR

2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; GRUR 2005, 271 - Unterbevollmächtigter

III; NJW 2003, 901 - Auswärtiger Rechtsanwalt I; BPatG 10 ZA (pat) 3/11, BeckRS

2012, 218159 Rn. 11, 12).

b) Die Prozessbevollmächtigten der Klägerinnen haben mit Schriftsatz vom 6. April

2021 anwaltlich versichert, dass die mit dem Kostenfestsetzungsantrag geltend

gemachten Anwaltskosten in der angegebenen Höhe entstanden sind. Nach § 104

Abs. 2 Satz 1 ZPO, der nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG auch im Nichtigkeitsverfahren

Anwendung

findet, genügt

zur Berücksichtigung eines Ansatzes

im

Kostenfestsetzungsverfahren, dass er glaubhaft gemacht ist. Hierfür ist lediglich

erforderlich, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des geltend gemachten

Kostentatbestands mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststehen müssen (vgl.

BGH III ZB 79/06, insb. Rz. 9). Das ist für den Senat vorliegend der Fall.

Als Mittel der Glaubhaftmachung nach § 294 Abs. 1 ZPO ist die anwaltliche

Versicherung geeignet und im vorliegenden Fall auch ausreichend. Für den Senat

ergeben sich keine Anhaltspunkte, die die abgegebene Versicherung als nicht

zutreffend oder unvollständig erscheinen lassen. Somit besteht eine überwiegende

Wahrscheinlichkeit, dass die angegebenen Kosten für die anwaltliche Vertretung in

Folge des Rechtsstreits entstanden sind. Grundsätzlich darf von dem anwaltlich

versicherten Vorbringen als zutreffend ausgegangen werden. Erst wenn aus Sicht

des Senats konkrete Anhaltspunkte es ausschließen, den geschilderten

Sachverhalt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als zutreffend zu erachten (BGH

XII ZB 289/14; BPatG 1 ZA (pat) 2/19, BeckRS 2019, 31456 Rn. 14-16), könnte die

Vorlage weiterer Unterlagen bzw. ergänzender Vortrag der Antragssteller im

Einzelfall ausnahmsweise erforderlich werden. Ein solcher Ausnahmefall ist aber

vorliegend nicht gegeben, da sich aus dem Inhalt der Akten und dem Vortrag der

Parteien für den Senat hierfür keinerlei Anhaltspunkte ergeben. Soweit die Beklagte

weiterhin lediglich mit Nichtwissen die Entstehung der Kosten bestreitet und dabei

von der Klägerin fordert, nicht nur entsprechende Rechnungen ihrer Prozessvertreter, sondern darüber hinaus Einzelheiten des Mandatsverhältnisses zu

offenbaren, geht dies über die gesetzliche Regelung in § 104 Abs. 2 Satz 1 ZPO

hinaus und ist somit zum Nachweis der Entstehung von Anwaltskosten nicht

erforderlich.

Im Ergebnis

ist daher

für Mutmaßungen der Beklagten, es sei eine

Honorarvereinbarung abgeschlossen worden, so dass ein Kostenanfall entstanden

sei, der unterhalb der im RVG getroffenen Regelungen liege, nach allem kein Raum

(vgl. BPatG, 5 Ni 44/16, BeckRS 2019, 24176 Rn. 10-14).

c) Es begegnet keinen Bedenken, dass sich die Klägerin zu 3 als Konzernmutter

der Klägerin zu 2 im Nichtigkeitsverfahren einer eigenen anwaltlichen Vertretung

bedient hat. Nach ständiger Rechtsprechung ist es zulässig, dass jedermann eine

eigene Nichtigkeitsklage erhebt und sich nicht einer bereits anhängigen Klage

anschließen muss (vgl. BPatG 5 ZA (pat) 14/16). Dies muss dann erst recht für eine

eigene Prozessvertretung gelten. Ebenso wenig ist die Anhängigkeit eines

parallelen Verletzungsverfahrens Voraussetzung für eine Patentnichtigkeitsklage,

da dies dem Charakter als Popularklage widerspräche. Dabei darf die Partei auch

unter dem Gebot sparsamer Prozessführung ihr berechtigtes Interesse verfolgen

und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte tun (vgl. BGH

NJW 2012, 2734 Rn. 9 m. w. N.). Dass die Verfolgung berechtigter Interessen im

Falle der Durchsetzung beim Gegner Kosten auslöst, kann nicht dazu führen, dass

das Vorgehen als nicht erforderlich oder sogar als rechtsmissbräuchlich anzusehen

ist. Mit der Erteilung des Schutzrechts werden dem Patentinhaber grundsätzlich

rechtliche Befugnisse gegenüber der Allgemeinheit eingeräumt; das damit

verbundene Kostenrisiko für den Patentinhaber ist der gesetzlichen Regelung der

§§ 81 ff. PatG immanent und hinzunehmen (BGH a. a. O., Rn. 22; BPatG 5 ZA (pat)

14/16). Etwas Anderes kann allenfalls dann gelten, wenn in einem parallelen Patentnichtigkeitsverfahren eine abschließende Entscheidung unmittelbar bevorsteht (vgl.

BGH GRUR 2003, 726). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor, da die Klägerinnen

zu 2 und 3 ihre Klage von vornherein zusammen erhoben haben. Soweit die

Beklagte darauf hinweist, dass die Klägerin zu 2) nicht an dem parallelen

Patentverletzungsverfahren beteiligt war, ist eine Relevanz für das Kostenfestsetzungsverfahren nicht ersichtlich.

d) Den Klägerinnen steht auch die Terminsgebühr für das Berufungsverfahren vor

dem BGH zu.

Die Terminsgebühr gemäß Nr. 3202 VV entsteht nach der Vorb. 3 III Hs. 1 Fall

3 RVG VV unter anderem für die Mitwirkung an auf die Erledigung des Verfahrens

gerichteten Besprechungen auch ohne Beteiligung des Gerichts. Die

Terminsgebühr ersetzt nach dem Willen des Gesetzgebers sowohl die frühere

Verhandlungs- als auch die frühere Erörterungsgebühr (vgl. BT-Drs. 15/1971, 209).

Im Vergleich zu diesen Gebühren ist der Anwendungsbereich der Terminsgebühr

erweitert worden. Mit der Regelung der Terminsgebühr soll ein Anreiz dafür

geschaffen werden, dass der Anwalt nach seiner Bestellung in jeder Phase des

Verfahrens zu einer möglichst frühen, der Sach- und Rechtslage entsprechenden

Beendigung des Verfahrens beiträgt. Deshalb soll die Terminsgebühr schon dann

verdient sein, wenn der Anwalt an auf die Erledigung des Verfahrens gerichteten

Besprechungen ohne Beteiligung des Gerichts mitwirkt, insbesondere, wenn diese

auf den Abschluss des Verfahrens durch eine gütliche Regelung zielen (vgl. BT-

Drs. 15/1971, 209). Für die Entstehung einer Terminsgebühr kann es ausreichen,

wenn bestimmte Rahmenbedingungen für eine mögliche Einigung in mehreren

Parallelverfahren abgeklärt und/oder unterschiedliche Vorstellungen der

Prozessparteien über die Erledigung der Parallelfälle unter Einschluss des streitigen

Verfahrens ausgetauscht werden (vgl. BGH NJW 2007, 2858 Rn. 10; NJW-RR

2007, 1578 Rn. 10; NJW-RR 2014, 958 Rn. 12).

Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die Telefonkonferenz zwischen

den Parteien und

ihren Prozessbevollmächtigten am 21. Mai 2019 die

vergleichsweise Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits zum Gegenstand hatte.

Aus dem von den Klägerinnen vorgelegten E-Mail-Verkehr (Anlage 10 zum

Schriftsatz vom 6. April 2021) zur Vorbereitung dieses Termins ergibt sich eindeutig,

dass das Gespräch auf eine „Lösung des deutschen Rechtsstreits“ gerichtet war,

aber auch eine „weltweite Konfliktlösung im Auge“ hatte. Vom Klägervertreter wird

darauf hingewiesen, dass man Zeit für die Verhandlungen einplanen sollte, sofern

sich während des Gesprächs Möglichkeiten einer Einigung abzeichneten. Somit

ging die Telefonkonferenz, die unstreitig stattgefunden hat, über bloße

Vorgespräche zu einem Vergleich hinaus. Es wurde von der Beklagten auch nicht

vorgetragen, dass der Termin vom 21. Mai 2019 ein anderes Thema zum

Gegenstand hatte. Dass es letztendlich zu keiner Einigung kam, ist für das

Entstehen der Terminsgebühr unschädlich.

e) Die Rechtspflegerin hat auch im Übrigen die beantragten Kosten dem Grunde

und der Höhe nach in korrekter Weise festgesetzt. Insofern wird die Festsetzung

von der Beklagten mit der Erinnerungsbegründung auch nicht mehr explizit

angegriffen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird daher auf den angegriffenen

Kostenfestsetzungsbeschluss vom 16. August 2021 und die Nichtabhilfeentscheidung vom 13. Oktober 2021 Bezug genommen.

f) Wie bereits ausführlich dargelegt, sind die streitwertabhängig geltend gemachten

Kosten nicht unverhältnismäßig, da sie jeweils zur Rechtsverfolgung notwendig

waren. Die von der Beklagten vorgetragene „unbillige Härte“ vermag der Senat nicht

zu erkennen. Die Höhe der Kosten ist allein auf den Streitwert zurückzuführen.

Soweit hierdurch die wirtschaftliche Lage der Beklagten erheblich gefährdet ist,

hätte es ihr offen gestanden, spätestens in der mündlichen Verhandlung eine

Herabsetzung des Streitwerts gemäß § 144 PatG zu beantragen. Dies hat sie

jedoch nicht getan.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.

Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens ergibt sich aus dem mit der

Erinnerung zur Überprüfung gestellten Betrag.

IV.

Nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574 ZPO ist die Rechtsbeschwerde in Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht, da das Gesetz sie nicht

ausdrücklich vorsieht, nur eröffnet, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen

hat. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 574

Abs. 1 Nr. 2 ZPO war nicht geboten, da die Voraussetzungen vorliegend nicht

gegeben sind.

Heimen

Schödel

Dr. Wollny